Uitspraken

i) Ravensburger maakt deel uit van het Ravensburger-concern, dat zich bezig houdt met het ontwerpen en fabriceren van onder meer puzzels en spelletjes.

(ii) Ravensburger is houdster van het Benelux-woordmerk ‘MEMORY’ (hierna ook: het merk), met inschrijvingsnummer 0038328, geregistreerd op 7 juli 1971 voor goederen in de Nice-klasse 28 (spellen en speelgoederen). Het merk wordt sinds 1961 in de Benelux voor spellen gebruikt, al dan niet in combinatie met woorden die een variant van het spel beschrijven (onder meer Walt Disney Memory, Junior Memory, Dinosauriër Memory, Nijntje Memory, Frozen Memory).

(iii) Jaludo is een onderneming die zich, zoals blijkt uit de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, bezig houdt met het "ontwikkelen, produceren en uitgeven van software" en het "ontwikkelen, onderhouden en exploitatie van websites".

(iv) Jaludo heeft online spellen gepubliceerd op onder meer de websites www.leukespellen.be, www.speeleiland.nl en www.titter.nl. Jaludo heeft de spellen tevens als mobiele applicaties aangeboden. Voor zover hier van belang, gaat het om de volgende spellen: Garfield Memory, Snelheids Memory, Supermarkt Memory, Tweeling Memory, Shrek Memory, Nemo Memory, Puppyred Memory, Jungle Memory, Dieren Memory, Lotr Memory, Oceaan Memory, Memory 2, Memory 3, Rufus Memory, Memory 4, Assepoester Memory, Memory 5, Spiderman Memory, Sinterklaas Memory, My Little Pony Memory, Christmas Memory, My Cute Memory, Hello Kîtty Memory, Jaludo Memory 2, Jaludo Memory 3, Jaludo Memory 4, Jaludo Memory 5 en Justin Bieber Memory.

Jaludo gebruikt het woord ‘Memory’ niet alleen in de speltitels van de door haar aangeboden online spellen doch tevens in de spellen zelf en in de omschrijving daarvan op haar website.

(v) Ravensburger heeft Jaludo bij brief van 16 april 2015 gesommeerd om ieder gebruik van het merk te staken en gestaakt te houden. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft Jaludo verklaard ten aanzien van de hiervoor onder iv genoemde spellen Memory 2 tot en met 5 aan de sommatie gehoor te hebben gegeven. Zij heeft naar eigen zeggen de naam van deze spellen gewijzigd in Jaludo Memory 2 tot en met 5. Verder heeft Jaludo naar eigen zeggen de naam van het spel Memory 1 gewijzigd in Jaludo Memory 1.

(vi) Jaludo heeft bij dagvaarding van 7 oktober 2015 Ravensburger in rechte betrokken voor de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Jaludo heeft gevorderd voor recht te verklaren dat het merk nietig is en dat de rechtbank de doorhaling van het merk uitspreekt, alles met veroordeling van Ravensburger in de werkelijke proceskosten. De zaak is volgens Ravensburger (memorie van grieven 3.8 derde bullet), niet aangebracht.

Ravensburger vordert in dit geding een voorziening die er in de eerste plaats toe toe strekt dat aan Jaludo wordt verboden inbreuk te maken op haar woordmerk ‘MEMORY’.

De voorzieningenrechter heeft de vordering van Ravensburger afgewezen, daartoe overwegend, kort samengevat, dat geen sprake is van gebruik door Jaludo van het teken ‘memory’ voor waren of diensten, maar dat het (louter) een beschrijving is van de door haar aangeboden spellen en dat, in het licht hiervan, de vordering van Ravensburger die is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Ravensburger komt in hoger beroep tegen de aldus gemotiveerde beslissing met zeven grieven op en voert in dat verband (als vijfde grief) aan dat zij zich subsidiair tegen de volgens haar door Jaludo gepleegde merkinbreuk verzet op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Dat ‘MEMORY’ als woordmerk voor spellen in de Benelux zowel ten tijde van het deponeren van dat merk als thans onderscheidend vermogen heeft, is door Ravensburger voldoende aannemelijk gemaakt. Het feit dat het bij het spelen van de desbetreffende (fysieke en digitale) legkaartspellen aankomt op gebruik van het geheugen maakt het (Engelse) woord ‘memory’ niet zuiver beschrijvend in die zin dat het louter (als zodanig direct herkenbare) informatie verschaft over het desbetreffende product. Daar komt bij dat er in de door Ravensburger overgelegde stukken (zie onder meer productie 26 bij memorie van grieven) voldoende grond is gelegen voor de gevolgtrekking dat de onderscheidende kracht van het woordmerk door het wijdverbreide gebruik van het merk in de Benelux sinds de inschrijving daarvan aanzienlijk is toegenomen. Ravensburger heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat zij tegen derden die het teken ‘memory’ ter aanduiding/beschrijving van spellen gebruiken steeds optreedt en er in zoverre geen sprake van kan zijn dat haar merkrecht door haar toedoen of nalaten tot soortnaam is verworden.

Uitgangspunt is derhalve dat het hier om een rechtsgeldig merk gaat dat niet door nietigverklaring of vervallenverklaring wordt bedreigd.

Het standpunt van Jaludo dat zij het woord ‘memory’ louter in beschrijvende zin heeft gebruikt is door Ravensburger voldoende weerlegd. Het hof verwijst in dit verband naar de door Ravensburger in het geding gebrachte producties waaruit blijkt dat Jaludo het woord ‘memory’ (veelal met hoofdletter M) wel degelijk gebruikt ter onderscheiding van haar digitale spellen en op een wijze die door het relevante publiek als herkomstaanduiding kan worden opgevat, en niet louter als beschrijving van het spel. Aangenomen moet worden dat bij dit publiek (zijnde naar Ravensburger terecht aanvoert de consumenten van zowel fysieke als digitale spellen) de suggestie kan ontstaan van een verband tussen de betrokken spellen en merkhouder Ravensburger. Het feit dat Jaludo ‘memory’ gebruikt in combinatie met een ander woord (waaronder haar handelsnaam Jaludo) doet hieraan niet af, te minder nu Ravensburger haar merk in voorkomende gevallen ook op die wijze gebruikt.

Daarbij komt dat ook indien Jaludo geacht zou moeten worden het woord ‘memory’ louter in beschrijvende zin en niet ter onderscheiding van waren te hebben gebruikt, dit gebruik (zie onder meer de in de memorie van grieven onder 4.53 weergegeven voorbeelden waarin de tekst “Dit is een leuke Memory-variant” en “deze keer moet je setjes van twee dezelfde plaatsjes vinden, net als in Memory”) niettemin als inbreuk makend moet worden aangemerkt. Voldoende aannemelijk is immers dat Jaludo door bedoeld gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk van Ravensburger en/of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen daarvan. In het licht hiervan is de conclusie gewettigd dat de bodemrechter, voor zover hij het verbod niet op de gronden vermeld in artikel 2.20 lid 1 sub a tot met c BVIE toewijsbaar acht, hij het op de in dit artikellid onder d vermelde grond zal toewijzen. In zoverre behoeft de aard van het gebruik door Jaludo van het teken in het kader van dit (kort) geding niet nader te worden onderzocht.

Dit brengt mee dat de grieven in zoverre slagen dat het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd en het door Ravensburger gevorderde verbod in na te melden zin alsnog zal worden toegewezen. De door Jaludo ondertekende onthoudingsverklaring biedt niet een zodanige garantie dat zij zich van verder inbreuk makend gedrag zal onthouden dat geoordeeld kan worden dat bij een verbod als door Ravensburger gevorderd geen toereikend belang (meer) zou bestaan in de in artikel 254 Rv bedoelde zin. Dat Ravensburger bij de verdere door haar gevorderde voorzieningen een zodanig spoedeisend belang heeft dat daarover, vooruitlopend op de bodemprocedure, nu al in kort geding moet worden beslist is door haar onvoldoende feitelijk toegelicht. Deze zullen worden afgewezen. De termijn bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden na de datum van dit arrest.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als na te melden.