GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer : 200.227.532/01
zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/608475/HA ZA16-514
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 18 februari 2020
SCHAATSENFABRIEK VIKING B.V.,
gevestigd te Almere,
appellante in principaal appel,
geïntimeerde in incidenteel appel,
advocaat: mr. N.A. Winthagen te Amsterdam,
VIKING OUTDOOR FOOTWEAR A.S.,
gevestigd te Lørenskog, Noorwegen,
geïntimeerde in principaal appel,
appellante in incidenteel appel,
advocaat: mr. S.M. Kaak te Utrecht.
1 Het geding in hoger beroep
Partijen worden hierna Schaatsenfabriek Viking en Viking Outdoor Footwear genoemd.
Schaatsenfabriek Viking is bij dagvaarding van 13 oktober 2017 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer op 19 juli 2017 gewezen tussen haar als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en Viking Outdoor Footwear als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie.
Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven tevens akte wijziging eis, met producties;
- memorie van antwoord, tevens akte uitlating wijziging eis, tevens incidentele
memorie van grieven tevens akte wijziging van eis, met producties;
- memorie van antwoord in incidenteel appel tevens akte uitlating wijziging eis.
Partijen hebben de zaak ter zitting van 29 november 2018 doen bepleiten door hun voornoemde advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd.
Bij die gelegenheid heeft Schaatsenfabriek Viking een e-mail van 25 mei 2009 (productie 21) in het geding gebracht.
Na afloop van het pleidooi heeft het hof Viking Outdoor Footwear verzocht alle tussen partijen gevoerde correspondentie voorafgaand aan de e-mail van 25 mei 2009 over te leggen en Schaatsenfabriek Viking in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten. Daarop hebben partijen de volgende stukken in het geding gebracht:
- akte houdende toelichting producties 45 t/m 51, tevens akte overlegging producties
45 t/m 51 aan de zijde van Viking Outdoor Footwear;
- akte houdende toelichting productie 52, tevens akte overlegging productie 52 aan de
zijde van Viking Outdoor Footwear;
- antwoordakte uitlating aanvullende producties 56 t/m 63 zijdens Viking Outdoor
Footwear, tevens akte overlegging aanvullende producties 22 t/m 24 aan de zijde van
Schaatsenfabriek Viking;
- akte uitlaten aanvulling grondslag van eis, tevens houdende uitlating producties en
overlegging volledige e-mailberichten van productie 22 Schaatsenfabriek (producties
53 en 54) aan de zijde van Viking Outdoor Footwear.
Ten slotte is arrest gevraagd.
Schaatsenfabriek Viking heeft in principaal hoger beroep geconcludeerd, samengevat, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – haar vorderingen alsnog zal toewijzen conform haar in hoger beroep gewijzigde eis, met beslissing over de proceskosten, met nakosten.
Viking Outdoor Footwear heeft in principaal hoger beroep geconcludeerd tot afwijzing van de in hoger beroep gewijzigde eis, met beslissing over de proceskosten.
In incidenteel hoger beroep heeft Viking Outdoor Footwear geconcludeerd, samengevat, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – haar vorderingen zal toewijzen conform haar in hoger beroep gewijzigde eis, met beslissing over de proceskosten.
In incidenteel hoger beroep heeft Schaatsenfabriek Viking geconcludeerd tot bekrachtiging, met – uitvoerbaar bij voorraad – beslissing over de proceskosten, met nakosten.
Viking Outdoor Footwear heeft in hoger beroep bewijs van haar stellingen aangeboden.
2 PROCEEDINGS
2.1
All Proceedings will be withdrawn and both parties bear their own costs.”
3.1.21
In september 2009 heeft Schaatsenfabriek Viking in zijn algemeenheid aan
iedereen die het wil weten (“To whom it may concern”) in een brief verklaard:
“(…)
- Viking Fottoy will be the exclusive owner and user of Viking trademarks for outdoor
footwear in Europe; and that
- Viking Fottoy will only use Viking trademarks for boots (not for other outdoor footwear) in
the Benelux.
This means that Schaatsenfabriek Viking has no objection to the registration or use of the Viking trademarks for outdoor footwear in Europe.
(…)”
3.2
In eerste aanleg heeft Schaatsenfabriek Viking in conventie gevorderd, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, te verklaren voor recht dat Viking Outdoor Footwear tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan geleden schade en deze dient te vergoeden, te verklaren voor recht dat de definitie boots uit de Overeenkomst aldus dient te worden uitgelegd dat hiermee door partijen laarzen zijn bedoeld, dat wil zeggen schoeisel dat het benedenbeen voor minstens driekwart bedekt, met veroordeling van Viking Outdoor Footwear tot nakoming van de Overeenkomst, althans tot het professionele wederverkopers (doen) verbieden in de Benelux actief schoeisel te verkopen anders dan laarzen en tot opgave van de in strijd met de gemaakte afspraken verkochte producten en daarmee behaalde winst, een en ander op straffe van een dwangsom.
3.3
Viking Outdoor Footwear heeft in eerste aanleg in reconventie gevorderd, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, mede gelet op haar in incidenteel appel gewijzigde eis, te verklaren voor recht dat Schaatsenfabriek Viking toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en haar te veroordelen tot nakoming, op straffe van een dwangsom.
3.4
De rechtbank heeft de vorderingen over en weer afgewezen. Daartoe heeft zij, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, het volgende overwogen.
3.4.1
Partijen zijn het er over eens dat de Overeenkomst bedoeld was om bestaande merkenrechtelijke geschillen op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen en hebben in deze procedure beiden (onder meer) naar voren gebracht dat hun interpretatie van bepaalde begrippen uit de Overeenkomst gezien dit doel voor de hand ligt. Gedachten over wat logische, gebruikelijke of verstandige afspraken zouden zijn geweest, zijn echter niet van doorslaggevende betekenis bij de uitleg van de daadwerkelijk gemaakte afspraken, aldus de rechtbank. Nu ter terechtzitting is vernomen dat de in de Overeenkomst neergelegde afspraken op dat moment het maximaal haalbare was en deze summiere afspraken kennelijk tekort schieten in het bereiken van het door partijen voorgestane doel, dienen zij nadere afspraken te maken, aldus nog steeds de rechtbank (rov. 4.14).
merkgebruik in de Benelux
3.4.2
Ten aanzien van merkgebruik in de Benelux overweegt de rechtbank dat artikel 1.3 Overeenkomst niet alleen moet worden uitgelegd aan de hand van de bewoordingen van deze bepaling maar ook aan de hand van de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Op Schaatsenfabriek Viking rusten de stelplicht en de bewijslast dat de door haar voorgestane uitleg de juiste is. Uit de letterlijke tekst van de Overeenkomst kan deze uitleg in ieder geval niet volgen. Hierin staat immers simpelweg niet dat Viking Outdoor Footwear alle professionele wederverkopers dient te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux (rov. 4.3). Voorts zijn, aldus de rechtbank, de door Schaatsenfabriek Viking aangevoerde feiten en omstandigheden te beperkt, ook in onderling verband, om deze interpretatie te dragen en kan het feit dat in een eerdere conceptversie van 22 januari 2008 [hof, zie rov. 3.1.4] van de Overeenkomst gesproken werd over derde partijen Schaatsenfabriek Viking niet baten, nu door Viking Outdoor Footwear onbetwist uiteengezet is dat de uiteindelijke Overeenkomst na langdurige onderhandelingen het maximaal haalbare was tussen partijen op dat moment zodat het niet in de rede ligt om dan via een niet tussen partijen overeengekomen eerder concept, alsnog verderstrekkende afspraken in de Overeenkomst te lezen (rov. 4.4). Het enkele feit dat partijen er voor hebben gekozen om een beperkte afspraak te maken is geen grond om een bepaling (veel) ruimer uit te leggen, aldus de rechtbank (rov. 4.5). Aangezien Viking Outdoor Footwear onweersproken heeft aangevoerd dat zij, noch haar sales offices (direct) schoenen hebben verkocht in de Benelux, kan van wanprestatie niet worden gesproken en moeten de vorderingen van Schaatsenfabriek Viking die hiermee verband houden worden afgewezen, aldus nog steeds de rechtbank (rov. 4.7).
3.4.3
Ten aanzien van de reikwijdte van de term boot (artikel 1.3 Overeenkomst) overweegt de rechtbank dat de (enige) in de Overeenkomst opgenomen afbakening van boot, te weten: afgezet tegen other outdoor footwear, Schaatsenfabriek Viking niet kan baten. Er bestaat immers ook outdoor footwear onder de enkel waardoor zonder verdere aanwijzingen, die ontbreken, niet kan worden aangenomen dat hieruit volgt dat met other outdoor footwear uitsluitend schoenen boven de enkel wordt bedoeld, aldus de rechtbank. Schaatsenfabriek Viking heeft onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat met boot uitsluitend wordt bedoeld “schoeisel dat het benedenbeen voor minstens driekwart bedekt” en evenmin dat bedoeld is: een laars iets korter dan kniehoogte, dus de helft van het scheenbeen (rov. 4.9). Dit betekent dat ook de overige vorderingen in conventie moeten worden afgewezen, aldus de rechtbank (rov. 4.8).
3.5
Tegen de in het bestreden vonnis vervatte beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Schaatsenfabriek Viking in principaal appel op met vijf grieven, die het hof hierna onder 3.7 e.v. zal behandelen. Viking Outdoor Footwear voert in incidenteel appel een grief aan die hiervoor onder 2.2 reeds is behandeld en wijzigt haar reconventionele vordering in eerste aanleg, die het hof hierna onder 3.9 zal bespreken.
3.6
Na het pleidooi bij het hof heeft Schaatsenfabriek Viking bij (antwoord) akte de grondslag van haar vordering(en) aangevuld in die zin dat zij het hof verzoekt zich mede uit te spreken over de toelaatbaarheid onder de Overeenkomst van de door Viking Outdoor Footwear ingestelde Benelux oppositieprocedure en, samengevat, voor recht te verklaren dat Viking Outdoor Footwear tevens wanprestatie pleegt door het zonder voorbehoud aan wederverkopers verkopen van Viking Outdoor Footwear gemerkte producten die deze wederverkopers actief in de Benelux verspreiden en door nieuwe Benelux merkregistraties van Schaatsenfabriek Viking in haar thuismarkt te blokkeren.
3.6.1
Viking Outdoor Footwear heeft tegen de aanvulling van de grondslag van de eis door Schaatsenfabriek Viking bezwaar gemaakt en daartoe een beroep gedaan op de twee-conclusieregel. Voornoemde aanvulling in dit zeer late stadium, na memorie van grieven, pleidooi en diverse aktewisselingen, is in strijd met de goede procesorde, aldus Viking Outdoor Footwear.
3.6.2
Zoals Viking Outdoor Footwear terecht heeft aangevoerd, is de aanvulling van de grondslag van de eis door Schaatsenfabriek Viking in dit (late) stadium van de procedure in strijd met de goede procesorde. Dit zou anders kunnen zijn indien daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst recent voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden en de eisverandering ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens zou moeten worden beslist. Daarvan is het hof niet gebleken, zodat het hof aan het onder 3.6 bedoelde verzoek van Schaatsenfabriek Viking voorbij gaat.
3.7
De grieven 1 tot en met 4 van Schaatsenfabriek Viking hebben betrekking op de reikwijdte van het merkgebruik door Viking Outdoor Footwear in de Benelux (rov. 4.2 tot en met rov. 4.7 vonnis) en grief 5 ziet op de reikwijdte van de term boots in de Overeenkomst (rov. 4.8 en 4.9 vonnis). De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Daarbij stelt het hof vast dat niet is gegriefd tegen de overweging van de rechtbank over het doel van de Overeenkomst (het oplossen van bestaande merkenrechtelijke geschillen en deze in de toekomst te voorkomen) en de daarin neergelegde, summiere afspraken die op dat moment het maximaal haalbare waren, zoals hiervoor onder 3.4.1 weergegeven (rov. 4.14 vonnis).
3.8
Centraal staat de vraag hoe de Overeenkomst van 4 juni 2009, mede gelet op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop deze is tot stand gekomen, moet worden uitgelegd. Daarbij is van belang de aan deze schikking voorafgaande correspondentie, overgelegd na pleidooi in hoger beroep en weergegeven onder 3.1.7 tot en met 3.1.19.
3.8.1
De reikwijdte van het begrip ‘boots’ is het belangrijkste onderwerp van de correspondentie, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. Bij e-mail van 19 mei 2009 heeft de merkgemachtigde van Schaatsenfabriek Viking (hierna ook: [B] ) laten weten dat als onderdeel van een schikking de bereidheid bestaat gebruik van het merk Viking in de Benelux toe te staan voor “boots” maar dat dit voor “other outdoor footwear (not being boots)” van geval tot geval moet worden beslist aan de hand van een afbeelding van het product (3.1.10). Nadat Viking Outdoor Footwear voorbeelden/afbeeldingen van haar collectie had opgestuurd met het verzoek kenbaar te maken welke schoenen wel en niet zijn toegestaan, heeft [A] bij e-mail van 21 mei 2009 aan Kaak bericht dat de gele en roze afbeeldingen “boots” zijn en dus toegestaan maar de andere afbeeldingen “other outdoor footwear” niet, hetgeen [B] bij e-mail van 25 mei 2009 aan Kaak (nogmaals) heeft bevestigd. Op de daarop volgende vraag van Kaak aan [B] of de ‘Hiking boot’ (afgebeeld onder 3.1.15) is toegestaan, heeft [A] geantwoord dat dit geen “boot” is en dus niet toegestaan. Ten slotte heeft Kaak op (eveneens) 25 mei 2009 aan [B] bevestigd dat Viking Outdoor Footwear de schikking accepteert en is op verzoek van Schaatsenfabriek Viking in 1.3 van de Overeenkomst na het woord “boots” opgenomen “(not for other outdoor footwear)” om ervan verzekerd te zijn dat dit de reikwijdte van deze bepaling is (3.1.18).
3.8.2
Uit de hiervoor genoemde correspondentie maakt het hof op dat de ‘Hiking boot’ zoals afgebeeld onder 3.1.15 niet valt onder de term boots in artikel 1.3 van de Overeenkomst. Dit betekent dat Viking Outdoor Footwear voor dit type schoeisel de Viking merken niet mag gebruiken. De door Schaatsenfabriek Viking gevorderde verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. Buiten het geval van deze ‘Hiking boot’ en het overig schoeisel getoond in de bijlage van de e-mail van 25 mei 2009 (productie 21 Schaatsenfabriek Viking) waarover tussen partijen geen verschil van mening bestaat, valt uit de Overeenkomst en/of de daaraan voorafgaande correspondentie niet op te maken welke andere soorten schoeisel onder de term boot vallen. Hierover zal van geval tot geval moeten worden beslist.
Grief 5 slaagt ten dele en faalt voor het overige.
3.8.3
Voorts ligt ter beoordeling voor wat de reikwijdte is van het merkgebruik door Viking Outdoor Footwear in de Benelux. Het hof dient daarbij de in hoger beroep gewijzigde eis van Schaatsenfabriek Viking te betrekken, die er – samengevat – toe strekt dat het gebruiksverbod in de Overeenkomst mede ziet op het actief (doen) aanbieden in de Benelux door erkende wederverkopers. Zoals de rechtbank op goede gronden heeft overwogen, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, kan deze uitleg uit de letterlijke tekst van de Overeenkomst niet volgen, nu hierin niet staat dat Viking Outdoor Footwear haar erkende wederverkopers dient te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux. Tevens zijn de door Schaatsenfabriek Viking aangevoerde feiten en omstandigheden, waaronder die in hoger beroep, ook in onderling verband, te beperkt om deze interpretatie te dragen. Ten slotte heeft Viking Outdoor Footwear ook in hoger beroep onweersproken aangevoerd dat zij noch haar sales offices (direct) schoenen hebben verkocht in de Benelux en is ook niet gebleken dat Viking Outdoor Footwear wederverkopers aanzet tot het actief (doen) aanbieden in de Benelux van de ‘Hiking boot’ (r.o. 3.8.2), zodat van wanprestatie niet kan worden gesproken. De vorderingen die daarop betrekking hebben, komen niet voor toewijzing in aanmerking.
De grieven 1 tot en met 4 falen.
3.9
Ten slotte dient het hof de eiswijziging van Viking Outdoor Footwear te beoordelen, strekkende tot – samengevat – een verklaring voor recht dat Schaatsenfabriek Viking met haar verzoek bij de EUIPO tot nietigverklaring van de EUTM registratie VIKING van Viking Outdoor Footwear toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, met bevel tot nakoming op straffe van een boete.
3.9.1
Viking Outdoor Footwear voert daartoe aan dat Schaatsenfabriek Viking door het instellen van een nietigheidsactie tegen haar EUTM merk [merknummer] wanprestatie pleegt, nu partijen in artikel 1.2 van de Overeenkomst (jo. de considerans daarvan sub C) zijn overeengekomen dat Viking Outdoor Footwear de exclusieve eigenaar is van (mede) dit merk.
Schaatsenfabriek Viking heeft daartegen ingebracht dat Viking Outdoor Footwear als eerste in strijd met de Overeenkomst buitensport schoeisel anders dan laarzen actief in de Benelux heeft doen verhandelen, zodat Schaatsenfabriek Viking met een beroep op artikel 6:262 BW (opschortingsrecht) ter bescherming van haar merkenrechtelijke positie op grond van haar oudere rechten in de Benelux de nietigheid van voornoemd EUTM merk heeft ingeroepen.
3.9.2
Mede uit de considerans daarvan valt op te maken dat partijen de Overeenkomst hebben gesloten met als doel bestaande merkenrechtelijke geschillen op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen, hetgeen (eveneens) betekent dat zij elkanders merken dienen te respecteren. Nu niet in geschil is dat Viking Outdoor Footwear de exclusieve eigenaar is van (onder meer) EUTM merk [merknummer] en Schaatsenfabriek Viking in september 2009 schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de registratie (of het gebruik) van de Viking merken voor buitensport schoeisel in Europa (zie 3.1.21) acht het hof de nietigheidsactie van Schaatsenfabriek Viking in strijd met haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze nietigheidsactie vertoont onvoldoende samenhang met en wordt niet gerechtvaardigd door het in deze procedure vast komen staande handelen van Viking Outdoor Footwear, zodat het opschortingsverweer van Schaatsenfabriek Viking dient te worden verworpen. Aldus zal de door Viking Outdoor Footwear gevorderde verklaring voor recht dat Schaatsenfabriek Viking toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst worden toegewezen. Voor toewijzing van de overige vorderingen – nakoming, intrekking van de nietigheidsprocedure en betaling van een dwangsom – bestaat onvoldoende aanleiding, nu het hof tot het oordeel is gekomen dat de Overeenkomst ertoe strekt dat partijen elkanders merken zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 1.2 van de Overeenkomst dienen te respecteren en vooralsnog mag worden aangenomen dat partijen deze verplichting te goeder trouw zullen naleven.
3.10.1
Het principaal appel slaagt in zoverre dat de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de uitleg van de definitie boots alsnog dient te worden toegewezen. Het bestreden vonnis in conventie zal worden vernietigd. De proceskosten in eerste aanleg in conventie zullen (alsnog) worden gecompenseerd, evenals die in principaal appel.
3.10.2
Het incidenteel appel heeft in zoverre succes dat de in beroep gewijzigde verklaring voor recht gedeeltelijk zal worden toegewezen. Het hof ziet hierin aanleiding de proceskosten in incidenteel appel te compenseren; de proceskostenveroordeling in eerste aanleg in reconventie zal in stand worden gelaten.
4 Beslissing
rechtdoende in principaal appel:
vernietigt het vonnis waarvan beroep in conventie;
verklaart voor recht dat het begrip boots in de tussen partijen gesloten Overeenkomst aldus dient te worden verstaan dat daaronder niet is begrepen schoeisel zoals hiervoor onder 3.1.15 afgebeeld;
compenseert de proceskosten van de procedure in eerste aanleg in conventie, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
wijst het meer of anders door Schaatsenfabriek Viking gevorderde af;
rechtdoende in incidenteel appel:
vernietigt het vonnis waarvan beroep in reconventie voor zover de vorderingen van Viking Outdoor Footwear daarbij (geheel) zijn afgewezen;
verklaart voor recht dat Schaatsenfabriek Viking met haar verzoek bij de EUIPO tot nietigverklaring van de EUTM registratie VIKING met registratienummer [merknummer] van 21 maart 2005 van Viking Footwear toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst;
wijst het meer of anders door Viking Outdoor Footwear gevorderde af;
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep in reconventie voor het overige;
in principaal en incidenteel appel:
compenseert de proceskosten van het principaal hoger beroep en het incidenteel hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. E.M. Polak, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2020.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
