Uitspraken

Aspo heeft doen horen de voormalige directeur/eigenaar van Dieseel, [voormalige directeur/eigenaar Dieseel] - die onder verwijzing naar de ook hierna te noemen factuur 542/2008 van 29 april 2008 gericht aan Odlicen Sport d.o.o. uit Slovenië - verklaarde dat zijn bedrijf (Dieseel dus; ten processe staat vast dat de in beslag genomen goederen door Dieseel aan Aspo zijn geleverd) die schoenen van Odlicen had betrokken. Het gaat om een factuur verzonden door Triple Jump Limited te Cyprus; de getuige verklaarde niet te weten waarom een bedrijf in Cyprus als importeur voor Slovenië op zou treden.

Bij memorie na enquête heeft Aspo onder meer overgelegd:

• -

  een factuur van Triple Jump Limited te Cyprus d.d. 29 april 2008, nummer 542/2008, betreffende 12.840 paar schoenen Chuck Taylor AS (All Star, naar het hof aanneemt), betreffende goederen bestemd voor Odlicen Sports d.o.o. te Slovenië;

• -

  een factuur 08-569 van 12 mei 2008 van Odlicen Sport d.o.o. gericht aan Dieseel, voor 12.840 paar schoenen.

Prod. 8 bij inleidende dagvaarding (en prod. 2 bij conclusie van antwoord in conventie van Aspo) betreft een factuur 3464 van 14 mei 2008 van Dieseel aan Aspo voor 12.840 paar schoenen CONVERSE Chuck Taylor All Star Hi Shoes.

Prod. 3 bij conclusie van antwoord in conventie van Aspo betreft een packing list van Dieseel van 15 mei 2008 betreffende 12.840 paar CONVERSE Chuck Taylor schoenen, betreffende de verkoop van die schoenen aan Aspo, af te leveren bij Ebrex.

Als prod. 45 bij memorie na enquête van 6 januari 2015 heeft Aspo overgelegd een uitdraai van een pagina van een website van Triple Jump Grupa te [vestigingsplaats 5] , Servië, waarop dat bedrijf zich presenteert als exclusieve distributeur voor (kort gezegd) de landen welke voorheen deel uitmaakten van Joegoslavië (dus ook Slovenië), alsmede Albanië; Cyprus wordt nergens genoemd.

Het lijkt allemaal op elkaar aan te sluiten: Triple Jump Grupa is de alleenvertegenwoordiger van Converse voor (onder meer) Slovenië; Triple Jump Limited in Cyprus factureert op 29 april 2008 12.840 sportschoenen (Chuck Taylor All Star) aan Odlicen in Slovenië, op 12 mei 2008 factureert Odlicen 12.840 paar sportschoenen (niet nader aangeduid) aan Dieseel, op 14 mei 2008 factureert Dieseel 12.840 paar schoenen aan Aspo, en op 15 mei 2008 maakt Dieseel een paklijst op met betrekking tot deze schoenen ten behoeve van Aspo.

Doch bij nadere beschouwing blijken er hiaten te zitten in de hele keten, alsmede onduidelijkheden te bestaan waaromtrent geen uitsluitsel is verkregen.

Bij deze stand van zaken is naar ’s hofs oordeel Aspo niet geslaagd in het door haar te leveren bewijs dat de schoenen zoals die in 2008 in beslag zijn genomen met toestemming van Converse of haar licentiehoudster in de EU in het verkeer waren gebracht. Aan Aspo komt de bescherming van art. 2.23 lid 3 BVIE dus niet toe en het hof had reeds geoordeeld, zie r.o. 9.5.7 van het arrest van 24 juni 2014, dat van toestemming als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef BVIE geen sprake was. In dat arrest had het hof voorts reeds geoordeeld, r.o. 9.5.2, dat vast stond dat de in beslag genomen schoenen waren voorzien van het merk van Converse en ofwel “authentiek” - als in dat arrest gedefinieerd in r.o. r.o. 9.4.5 - en daarmee identiek, ofwel niet authentiek maar desondanks identiek of vrijwel identiek (dat wil zeggen: identiek aan schoenen van Converse) waren. Mitsdien staat de inbreuk vast.

De vraag of er sprake was van namaak, counterfeit, behoeft dan geen bespreking meer.

Grieven 3 en 4 hielden in dat de rechtbank van een onjuiste interpretatie van de grondslagen van de vordering van Converse zou zijn uitgegaan en een onjuist toetsingskader zou hebben gehanteerd. Die grieven zijn op zichzelf niet terecht voorgedragen, aangezien de rechtbank, uitgaande van het verwijt zoals in eerste aanleg gepresenteerd, het juiste toetsingskader had gehanteerd. Converse had echter in hoger beroep de grondslag van haar eis gewijzigd; zie het arrest van 22 oktober 2013 onder r.o. 6.17 e.v. en het arrest van 24 juni 2014 onder r.o. 9.4.8, en het stond Converse vrij een andere koers te gaan varen. Op basis van haar gewijzigde koers zijn de vorderingen grotendeels toewijsbaar. Grieven 1, 3 en 4 zijn daarmee in grote lijnen besproken; deze leiden tot vernietiging van het vonnis. Grieven 5 tot en met 8 (waaronder de subgrieven 8a t/m 8e) en 10 kunnen onbesproken blijven. Grief 9 is al besproken in het tussenarrest van 24 juni 2014 (r.o. 9.3.5); die grief faalde. Grief 11 is niet meer relevant. Grieven 12 en 13 zijn verzamelgrieven en behoeven geen zelfstandige bespreking, zoals het hof reeds overwoog in het tussenarrest van 24 juni 2014 (r.o. 9.3.6). Voor zover grief 12 terecht opmerkt dat de rechtbank ten onrechte zou hebben Grief 2 had betrekking op de ontvankelijkheid van Kesbo en in het tussenarrest van 22 oktober 2013 besliste het hof reeds onder r.o. 6.14 e.v. dat deze grief slaagt; Kesbo is wel ontvankelijk.

Converse vordert in appel tevens terugbetaling door Aspo en Dieseel van de in eerste aanleg toegewezen proceskosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van betaling.

Converse heeft dit gemotiveerd betwist, onder meer bij het pleidooi van 4 juli 2013; het hof verwijst onder meer naar randnummer 10 van de pleitnota. Een en ander zal duidelijk moeten worden na gedetailleerde opgave en controle daarvan door een accountant. Het verweer van Aspo geldt in elk geval niet als onweersproken.

Converse heeft niet alleen op grond van art. 1019h Rv., maar ook op grond van een door haar gestelde ontoelaatbare proceshouding van Aspo de veroordeling van deze in alle proceskosten gevorderd (mvg hoofdstuk 8). Zij vordert vergoeding van de kosten van de eerste aanleg en van het hoger beroep.
Zij heeft drie specificaties van de kosten van het hoger beroep in het geding gebracht:

• -

  prod. 44 bij akte van 4 juli 2013;
  deze loopt van januari 2012 (het vonnis waarvan beroep dateert van 19 oktober 2011) tot juni 2013; totaal € 36.318,54 inclusief opslag en verschotten (salaris € 33.118,50);

• -

  prod. 52 bij memorie van antwoord na enquête van 3 maart 2015;
  deze loopt van oktober 2013 tot februari 2015; totaal € 26.691,42 inclusief opslag en verschotten (salaris € 25.039,50);

• -

  prod. 55 bij memorie van antwoord na enquête van 22 november 2016;
  deze loopt van juli 2013 tot november 2016; totaal € 53.245,86 (salaris € 51.388,--).

Prod. 44 en prod. 52 sluiten op elkaar aan; prod. 44 en 55 eveneens; prod. 52 en 55 bevatten overlappingen. Daar zitten in elk geval doublures tussen. Bijvoorbeeld 4 nov 2013, Kroon, € 54,--; 5 nov 2013, Mulder, € 76--; 4 dec 2013, Kroon, € 189,--; 5 feb 2014, Mulder, € 152,--; 27 feb 2015, Kroon € 324,-- en Mulder € 190,--. Doch soms zijn er ook geen doublures, in prod. 52 wordt ook Voerman opgevoerd maar in prod. 55 niet.

Uit de memorie van Converse van 22 november 2016 volgt dat zij enkel aanspraak maakt op specificaties conform prod. 44 en 55. Deze zijn echter niet geheel identiek en daarmee vergelijkbaar opgebouwd. In prod. 44 worden verschotten genoemd tot een bedrag van € 1.324,74 (welk bedrag overigens niet is gespecificeerd) en in prod. 55 tot een bedrag van € 1.907,86, samen € 3.232,16. Hoe Converse dan bij € 3.783,16 aan verschotten komt is niet duidelijk. In prod. 44 wordt 4 % aan kantoorkosten opgevoerd, in prod. 55 niet.
Het totaal aan honorarium volgens prod. 44 komt op € 33.118,50 en volgens prod. 55 op € 51.338,--; samen € 84.456,50, en hoe Converse dan op € 89.450,40 komt is niet duidelijk. De btw kan dat verschil niet verklaren. Evenmin kan het verschil worden verklaard door voornoemde verschotten.

Wat hier ook van zij, sinds 2015 gelden de Indicatietarieven, welke - na aanpassing per 1 april 2017 - voorzien in een maximum van € 40.000,--. Het hof acht een salaris van € 40.000,-- voor het hoger beroep redelijk. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met de aard van het geschil, dat in hoger beroep als “complex” kan worden gekwalificeerd, en met het aantal proceshandelingen dat verricht is moeten worden.

De processuele opstelling van Converse heeft tot enkele complicaties geleid. Ten eerste had zij niet eigener beweging vermeld dat haar merkrechten waren overgedragen, noch had zij zich tijdig voorzien van een procesvolmacht. Mede daardoor is er een extra conclusiewisseling nodig geweest. Ook is zij, tegen kennelijk beter weten in, vol blijven houden dat de juridische grondslag van haar vorderingen in hoger beroep gelijk was aan die in eerste aanleg (r.o. 6.17.2 arrest 22 oktober 2013). Dat heeft echter niet tot extra proceshandelingen geleid. Alles bijeengenomen ziet het hof hierin geen aanleiding voor een verdere beperking van het salaris ten behoeve van de advocaat.

Als gezegd zijn de verschotten zoals vermeld in prod. 44 niet gespecificeerd. Die bij prod. 55 wel, en uit de specificatie blijkt dat het daarbij niet gaat om griffierecht of dagvaardingskosten. Dit bedrag groot € 1.907,86 dient bij het bedrag van € 40.000,-- te worden opgeteld.

Nu het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd is de proceskostenveroordeling ten gunste van de gevoegde partij Dieseel niet aan de orde. Er is geen reden voor enige aanvullende kostenveroordeling ten gunste van Converse in verband met de deelname van Dieseel aan het proces. Het hof ziet anderzijds evenmin reden voor een veroordeling van Dieseel in de in beginsel voor rekening van Aspo komende proceskosten.

Voor de kosten in eerste aanleg geldt het volgende. Bij conclusie van dupliek in reconventie had Converse een specificatie in het geding gebracht (prod. 14) betreffende de periode van september 2008 tot oktober 2010; het aantal uren zou leiden tot een salaris van € 26.490,50, maar daar is maar € 23.378,87 van gefactureerd. Alles exclusief opslagen, verschotten en btw.
Bij akte ten behoeve van het pleidooi op 11 maart 2011 heeft Converse een aanvullende specificatie overgelegd als prod. 31. Deze maakte geen onderscheid tussen “worked value” en “billed value” en kwam op een salaris van € 9.112,50, exclusief opslagen, verschotten en btw.

Daarnaast wordt een bedrag van € 10.625,-- begroot voor, kort gezegd, de kosten van het pleidooi in eerste aanleg

Samen gaat het dus om € 43.116,37, exclusief opslagen, verschotten en btw.

Ook bij de rechtbank gelden en golden indicatietarieven. Op het moment waarop het vonnis werd gewezen gingen deze - bij zaken als de onderhavige, waarin repliek en dupliek waren genomen alsmede een pleidooi werd gehouden - uit van maxima van € 10.000,-- bij eenvoudige zaken en € 25.000,-- bij “gewone” zaken. In eerste aanleg ging het om een betrekkelijk rechtlijnige inbreukzaak waarbij de nadruk lag op counterfeit. Desondanks kon dit niet als een “eenvoudige” zaak worden gekenschetst. Voorts zijn conclusies van repliek en dupliek genomen. Bij deze stand van zaken acht het hof een vergoeding tot het maximum van de destijds geldende indicatietarieven, dus € 25.000,--, redelijk. Bij de specificatie welke als prod. 31 was overgelegd zijn geen verschotten gespecificeerd. Bij prod. 14 zijn verschotten gespecificeerd welke gewoonlijk afzonderlijk in de kostenveroordeling tot uiting worden gebracht.

Het hof verwijst naar r.o. 15.19.1. Het standpunt van Converse zou ertoe leiden dat in alle inbreukzaken de inbreukmaker onrechtmatig handelen in de vorm van misbruik van procesrecht zou kunnen worden verweten. Dat gaat niet op. Dit vormt geen zelfstandige grond voor het toekennen van een volledige proceskostenveroordeling.