Uitspraken

In deze procedure, ingeleid bij dagvaarding van 25 juli 2013, heeft AOMB, in conventie, gevorderd [Beheer B.V.] te veroordelen tot betaling van € 51.977,48, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf 16 juli 2013 tot aan de dag van voldoening. Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit niet betaalde facturen voor werkzaamheden die AOMB stelt te hebben verricht in het kader van de door [Beheer B.V.] aan haar verstrekte opdracht.

Bij een eerste tussenvonnis heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Bij tussenvonnis van 28 oktober 2015 (hierna: tussenvonnis II) heeft de rechtbank geoordeeld, in reconventie, dat sprake is van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] ten tijde van en voorafgaand aan het indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag. De rechtbank heeft [Beheer B.V.] toegelaten te bewijzen dat bij een juiste informatieverschaffing door [octrooigemachtigde] ten tijde van en voorafgaand aan de Nederlandse octrooiaanvraag, [directeur 2] niet zou zijn opgenomen als (mede)uitvinder van de matrix-vriesmethode althans dat hij zijn rechten tijdig aan [Beheer B.V.] zou hebben overgedragen. [Beheer B.V.] heeft vervolgens [directeur 1] als getuige doen horen. AOMB heeft, in contra-enquête, [directeur 2] als getuige doen horen.

In het tussenvonnis van 25 januari 2017 (hierna: tussenvonnis III) heeft de rechtbank, in reconventie, geoordeeld dat in het midden kan blijven of alleen [directeur 1] de uitvinder is van de matrix-vriesmethode of ook [directeur 2] . De rechtbank heeft verder geoordeeld dat bij een juiste informatieverschaffing door [octrooigemachtigde] er een Nederlandse octrooiaanvraag zou zijn ingediend waarin [directeur 2] niet (mede) als uitvinder zou zijn vermeld van de matrix-vriesmethode dan wel dat [directeur 2] bereid zou zijn geweest zijn (eventuele) aanspraak als uitvinder tijdig aan [Beheer B.V.] over te dragen. AOMB is toerekenbaar tekort geschoten in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent. De rechtbank heeft [Beheer B.V.] in de gelegenheid gesteld bij akte van eisvermeerdering de schade te vorderen die zij als gevolg van de tekortkoming van AOMB heeft geleden.

In het tussenvonnis van 10 mei 2017 (hierna: tussenvonnis IV) heeft de rechtbank het verzoek van AOMB om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen tussenvonnis III afgewezen.

[Beheer B.V.] heeft vervolgens haar eis vermeerderd met een vordering om AOMB te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 30.967.912,- als schadevergoeding, vermeerderd met rente. Ter onderbouwing hiervan heeft [Beheer B.V.] aangevoerd dat zij, in de periode vanaf eind 2011 tot medio 2013 met de Amerikaanse onderneming [onderneming 1] heeft onderhandeld over de exploitatie van de matrix-vriesmethode. [onderneming 1] was geïnteresseerd in de ontwikkeling en verkoop van een ijsdispenser, die mede gebaseerd was op de matrix-vriesmethode. [onderneming 1] wenste een exclusieve licentie op de matrix-vriesmethode voor deze toepassing. Vanwege de aanspraken van [directeur 2] op het octrooi kon deze exclusiviteit niet verleend worden. Het ontbreken daarvan was het enige breekpunt waardoor een overeenkomst met [onderneming 1] niet tot stand is gekomen. Na het afbreken van de onderhandelingen met [onderneming 1] , is een onderhandelingstraject met een andere Amerikaanse onderneming, [onderneming 2] , over exploitatie van (producten gebaseerd op) de matrix-vriesmethode stukgelopen om dezelfde redenen, het ontbreken van exclusiviteit. De samenwerking met [onderneming 2] zou betrekking hebben gehad op producten die op de markt hadden kunnen worden gebracht náást de producten die [onderneming 1] op basis van de matrix-vriesmethode op de markt zou brengen. De gederfde winst als gevolg van het mislopen van de overeenkomsten met [onderneming 1] en [onderneming 2] bedraagt in totaal € 30.967.912,-, aldus [Beheer B.V.] . [Beheer B.V.] heeft daarnaast een bedrag gevorderd van € 20.000,- als redelijke kosten ter vaststelling van de schade, vermeerderd met rente.

In het eindvonnis van 6 februari 2019 heeft de rechtbank haar oordeel dat [octrooigemachtigde] een beroepsfout heeft gemaakt, zoals geoordeeld in tussenvonnis II, gehandhaafd. De rechtbank is teruggekomen op haar oordeel gegeven in tussenvonnis III dat bij een juiste informatieverschaffing door [octrooigemachtigde] de eventuele uitvindersrechten van [directeur 2] – in ieder geval voor zoveel nodig, te weten voor die landen waar de rechten van uitvinders verder gingen dan in Nederland en de rest van Europa – door hem zouden zijn overgedragen aan [Beheer B.V.] . De rechtbank heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat destijds alleen [directeur 1] de uitvinder van de matrix-vriesmethode was of dat [directeur 2] bereid zou zijn geweest zijn (eventuele) aanspraak als uitvinder tijdig aan [Beheer B.V.] over te dragen, zodat niet is komen vast te staan dat [Beheer B.V.] door de beroepsfout van [octrooigemachtigde] schade heeft geleden.

De rechtbank heeft in het eindvonnis, in reconventie, voor recht verklaard dat AOMB toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent. De rechtbank heeft de vorderingen van [Beheer B.V.] voor het overige afgewezen. De rechtbank heeft de proceskosten van de procedure tot tussenvonnis II gecompenseerd en [Beheer B.V.] veroordeeld in de overige proceskosten van AOMB.

De rechtbank heeft in het eindvonnis, in conventie, [Beheer B.V.] veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 35.014,16 ter zake de facturen van AOMB, vermeerderd met wettelijke handelsrente met ingang van 16 juli 2013 tot de dag van voldoening, en [Beheer B.V.] veroordeeld in de proceskosten van AOMB.

[Beheer B.V.] heeft in principaal hoger beroep tien grieven aangevoerd. [Beheer B.V.] heeft geconcludeerd tot vernietiging van tussenvonnis II, tussenvonnis III en het eindvonnis, voor zover daarbij de vorderingen van AOMB zijn toegewezen en de vorderingen van [Beheer B.V.] zijn afgewezen. [Beheer B.V.] heeft geconcludeerd tot het alsnog volledig afwijzen van de vorderingen van AOMB, en tot het alsnog volledig toewijzen van de vorderingen van [Beheer B.V.] , een en ander met veroordeling van AOMB in de proceskosten met rente en de nakosten. [Beheer B.V.] heeft verder gevorderd AOMB te veroordelen om aan [Beheer B.V.] terug te betalen wat zij op grond van deze vonnissen aan AOMB heeft voldaan, vermeerderd met wettelijke rente.

AOMB heeft in incidenteel hoger beroep één grief aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het eindvonnis voor zover daarbij de gevorderde verklaring voor recht is toegewezen, en deze vordering alsnog af te wijzen, met veroordeling van [Beheer B.V.] in de proceskosten.

De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is geweest van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] en heeft voor recht verklaard dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten op de wijze als in de verklaring voor recht is bepaald.

AOMB heeft in haar incidentele grief aangevoerd dat deze verklaring voor recht ten onrechte is gegeven omdat [Beheer B.V.] onvoldoende belang daarbij heeft aangezien vaststaat dat de mogelijkheid van schade (als gevolg van de wanprestatie) niet aannemelijk is. AOMB heeft bij pleidooi aangevoerd dat deze grief ook is gericht tegen het oordeel dat sprake is geweest van een beroepsfout en (dus) van wanprestatie van AOMB.

Het hof is van oordeel dat AOMB geen kenbare grief heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is geweest van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] en daarmee van wanprestatie van AOMB. In de grief van het incidenteel hoger beroep en de toelichting daarop wordt uitsluitend gesproken over het gebrek aan belang van [Beheer B.V.] bij de gevorderde verklaring voor recht. Er wordt niet aangevoerd dat en waarom het oordeel dat sprake is van een beroepsfout en wanprestatie onjuist is. Ook uit wat AOMB verder in haar memorie van grieven heeft aangevoerd, is niet duidelijk op te maken dat en waarom zij vindt dat het oordeel van de rechtbank onjuist is én dat de bestreden vonnissen daarom moeten worden vernietigd. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat uit de memorie van antwoord volgt dat ook [Beheer B.V.] het incidenteel hoger beroep zó heeft opgevat dat AOMB slechts een grief heeft gericht tegen het toewijzen van de gevorderde verklaring voor recht vanwege het ontbreken bij [Beheer B.V.] van voldoende belang bij de verklaring.

Dit betekent dat in hoger beroep vaststaat dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht door na te laten [Beheer B.V.] er op te wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa, en na te laten er op te wijzen dat de uitvinder(s) afstand zou(den) kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in landen met andere regimes aan [Beheer B.V.] zouden toekomen en na te laten te vragen naar de bedoeling van [Beheer B.V.] en/of [directeur 1] en [directeur 2] daaromtrent. De vraag is nu of [Beheer B.V.] als gevolg van die tekortkoming schade heeft geleden.

Voor de beoordeling of causaal verband bestaat tussen de tekortkoming en de gestelde schade dient de situatie zoals die zich in werkelijkheid heeft voorgedaan te worden vergeleken met de hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan als de tekortkoming achterwege was gebleven. Wat betreft de hypothetische situatie waarin de tekortkoming achterwege was gebleven, geldt dat [Beheer B.V.] de stelplicht en bewijslast draagt van de feiten en omstandigheden die zij aan de aannemelijkheid van het door haar bepleite hypothetische scenario ten grondslag legt. [Beheer B.V.] heeft niet gesteld, althans onvoldoende onderbouwd, op grond waarvan op AOMB een verzwaarde stelplicht rust. Voor toepassing van de omkeringsregel is in een zaak als deze geen plaats omdat niet is voldaan aan het vereiste dat is komen vast te staan dat sprake is geweest van een gedraging in strijd met een norm die strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade en het specifieke gevaar waartegen de norm bescherming beoogt te bieden, zich heeft verwezenlijkt.

[Beheer B.V.] heeft onder meer het volgende aangevoerd. [directeur 2] heeft ermee ingestemd dat het octrooi werd ondergebracht bij [Beheer B.V.] . [directeur 2] heeft destijds, of hij nu wel of geen uitvinder was, geaccepteerd dat [Beheer B.V.] enig rechthebbende zou worden. Indien [octrooigemachtigde] bij de indiening van de eerste octrooiaanvraag juist en volledig had geadviseerd, zouden de afspraken over verdelingen van exploitatierechten duidelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst. Immers, indien [octrooigemachtigde] erop had gewezen dat in het buitenland, waaronder de Verenigde Staten, een op de aanvraag vermelde uitvinder andere en uitgebreidere rechten zou hebben dan in Nederland, dan zou [Beheer B.V.] er geen belang bij hebben gehad om zonder afspraken know how en kapitaal ter beschikking te stellen. Omgekeerd zou ook [directeur 2] indien hij werkelijk mede-uitvinder was van beide vindingen, er geen belang bij hebben om zonder afspraken de octrooien bij [Beheer B.V.] onder te brengen. Aangezien [directeur 2] tegen dat laatste geen bezwaar had, kan dit alleen maar betekenen dat hij geen uitvindersrechten had, en dus geen mede-uitvinder was, en geen positie had om enig bezwaar te maken. Indien [octrooigemachtigde] juist en volledig had geadviseerd, is in ieder geval niet voorstelbaar dat [directeur 2] , die ermee heeft ingestemd dat de octrooien bij [Beheer B.V.] waren ondergebracht, zich ertegen zou verzetten dat de rechten ook in andere landen, zoals de Verenigde Staten, bij [Beheer B.V.] terecht zouden komen, juist omdat er dan afspraken zouden zijn over verdeling van de exploitatierechten. [octrooigemachtigde] heeft door zijn gebrekkige advisering de mogelijkheid van het aangaan van dergelijke afspraken vóór indiening van de eerste octrooiaanvraag aan [Beheer B.V.] (en [directeur 2] ) ontnomen, aldus nog steeds [Beheer B.V.] .

AOMB heeft onder meer het volgende aangevoerd. [directeur 1] en [directeur 2] hebben afgesproken om gezamenlijk als uitvinders het octrooi te exploiteren. Daartoe hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten. [directeur 1] en [directeur 2] wilden in eerste instantie het octrooi op beider naam. [octrooigemachtigde] heeft geadviseerd om de aanvraag op één (rechts)persoon te zetten en onderling afspraken te maken over de exploitatie van de octrooirechten. De samenwerkingsovereenkomst tussen [directeur 1] en [directeur 2] , neergelegd in een overeenkomst van 4 april 2007, is waarschijnlijk als gevolg daarvan gesloten. Conform deze samenwerkingsovereenkomst is de feitelijke aanvraag van het octrooi op naam van [Beheer B.V.] gedaan. De afspraak tussen [directeur 1] en [directeur 2] was om de kosten en de opbrengsten daarvan te delen. [directeur 2] en [Beheer B.V.] hebben, conform de samenwerkingsovereenkomst, een gezamenlijke vennootschap opgericht om de octrooien te exploiteren ( [dochteronderneming] ). Bij het verkrijgen van een octrooiregistratie is het van belang om de aanvraag spoedig te doen vanwege het vereiste dat de uitvinding nog niet tot de stand van de techniek behoort. Dit is waarschijnlijk de reden geweest om de octrooiaanvraag te doen vóór het oprichten van de gezamenlijke vennootschap. Voor [octrooigemachtigde] bestond geen aanleiding om [directeur 1] en [directeur 2] te vragen naar hun (verdere) bedoeling en hen te informeren dat in sommige landen de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland. Als [octrooigemachtigde] dat wel had gedaan, dan zouden [directeur 2] en [directeur 1] hebben bevestigd dat sprake was van een gezamenlijke uitvinding en een voornemen tot gezamenlijke exploitatie. Die samenwerkingsovereenkomst maakte dat [directeur 1] niet in staat zou zijn geweest buiten [directeur 2] om het octrooi (later gesplitst) te exploiteren. In deze situatie, waarin [directeur 2] uitvinder was van beide uitvindingen, en 50% van de exploitatieopbrengsten zou ontvangen, zou [directeur 2] zich hebben verzet tegen het onderbrengen van de buitenlandse octrooirechten bij [Beheer B.V.] in plaats van bij de gemeenschappelijke vennootschap. Daarmee staat niet vast dat [Beheer B.V.] enig octrooihouder zou zijn geworden, aldus nog steeds AOMB.

Het hof overweegt als volgt. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vraag wie de uitvinder was van de matrix-vriesmethode deel uitmaakte van de bewijsopdracht die de rechtbank in tussenvonnis II aan [Beheer B.V.] heeft gegeven (eindvonnis, 2.7.4.5). Daartegen is geen grief gericht. [Beheer B.V.] heeft wel een grief gericht tegen het oordeel dat niet is komen vast te staan dat alleen [directeur 1] als uitvinder van de matrix-vriesmethode moet worden aangemerkt (grief VIII). Het hof acht evenals de rechtbank niet bewezen dat [directeur 1] de enige uitvinder was van de matrix-vriesmethode. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat [directeur 1] en [directeur 2] zich voor de octrooiaanvraag voor beide uitvindingen gezamenlijk tot AOMB hebben gewend, en dat op het door [directeur 1] namens [Beheer B.V.] ingevulde vragenformulier zowel [directeur 2] en [directeur 1] als uitvinder zijn genoemd. De verklaring van [directeur 1] als getuige dat in het eerste gesprek aan [octrooigemachtigde] is gezegd dat de vermelding als uitvinder voor [directeur 2] alleen een eretitel was en dat [directeur 2] in werkelijkheid geen uitvinder was, is weersproken door zowel [octrooigemachtigde] (op de comparitie in eerste aanleg) als [directeur 2] in diens verklaring als getuige. Verder brengt het feit dat [directeur 1] de tekeningen voor de octrooiaanvraag aan AOMB heeft toegezonden en/of gemaakt, nog niet met zich dat hij de enige uitvinder was. Het feit dat de exploitatie van de matrix-vriesmethode, al dan niet deels zoals [Beheer B.V.] heeft gesteld (conclusie na enquête, 3.2), gezamenlijk werd gedaan door [directeur 1] en [directeur 2] waarbij zij deelden in de kosten en opbrengsten daarvan, is een aanwijzing dat het om een gezamenlijke uitvinding van [directeur 1] en [directeur 2] ging. Wat betreft de (eerste) schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 1] en de schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 2] verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank. Ook de aanvullende schriftelijke verklaring van de heer [betrokkene 1] die [Beheer B.V.] in hoger beroep heeft overgelegd, legt in het licht van het voorgaande te weinig gewicht in de schaal ten aanzien van de vraag of [directeur 1] als enige uitvinder van de matrix-vriesmethode moet worden aangemerkt. [Beheer B.V.] heeft in hoger beroep aangeboden deze personen als getuigen te horen maar niet aangegeven in hoeverre zij meer of anders kunnen verklaren dan zij al hebben gedaan, zodat het hof dit bewijsaanbod passeert. Wat [Beheer B.V.] voor het overige heeft aangevoerd, weegt naar het oordeel van het hof, in het licht van het voorgaande, onvoldoende om bewezen te achten dat [directeur 1] de enige uitvinder was van een of beide uitvindingen. Integendeel, het hof is op grond van het voorgaande van oordeel dat kan worden vastgesteld dat [directeur 2] in elk geval als mede-uitvinder van de uitvindingen kan worden aangemerkt.

In het arrest van 8 december 2015 heeft dit hof geoordeeld dat tussen [Beheer B.V.] en [directeur 2] (mondeling en/of schriftelijk) een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, dat die inhoudelijk overeenkomt met het document dat gedateerd is op 4 april 2007, en dat deze samenwerking, met inbegrip van de gezamenlijke vennootschap, betrekking had op de exploitatie – het delen van de kosten en opbrengsten – van het octrooi. De rechtbank heeft in het bestreden eindvonnis dit oordeel onderschreven en verder geoordeeld dat niet is gebleken dat deze exploitatie alleen het aangevraagde octrooi voor Nederland betrof of alleen tot Europa was beperkt. [Beheer B.V.] heeft in hoger beroep niet althans onvoldoende gemotiveerd bestreden dat tussen [Beheer B.V.] en [directeur 2] een samenwerkingsovereenkomst is gesloten waarvan de inhoud overeenstemt met de inhoud van het document dat gedateerd is op 4 april 2007. Het feit dat de samenwerkingsovereenkomst dateerde van 4 april 2007 en dus van ná het gesprek met [octrooigemachtigde] op 15 maart 2007, zoals [Beheer B.V.] in de toelichting op grief VII aanvoert, betekent niet dat de inhoud daarvan niet de tussen partijen geldende overeenkomst weergaf. Zoals de rechtbank, eveneens onbestreden, heeft geoordeeld, volgt uit deze samenwerkingsovereenkomst niet dat deze wat betreft de exploitatie van het octrooi op enigerlei wijze, geografisch of anderszins, beperkt zou zijn. Verder volgt uit deze samenwerkingsovereenkomst dat het de bedoeling van partijen was om een gezamenlijke besloten vennootschap op te richten voor de exploitatie van het octrooi, wat vervolgens ook zijn beslag heeft gekregen met de oprichting van [dochteronderneming] .

Uit het voorgaande volgt dat [directeur 1] en [directeur 2] als mede-uitvinders hebben te gelden van de uitvindingen, en dus ook van de matrix-vriesmethode, en dat [Beheer B.V.] en [directeur 2] bij samenwerkingsovereenkomst hadden afgesproken om dat octrooi gezamenlijk te exploiteren via een nog op te richten gezamenlijke besloten vennootschap. In het licht hiervan acht het hof het niet aannemelijk dat als de tekortkoming van [octrooigemachtigde] /AOMB, zoals beschreven in 3.5.5, achterwege was gebleven, dit ertoe had geleid dat [directeur 2] zijn rechten op het octrooi, waaronder zijn buitenlandse octrooirechten zoals die in de Verenigde Staten, zou hebben overgedragen aan [Beheer B.V.] . In dit verband heeft [Beheer B.V.] niet althans onvoldoende gemotiveerd bestreden de stellingen van AOMB dat de keuze om [Beheer B.V.] de aanvraag te laten doen kan worden verklaard vanwege het advies van [octrooigemachtigde] om de aanvraag bij voorkeur door één (rechts)persoon te laten doen, het belang om bij de eerste aanvraag spoedig te handelen, en het gegeven dat alleen [directeur 1] op dat moment over een vennootschap beschikte. Uit het feit dat [directeur 2] er wel mee instemde dat de eerste octrooiaanvraag door [Beheer B.V.] werd gedaan, kan dan ook niet worden afgeleid dat hij er ook mee zou hebben ingestemd om zijn rechten op het octrooi, waaronder die in de Verenigde Staten en andere landen, over te dragen aan [Beheer B.V.] . Hierbij is van belang dat in de samenwerkingsovereenkomst door partijen werd onderkend dat de “feitelijke aanvraag” van het octrooi was gedaan door [Beheer B.V.] , en dat werd voorzien in de oprichting van een gezamenlijke besloten vennootschap waarin de exploitatie later zou worden voortgezet, waarbij het eveneens in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegde uitgangspunt bleef dat de kosten en opbrengsten van het gezamenlijke project door partijen zouden worden gedeeld. Evenmin heeft [Beheer B.V.] de stelling van AOMB bestreden dat de daadwerkelijke octrooiaanvragen in het buitenland, waaronder die in de Verenigde Staten, op dat moment nog (lang) niet aan de orde waren. Op het moment dat de internationale aanvraag aan de orde was in 2008, is gelet op het mede-uitvinderschap van [directeur 2] , het feit dat de gezamenlijke vennootschap inmiddels was opgericht en het uitgangspunt dat kosten en opbrengsten zouden worden gedeeld, evenmin aannemelijk dat [directeur 2] ermee zou hebben ingestemd om zijn (buitenlandse) rechten op het octrooi over te dragen aan [Beheer B.V.] .

Ook wat betreft het verwijt van [Beheer B.V.] aan AOMB dat niet zij niet heeft geïnformeerd over de gevolgen van het combineren van twee uitvindingen in één octrooiaanvraag, volgt uit het voorgaande dat niet aannemelijk is dat het informeren daarover zou hebben geleid tot een (aparte) aanvraag ten aanzien van een van beide uitvindingen, met name de matrix-vriesmethode, waarbij [directeur 2] zijn rechten op die uitvinding zou hebben overgedragen aan [Beheer B.V.] .

Naar het oordeel van het hof is daarom geen sprake van causaal verband tussen de gestelde schade en de tekortkoming van AOMB, bestaande uit het niet of onvoldoende informeren over uitvindersrechten in landen als de Verenigde Staten zoals beschreven in 3.5.5. en/of het niet informeren over de gevolgen van het combineren van de twee uitvindingen in één octrooiaanvraag.

[Beheer B.V.] stelt dat sprake is van een tweede beroepsfout van AOMB/ [octrooigemachtigde] . Toen [Beheer B.V.] , bij e-mail van 22 september 2009 de vraag stelde of [directeur 2] nog rechten kon ontlenen aan zijn vermelding als mede-uitvinder, had AOMB moeten aangeven dat er een afstandsverklaring door [directeur 2] had moeten worden ondertekend. Er was bij de ontvlechting in 2009 momentum om te regelen met [directeur 2] dat hij afstand zou doen van zijn vermelding als mede-uitvinder. Deze kans heeft [Beheer B.V.] door de advisering en aanhoudende geruststelling door AOMB dat zij de problemen zou oplossen misgelopen, aldus [Beheer B.V.] .

AOMB voert onder meer aan dat [octrooigemachtigde] , in antwoord op de vraag van [Beheer B.V.] , in zijn e-mail van 23 september 2009 [Beheer B.V.] heeft geïnformeerd dat [directeur 2] een afstandsverklaring kon ondertekenen. AOMB onderschrijft verder het oordeel van de rechtbank dat een uitgebreidere reactie op de e-mail van 22 september 2009, niet zou hebben geleid tot een andere octrooiaanvraag of tot het overdragen door [directeur 2] van zijn aanspraken (tussenvonnis II, rov. 4.14.4).

[Beheer B.V.] stelt dat sprake is van een derde beroepsfout van AOMB/ [octrooigemachtigde] . Volgens WBS volgt uit het door AOMB (pas) in 2017 bij een Amerikaanse octrooigemachtigde ingewonnen advies (productie 12 bij antwoordakte van [Beheer B.V.] van 20 september 2017) dat een uitvinder uit een octrooiaanvraag verwijderd kan worden indien deze abusievelijk in de aanvraag is vermeld. Deze correctiemogelijkheid had AOMB direct moeten voorstellen en regelen toen bleek dat [directeur 2] niet wilde meewerken aan het tekenen van een afstandsverklaring, aldus [Beheer B.V.] . Zij verwijst hierbij naar stellingen die AOMB heeft ingenomen in het kader van een beroep op eigen schuld van [Beheer B.V.] , namelijk dat de octrooiaanvraag ook zonder medewerking van [directeur 2] gecorrigeerd had kunnen worden in de door [directeur 1] gewenste zin (antwoordakte [Beheer B.V.] 20 september 2017). AOMB heeft deze correctiemogelijkheid nimmer geadviseerd aan [Beheer B.V.] . Deze correctiemogelijkheid zou succesvol zijn geweest, want toen een andere octrooigemachtigde van [Beheer B.V.] deze route inzette in 2016, bleek deze succesvol te zijn, aldus [Beheer B.V.] . [Beheer B.V.] verwijst hierbij naar het door AOMB in 2017 ingewonnen advies van de Amerikaanse octrooigemachtigde, waarin is geconstateerd dat [directeur 2] op deze wijze uit de octrooiaanvraag was verwijderd.

AOMB betwist dat zij had moeten handelen in de door [Beheer B.V.] gewenste zin. [octrooigemachtigde] wist niet beter dat zowel [directeur 2] als [directeur 1] beiden uitvinderswerkzaamheden hadden verricht ten aanzien van de matrix-vriesmethode en de dispenser. Dat [directeur 2] de afstandsverklaring niet wilde ondertekenen, bevestigde dat wederom. [octrooigemachtigde] zou onrechtmatig hebben gehandeld jegens [directeur 2] als hij zonder toestemming van [directeur 2] de conclusies uit het octrooi had geschrapt die betrekking hadden op [directeur 2] , aldus AOMB.

Hoewel [Beheer B.V.] stelt dat sprake is geweest van drie beroepsfouten (memorie van grieven, 157), voert vervolgens aan dat sprake is van nog een beroepsfout. Volgens [Beheer B.V.] heeft AOMB beweerd dat één octrooi onvoldoende bescherming zou bieden, waarbij [Beheer B.V.] verwijst naar de antwoordakte van AOMB van 20 september 2017, punt 4.38. Indien dit juist zou zijn, dan is onbegrijpelijk dat [octrooigemachtigde] daarop nooit eerder heeft gewezen maar in plaats daarvan AOMB op hoge kosten heeft gejaagd voor octrooien waarvan AOMB achteraf beweert dat [Beheer B.V.] daaraan feitelijk niets heeft, aldus [Beheer B.V.] .

Het hof overweegt dat, anders dan [Beheer B.V.] stelt, AOMB niet heeft gesteld dat AOMB niets aan het octrooi heeft of dat het octrooi onvoldoende bescherming biedt. Met haar stellingen in de antwoordakte van 20 september 2017 heeft AOMB, in het kader van haar verweer ten aanzien van de gestelde schade, slechts aangevoerd dat het octrooi voor de onderhandelingspartners van [Beheer B.V.] commercieel kennelijk niet interessant genoeg was. In dit verband heeft AOMB in algemene zin opgemerkt dat in de praktijk één octrooi nauwelijks voldoende bescherming biedt, en gerenommeerde bedrijven zich daarom bedienen van hele octrooifamilies om hun positie zo goed mogelijk te beschermen. Daaruit volgt niet dat (AOMB heeft gesteld dat) [Beheer B.V.] niets aan het octrooi heeft of dat dit onvoldoende bescherming biedt. De stellingen van [Beheer B.V.] op dit punt missen daarom feitelijke grondslag. Bovendien heeft [Beheer B.V.] niet gesteld dat causaal verband bestaat tussen de gestelde fout en de door haar gestelde schade, die immers verband houdt met gederfde winst uit exploitatie van het octrooi.

[Beheer B.V.] heeft aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte is voorbij gegaan aan haar beroep op het leerstuk van het verlies van een kans met betrekking tot de overeenkomst met [onderneming 2] , in geval aangenomen zou worden dat met betrekking tot deze overeenkomst (mogelijk) nog andere obstakels te overwinnen zouden zijn geweest dan het ontbreken van exclusiviteit.

Het hof overweegt dat [Beheer B.V.] bij haar beroep op het leerstuk van het verlies van een kans ervan uitgaat dat als de (gestelde) tekortkomingen van AOMB achterwege waren gebleven, [Beheer B.V.] als enige had kunnen beschikken over de rechten op het octrooi. [Beheer B.V.] gaat er immers van uit dat voor de overeenkomst met [onderneming 2] exclusiviteit moest worden verleend. Uit de voorgaande beoordeling volgt dat het hof niet aannemelijk acht dat, zonder de (gestelde) tekortkomingen van AOMB, [directeur 2] zijn rechten op het octrooi aan [Beheer B.V.] zou hebben overgedragen. Dat betekent geen sprake is van een kans op het sluiten van een overeenkomst met [onderneming 2] die als gevolg van de (gestelde) tekortkomingen van AOMB verloren is gegaan.

Uit het voorgaande volgt dat grieven III tot en met IX van het principaal hoger beroep falen, althans niet kunnen leiden tot vernietiging van de bestreden vonnissen, voor zover gewezen in reconventie.

Het hof stelt het volgende voorop. AOMB heeft, in conventie, betaling gevorderd van 22 facturen die betrekking hebben op werkzaamheden die AOMB heeft verricht in het kader van de door [Beheer B.V.] aan haar verstrekte opdracht. Van de 31 facturen genoemd in de inleidende dagvaarding, bij punt 5, die in april 2013 nog open stonden, zijn vervolgens 9 facturen betaald op of omstreeks 2 mei 2013, te weten de facturen met factuurnummers 95052612 (€ 295,09), 95059939 (€ 524,77), 95059940 (€ 1.242,22), 95060718 (€ 609,05), 95060719 (€ 609,05), 95060720 (€ 749,41), 95060721 (€ 1.094,01), 95060722 (€ 1.531,55) en 95061049 (€ 348,00) (inleidende dagvaarding, punten 6 en 7, en conclusie van antwoord in reconventie, punt 49). Van de resterende 22 facturen heeft de rechtbank ten aanzien van 4 facturen die zijn gedateerd op 12 april 2013 de vordering van AOMB afgewezen. Uit tussenvonnis II (rov. 4.4.2) wordt niet duidelijk welke 4 (van de 6) facturen van 12 april 2013 de rechtbank heeft bedoeld, maar gelet op het door de rechtbank genoemde totaalbedrag van € 8.960,96 zal het gaan om de facturen met factuurnummers 95062574 (€ 6.773,58), 95062576 (€ 925,65), 95062577 (€ 348,18) en 95062579 (€ 913,55). Tegen deze afwijzing is geen grief gericht. De door AOMB gevorderde betaling van de resterende 18 facturen is voor het overige door de rechtbank toegewezen. Daartegen is grief II van het principaal hoger beroep gericht. In hoger beroep zijn, wat betreft de vordering in conventie van AOMB, dus nog (slechts) aan de orde de 18 facturen met factuurnummers (vermelde bedragen zijn inclusief btw):

Ten aanzien van facturen 95035680 en 95053247 doet [Beheer B.V.] een beroep op verrekening (memorie van grieven, 113). Zij ligt dit beroep niet verder toe. Uit de beoordeling van de vorderingen in reconventie volgt dat [Beheer B.V.] niets te vorderen heeft van AOMB, zodat dit beroep op verrekening wordt verworpen.

Voor het overige heeft [Beheer B.V.] niet betwist dat de werkzaamheden waarop de facturen betrekking hebben door AOMB binnen het kader van de aan haar verleende opdracht zijn verricht, en heeft zij het oordeel van de rechtbank dat deze facturen daarom moeten worden betaald niet bestreden. Dit betekent dat [Beheer B.V.] de volgende facturen moet betalen (vermelde bedragen zijn inclusief btw):

Hieruit volgt dat door de rechtbank ten onrechte een bedrag in hoofdsom is toegewezen van € 35.014,16. Toewijsbaar is een bedrag in hoofdsom van € 24.414,54 inclusief btw. In zoverre slaagt grief II van het principaal hoger beroep.

Tenslotte overweegt het hof dat [Beheer B.V.] geen grief heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank, en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen in rov. 4.8 van tussenvonnis II, dat de reconventionele vordering van [Beheer B.V.] tot terugbetaling van een bedrag van € 8.353,69 aan onverschuldigd betaalde facturen niet toewijsbaar is. Voor zover [Beheer B.V.] in dit verband heeft beoogd aan te voeren dat de rechtbank niet heeft geoordeeld over “de facturen” (memorie van grieven, 127), is dit onjuist aangezien de rechtbank dat in rov. 4.8 wel heeft gedaan. Uit hetgeen [Beheer B.V.] in de toelichting op grief II van het principaal hoger beroep heeft aangevoerd, kan het hof niet opmaken of, en zo ja waarom, [Beheer B.V.] van oordeel is dat de desbetreffende overwegingen van de rechtbank onjuist zijn. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat ook AOMB blijkens haar memorie antwoord grief II van het principaal hoger beroep kennelijk niet heeft opgevat als een grief tegen de afwijzing van deze reconventionele vordering van [Beheer B.V.] . Deze vordering is in hoger beroep dan ook niet meer aan de orde.

[Beheer B.V.] voert, in de toelichting op grief II van het principaal hoger beroep, aan dat de rechtbank ten onrechte niet heeft geoordeeld over de vordering van [Beheer B.V.] in reconventie “wat betreft de facturen en kosten” (memorie van grieven, 127). [Beheer B.V.] gaat vervolgens nader in op haar reconventionele vordering tot veroordeling van AOMB tot betaling van het bedrag waarmee de facturen van AOMB en NOB ter zake de verleningskosten het bedrag van € 80.000,- exclusief BTW overstijgen (MvG, 127-132).

[Beheer B.V.] voert aan dat de rechtbank ten onrechte niet over deze vordering heeft geoordeeld. [Beheer B.V.] stelt verder dat AOMB de dienstverlening aan [Beheer B.V.] op onzorgvuldige wijze heeft beëindigd waardoor [Beheer B.V.] extra kosten moest maken bij NOB. Dit waren volgens [Beheer B.V.] kosten ter zake waarvan op 11 maart 2013 tussen partijen was overeengekomen dat die door AOMB zouden worden gedragen voor zover zij het bedrag van € 153.500,- zouden overstijgen. Dit bedrag omvatte tevens de op dat moment reeds door [Beheer B.V.] bij NOB gemaakte kosten met betrekking tot de aanvraag in China, aldus [Beheer B.V.] . Volgens [Beheer B.V.] overstijgen de totale door [Beheer B.V.] bij AOMB en NOB gemaakte kosten dit bedrag met € 61.869,32 en dient AOMB dit bedrag aan [Beheer B.V.] te voldoen.

AOMB betwist dat zij gehouden is kosten die [Beheer B.V.] heeft gemaakt bij NOB te vergoeden. AOMB verwijst hierbij naar wat zij in eerste aanleg heeft aangevoerd, zoals weergegeven in tussenvonnis II (rov. 4.10).

Het hof stelt voorop dat onjuist is dat de rechtbank niet over deze vordering heeft geoordeeld. Zij heeft dat wel gedaan, in rov. 4.9-4.11 van tussenvonnis II. Verder volgt uit wat hiervoor ten aanzien van de (gestelde) beroepsfout(en) is overwogen dat het feit dat ten tijde van de advisering over de octrooiaanvraag in 2007 sprake is geweest van een beroepsfout van [octrooigemachtigde] niet betekent dat dit een grond vormde voor [Beheer B.V.] om de hiervoor besproken (en toewijsbaar geoordeelde) facturen van AOMB niet te voldoen. [Beheer B.V.] was in maart 2013 in verzuim met de betaling van deze facturen. Zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, had AOMB bij gebreke van betaling van haar facturen het recht om haar werkzaamheden vooralsnog te beëindigen althans op te schorten, en is het aan [Beheer B.V.] zelf te wijten dat zij daardoor genoodzaakt was extra kosten te maken bij NOB. De door [Beheer B.V.] gestelde afspraak over het maximaal door AOMB te factureren bedrag van € 153.500,- biedt geen grondslag voor het verhalen op AOMB van door [Beheer B.V.] bij derden als NOB gemaakte kosten. Deze vordering is dan ook niet toewijsbaar. In zoverre faalt grief II van het principaal hoger beroep.

Uit het voorgaande volgt dat AOMB niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep tegen tussenvonnis IV, en dat tussenvonnissen II en III dienen te worden bekrachtigd voor zover deze aan het oordeel van het hof zijn onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen.

Het eindvonnis, voor zover gewezen in conventie, moet worden vernietigd voor zover [Beheer B.V.] daarbij is veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 35.014,16 vermeerderd met rente, en dat [Beheer B.V.] in plaats daarvan moet worden veroordeeld tot betaling aan AOMB van een bedrag van € 24.414,54 inclusief btw. Het eindvonnis gewezen in conventie dient voor het overige te worden bekrachtigd voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen.

Het eindvonnis, voor zover gewezen in reconventie, moet worden vernietigd voor zover daarbij voor recht is verklaard dat AOMB toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht. Ten aanzien van de proceskosten van de procedure in reconventie in eerste aanleg verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank (rov. 2.10 eindvonnis). Daarom faalt grief X van het principaal hoger beroep. Het eindvonnis gewezen in reconventie dient daarom voor het overige te worden bekrachtigd voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen, en onder aanvulling en verbetering van de gronden zoals hiervoor is overwogen.

In het incidenteel hoger beroep is [Beheer B.V.] de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. Gelet op het voorwerp van het incidenteel hoger beroep en de beperkte omvang van het debat op dit punt, ziet het hof aanleiding om voor het salaris advocaat 1 punt en tarief II (€ 1.114,-) te hanteren, zodat de proceskosten aan de zijde van AOMB worden begroot op € 1.114,-.