Uitspraken

In deze procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek, worden beoordeeld of de vordering in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorziening gerechtvaardigd is.

De vraag die ter beantwoording voorligt is of gedaagden het gebruik van haar handelsnamen dient te staken en gestaakt te houden binnen het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk.

Gedaagden hebben als formeel verweer aangevoerd dat dit gerecht niet bevoegd is voor zover de vorderingen betrekking hebben op een verbod dat buiten Aruba strekt en dat de vorderingen, voor zover deze betrekking hebben op een verbod dat buiten Aruba strekt, dienen te worden afgewezen. Anders dan gedaagden stellen, heeft de Hoge Raad op grond van efficiency-argumenten geoordeeld dat kan worden aangenomen dat voor een verbod van handelingen of gedragingen buiten het nationale territoir plaats is wanneer het gaat om verplichtingen die buiten het nationale territoir moeten worden nagekomen (HR 24 november 1989, NJ1992/404 m.nt. D.W.F. Verkade. BIE 1991/23, p.86 (Lincoln/Interlas). Overwogen is dat een meer beperkte opvatting in een tijd van toenemende internationalisering tot het voor de praktijk ongewenste resultaat zou leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter de nationale gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat haar competentie in dit geval niet slechts beperkt is tot Aruba, maar zich ook uitstrekt tot het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk.

Gedaagden hebben verder aangevoerd dat het in dit geval gaat om het gebruik van handelsnamen en dat derhalve de vorderingen van eiseres dienen te worden afgewezen nu deze zijn gebaseerd op een merkenrechtinbreuk. Met gedaagden is de voorzieningenrechter van oordeel dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen een (inbreuk op een) merkenrecht en een handelsnaamrecht. In dit geval gaat het om het gebruik door gedaagden van de naam ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ die volgens eiseres overeenkomen met de naam ‘DC Tax Solutions’ die door eiseres wordt gebruikt. Deze namen dienen niet waren of diensten te onderscheiden zoals wordt beoogd met het merkenrecht, maar gelden als namen waaronder een onderneming in het handelsverkeer optreedt en dus waaronder zij zich bij het publiek ter identificatie aandient. Nu het gebruik van deze namen voldoet aan de definitie van het handelsnaamrecht, zal de vordering onder a. die gebaseerd is op de merkenrechtverordening worden afgewezen.

Eiseres vordert onder b. dat gedaagden staken met het gebruik van de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’. Uit het lichaam van het verzoekschrift en het verhandelde ter terechtzitting blijkt dat deze vordering ziet op het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Eiseres stelt dat er verwarringsgevaar bestaat nu de aard van beide ondernemingen hetzelfde is en de diensten in dezelfde regio worden aangeboden. Daarnaast stelt eiseres dat gedaagden ten onrechte door het gebruik van hun handelsnamen aanhaken op de bekendheid en goede reputatie van de handelsnaam van eiseres.

In Nederland is het onrechtmatig gebruik van een handelsnaam geregeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Voornoemd artikel biedt de houder van een handelsnaam alleen bescherming tegen een verwarring wekkende handelsnaam van een derde. Bescherming van de handelsnaam is anders dan in Nederland hier te lande gebaseerd op artikel 6:162 BW. Ingevolge dit artikel wordt onder meer als onrechtmatige daad aangemerkt een inbreuk op een recht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt.

Nu het voor een ieder in beginsel mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor haar diensten of producten, is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). De namen moeten daarbij in beginsel in hun geheel worden vergeleken, maar toch mag betekenis worden gehecht aan hun hoofdbestanddeel, respectievelijk het meest onderscheidende deel. Tevens moet daarbij worden bedacht dat het gaat om de naam zoals die door het publiek wordt waargenomen.

Vaststaat dat eiseres de handelsnaam ‘DC Tax Solutions’ sinds 2012 gebruikt en dat gedaagden de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ sinds 1 januari 2019 gebruiken. De aanduiding ‘DC’, Dutch Caribbean, is beschrijvend voor de regio waarin eiseres en gedaagden hun diensten aanbieden. De aanduiding ‘Tax’ is beschrijvend voor de diensten die eiseres en gedaagden leveren. De eerste twee woorden van de handelsnamen ‘DC Tax’ zijn identiek. Hetzelfde geldt voor de aard van beide ondernemingen en de regio waarin beide ondernemingen hun diensten aanbieden. Gelet hierop en gelet op de specifieke combinatie van deze twee woorden aan het begin van de handelsnaam van de ondernemingen van eiseres en gedaagden, bestaat er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gevaar van verwarring tussen de ondernemingen, dan wel gevaar dat het in aanmerking komende publiek in de waan wordt gebracht dat de ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is het woord dat volgt na ‘DC Tax’, te weten ‘Solutions’ (in de handelsnaam van eiseres) en ‘Legal’ (in de handelsnaam van gedaagden) onvoldoende kenmerkend om de ondernemingen van eiseres en gedaagden hierdoor van elkaar te moeten kunnen onderscheiden.

Eiseres heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat het verwarringsgevaar zich inmiddels tweemaal heeft gerealiseerd en dat het door gedaagde veroorzaakte verwarringsgevaar het bepaald niet ondenkbeeldige risico meebrengt dat misverstanden ontstaan met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien.

De slotsom is dat gedaagden door het gebruik in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk van de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ onrechtmatig jegens eiseres handelen. Gelet hierop komt het gevorderde onder b. voor toewijzing in aanmerking. Daarnaast zal de gevorderde dwangsom worden verminderd en gemaximeerd zoals in het dictum staat opgenomen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben gedaagden het spoedeisend belang van de vorderingen van eiseres zoals geformuleerd onder c. en d. gemotiveerd betwist. Gesteld noch gebleken is wat het spoedeisend belang van eiseres bij haar vordering zoals geformuleerd onder c. inhoudt en waar de schade van eiseres uit bestaat zoals geformuleerd in de vordering onder d. Beide vorderingen zullen om die reden worden afgewezen.

Nu beide partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.