Uitspraken

Conclusion heeft haar vordering gegrond op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). PWC heeft hiertegen aangevoerd dat Conclusion zich gezien artikel 2:19 BVIE niet kan beroepen op artikel 6:162 BW. Aan dit verweer wordt voorbijgegaan. In dit geding wordt er voorshands vanuit gegaan dat de slogan van Conclusion (BUSINESS DONE DIFFERENTLY) niet als merk kan worden beschouwd, omdat deze slogan niet is ingeburgerd in de gehele Benelux en om die reden niet kan dienen om de diensten van Conclusion te onderscheiden. Conclusion kan de slogan dus niet als woordmerk deponeren. Voor een teken dat niet als merk kan worden beschouwd, kan de bescherming van artikel 6:162 BW worden ingeroepen. Zie hiervoor artikel 2:19 lid 3 BVIE en het commentaar hierbij in Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, 5e druk (2016).

Uitgangspunt bij de vraag of in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen is dat het profiteren van andermans prestatie op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt en/of verwarring veroorzaakt. Dit is pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van nodeloze verwarring om zodoende “op slinkse wijze” klanten bij de concurrent weg te lokken.

Conclusion heeft gesteld dat sprake is van een acute dreiging van verwarringsgevaar, maar dat zich daadwerkelijk reeds verwarring heeft voorgedaan heeft zij niet aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van een (markt)onderzoek. Verwarring is voorshands ook niet aannemelijk, gelet op het volgende. Vanwege het gebruik van de woorden ‘business’ en ‘digital’ zijn de slogans niet identiek, Conclusion gebruikt haar slogan nagenoeg altijd alleen in directe combinatie met haar naam en de (potentiële) klantengroep van zowel Conclusion als PWC bestaat uit een deskundig publiek, dat zich goed zal oriënteren bij de keuze voor een dienstverlener. Verder heeft Conclusion voorshands niet aannemelijk gemaakt dat haar slogan voldoende bekendheid geniet in de markt of voldoende is ingeburgerd. Tenslotte blijkt dat de campagne van PWC veelomvattender is dan alleen het gebruik van de slogan en dat ook steeds prominent de naam PWC zichtbaar of hoorbaar is.

Mocht zich desalniettemin verwarring voordoen, dan is in dit geding niet gebleken van bijkomende omstandigheden die het gebruik van de slogan door PWC onrechtmatig maken. Dat PWC in maart 2016 bij Conclusion een opdracht heeft uitgevoerd en toen naar alle waarschijnlijkheid kennis heeft genomen van de slogan van Conclusion, kan niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. PWC kan en kon immers, net als het hele Nederlandse publiek, kennis nemen van de openbaar gebruikte slogan, zodat het feit dat zij toevalligerwijs ooit een opdracht heeft uitgevoerd bij Conclusion haar niet op een “voorsprong” heeft gezet ten opzichte van anderen, laat staan op een ongerechtvaardigde voorsprong. PWC heeft niet ergens kennis van genomen (“voorkennis”) waar niemand anders kennis van kon nemen.

Ook het door Conclusion zogenoemde verwateringsgevaar leidt niet tot de conclusie dat sprake is van onrechtmatig handelen. De woordcombinatie DONE DIFFERENTLY kan voorshands als een gangbare woordcombinatie in de Engelse taal worden aangemerkt en komt, zoals PWC heeft aangetoond in haar productie 3, voor in tal van namen en aanduidingen van bedrijven. Deze woordcombinatie is derhalve niet uniek. Dat van alle gevallen die PWC heeft gevonden van de woordcombinatie DONE DIFFERENTLY er slechts drie zijn gericht op de Nederlandse markt, zoals Conclusion heeft aangevoerd, maakt dit niet anders nu het in aanmerking komende publiek ook buiten de landsgrenzen komt. Dat PWC veel groter en kapitaalkrachtiger is dan Conclusion (en dus meer middelen heeft om haar slogan voor het voetlicht te brengen) is een gegeven en maakt evenmin dat sprake is van een bijkomende omstandigheid die leidt tot onrechtmatigheid.

De conclusie is dat de gevraagde voorziening zal worden geweigerd. Conclusion zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van PWC worden begroot op:

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.434,00