Uitspraken

Bij e-mail van 25 mei 2016 heeft B. Braun bezwaar gemaakt tegen de voorwaardelijke eis in reconventie. In diezelfde e-mail en nadien bij brief van 27 mei 2016 heeft B. Braun bezwaar gemaakt tegen de door Becton c.s. overgelegde katheters en de door haar ingediende producties 13 tot en met 18. Ter zitting heeft B. Braun haar bezwaren toegelicht en Becton c.s. heeft verweer gevoerd. De bezwaren van B. Braun komen er enerzijds op neer dat Becton c.s. ten aanzien van haar reconventionele eis niet heeft voldaan aan haar stelplicht. Anderzijds heeft B. Braun gesteld dat de producties van Becton c.s. – die betrekking hebben op een, voor de Nederlandse markt, nieuw product – in strijd met het gegeven verlof niet gelijktijdig met de conclusie van antwoord zijn ingediend, en dat deze ook niet reactief zijn, zodat deze, als tardief ingebracht, buiten beschouwing moeten worden gelaten. Tot haar verweer heeft Becton c.s. aangevoerd dat zij als gedaagde in een kort geding in staat moet zijn zich naar behoren te verdedigen en dat de producties betrekking hebben op een product (een intraveneuze katheter) dat onderwerp van debat is in door B. Braun in Duitsland en Oostenrijk gevoerde procedures, zodat zij daarmee bekend is.

Hierop heeft de voorzieningenrechter beslist dat de producties van Becton c.s. worden toegelaten. Hij heeft hiertoe overwogen dat er geen strijd is met een goede procesorde, aangezien B. Braun heeft erkend dat zij bekend is met het betreffende product en dat onder die omstandigheden afwijking van de bij het verlof gegeven termijnen niet noodzakelijkerwijs behoeft te leiden tot het buiten beschouwing laten van de betreffende producties.

Met betrekking tot het bezwaar dat Becton c.s. ten aanzien van de voorwaardelijke reconventionele vordering niet aan haar stelplicht heeft voldaan heeft de voorzieningenrechter partijen meegedeeld dat hij daarop, zo nodig, bij de inhoudelijke beoordeling, zal beslissen.

EP 556 is een (tweede) divisional van EP 0 981 198 (hierna: het moederoctrooi), welke laatste is verleend op 8 juni 2005 en op 23 november 2007 is herroepen.

Het moederoctrooi en de eerste divisional zijn aangevraagd door InjectiMed Inc., waarna beide omstreeks 2010 zijn verkregen door B. Braun die vervolgens op 14 september 2010 de tweede divisional (EP 556) heeft ingediend, waarvoor zij tussen januari 2011 en december 2012 de conclusies heeft ingediend.

Conclusie 1 van EP 556 luidt in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

“1. A needle guard assembly comprising:

a) a catheter hub (13);

b) a needle hub (9, 12, 112) with a fixedly attached needle (10) having a sharpened distal end (11);

c) a needle guard (22, 22a, 220) slidably mounted on the needle (10);

d) the needle guard (22, 22a, 220) comprising a movable needle trap (41), the needle trap (41) being biased toward the needle (10);

e) the needle trap (41)of the needle guard (22, 22a, 220) advancing over the sharpened distal end (11) of the needle (10) and thereby entrapping the sharpened distal end (11) as the needle guard (22, 22a, 220) is urged forward near the sharpened distal end (11) of the needle (10);

f) limiting means for limiting the forward movement of the needle guard (22, 22a, 220) along the needle (10);

g) the needle guard assembly further comprising a coupling mechanism preventing a mechanical separation of the needle guard assembly from the catheter hub (13) until the sharpened distal end (11) is safely contained within the needle trap (41), wherein the coupling mechanism comprises an arm (45) having a proximal end and a distal end, the proximal end of the arm being attached to the movable needle trap (41), the distal end of the arm (45) including a projection (42) that is releasably retained with the catheter hub (13), characterized in that the projection (42) of the distal end of the arm (45) is releasably retained within a recess (32) of the catheter hub (13);

h) and wherein the limiting means comprises a tether (24).”

Deze conclusie luidt in de niet bestreden Nederlandse vertaling:

“1 Een naaldbeschermingsamenstel, omvattend:

a) een katheterkern (13);

b) een naaldkern (9, 12, 112) met een vast bevestigde naald (10) met een scherp gemaakt distaal einde (11);

c) een naaldbescherming (22, 22a,220), schuifbaar gemonteerd op de naald (10);

d) waarbij de naaldbescherming (22, 22a, 220) een beweegbare naaldval (41) omvat, waarbij de naaldval (41) voorgespannen is naar de naald (10) toe;

e) waarbij de naaldval (41) van de naaldbescherming (22, 22a, 220) over het scherp gemaakte distale einde (11) van de naald (10) heen beweegt, en daardoor het scherp gemaakte distale einde (11) vangt terwijl de naaldbescherming (22, 22a, 220) voorwaarts geduwd wordt nabij het scherp gemaakte distale einde (11) van de naald (10);

f) begrenzende middelen voor het begrenzen van de voorwaartse beweging van de naaldbescherming (22, 22a, 220) langs de naald (10);

g) waarbij het naaldbeschermingsamenstel verder een koppelend mechanisme omvat, dat een mechanische scheiding van het naaldbeschermingsamenstel van de katheterkern (13) voorkomt totdat het scherp gemaakte distale einde (11) veilig vervat is binnen de naaldval (41); waarbij het koppelende mechanisme een arm (45) omvat met een proximaal einde en een distaal einde, waarbij het proximale einde van de arm bevestigd is aan de beweegbare naaldval (41), waarbij het distale einde van de arm (45) een uitsteeksel (42) omvat, dat vrijgeefbaar vastgehouden wordt met de katheterkern (13), gekenmerkt doordat het uitsteeksel (42) van het distale einde van de arm (45) vrijgeefbaar vastgehouden wordt binnen een uitsparing (32) van de katheterkern (13);

h) en waarbij de begrenzende middelen een tuier omvatten.”

Tegen de verlening van EP 556 is oppositie ingesteld door Becton Dickinson GmbH (hierna: BD GmbH). Bij beslissing van 9 december 2014 heeft de Oppositie Afdeling van het EOB (hierna: OD) de oppositie afgewezen en het octrooi in ongewijzigde vorm in stand gehouden. Tegen deze beslissing heeft BD GmbH beroep in gesteld bij de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). Becton Dickinson Austria GmbH (hierna BD Austria), dat eveneens behoort tot het concern van Becton Dickinson, is in die procedure tussengekomen.

Op de mondelinge zitting van 20 en 21 januari 2016 heeft de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) het hoger beroep integraal verworpen en het octrooi opnieuw ongewijzigd in stand gehouden. Op 1 maart 2016 heeft de TKB deze beslissing op schrift gesteld.

Wij hebben het ontwerp aangepast zonder dat dit effect heeft op het gebruik of het functioneren van het product. Ook de effectiviteit van het veiligheidsmechanisme tijdens gebruik vertoont geen merkbaar verschil.

B. Braun vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk weergegeven:

I. Becton c.s. te verbieden inbreuk te maken op EP 556;

II. Becton c.s. te gelasten de inbreukmakende producten door middel van de in de dagvaarding vermelde tekst of een andere in goede justitie te bepalen tekst terug te halen bij haar commerciële afnemers en na verzending kopieën van de brieven inclusief namen en adresgegevens te verschaffen aan de advocaat van B. Braun;

III. Becton c.s. te gelasten de inbreukmakende producten af te staan aan B. Braun ter vernietiging op kosten van Becton c.s.;

IV. Becton c.s. te gebieden een door een registeraccountant gecertificeerde en met documenten onderbouwde opgave te doen aan de advocaat van B. Braun van de in de dagvaarding vermelde gegevens, onder meer met betrekking tot de hoeveelheid geproduceerde en geleverde producten, de in- en verkoopprijzen, de omzet en de winst, gegevens over de leveranciers en de commerciële afnemers;

V. Becton c.s. te gebieden een door een registeraccountant gecertificeerde en met stukken onderbouwde verklaring te doen aan de advocaat van B. Braun van het aantal aan de hand van de recall geretourneerde producten;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Becton c.s. in de redelijke en evenredige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), en met bepaling van de termijn van artikel 1019i Rv op zes maanden.

Aan deze vorderingen legt B. Braun het volgende ten grondslag.

Nu de TKB de (geldigheids)bezwaren van groepsvennootschappen van Becton c.s. ten aanzien van EP 556 gemotiveerd heeft verworpen en het octrooi ongewijzigd in stand heeft gehouden, moet voorshands worden uitgegaan van de geldigheid van het octrooi. Becton c.s. maakt in Nederland inbreuk op conclusie 1 van EP 556. Ten aanzien van VPS oud is dit mede af te leiden uit de uitspraken van het LG Düsseldorf en het OLG Wien.

B. Braun heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van het inbreukverbod, aangezien het octrooi nog maar een bescheiden looptijd heeft, zodat het voorafgaand aan de expiratie van de bodemprocedure niet meer mogelijk is een bodemprocedure af te ronden. B. Braun heeft niet eerder een kort geding aanhangig willen maken, aangezien zij een verbodsvordering in het licht van de oppositieprocedure minder kansrijk achtte. Door de aangekondigde marktintroductie van VPS nieuw heeft B. Braun in ieder geval ten aanzien van die producten een spoedeisend belang.

Ter voorkoming van verdere inbreuken heeft B. Braun eveneens spoedeisend belang bij toewijzing van haar nevenvorderingen die strekken tot een recall, vernietiging van de voorraden en een opgave met betrekking tot de inbreukmakende producten.

Becton c.s. voert de volgende verweren.

De vordering van Becton c.s. missen spoedeisend belang. VPS is in Nederland sinds negen jaar op de markt en B. Braun heeft Becton c.s. nooit, ook niet na verlening van EP 556, gewaarschuwd voor een mogelijke inbreukactie. Had B. Braun dat wel gedaan, dan zou Becton c.s., een VRO-procedure aanhangig hebben gemaakt waarin zij een verklaring van niet-inbreuk zou hebben gevorderd. Becton c.s. zal dit op korte termijn alsnog doen.

Overigens bestaat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 556 in een Nederlandse bodemprocedure zal worden vernietigd, omdat het octrooi niet nieuw en niet inventief is. De uitspraak van het TKB is onjuist. Hetzelfde geldt voor de uitspraken van het LG Düsseldorf en die van het OLG Wien. Als het octrooi desalniettemin voor geldig moet worden gehouden, dan maakt VPS oud geen inbreuk op conclusie 1 van EP 556, aangezien VPS, bij een juiste uitleg van conclusie 1 van het octrooi, niet voldoet aan vijf kenmerken, waaronder de sleuf (recess) en het koppelend mechanisme (coupling mechanism preventing mechanical separation).

Ook in het kader van de te maken belangenafweging moet de vordering worden afgewezen, aangezien het octrooi nog slechts een korte looptijd heeft, Becton c.s. voldoende verhaal biedt en ook belangen van derden, waaronder die van ziekenhuizen die dagelijks vele duizenden intraveneuze katheters gebruiken, in het geding zijn.

Aan deze vordering legt B. Braun het volgende ten grondslag.

Indien in conventie een inbreukverbod wordt opgelegd, heeft Becton c.s. er belang bij dat VPS nieuw van dat verbod wordt uitgezonderd. VPS nieuw maakt (net als VPS oud) geen inbreuk op EP 556, onder meer aangezien in VPS nieuw, anders dan in VPS oud, geen verdieping (en daarmee geen recess) aanwezig is. De vrees bestaat evenwel dat B. Braun desalniettemin zal proberen door middel van tenuitvoerlegging van een veroordelend vonnis op te komen tegen de verhandeling van VPS nieuw. Becton c.s. heeft er belang bij dat voorafgaand aan een mogelijke tenuitvoerlegging (en een alsdan te voeren executiegeschil) het inbreukmakend karakter van VPS nieuw wordt beoordeeld.