Uitspraken

TEK heeft woonplaats in Luxemburg. Nu de gestelde onrechtmatige en inbreukmakende handelingen mede in Nederland, ook in dit arrondissement, plaats hebben gevonden of dreigen plaats te vinden, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 7 lid 2 en/of artikel 35 EEX II-Vo3 internationaal en relatief bevoegd tot kennisname van het geschil. Deze bevoegdheid is territoriaal beperkt tot Nederland.

Tel Sell heeft woonplaats in Nederland. Gelet hierop is de voorzieningenrechter op grond van artikel 4 en/of artikel 35 EEX II-Vo (internationaal) bevoegd tot kennisname van het geschil, ook voor zover de vorderingen van OnTel c.s. een grensoverschrijdend karakter hebben.

TEK en Tel Sell hebben de (relatieve) bevoegdheid van de voorzieningenrechter overigens ook niet bestreden.

Het spoedeisend belang bij de gevorderde maatregelen volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk en het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen door gedaagden en is overigens ook niet bestreden.

Tel Sell (niet TEK) voert allereerst aan dat zij producten bij Tommy Teleshopping heeft ingekocht en dat OnTel c.s. zich tegen de doorverkoop daarvan niet kan verzetten. OnTel c.s. heeft erkend dat Tel Sell via een tussenpersoon 121 originele OnTel Handy Heaters bij Tommy Teleshopping heeft ingekocht. Dat maakt echter niet dat het verweer van Tel Sell slaagt.

OnTel c.s. heeft gesteld dat zij zowel van TEK als van Tel Sell een counterfeit product geleverd heeft gekregen afkomstig van TV Best en/of Kingliway (vgl. 3.3.1.) en daartoe als producties 10 en 11 aankoopbewijzen en afbeeldingen van de aangekochte producten en de verpakkingen overgelegd. Ter zitting heeft haar advocaat de producten, de verpakkingen en de aankoopdocumentatie getoond. Volgens Tel Sell is er geen bewijs van de herkomst van beide producten. Voor zover Tel Sell daarmee betwist dat zij het door OnTel c.s. ter zitting getoonde product heeft geleverd, gaat de voorzieningenrechter aan dit ongemotiveerde verweer voorbij. Tel Sell heeft ook niet betwist dát zij producten afkomstig van TV Best en/of Kingliway verhandelen, zodat daarvan voorshands wordt uitgegaan. Dat Tel Sell daarnaast mogelijk ook 121 (van OnTel c.s. afkomstige) originele Handy Heaters heeft verhandeld, maakt het voorgaande niet anders.

Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Voor onrechtmatige slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft. Het gaat daarbij om de eigen plaats op de (relevante) markt op het moment waarop het vermeend onrechtmatig handelen is aangevangen.

TEK en Tel Sell hebben betwist dat de OnTel Handy Heater een eigen plaats op de markt heeft. Daartoe hebben zij gewezen op i) de verklaring van de toeleverancier van TEK (vgl. 2.14.) en ii) op een in het kader van de nietigheidsactie bij het EUIPO gedaan beroep op een model van Homedepot (productie 3 van TEK en Tel Sell, pagina 10 van 17), waarvan op de website www.homedepot.com geplaatste reviews van dit model volgens TEK en Tel Sell dateren van 22 oktober 2016. Dat maakt het volgens hen aannemelijk dat dit model al veel eerder op de markt was dan genoemde datum en dus eerder dan de OnTel Handy Heater, die, zo heeft OnTel c.s. onweersproken gesteld, sinds oktober 2016 op de Nederlandse markt wordt verhandeld.

Beide verweren gaan niet op. OnTel c.s. heeft onvoldoende weersproken gesteld dat de door TEK en Tel Sell als productie 3 overgelegde screenprints afkomstig zijn van Amerikaanse websites en het daarop geopenbaarde Homedepot-model, dat zeer dicht tegen de vormgeving van de OnTel Handy Heater aan zit, dus niet relevant is voor de vraag of de OnTel Handy Heater een eigen gezicht in Nederland heeft. Dat, zoals de advocaat van TEK en Tel Sell desgevraagd heeft aangegeven, Homedepot ook een dochter in Nederland zou hebben (Viking) en dat hij het daarom ‘op houdt' dat het betreffende model ook in Nederland op de markt is, is in het licht van de betwisting van OnTel c.s. onvoldoende zodat in dit geding niet kan worden aangenomen dat het Homedepot-model bij de beoordeling van het Nederlandse umfeld dient te worden meegenomen. Het beroep op de niet gedateerde verklaring van de toeleverancier slaagt evenmin. De verklaring zegt niet meer dan dat het (aangevallen) product van TEK (ergens) in 2016 in China is geproduceerd en (onder meer) naar afnemers in de Benelux is geëxporteerd. Uit niets blijkt echter dat dit product vóór oktober 2016 (i.e. het moment OnTel c.s. haar product lanceerde) in Nederland op de markt was. Reeds daarom kan dit model niet afdoen aan het eigen gezicht van de OnTel Handy Heater.

Gezien het vorenstaande en gelet op de proefaankopen die door OnTel c.s. bij TEK en Tel Sell zijn gedaan is er naar voorlopig oordeel vanuit te gaan dat het product van TEK en Tel Sell eerst in december 2016/januari 2017 in Nederland verkrijgbaar was. Op dat moment nam de OnTel Handy Heater, gegeven het door OnTel overgelegde relevante umfeld, een eigen plaats op de (Nederlandse) markt in, zoals blijkt uit het navolgende.

TEK en Tel Sell hebben namelijk niet gemotiveerd bestreden dat de vormgeving van de OnTel Handy Heater aanmerkelijk verschilt van de modellen die reeds op de Nederlandse markt in de handel verkrijgbaar waren en dat OnTel c.s. haar product gedurende vele uren, overdag en ’s avonds, door middel van direct response marketing en/of informercials heeft gepromoot op commerciële tv-zenders. Desgevraagd heeft OnTel c.s. verklaard dat de hierna uit haar productie 17 weergegeven modellen (de meer traditionele, wat grotere tafelmodellen) in Nederland op de markt zijn (geweest).

Naar voorlopig oordeel neemt de OnTel Handy Heater van OnTel c.s. onder meer door de gebogen voorzijde in combinatie met de ronde vormen voldoende afstand van dit vormgevingserfgoed. TEK en Tel Sell hebben op dit punt ook geen verweer gevoerd.

TEK en Tel Sell hebben onvoldoende gemotiveerd bestreden dat het uiterlijk van hun producten nodeloos zodanig op dat van de OnTel Handy Heater lijkt, dat hierdoor verwarringsgevaar bestaat. Uit niets blijkt dat TEK en Tel Sell enige inspanning hebben betracht om die verwarring weg te nemen. Dat er gekozen is voor een rechthoekige rode aan-uitschakelaar in plaats van de ronde aan-uitschakelaar van de OnTel Handy Heater en in de producten van TEK en Tel Sell een iets langwerpiger uitsparing aan de zijkanten is opgenomen, zijn ondergeschikte verschillen die voor het oordeel van een overeenstemmende totaalindruk niet uitmaken.

Het verweer van TEK en Tel Sell dat het uiterlijk van de OnTel Handy Heater technisch bepaald is, slaagt niet. Weliswaar dient een dergelijke plug-in heater te beschikken over een stekker, een luchtrooster, een bedieningspaneel, een aan-uitschakelaar en een platte zijde om tegen de muur geplaatst te kunnen worden, maar uit het door OnTel c.s. overgelegde vormgevingserfgoed volgt dat er geen noodzaak is om dat op nagenoeg dezelfde wijze vorm te geven als dat in de OnTel Handy Heater is gedaan.

Het betoog dat (met een beroep op het door het hof Den Haag gewezen arrest in de zaak Basil/Burgers4) er na intrekking van de modelrechtelijke grondslag geen plaats meer is voor bescherming op grond van slaafse nabootsing, wordt gepasseerd. Nog daargelaten dat samenloop tussen bescherming op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening en slaafse nabootsing op grond van de thans geldende jurisprudentie mogelijk moet worden geacht, ging het in de aangehaalde zaak, anders dan in dit geding, om een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel (met een korte beschermingsduur) en rees de vraag of er plaats was voor aanvullende, verder strekkende bescherming op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. In de tweede plaats is in de onderhavige procedures van een dergelijke samenloop geen sprake. OnTel c.s. heeft de modelrechtelijke grondslag verlaten. Anders dan TEK en Tel Sell kennelijk menen, kan uit die intrekking niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent. Ter zitting heeft zij desgevraagd verklaard ‘dat de tijd te kort is om daarover een definitief standpunt in te nemen’.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de door TEK en Tel Sell verhandelde producten ongeoorloofde slaafse nabootsingen zijn van de OnTel Handy Heater, hetgeen onrechtmatig is jegens partijen die schade lijden door de verhandeling van die slaafse nabootsingen in Nederland. Het gevorderde verbod is daarmee voor zowel OnTel, Tommy Teleshopping als JML toewijsbaar.

Partijen zijn het er over eens dat er auteursrecht rust op de foto’s op de verpakking van de Handy Heater (te weten de productfoto van OnTel en de stills die vervaardigd zijn door Blue Moon), zodat dat auteursrecht tot uitgangspunt zal worden genomen. TEK en Tel Sell hebben echter betwist dat OnTel auteursrechthebbende ten aanzien van de stills is. In dat verband hebben zij zich op het standpunt gesteld dat nergens uit blijkt dat Blue Moon haar rechten ter zake aan OnTel heeft overgedragen en dat de verklaringen van Blue Moon (zie 2.13.) en OnTel (zie 2.12.) in dat verband niet voldoen aan de daaraan op grond van de US Copyright Act te stellen eisen. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij. Op grond van voormelde verklaringen waarin Blue Moon en OnTel verklaren dat de auteursrechten aan OnTel zijn overgedragen, acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat OnTel thans rechthebbende is op die auteursrechten. Tegenover deze verklaringen volstaat de ongemotiveerde betwisting van het bewijs niet. Uit niets blijkt dat OnTel niet de rechthebbende is.

TEK en Tel Sell hebben niet weersproken dat de productfoto alsmede de stills op de door hen uitgeleverde verpakking verveelvoudigingen zijn van de productfoto en de stills waarvan OnTel rechthebbende is. Daarmee is aannemelijk te achten dat TEK en Tel Sell door het (verder) openbaar maken van dit fotomateriaal inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van OnTel. Daarmee is het gevorderde verbod toewijsbaar, zij het dat dit gelet op de beperkte territoriale bevoegdheid van de voorzieningenrechter ten aanzien van TEK beperkt zal zijn tot Nederland.

Tussen partijen staat vast dat de (product)foto’s en de teksten waarvan OnTel c.s. in deze procedures vordert dat TEK en Tel Sell deze van hun respectieve websites verwijderen, reeds voor het uitbrengen van de dagvaarding van die websites verwijderd zijn. Zonder nadere toelichting – die OnTel c.s. niet heeft gegeven – valt niet in te zien welk belang zij thans heeft bij oplegging van een verbod met betrekking tot die websites. Dit deel van de auteursrechtelijke geboden zal daarom worden afgewezen.

Aangezien niet is gesteld of gebleken dat aan Tommy Teleshopping mede auteursrecht toekomt op het fotomateriaal met betrekking tot de OnTel Handy Heater, moeten de vorderingen van Tommy Teleshopping en JML – voor zover gegrond op het auteursrecht – worden afgewezen.

Naar de huidige stand van het recht is onduidelijk of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct en de handel in dergelijke producten te beschouwen is als een oneerlijke handelspraktijk in de zin van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken5. Uit de considerans volgt dat de Europese wetgever wel het oog heeft op verkoopbevordering van dergelijke producten, maar niet (zonder meer) op de verhandeling zelf. Of het verhandelen en/of daartoe aanbieden van dergelijke producten onrechtmatig is, dient per lidstaat volgens de daar geldende regels te worden beoordeeld.

Nu TEK reeds op grond van slaafse nabootsing en auteursrechtinbreuk gehouden is de verhandeling van de Kingliway in de thans door haar gebruikte verpakking in Nederland te staken en gestaakt te houden, valt niet in te zien welk belang OnTel c.s. nog heeft bij beoordeling van haar vordering op grond van oneerlijke handelspraktijken, aangezien zij daarmee geen verderstrekkend verbod kan verkrijgen.

Voor Tel Sell ligt dit niet heel anders. Zoals hiervoor is overwogen, zou een grensoverschrijdend gebod op grond van oneerlijke handelspraktijken naar voorlopig oordeel alleen betrekking kunnen hebben op de verkoopbevordering van namaakproducten en niet op de verhandeling van die producten zelf. Nu OnTel c.s. met haar vordering beoogt de verhandeling tegen te gaan, moet haar vordering reeds daarom worden afgewezen.

Nu TEK en Tel Sell zich naar voorlopig oordeel schuldig hebben gemaakt aan het slaafs nabootsen van de OnTel Handy Heater en inbreuk hebben gemaakt op het aan OnTel toekomende auteursrecht ten aanzien van de productfoto’s en stills, zijn de gevorderde verboden op de hierna te vermelden wijze toewijsbaar.

Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de termijn vanaf wanneer TEK en Tel Sell de inbreuken en het onrechtmatig handelen dienen te staken worden bepaald op 2 dagen na betekening van dit vonnis.

TEK en Tel Sell hebben geen zelfstandig verweer gevoerd tegen de gevorderde opgave met onderliggende stukken en deze zal daarom worden toegewezen, zij het met inachtneming van het navolgende.

Aangezien de bevoegdheid van de voorzieningenrechter territoriaal beperkt is tot Nederland, zal de opgave van TEK eveneens tot Nederland worden beperkt.

De opgave is in kort geding toewijsbaar voor zover daarmee beoogd wordt inbreuken en/of onrechtmatig handelen te beëindigen of te voorkomen. Niet valt in te zien op welke wijze de opgave gevorderd onder d aan dit vereiste voldoet. Dit deel van de opgave zal daarom worden afgewezen. TEK en Tel Sell hebben zich terecht op het standpunt gesteld dat OnTel c.s. geen spoedeisend belang heeft bij opgave van prijsgegevens. Het zal TEK en Tel Sell daarom zijn toegestaan om prijsgegegevens en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie zwart te maken alvorens de onderliggende stukken te overleggen.

De vordering om de opgave te doen certificeren door een (register)accountant zal eveneens – bij gebrek aan belang – worden afgewezen. De opgave zal immers worden versterkt met een dwangsom.

Nu aannemelijk is dat Tel Sell gehandeld heeft in producten die een ongeoorloofde slaafse nabootsing zijn van de OnTel Handy Heater, is de gevorderde rectificatie eveneens toewijsbaar. Tel Sell heeft hiertegen ook geen zelfstandig verweer gevoerd. In het bezwaar van Tel Sell tegen het gebruik van de benaming Handy Heater, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de tekst van de rectificatie aan te passen als vermeld in het dictum. De vermelding dat Tel Sell haar Handy Heater uit het assortiment heeft verwijderd, zal worden geschrapt.

Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De in beide procedures op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd op de in de dicta te vermelden bedragen.

TEK en Tel Sell zullen als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van de respectieve procedures.

OnTel c.s. maakt in beide procedures aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief griffierecht en deurwaarderskosten) overgelegd. In de procedure met rolnummer 17-220 vordert zij € 8.526,00 aan advocaatkosten en € 1.075,70 aan verschotten. In de procedure met rolnummer 17-238 vordert zij € 6.061,00 aan advocaatkosten en € 709,42 aan verschotten. TEK en Tel Sell hebben de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven proceskosten niet bestreden.

Desgevraagd heeft OnTel c.s. verklaard dat in beide procedures de kosten in gelijke delen over de verschillende (IE- en niet-IE) grondslagen (auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken) zijn verdeeld.

Gelet hierop zal in zaak 17-220 een bedrag worden toegewezen van (1/3/ x € 8.526,00 =) € 2.842,00, te vermeerderen met de verschotten, zijnde in totaal € 3.917,70. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met (2/3 x liquidatietarief ad € 816,00 =) € 544,00. In totaal zijn de kosten in zaak 17-220 aldus te begroten op € 4.461,70.

In zaak 17-238 zal een bedrag worden toegewezen van (1/3 x € 6.061,00 =) € 2.020,33, te vermeerderen met de verschotten, zijnde in totaal € 2.729,75. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met (2/3 x liquidatietarief ad € 816,00 =) € 544,00. In totaal zijn de kosten in zaak met 17-238 aldus te begroten op € 3.273,75.

De termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.

Nu OnTel c.s. hiertegen geen verweer heeft gevoerd, is de voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van de door TEK en Tel Sell ingestelde vorderingen, behoudens hetgeen hierna in 6.3. wordt overwogen.

Met hun vordering beogen TEK en Tel Sell OnTel c.s. te verbieden om ten laste van hen bewijsbeslag en/of beslag tot afgifte te doen leggen. Gevraagd naar de grondslag van deze vordering hebben TEK en Tel Sell ter zitting verklaard dat de vordering is ingegeven door de vrees dat OnTel c.s. overgaat tot het treffen van voorlopige maatregelen op grond van het Gemeenschapsmodel, hoewel zij – volgens TEK en Tel Sell – de nietigheid van dat model erkent.

Bij de beoordeling van de vordering van TEK en Tel Sell staat voorop dat de Nederlandse rechter, voor zover de vorderingen zien op andere landen van de Europese Unie dan Nederland, op grond van HvJEG 27 april 2004, C-159/02, Turner - Grovit, ECLI:EU:C:2004:228, r.o. 27, 29 en 31) geen bevoegdheid toekomt om deze maatregelen te gelasten omdat zij een inmenging vormen in de rechtsmacht van het buitenlandse gerecht en daarmee de toepassing van de bevoegdheidsregels van de EEX II-Vo worden ingeperkt.

Voor zover de vordering is gericht op voorkoming van beslaglegging in Nederland, moet deze worden afgewezen. Het staat OnTel c.s. vrij om – desgewenst op basis van het Gemeenschapsmodel – verlof te verzoeken beslag te verlenen. Voor zover TEK en Tel Sell menen dat OnTel c.s. door de indiening van dergelijke verzoeken misbruik van recht maakt, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij, nu deze stelling onvoldoende is onderbouwd. Zoals reeds is overwogen bij de beoordeling van de vorderingen in conventie, kan uit de intrekking van de modelrechtelijke grondslag niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent. Ter zitting heeft OnTel c.s. desgevraagd verklaard dat zij op dit punt nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Indien OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel wel zou erkennen, dan valt niet in te zien dat zij ondanks die erkenning over zou gaan tot het leggen van beslag.

Ook het gebod om bescheiden (zoals dit vonnis, de eiswijziging of producties van TEK en Tel Sell) te hechten aan eventueel in de toekomst door OnTel c.s. in te dienen beslagrekesten moet, gelet op het voorgaande, worden afgewezen. Dit neemt niet weg dat op OnTel c.s. op de voet van artikel 21 Rv de verplichting rust om in door haar in te dienen beslagrekesten alle feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

De vorderingen van TEK en Tel Sell zullen daarom worden afgewezen. TEK en Tel Sell zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, welke worden begroot op nihil nu OnTel c.s. desgevraagd heeft aangegeven dat zij deze kosten ‘moeilijk te vangen’ vindt en er aldus vanuit wordt gegaan dat zij ten aanzien van de reconventie geen (verdere) kosten heeft gemaakt (die niet al door de kostenopgave en specificatie in conventie worden bestreken).