Uitspraken

Deze rechtbank is ten aanzien van VSY B.V. internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak op grond van artikel 4 EEX II-Vo, omdat VSY B.V. gevestigd is in Nederland. Die bevoegdheid strekt zich uit tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. Ten aanzien van VSY Iberica ontleent de rechtbank internationale bevoegdheid aan artikel 8 EEX II-Vo en ten aanzien van VSY Turkije aan artikel 7 Rv. Tussen de vorderingen jegens VSY B.V. enerzijds en de vorderingen jegens VSY Iberica en VSY Turkije anderzijds bestaat een zodanige samenhang, dat het risico van onverenigbare beslissingen bestaat bij afzonderlijke berechting. De situatie is feitelijk en rechtens voor alle gedaagden (grotendeels) gelijk. Alle vier de gedaagden wordt immers een inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi met hetzelfde voortbrengsel verweten3. Nu VSY B.V. aan het hoofd van de VSY-groep staat, is het voor de andere drie gedaagden ook voorzienbaar dat zij voor de gestelde gezamenlijke octrooi-inbreuk in Nederland gedagvaard worden. Deze bevoegdheid is eveneens grensoverschrijdend.

VSY wijst er echter terecht op dat op grond van artikel 24 lid 4 EEX II-Vo andere rechters dan de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd zijn een oordeel te geven over het nietigheidsverweer van VSY ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 493. Dat artikel is van openbare orde en dient daarom ook te worden toegepast in procedures waarbij gedaagden geen woonplaats hebben in de Europese Unie, zoals VSY Turkije. Dat leidt echter niet tot onbevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de inbreukvordering, zoals VSY betoogt. De rechtbank dient het oordeel van de exclusief bevoegde buitenlandse rechters af te wachten indien Carl Zeiss verzoekt om aanhouding en dient de vordering bij gebreke van een dergelijk verzoek af te wijzen4. Carl Zeiss heeft om aanhouding verzocht, zodat de rechtbank gehouden is de beoordeling van de gestelde octrooi-inbreuk op de buitenlandse delen van EP 493 aan te houden totdat de daartoe bevoegde buitenlandse rechters hebben beslist over de geldigheid van die delen, maar enkel indien de overige weren van VSY tegen de inbreuk niet zouden slagen.

Hetzelfde geldt voor het gestelde onrechtmatig handelen door (kort gezegd) betrokken te zijn bij octrooi-inbreuk op de buitenlandse delen van EP 493. Ook de beoordeling van die vraag is (als de andere verweren van VSY tegen deze grondslag niet slagen) afhankelijk van de vraag of die buitenlandse delen geldig zijn, zodat de rechtbank ook ten aanzien van die grondslag haar beoordeling mogelijk dient aan te houden. Evenals voor de octrooi-inbreuk vraag, leidt dat ook voor deze grondslag niet tot onbevoegdheid van de Nederlandse rechter.

De Nederlandse rechter is eveneens bevoegd kennis te nemen van de gevorderde provisionele maatregelen. Uit het voorgaande volgt immers dat de rechtbank internationaal bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie, zodat zij ook bevoegd is kennis te nemen van voorlopige voorzieningen (ook wel ‘eerste spoor’ bevoegdheid genoemd). Het Solvay/Honeywell arrest5 leert dat artikel 24 lid 4 EEX II-Vo niet in de weg staat aan een onmiddellijke beoordeling van een voorlopige voorziening voor zover het de buitenlandse delen van EP 493 betreft, omdat daarbij slechts een voorlopige evaluatie wordt gegeven van de geldigheid van de buitenlandse delen van het octrooi en de rechtbank de gevorderde voorlopige voorziening niet toekent indien er naar haar oordeel een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard. Volgens vaste rechtspraak geldt dit ook als de bevoegdheid niet is gebaseerd op artikel 35 EEX II-Vo, maar op de bevoegdheid ten gronde volgens het ‘eerste spoor’6.

De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank volgt uit artikel 80 lid 2 ROW en is overigens niet door VSY bestreden.

De slotsom is dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van alle vorderingen in conventie. Daarbij dient de beoordeling in de hoofdzaak aangehouden te worden voor zover daarbij de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 493 aan de orde komt, totdat daarop is beslist door de bevoegde buitenlandse rechters, nu Carl Zeiss om die aanhouding heeft verzocht. De rechtbank is zonder aanhouding bevoegd om te beslissen op de gevorderde provisionele voorziening, waarbij zij de geldigheid van zowel het Nederlandse als de buitenlandse delen van EP 493 bij een voorlopig oordeel kan betrekken. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal derhalve worden afgewezen.

VSY wordt als de in het ongelijk gestelde partij in het incident veroordeeld in de proceskosten. Carl Zeiss heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Partijen hebben verklaard dat zij overeenstemming hebben bereikt over de vraag wat de redelijke en evenredige proceskosten in deze zaak zijn. Daarbij hebben zij ter zitting toegelicht dat zij geen kosten aan het incident toedichten. De rechtbank begroot de proceskosten in het incident daarom op nihil.

Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de Tri-ED 611 lens onder de beschermingsomvang van conclusie 5 (en een aantal volgconclusies) valt. In navolging van VSY verdeelt de rechtbank conclusie 5 in de volgende deelkenmerken:

1. Afakische intraoculaire lens (10), die geschikt is om in een lenskapsel te worden geplaatst, en

2. voorzien van een buigingsrooster (22), dat een reliëfpatroon (24, 50, 60, 70, 80) heeft, dat zich concentrisch op een lensoppervlak (16, 102, 112) uitstrekt, met het kenmerk, dat de lens omvat:

Dat de Tri-ED 611 lens onder deelkenmerken 1. en 2. valt, is niet in geschil. Evenmin is in geschil dat indien de structuur van de Tri-ED 611 lens bestaat uit (ten minste) twee reliëfs die de eigenschappen van deelkenmerken 3a. en 3b. bevatten in elk geval sprake is van een synchrone structuur in de zin van deelkenmerk 3a. VSY betwist echter dat de Tri-ED 611 lens een synchrone structuur bezit in de zin van deelkenmerk 3a. omdat Carl Zeiss niet heeft aangetoond dat de Tri-ED 611 lens bestaat uit reliëfs waarvan de roosterafstanden periodiek overlappen (‘synchroon zijn’). Verder valt de Tri-ED 611 lens vanwege de vorm van de reliëfs waaruit de structuur van de Tri-ED 611 lens in de optiek van Carl Zeiss bestaat, volgens VSY buiten de beschermingsomvang van conclusie 5.

Ter zitting heeft Carl Zeiss zich op het standpunt gesteld dat conclusie 5 een product-by-process claim is, zodat zij niet hoeft te bewijzen dat de synchrone structuur van het profiel van de Tri-ED 611 lens het resultaat is van de geclaimde periodieke overlapping van de reliëfs. VSY heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht bezwaar gemaakt tegen deze stellingname. Uit de dagvaarding en de overige stukken die Carl Zeiss in het geding heeft gebracht, blijkt niets van deze ter zitting bepleite uitleg van conclusie 5, zodat VSY daar geen verweer op heeft kunnen voorbereiden en in zoverre in haar verdediging is geschaad. De rechtbank gaat aan de door Carl Zeiss bepleite omkering van de (stelplicht en) bewijslast derhalve voorbij.

Carl Zeiss heeft haar stelling dat de Tri-ED 611 lens voldoet aan deelkenmerken 3a. en 3b. onderbouwd met de meetresultaten in het Gerlach rapport I, met name met de in 2.13 weergegeven figuur 7.

VSY heeft er op gewezen dat zij bij gebreke van vermelding in het rapport van de ruwe data waarop de meetresultaten zijn gebaseerd, niet in staat is de metingen te herhalen en de juistheid daarvan te controleren. Dit verweer slaagt niet. De metingen zijn verricht – zo is niet in geschil – aan een Tri-ED 611 lens. VSY moet in staat worden geacht zelf metingen aan deze door haarzelf geproduceerde lenzen te kunnen doen om daarmee ruwe data te verzamelen waarmee de tests herhaald kunnen worden. Voor zover niet al uit het Gerlach rapport I blijkt welke meetmethodes Gerlach heeft toegepast – het rapport bevat een toelichting ter zake – had het op de weg gelegen van VSY om zelf metingen uit te voeren en de resultaten daarvan te vergelijken met de resultaten uit het Gerlach rapport I. Ook had zij met eigen metingen een controle op de metingen van Carl Zeiss kunnen uitvoeren nadat Gerlach zijn onderzoek nader had toegelicht in zijn verklaring van 6 december 2016. De principiële bezwaren die VSY heeft geuit tegen het Gerlach rapport I passeert de rechtbank om die reden.

Figuur 7 van het rapport laat voor de Tri-ED 611 lens een (samengesteld) reliëfpatroon zien dat een regelmatige periodiciteit vertoont. Uit de in 2.11.3 weergegeven figuur uit het reclamemateriaal voor de Tri-ED 611 lens blijkt dat deze lens twee aparte brandpunten voor zicht dichtbij en gemiddeld zicht genereert (naast een derde brandpunt voor zicht veraf door de refractieve werking van de lens). Het feit dat de figuur in 2.11.3 een MTF profiel toont, wat, zoals VSY terecht stelt, niet hetzelfde is als een intensiteitsprofiel zoals weergegeven in figuur 6 van het octrooi, staat aan die conclusie niet in de weg. Uit beide profielen kan, zo wordt door VSY in wezen ook niet bestreden, worden afgeleid dat er pieken van helder licht ontstaan die duiden op twee brandpunten van eerste orde licht. VSY heeft niet bestreden dat genoemde twee brandpunten ontstaan doordat het reliëfpatroon bestaat uit twee (gecombineerde) reliëfs in de Tri-ED 611 lens.

Volgens Carl Zeiss dwingt de combinatie van figuur 7 van het Gerlach rapport I en het feit dat de Tri-ED 611 lens een brandpunt voor zicht dichtbij en een brandpunt voor gemiddeld zicht genereert, tot de conclusie dat de synchrone structuur van de Tri-ED 611 lens bestaat uit periodiek overlappende (synchroon gecombineerde) diffractiereliëfs. De daar tegenover staande stelling van VSY dat het mogelijk zou zijn deze brandpunten voor eerste orde licht te verkrijgen door het ‘asynchroon’ combineren van (hypothetische) reliëfs, en genoemd bewijs daarom niet concludent is, wordt om de navolgende redenen verworpen.

In het Ürey rapport I heeft prof. Ürey berekend dat het reliëfpatroon van figuur 7 van het Gerlach rapport I kan bestaan uit de twee in 2.15.1 weergegeven reliëfs waarvan de roosterafstanden niet overlappen. Vervolgens heeft Ürey de respectieve brandpunten van deze twee reliëfs berekend. De uitkomsten van die berekening heeft hij weergegeven in de figuren in 2.15.4 en 2.15.5. Op basis daarvan concludeert Ürey dat er ook bij dit asynchroon gecombineerde reliëfpatroon een brandpunt voor zicht dichtbij en een brandpunt voor gemiddeld zicht ontstaat. Nadat Carl Zeiss’ octrooigemachtigde er in een reactieve productie op had gewezen dat Ürey’s berekening van de brandpunten volgens een onjuiste methode was gedaan, heeft Ürey in zijn derde rapport een nieuwe berekening gemaakt, waaruit volgens VSY blijkt dat Ürey’s asynchroon gecombineerde (hypothetische) reliëfs ook bij een juiste rekenmethode twee brandpunten opleveren. Dat zou volgens het Ürey rapport III blijken uit de daarbij behorende figuur 5, die in 2.16 is weergegeven. Daaruit blijkt echter dat beide reliëfs slechts één (gezamenlijk) brandpunt genereren (van circa +1.45D). Dat bij samenstelling van die asynchrone reliëfs een tweede brandpunt zou ontstaan van +2.90D, opgeteld de waarden van de samenstellende reliëfs, heeft Carl Zeiss bestreden. Desgevraagd heeft de namens VSY ter zitting aanwezige deskundige dr. Holmström de juistheid van deze rekenmethode niet nader kunnen uitleggen of onderbouwen.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat er vanuit moet worden gegaan dat, indien het al mogelijk zou zijn het door Carl Zeiss gemeten reliëfpatroon uit te splitsen in reliëfs met niet-overlappende roosterafstanden, in dat geval niet twee afzonderlijke brandpunten van eerste orde licht ontstaan, zoals het octrooi voorschrijft.

VSY heeft daarnaast gewezen op de in 2.7 weergegeven figuren 23 tot en met 25 van het octrooi, die twee reliëfs tonen (figuren 23 en 24) zonder overlappende roosterafstanden, en het resulterende reliëfpatroon (figuur 25). Figuur 25, dat een reliëfpatroon met een regelmatige periodiciteit laat zien, toont volgens VSY aan dat uit het reliëfpatroon alleen, zonder kennis van de samenstellende reliëfs, niet kan worden geconcludeerd wat de structuur daarvan is (synchroon of asynchroon). Hoewel Carl Zeiss dit laatste in zijn algemeenheid niet heeft bestreden, mist het argument relevantie nu nergens uit blijkt dat het reliëf van Figuur 25 twee afzonderlijke brandpunten van eerste orde licht oplevert; uit [0124] van de beschrijving en figuur 26 blijkt dat dat juist niet het geval is.

Zoals Carl Zeiss ter zitting ook nog – onweersproken – heeft betoogd, voldoet de Tri-ED 611 lens in ieder geval niet aan de diopter-waarden volgens de hypothetische figuur 5 van het Ürey rapport III omdat de Tri-ED 611 lens ook een bifocale zone kent, waar slechts één van de samenstellende reliëfs op is toegepast. Dat reliëf heeft ook in het bifocale deel een diopter-waarde van +3D. De hiervoor in 6.15 al van de hand gewezen optelsom die in het Ürey rapport III is gemaakt, geldt derhalve zeker niet voor de Tri-ED 611 lens. Zelfs als deze hypothese zou kloppen, kan daaruit dus niet worden geconcludeerd dat de structuur van de Tri-ED 611 lens bestaat uit asynchroon gecombineerde reliëfs.

Resumerend: VSY heeft haar betwisting van de gestelde inbreuk slechts onderbouwd met de stelling dat het bewijs dat Carl Zeiss daarvoor heeft geleverd in het Gerlach rapport I niet overtuigend is, omdat het gemeten reliëf niet noodzakelijkerwijs bestaat uit reliëfs met overlappende roosterafstanden, onder verwijzing naar de hiervoor besproken hypothese en de figuren 23 tot en met 25 uit het octrooi. VSY heeft geen onderzoeksresultaten (of andere documenten) overgelegd waaruit blijkt dat haar eigen Tri-ED 611 lens geen synchrone structuur heeft in de zin van deelkenmerk 3. In de processtukken en de pleitnota heeft zij ook in het midden gelaten of de Tri-ED 611 lens een synchrone of asynchrone structuur heeft. Pas op vragen van de rechtbank ter zitting heeft VSY verklaard dat de Tri-ED 611 lens een asynchrone structuur heeft. Zij heeft echter niet kunnen uitleggen wat er aan in de weg stond om (tegen)bewijs daarvan te verzamelen en (eventueel onder een vertrouwelijkheidsregime) over te leggen in deze procedure.

VSY heeft betoogd dat het niet aan haar is om te stellen en te bewijzen dat de Tri-ED 611 lens niet aan de kenmerken van EP 493 voldoet. Dat is juist, maar daarbij verliest VSY uit het oog dat de rechtbank bij de beoordeling van de stellingen van Carl Zeiss wel dient te wegen in hoeverre Carl Zeiss haar stellingen heeft gemotiveerd en in hoeverre VSY haar betwisting heeft gemotiveerd. Daarbij speelt mee hoe uitgebreid de motivering is en hoe ingewikkeld of eenvoudig het is voor een betwistende partij om bepaalde onderbouwende bewijsstukken aan te dragen.

Ter zitting heeft VSY nog betoogd dat een synchrone structuur noodzakelijkerwijs leidt tot een reliëf met flanken die zowel naar boven als naar beneden uitschieten op de posities waar beide reliëfs samenvallen, zoals te zien in figuur 13 van EP 493. Waarom dat zo is, heeft zij echter niet gemotiveerd. Dat het samengestelde profiel van de Tri-ED 611 lens blijkens figuur 7 van het Gerlach rapport I alleen uitschieters naar beneden heeft, vormt dus evenmin enig bewijs van het feit dat die lens een asynchrone structuur heeft.

Gelet op het voorgaande heeft Carl Zeiss met het Gerlach rapport I in combinatie met de gegevens uit het in 2.11.3 weergegeven MTF profiel van de Tri-ED 611 lens, in het licht van de motivering van de betwisting door VSY, voldoende onderbouwd dat de Tri-ED 611 lens een synchrone structuur heeft in de zin van conclusie 5 van EP 493. Het ter zitting gedane aanbod van VSY om de asynchrone structuur van de Tri-ED 611 lens te bewijzen, passeert de rechtbank. Gelet op de aard van het te leveren bewijs (een meetrapport) en de aard van de procedure (een VRO procedure) had het op de weg van VSY gelegen dit bewijs eerder in het geding te brengen.

Uit het voorgaande volgt dat het bezwaar dat door VSY is gemaakt tegen overlegging van de producties EP12 en EP13 door Carl Zeiss geen doel treft. Dat bezwaar was immers gebaseerd op het betoog dat Carl Zeiss de gestelde inbreuk bij dagvaarding volstrekt onvoldoende had onderbouwd met het Gerlach rapport I en dat VSY in haar verdediging was geschaad doordat Carl Zeiss pas bij nadere producties haar stellingen had onderbouwd. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het Gerlach rapport I in combinatie met de gegevens uit het op de website van VSY geopenbaarde MTF profiel een voldoende onderbouwing vormen van de inbreuk. Producties EP12 (het Gerlach rapport II) en EP13 zijn dan ook te beschouwen als een nadere onderbouwing, in reactie op het verweer van VSY, niet als de primaire onderbouwing daarvan.

VSY heeft aan het Gerlach rapport II subsidiair de argumenten ontleend voor haar verweer dat de Tri-ED 611 lens vanwege de vorm van de samengestelde reliëfs buiten de beschermingsomvang van EP 493 valt.

In het Gerlach rapport II heeft Carl Zeiss de uitkomsten weergegeven van haar berekening van de twee reliëfs waaruit de structuur van de Tri-ED 611 lens volgens Carl Zeiss bestaat. Daaruit blijkt dat één van deze reliëfs een afgevlakte vorm heeft aan de bovenzijde. EP 493 definieert een reliëf in [0040] als een zaagtandvorm (“jagged form”). Volgens VSY wordt daarmee bedoeld een zaagtandprofiel met scherpe hoeken/pieken, wat wordt bevestigd door alle figuren bij EP 493, die ook allemaal profielen met dergelijke pieken tonen. Volgens VSY is de beschermingsomvang van het octrooi verder beperkt tot lenzen met een reliëfpatroon waarvan de roosterafstand uniform afneemt gezien vanaf de radiale as. De door Carl Zeiss gemeten lens valt niet binnen de beschermingsomvang van het octrooi omdat de roosterafstand van het reliëf voor zicht dichtbij van die lens niet uniform afneemt.

De rechtbank stelt voorop dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi op grond van artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Daarbij dient, op grond van artikel 1 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV, het midden te worden gehouden tussen een uitleg die de beschermingsomvang uitsluitend bepaalt aan de hand van de letterlijke tekst van de conclusies en een uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen en waarbij de bescherming zich uitstrekt tot datgene wat de octrooihouder volgens de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman) heeft willen beschermen.

De vakman in deze zaak is naar het oordeel van de rechtbank een onderzoeker met in ieder geval kennis van lenzen voor intra-oculaire toepassingen.

Dat de vakman de term reliëf beperkt zou achten tot een structuur met scherpe pieken wordt verworpen. De beschrijving van het octrooi bevat die beperking niet. De vakman zal begrijpen dat het reliëf zodanig moet zijn vormgegeven dat het door middel van diffractie eerste orde licht kan genereren. Carl Zeiss heeft onweersproken gesteld dat de vakman weet dat een afgevlakt reliëf die werking niet wegneemt, omdat de werking wordt bepaald door de randen en niet door de tussenliggende vorm. Voor de vakman is er derhalve geen technische reden om de term ‘reliëf’ in conclusie 5 zo beperkt te lezen. Daar komt bij dat VSY zelf, in het kader van haar nawerkbaarheidsverweer, heeft betoogd dat de vakman de term reliëf zal opvatten als allerlei reliëfvormen. Dat de figuren van EP 493 enkel zaagtandprofielen met scherpe pieken tonen, vormt tegen deze achtergrond onvoldoende basis voor de door VSY bepleite beperkte lezing van dit element.

Wat betreft de door VSY bepleite uniforme afname van de roosterafstanden oordeelt de rechtbank dat de conclusies en de beschrijving van EP 493 die beperking evenmin bevatten. Waarom de vakman deze beperking daar nochtans in zou lezen, heeft VSY niet nader gemotiveerd. Zij verwijst weliswaar naar randnummer 7 van het Ürey rapport III, maar daarin wordt niet uitgelegd waarom de vakman de conclusies zo beperkt zou uitleggen. Dat het octrooi alleen voor een dergelijke structuur de werking zou aantonen, zoals VSY stelt, is voor de vraag hoe het octrooi uitgelegd moet worden niet relevant. Die stelling kan hoogstens een rol spelen in het kader van de geldigheid van het octrooi.

Uit het voorgaande volgt dat het door Carl Zeiss gemeten (samengestelde) reliëfpatroon van de Tri-ED 611 lens aan de kenmerken van conclusie 5 voldoet. VSY heeft niet bestreden dat de Tri-ED 611 lens bij deze stand van zaken ook voldoet aan de kenmerken van de afhankelijke conclusies 6, 7, 12 en 15.

Daarmee komt de rechtbank toe aan het verweer van VSY dat EP 493 nietig is. De rechtbank is bevoegd de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 493 (EP 493 (NL)) te beoordelen. De rechtbank heeft, zoals hiervoor in 6.2 overwogen, echter geen bevoegdheid te oordelen over de geldigheid van de overige delen van EP 493. De rechtbank zal hierna daarom alleen ingaan op de geldigheid van EP 493 (NL).

VSY voert verschillende nawerkbaarheidsbezwaren aan. In de eerste plaats stelt zij dat de vakman niet zou weten hoe hij het octrooi moet nawerken omdat onduidelijk is welke reliëfvorm hij moet toepassen om het beoogde resultaat te bereiken. Een reliëf waarbij niet één zijde evenwijdig is aan de optische as valt bijvoorbeeld ook onder het begrip ‘reliëf’, aldus VSY.

Tussen partijen is niet in geschil dat de vakman bekend was met de stand van de techniek waarin op normale (refractieve) lenzen diffractiereliëfs worden toegepast. De leer van het octrooi is dat meerdere van zulke reliëfs met elkaar worden overlapt. Dat de vakman niet zou weten welke vorm die reliëfs zouden moeten hebben voor een diffractieve werking is geenszins aannemelijk gemaakt door VSY. Vervolgens leert het octrooi ook volgens welk patroon de vakman de reliëfs moet overlappen, namelijk periodiek samenvallend en zo dat de roosterafstanden een veelvoud van het reliëf met de kortste roosterafstand zijn. VSY heeft bovendien niet betwist dat de vakman in ieder geval de voorbeelden kan nawerken. Dit nawerkbaarheidsverweer faalt dan ook.

VSY voert in de tweede plaats aan dat het kenmerk ‘dat zij elkaar overlappen in ten minste een deel van een gebied’ niet nawerkbaar is voor de vakman, omdat dat alleen het beoogde resultaat geeft als er een substantiële overlap is. Zoals Carl Zeiss terecht opmerkt, blijkt uit de verklaring van Ürey in het Ürey rapport I al dat hij inziet dat de overlap zo groot moet zijn dat die substantieel is, om zowel bij vergrote als vernauwde pupillen brandpunt voor zicht dichtbij en gemiddeld zicht te genereren. Waarom de vakman dat op de prioriteitsdatum niet zou begrijpen, heeft VSY niet duidelijk gemaakt. Ook dit verweer slaagt naar het oordeel van de rechtbank derhalve niet.

Ten derde voert VSY aan dat het kenmerk ‘periodiek zijn overlapt’ niet nawerkbaar is. Volgens VSY zou het octrooi alleen nawerkbaar zijn als er specifieke overlap-ratio’s zouden worden geopenbaard. Het ontbreken van die ratio’s leidt naar het oordeel van de rechtbank evenmin tot niet-nawerkbaarheid. De beschrijving van EP 493 maakt onder andere in [0039] duidelijk dat de structuur synchroon moet zijn in de zin dat iedere roosterafstand van het breedste reliëf samenvalt met een heel aantal roosterafstanden van de kleinere reliëfs. Dat het octrooi op basis van die informatie in de beschrijving niet nawerkbaar is, is niet nader onderbouwd door VSY. Ook dit nawerkbaarheidsverweer slaagt dus niet.

VSY heeft ook de nieuwheid van EP 493 (NL) bestreden, op grond van US 234, EP 992 en (ter zitting nog) US 391.

US 234 openbaart een lens met een multiorder diffractive (MOD) structuur. Zoals US 234 beschrijft in [0002], vindt door deze structuur diffractie van verschillende ordes licht tot een gemeenschappelijk brandpunt plaats. Daarnaast openbaart US 234 een tweede structuur, een Waveform splitting diffractive (WSD) structuur. Zoals uit randnummer [0007] van US 234 blijkt, wordt met die WSD structuur licht in meer ordes gesplitst. Vervolgens openbaart US 234 dat door de samenwerking van deze twee structuren gecombineerde brandpunten ontstaan. Dat volgt ook uit de in 2.17.1 weergegeven figuur. Daarmee is duidelijk dat US 234 niet alle kenmerken van EP 493 (NL) openbaart. Van meerdere diffractieve structuren die ieder eerste orde licht in een eigen brandpunt brengen, is in US 234 geen sprake. EP 493 is dan ook nieuw ten opzichte van US 234.

EP 992 heeft betrekking op de lens van een bril (een brillenglas), terwijl EP 493 (NL) een (intraoculaire) afakische lens betreft. Hoewel het in beide gevallen een lens betreft, impliceert het verschil in functie in dit geval ook een fysiek verschil, zoals Carl Zeiss terecht heeft gesteld. Een intraoculaire lens wordt gemaakt van een specifiek elastisch materiaal, zodat de lens met een injectienaald kan worden ingebracht en zich dan weer ontvouwt, en mag niet worden afgestoten door het immuunsysteem. Een brillenglas is juist gemaakt van een hard/duurzaam materiaal zoals glas of harde kunststoffen. Aangezien het materiaal waarvan een voortbrengsel is gemaakt een fysiek kenmerk van dat voortbrengsel is, is de lens van EP 992 een ander voortbrengsel dan de geclaimde lens. Reeds daarom is EP 493 (NL) nieuw ten opzichte van EP 992.

De rechtbank gaat voorbij aan het beroep van VSY op US 391. Carl Zeiss heeft terecht bezwaar gemaakt tegen deze uitbreiding van het verweer van VSY ter zitting. De rechtbank ziet niet in waarom VSY haar beroep op US 391 niet eerder had kunnen doen. VSY betoogt dat zij bij dit nietigheidsargument uitgaat van de berekening die Gerlach in paragraaf 4 van het Gerlach rapport II heeft uitgevoerd en daarom niet eerder een beroep heeft kunnen doen op dit document. Die berekening, waarbij met behulp van een softwareprogramma het reliëfpatroon is ontleed in de samenstellende reliëfs, vormt naar het oordeel van de rechtbank geen nieuwe stellingname of uitleg van de conclusies door Carl Zeiss. Daarbij verwijst de rechtbank naar hetgeen hiervoor in 6.23 is geoordeeld en de daaraan voorafgaande overwegingen. Niet valt in te zien dat en waarom eventuele nieuwheidsschadelijkheid van US 391 afhankelijk is van een berekening die Gerlach in zijn rapport heeft gebruikt.

VSY heeft de inventiviteit van EP 493 (NL) bestreden in het licht van US 234 of EP 992, al dan niet in combinatie met US 636, en de algemene vakkennis. Ook is EP 493 volgens VSY niet inventief in het licht van US 391 in combinatie met de algemene vakkennis.

US 234 ontneemt ook niet de inventiviteit aan EP 493 (NL). Zoals hiervoor in 6.37 al is overwogen, openbaart US 234 een lens met twee profielen die ieder afzonderlijk een andere werking hebben en die in combinatie twee gezamenlijke brandpunten genereren. Waarom US 234 voor de vakman een promising springboard zou vormen om te komen tot EP 493 (NL) heeft VSY niet duidelijk kunnen maken. VSY heeft ter zitting desgevraagd nog wel een probleem geformuleerd, maar heeft daarbij niet kunnen aangeven wat de verschilmaatregelen tussen US 234 en EP 493 zijn. Hoe de vakman, uitgaande van US 234 bij de uitvinding van EP 493 (NL) zou zijn gekomen, heeft VSY derhalve onvoldoende gemotiveerd.

Op dezelfde gronden wordt ook het beroep van VSY op EP 992 van de hand gewezen. Zoals hiervoor overwogen betreft die publicatie niet een intra-oculaire lens, maar een brillenglas. Waarom die publicatie een promising springboard voor de vakman zou vormen, waarmee hij tot de uitvinding zou zijn gekomen, is eveneens onvoldoende gemotiveerd.

Om dezelfde reden als overwogen in 6.39 gaat de rechtbank ten slotte voorbij aan het beroep van VSY op US 391 ter bestrijding van de inventiviteit van EP 493 (NL).

Gelet op het voorgaande slagen de nietigheidsverweren van VSY tegen EP 493 (NL) niet. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of er voorbehouden handelingen door gedaagden zijn verricht in Nederland.

VSY B.V. staat op de verpakkingen van de Tri-ED 611 lens vermeld als degene die het product op de markt brengt (zoals weergegeven in 2.12). Carl Zeiss heeft voorts onweersproken gesteld dat VSY B.V. binnen de VSY-groep belast is met de wereldwijde distributie van de producten en de vennootschap is die de website van de groep, www.vsybiotechnology.com, beheert. Op die website wordt promotie gemaakt voor de Tri-ED 611 lens. VSY heeft niet gemotiveerd bestreden dat VSY B.V. in Nederland voorbehouden handelingen heeft verricht met de Tri-ED 611 lens. Gelet op dit een en ander stelt de rechtbank vast dat VSY B.V. inbreuk heeft gemaakt in Nederland op EP 493 (NL). Het jegens VSY B.V. gevorderde inbreukverbod in Nederland ligt zodoende voor toewijzing gereed.

Volgens Carl Zeiss is VSY Biyoteknoloji de producent van de Tri-ED 611 lens en vindt de fabricage plaats in Turkije. Carl Zeiss heeft niet gesteld dat VSY Biyoteknoloji voorbehouden handelingen in Nederland heeft verricht. Inbreuk door VSY Biyoteknoloji op EP 493 (NL) kan derhalve niet worden vastgesteld. Voor zover de vorderingen van Carl Zeiss daarop zijn gericht, liggen zij voor afwijzing gereed.

VSY Varlibaslar zou volgens Carl Zeiss de distributie vanuit Turkije van de Tri-ED 611 lens verrichten. Zij baseert zich daarbij op de Turkse website van VSY Varlibaslar. Die website is gericht op Turkije, is opgesteld in het Turks en toont geen handelen in Nederland aan. Ook ten aanzien van VSY Varlibaslar kan derhalve geen (directe of indirecte) inbreuk in Nederland worden vastgesteld. De vorderingen jegens deze gedaagde zullen dan ook worden afgewezen voor zover ze zijn gebaseerd op inbreuk op EP 493 (NL).

VSY Iberica is volgens Carl Zeiss de Spaanse distributeur van VSY B.V. Zij staat als zodanig vermeld op de Spaanstalige pagina’s van de website van VSY B.V. Carl Zeiss heeft geen concrete voorbehouden handelingen van VSY Iberica in Nederland gesteld. Voor zover de vorderingen van Carl Zeiss jegens deze gedaagde zijn gegrond op EP 493 (NL), liggen ze derhalve ook voor afwijzing gereed.

Voor zover het gestelde onrechtmatig handelen betrekking heeft op het uitlokken of profiteren van inbreuk op EP 493 (NL) geldt het volgende. Vast staat dat VSY B.V. inbreuk maakt op EP 493 (NL), zodat reeds daarom geen sprake kan zijn van een separate onrechtmatige daad, bestaande uit het uitlokken of profiteren van haar eigen inbreuk.

Ten aanzien van VSY Iberica en VSY Turkije geldt het volgende. De schade ten gevolge van het gestelde onrechtmatig uitlokken of profiteren van EP 493 (NL) doet zich voor in Nederland, omdat de octrooi-inbreuk hier plaatsvindt. Op grond van artikel 4 lid 1 Rome II-Verordening7, is Nederlands recht dan ook van toepassing op de vraag of VSY Iberica onrechtmatig heeft gehandeld. Op grond van artikel 10:159 van het Burgerlijk Wetboek jo. artikel 4 lid 1 Rome II Verordening geldt hetzelfde voor het gestelde onrechtmatig handelen door VSY Turkije. Carl Zeiss heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat VSY Turkije en/of VSY Iberica de inbreuk door VSY B.V. uitlokken. Gelet op het feit dat VSY B.V. het concern leidt en dus de zeggenschap over VSY Turkije en VSY Iberica zal hebben, ligt dat ook niet voor de hand. Carl Zeiss heeft ook niet nader gemotiveerd waarom het naar Nederlands recht onrechtmatig is om, buiten de gevallen waarvoor de ROW een voorziening biedt zoals voor indirecte inbreuk, te profiteren van de inbreuk door VSY B.V. op EP 493 (NL). De daarop gebaseerde vorderingen komen derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak als grondslag hebben het onrechtmatig uitlokken en/of profiteren van inbreuk op een buitenlands deel van EP 493, komen die vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking reeds omdat Carl Zeiss niet heeft gesteld dat het naar de daarop toepasselijke nationale rechtsstelsels in de Gedesigneerde Landen onrechtmatig zou zijn om een octrooi-inbreuk uit te lokken of om daarvan te profiteren. Daarmee heeft Carl Zeiss niet voldaan aan de in artikel 21 Rv neergelegde verplichting. Voor zover de vorderingen daarop zijn gebaseerd liggen ze gereed voor afwijzing.

Nu voor de beoordeling van de gestelde octrooi-inbreuk op buitenlandse delen (van de Gedesigneerde Landen) van EP 493 het oordeel van de bevoegde rechters over de geldigheid van die delen afgewacht moet worden, zal de rechtbank iedere verdere beslissing in de hoofdzaak aanhouden. De meest gerede partij kan de zaak op de rol brengen voor voortprocederen zodra de door een van partijen uit te lokken definitieve beslissingen van de bevoegde buitenlandse rechters bekend zijn8, of zodra vast staat dat Carl Zeiss haar octrooi in het betreffende land niet langer verdedigt of VSY de geldigheid daarvan niet langer betwist.

Omdat in 6.52 is overwogen dat een beslissing in de hoofdzaak wordt aangehouden, heeft Carl Zeiss belang bij beoordeling van de vordering tot het treffen van een provisionele maatregel voor de duur van het geding. Gelet op de gestelde voortdurende inbreuk door de verhandeling van de Tri-ED 611 lens, is dat belang tevens voldoende spoedeisend.

Uit het voorgaande (6.45) volgt dat een provisioneel verbod voor VSY B.V. om inbreuk te maken op EP 493 (NL) toewijsbaar is. Het verbod zal worden beperkt tot het maken van octrooi-inbreuk; het ruimere verbod dat Carl Zeiss vordert op ‘betrokkenheid bij’ inbreuk, is niet toewijsbaar. De daarvoor aangevoerde grondslag, een onrechtmatige daad, slaagt niet (zie hiervoor in 6.49).

Gelet op het in de hoofdzaak gegeven oordeel dat EP 493 (NL) geldig is, de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen en het gegeven dat de materiële vereisten voor octrooieerbaarheid in de Gedesigneerde Landen onder het EOV dezelfde zijn en verdragsconform uitgelegd dienen te worden door de bevoegde rechters, is er voorshands geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 493 in de Gedesigneerde Landen vernietigd zal worden. De rechtbank heeft al vastgesteld dat de Tri-ED 611 lens onder de beschermingsomvang van EP 493 valt, zodat voorshands aannemelijk is dat dit ook in de Gedesigneerde Landen het geval is.

Dat brengt de rechtbank bij de vraag welke voorbehouden handelingen van VSY in de Gedesigneerde Landen voorshands aannemelijk zijn. Naar voorlopig oordeel maakt VSY B.V. in alle Gedesigneerde Landen inbreuk op het octrooi. VSY heeft de stelling van Carl Zeiss dat zij de Tri-ED 611 lens in alle Gedesigneerde Landen distribueert, slechts weersproken ten aanzien van Zweden. VSY heeft daarbij gewezen op de in 2.9 weergegeven kaart van haar activiteiten. Ter zitting heeft Carl Zeiss daarop gereageerd met de stelling dat Zweden op de kaart zoals die ten tijde van de zitting werd getoond op de website, ook was vermeld als land waar VSY actief is. VSY heeft dat niet weersproken. De rechtbank gaat er daarom voorshands van uit dat VSY B.V. de Tri-ED 611 lens in alle Gedesigneerde landen distribueert of dreigt te distribueren. Het aan VSY B.V. op te leggen inbreukverbod zal dan ook betrekking hebben op alle Gedesigneerde Landen (waartoe Duitsland volgens de in 2.2 gegeven definitie niet behoort).

Voorts acht de rechtbank voorshands aannemelijk dat VSY Turkije in Turkije voorbehouden handelingen verricht die inbreuk maken op het Turkse deel van EP 493. VSY heeft niet betwist dat VSY Biyoteknoloji de Tri-ED 611 lens vervaardigt in Turkije en dat VSY Varlibaslar deze lenzen verhandelt in Turkije. Ten aanzien van de overige Gedesigneerde Landen heeft Carl Zeiss onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om voorshands aan te kunnen nemen dat VSY Turkije ook in die landen voorbehouden handelingen verricht. Aan VSY Turkije zal daarom een verbod worden opgelegd om in Turkije inbreuk te maken op het Turkse deel van EP 493.

VSY heeft ook niet betwist dat VSY Iberica in Spanje de Tri-ED 611 lens verhandelt. Voorshands is derhalve eveneens aannemelijk dat VSY Iberica in Spanje inbreuk maakt op het Spaanse deel van EP 493. Ten aanzien van de overige Gedesigneerde Landen heeft Carl Zeiss niet kunnen aangeven welke voorbehouden handelingen VSY Iberica daar zou (dreigen te) verrichten. Het jegens VSY Iberica uit te spreken provisionele inbreukverbod zal derhalve beperkt worden tot Spanje.

Voor zover de provisionele vorderingen van Carl Zeiss jegens VSY Turkije en VSY Iberica zijn gebaseerd op de onrechtmatige daad, komen die vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking op de gronden beschreven in 6.50 en 6.51.

De rechtbank verwerpt het verweer van VSY dat een op te leggen inbreuk-verbod beperkt moet worden tot de Tri-ED 611 lens. Gelet op de voorshands aannemelijk geachte inbreuken op EP 493 door productie, verhandeling en andere voorbehouden handelingen met de Tri-ED 611 lens, heeft Carl Zeiss recht op een provisioneel verbod op inbreuk op EP 493 (binnen de hiervoor bepaalde grenzen) zonder beperking tot één specifiek product van VSY. Daarvoor is niet nodig dat Carl Zeiss stelt dat VSY ook nog met andere lenzen inbreuk maakt of dreigt te maken.

Aan de op te leggen inbreukverboden zullen dwangsommen worden verbonden. Carl Zeiss heeft ter zitting verklaard dat de lenzen die zij zelf onder het octrooi vervaardigt, een handelswaarde van € 600,- tot € 800,- vertegenwoordigen. Gelet op die handelswaarde, acht de rechtbank een dwangsom van € 50.000,- per overtreding of € 5.000,- per lens, met een maximum van € 1.000.000,-, proportioneel.

VSY B.V. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in dit incident tussen Carl Zeiss enerzijds en VSY B.V. anderzijds. Carl Zeiss heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, maar heeft verklaard dat zij de aan het incident toe te rekenen kosten begroot op nihil. Op die voet zal de proceskostenveroordeling worden toegewezen.

In de onderhavige incidentele procedures tussen Carl Zeiss enerzijds en VSY Turkije en VSY Iberica anderzijds compenseert de rechtbank de kosten, omdat telkens beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld.

Uit het oordeel in conventie dat de Tri-ED 611 lens onder de beschermingsomvang van EP 493 valt, volgt dat aan de voorwaarde voor de reconventionele vordering is voldaan. Uit hetgeen in conventie is geoordeeld over de nietigheidsverweren ten aanzien van EP 493 (NL) volgt dat de vordering tot vernietiging van EP 493 (NL) voor afwijzing gereed ligt.

VSY zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. Carl Zeiss heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft opgegeven dat zij haar proceskosten in reconventie begroot op nihil, zodat een proceskostenveroordeling op die voet toewijsbaar is.

In afwachting van een beslissing in conventie over de inbreuk op de buitenlandse delen van EP 493, zal de rechtbank iedere verdere beslissing aanhouden, ter voorkoming van een deelvonnis in reconventie.