Intellectuele Eigendom. Voegingsincident. Voeging met zaak 16-863. In onderhavige zaak betwist eiser dat gedaagde de licentie-overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd. In zaak 16-863 (zelfde eiser, zelfde gedaagde) vordering verbod tot inbreuk op octrooi, waarbij de stelling is dat gedaagde inbreuk maakt omdat de licentie-overeenkomst is opgezegd. Er is sprake van verknochtheid nu voor beide zaken van belang is of de licentie-overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd.
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/514287 / HA ZA 16-812 van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEVEL HOLDING B.V.,
gevestigd te Son en Breugel,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het voegingsincident,
advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RECAIR B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het voegingsincident,
advocaat mr. H.F.P. van Gastel te Veldhoven.
Partijen zullen hierna Level en Recair genoemd worden.
1 De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
-
de dagvaarding van 29 juni 2016, met productie 1 tot en met 5;
-
de incidentele conclusie tot voeging ex artikel 222 Rv1 van de zijde van Recair ingekomen op 4 oktober 2016, met productie 1;
- de conclusie in het incident tot voeging ex artikel 222 Rv ingekomen op 19 oktober 2016.
1.2.
Ten slotte is vonnis in het incident nader bepaald op heden.
2 Het geschil in de hoofdzaak
2.1.
Zakelijk weergegeven vordert Level in de hoofdzaak dat de rechtbank:
I. voor recht verklaart dat de tussentijdse beëindiging door Recair van de tussen partijen gesloten Licence Agreement 2006 zonder rechtsgevolg is;
II. Recair beveelt om deze overeenkomst tot en met (primair) de laatste expiratiedatum van de in de dagvaarding bedoelde octrooien, dan wel (subsidiair) de laatste expiratiedatum van de octrooien EP 6572, EP 707 of EP 9653 onverkort na te komen en daarbij tevens beveelt dat Recair gedurende de verdere looptijd (1) aan Level de in artikel 3.4 bedoelde opdrachten voor ontwikkelingswerkzaamheden zal blijven verstrekken (in een omvang vergelijkbaar aan die van de voorgaande jaren) en (2) aan Level periodiek overzichten verschaft van de door haar vervaardigde en verkochte producten;
III. bepaalt dat Recair aan Level een dwangsom zal verbeuren van € 10.000,- voor iedere dag waarop of, naar keuze van Level, van € 250.000,- voor iedere gelegenheid dat Recair het hiervoor bedoelde bevel overtreedt.
Dit alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en (IV) met veroordeling van Level in de proceskosten, de eventuele nakosten daaronder begrepen.
2.2.
Ter onderbouwing van deze vorderingen voert Level (zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang) het volgende aan:
-
Level is een research- en ontwikkelingsbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in recuperatoren, dat wil zeggen apparaten waarmee warmte kan worden overgedragen tussen twee media stromen (‘warmtewisselaars’). De ontwikkelingen van Level zijn beschermd door een aantal octrooien. Recair is een fabrikant van recuperatoren, in het bijzonder van het type dat door Level is uitgevonden en door haar octrooien wordt beschermd;
-
Tussen Level en Recair bestaat sinds 1999 een exclusieve licentieverhouding. Deze verhouding is laatstelijk (gewijzigd) vastgelegd in een op 28 november 2006 gesloten Licence Agreement. In deze overeenkomst heeft Level aan Recair het exclusieve recht verleend om op basis van alle octrooien en octrooiaanvragen die in de jaarlijks aan te vullen Annex A worden genoemd, recuperatoren te vervaardigen en wereldwijd te exploiteren. Recair dient Level hiervoor jaarlijks een royaltyvergoeding te betalen. Voorts bepaalt artikel 3.4 van de overeenkomst dat Recair aan Level opdrachten dient te verstrekken voor, kort gezegd, ontwikkelingswerkzaamheden.
-
Recair heeft de Licence Agreement bij aangetekende brief van 24 april 2015 opgezegd c.q. beëindigd per 27 juni 2016. Zij meent daartoe gerechtigd te zijn omdat (1) op die datum het enige voor haar relevante octrooi van Level (EP 416) expireert en, voor zover dat anders mocht zijn, omdat (2) de (financiële) verplichtingen uit de Licence Agreement er meer en meer toe leiden dat zij om “kwaliteitstechnische en kostentechnische redenen” afnemers verliest aan concurrenten.
-
Deze opzegging is echter niet rechtsgeldig. In artikel 10.1 van de Licence Agreement is immers bepaald dat de duur daarvan gelijk loopt met de duur van het laatste te expireren octrooi genoemd in Annex A. Tot de daarin genoemde octrooien behoort EP 965, welk octrooi eveneens door Recair wordt toegepast. EP 965 zal pas expireren op 20 oktober 2026, zodat de Licence Agreement in elk geval tot en met die datum voortduurt. Met de constructie van artikel 10.1 hebben partijen bovendien beoogd vast te leggen dat de Licence Agreement een minimumduur zal hebben en juist om die reden bepaalt artikel 10.2 dan ook uitdrukkelijk dat tussentijdse beëindiging daarvan uitsluitend mogelijk is in drie, limitatief opgesomde gevallen, te weten: (a) een materieel verzuim door een partij na ingebrekestelling, (b) faillissement of surséance van betaling van een partij en (c) een met faillissement te vergelijken situatie van een partij. Geen van deze situaties doet zich voor, zodat Recair de Licence Agreement niet eenzijdig tussentijds kon beëindigen.
3. Het geschil in het voegingsincident
3.1.
Recair heeft in de hoofdzaak nog geen verweer gevoerd maar eerst een incidentele conclusie genomen waarin zij vordert - verkort weergegeven - dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zal bepalen dat de hoofdzaak wordt gevoegd met de eveneens bij deze rechtbank aanhangige zaak met het zaaknummer / rolnummer 515188 / HA ZA 16-863 (hierna: de zaak 16-863).
3.2.
Aan deze vordering legt Recair ten grondslag dat sprake is van verknochte zaken in de zin van artikel 222 Rv en dat zonder voeging een onacceptabele situatie zou kunnen ontstaan van strijdigheid van vonnissen. In de zaak 16-863 heeft Level Recair eveneens gedagvaard. Zakelijk weergegeven vordert Level in die zaak dat, bij gebreke van een licentie van Recair, Recair inbreuk maakt op EP 965 door ook zonder licentie de door EP 965 beschermde werkwijze in of voor haar bedrijf toe te passen of (onder andere) voortbrengselen ter zake in het verkeer te brengen. Indien in de onderhavige hoofdzaak de vorderingen van Level zouden worden toegewezen, zou dat met zich brengen dat Recair in dat geval uit hoofde van de (dan ook na 27 juni 2016 nog bestaande) Licence Agreement gerechtigd zou zijn tot het gebruik van EP 965. Reeds om die reden zouden de vorderingen van Level in de zaak 16-863 dan moeten worden afgewezen. Bij een gescheiden verder verloop van de procedures zou derhalve een risico bestaan op tegenstrijdige uitspraken, namelijk voor het geval de vorderingen van Level in beide procedures zouden worden toegewezen.
3.3.
Level voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4 De beoordeling in het voegingsincident
4.1.
Het verweer van Level komt erop neer dat voor voeging geen plaats is, nu in de beide procedures verschillende rechtsvragen en ook verschillende - van elkaar losstaande - feitencomplexen aan de orde zijn. In de onderhavige hoofdzaak betreft het immers de uitleg van de tussen partijen gesloten Licence Agreement, terwijl het in de zaak 16-863, gelet op het door Recair buiten rechte ingenomen standpunt dat EP 965 wegens gebrek aan nieuwheid nietig is, zal gaan om de rechtsgeldigheid van dit octrooi. Het gaat in deze zaken dus niet om hetzelfde onderwerp zoals bedoeld in artikel 222 lid 1 Rv. De zaken zijn ook niet verknocht omdat er geen sprake zal zijn van tegenstrijdige of onverenigbare beslissingen, nu het bestaan van de Licence Agreement ook na 27 juni 2016 (dus bij toewijzing van de vorderingen in de hoofdzaak) niet vanzelf met zich brengt dat Recair gerechtigd is tot het gebruik van EP 965. Daarvoor is vereist dat Recair dan niet nog steeds in verzuim is en ook daarna niet in verzuim zal zijn. Derhalve is voeging niet aan de orde, aldus Level.
4.2.
De rechtbank verwerpt dit verweer en stelt daarbij voorop dat op basis van artikel 222 Rv onder meer voeging van zaken kan worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in de beide zaken identiek zijn, dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken geboden is. De onderhavige hoofdzaak en zaak 16-863 zijn beide bij dezelfde rechter aanhangig. De rechtbank constateert voorts dat de vorderingen in beide zaken voortvloeien uit hetzelfde feitencomplex / geschilpunt, te weten het gegeven dat Recair de Licence Agreement bij aangetekend schrijven tegen de datum van 27 juni 2016 heeft opgezegd. In de onderhavige hoofdzaak vordert Level - onder meer - een verklaring voor recht dat deze opzegging geen rechtsgevolg heeft gehad. In de zaak 16-863 vordert Level, aangenomen dat de Licence Agreement toch (rechtsgeldig) door Recair is opgezegd, onder meer, een verklaring voor recht dat Recair in dat geval inbreuk maakt op het aan Level toebehorende EP 965. Dat betekent dat voor beoordeling in de zaak de 16-863 allereerst van belang is of de Licence al dan niet rechtsgeldig door Recair is opgezegd, waarmee de voor artikel 222 Rv vereiste verknochtheid tussen de beide zaken aanwezig is.
4.3.
De vordering tot voeging zal worden toegewezen.
4.4.
De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.
5 De beslissing
De rechtbank
in het incident
5.1.
voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaaknummer / rolnummer 515188 / HA ZA 16-863;
5.2.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;
in de hoofdzaak
5.3.
verwijst de zaak naar de rol van woensdag 15 maart 2017 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Recair.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
