Uitspraken

Voor zover de vorderingen van [eiser] zijn gebaseerd op inbreuk op zijn Beneluxmerken, stelt de voorzieningenrechter ambtshalve vast dat hij op grond van artikel 4.6 BVIE bevoegd is tot kennisneming van die vorderingen, aangezien de gestelde inbreuk in heel Nederland en daarmee mede in dit arrondissement plaatsvindt. Voor de overige grondslagen is de voorzieningenrechter bevoegd reeds omdat daartegen geen verweer is gevoerd.

Nu [eiser] aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat Havensluis c.s. sinds 2017 inbreuk maakt op zijn merk-, auteurs en handelsnaamrechten, is voldaan aan het voor de procedure vereiste spoedeisend belang.

De omstandigheid dat [eiser] het gele en het zwarte merk na het uitbrengen van de dagvaarding aan een derde heeft overgedragen, maakt anders dan Havensluis c.s. heeft betoogd niet dat hij daardoor op de voet van HR 22 oktober 2004, NJ 2006/202 niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De materiële wijziging van hoedanigheid heeft hier immers tijdens de procedure plaatsgevonden, zodat de procedure overeenkomstig artikel 225 lid 2 Rv op naam van de oorspronkelijke partij kan worden voortgezet. Op grond van de door [eiser] overgelegde procesvolmacht (zie 2.22) mag voorts worden aangenomen dat hij door de nieuwe merkhouder gemachtigd is deze procedure voort te zetten, zodat ook daarom geen aanleiding bestaat over te gaan tot afwijzing van de vordering. Voor de ontvankelijkheid is het door Hurstad gelegde executoriale beslag (zie 2.21) evenmin van belang. Zolang het executoriale beslag nog niet tot overdracht van de merken heeft geleid is [eiser] als houder immers gerechtigd tot handhaving van de merkrechten.

Evenmin wordt het spoedeisend belang weggenomen doordat [eiser] geen gebruik zou maken van zijn merk. Tenzij de merken vervallen zouden zijn wegens onvoldoende normaal gebruik over een periode van 5 jaren (welke periode nog niet is verstreken voor de merken), heeft [eiser] belang bij handhaving van zijn merkrechten. Daarbij heeft hij gesteld de benaming VESTIVAL respectievelijk de merken weer in gebruik te willen nemen.

Havensluis c.s. heeft betwist dat [eiser] rechthebbende is (geweest) met betrekking tot het zwarte merk. Tussen partijen staat evenwel vast dat [eiser] bij het uitbrengen van de dagvaarding rechthebbende was op het gele, in 2013 gedeponeerde merk. Dat gele merk is ouder dan het jongere roze merk waar Havensluis c.s. zich op beroept. De inbreuk zal allereerst worden beoordeeld aan de hand van het gele merk. De rechtmatigheid van de overdracht van het zwarte merk kan daarmee vooralsnog in het midden blijven.

Uit de stellingen van [eiser] begrijpt de voorzieningenrechter dat hij de gestelde merkinbreuk met betrekking tot het gele merk baseert op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Op grond van die bepaling kan een merkhouder een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit de te maken globale beoordeling dat er bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan tussen het gele merk en het gebruik van het teken VESTIVAL, zoals Havensluis c.s. dat maakt, bijvoorbeeld in de vorm van het roze merk. Het gaat om dezelfde diensten en het behoeft geen betoog dat er auditieve en conceptuele overeenstemming is door het gebruik van het bestanddeel VESTIVAL. Anders dan Havensluis c.s. heeft gesteld, kan de aanduiding VESTIVAL vanwege de afwijkende spelling niet zonder meer beschrijvend worden geacht voor muziekevenementen of -festivals. De verschillen tussen teken en merk – bijvoorbeeld voor wat betreft de concretere weergave, het lettertype, de vormgeving van de ‘V’, de gebruikte kleuren en de onderschriften – wegen minder zwaar dan de (opvallendere) overeenkomst in het gebruik van de V als beginletter. Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de aanduiding VESTIVAL voor muziekevenementen dan ook een inbreuk op het gele merk.

Voor zover Havensluis c.s. nog heeft aangevoerd dat zij het roze merk (zie 2.3) rechtmatig heeft verkregen en dat het haar daarom vrij staat dat merk te gebruiken, moet daaraan worden voorbijgegaan. Het roze merk is immers jonger dan het gele merk, waarvan Havensluis c.s. ter zitting overigens ook heeft erkend dat zij daarmee ten tijde van de overdracht van het roze merk bekend was.

Op grond van het voorgaande is het onder 1 (a) gevorderde gebod de aanduiding VESTIVAL te staken en gestaakt te houden toewijsbaar, zij het dat het breed geformuleerde gebod zal worden beperkt tot het gebruik van VESTIVAL voor de aanduiding van de muziekfestivals van Havensluis c.s. Onder dat gebruik valt onder meer het aanbieden en aanprijzen van muziekfestivals, bijvoorbeeld in advertenties en andere (commerciële) uitingen, en het gebruik van het teken als onderdeel van een handelsnaam. De handelsnamen ingeschreven door 010 Vision (zie 2.12) moeten dan ook worden uitgeschreven, aangezien anders dan Havensluis c.s. heeft gesteld ook de inschrijving van handelsnamen inbreukmakend gebruik betreft. [eiser] heeft niet gesteld welk zelfstandig belang hij heeft bij de vorderingen met betrekking tot het terugtrekken van advertenties en/of de ongedaanmaking van commerciële uitingen. De vorderingen onder I (b) tot en met (d) (zie 3.1) zullen daarom bij gebrek aan belang worden afgewezen. Ter vermijding van eventuele executieproblemen zal de termijn waarbinnen Havensluis c.s. het gebruik dient te staken worden bepaald op zeven dagen na betekening van dit vonnis.

Nu een inbreukverbod (of eigenlijk stakingsgebod) op basis van het gele merk wordt toegewezen, heeft [eiser] geen afzonderlijk belang meer (gesteld) bij beoordeling van haar vorderingen onder I. op basis van het zwarte merk en/of de grondslagen op basis van auteursrecht, handelsnaamrecht en (subsidiair) oneerlijke handelspraktijken.

Aangezien het merkinbreukverbod wordt toegewezen, valt daaronder ook het gebruik van de domeinnaam met daarin het bestanddeel VESTIVAL. De domeinnaam wordt immers gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (in dit geval het muziekfestival van Havensluis c.s.) en het onderscheidende bestanddeel van de domeinnaam vestival.eu komt overeen met het dominante bestanddeel van het gele merk. Havensluis c.s. heeft op dit punt ook geen verweer gevoerd. Onder het merkinbreukverbod valt ook het doorlinken vanaf die domeinnaam naar een andere domeinnaam zonder het inbreukmakende bestanddeel.

De gevorderde tenaamstelling van deze domeinnaam is eveneens toewijsbaar, aangezien [eiser] er (spoedeisend) belang bij heeft dat deze domeinnaam wordt gebruikt ten behoeve van het gele merk en niet is gesteld of gebleken welk belang Havensluis c.s. heeft bij het aanhouden van een inbreukmakende domeinnaam. De termijn waarbinnen de tenaamstelling dient te worden gewijzigd zal worden bepaald op zeven dagen na betekening van dit vonnis.

Het antwoord op de vraag of Havensluis c.s. deze domeinnaam al dan niet rechtmatig heeft verkregen is hierbij niet van belang, aangezien die verkrijging – wat er ook van zij – niet van invloed is op de vraag of deze domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) merkrechten van [eiser] .

Met betrekking tot de social-media-accounts (Facebook, Twitter en Instagram) ligt dit anders. Voor zover deze accounts een inbreukmakende naam hebben en/of deze gebruikt worden voor het aanbieden of promoten van muziekfestivals, valt ook dat gebruik onder het op te leggen inbreukverbod. Aangezien voor deze accounts (anders dan voor een domeinnaam) de mogelijkheid tot naamswijziging bestaat – zoals reeds met het Facebook-account is gebeurd –, bestaat er voorshands geen grond voor overdracht van deze accounts. Zonder nadere toelichting – die [eiser] niet heeft gegeven – valt niet in te zien dat het gebruik van deze accounts na naamswijziging, en met inachtneming van het inbreukverbod, nog inbreukmakend is op de merkrechten van [eiser] .

Voorshands is voorts onvoldoende duidelijk dat [eiser] recht heeft op de door hem beoogde overdracht van de volgers van de betreffende accounts. De enkele omstandigheid dat er sprake is geweest van inbreuk op een merk betekent niet zonder meer dat de merkrechthebbende recht heeft op overdracht van de goodwill die de inbreukmaker heeft gegenereerd. Om te beoordelen aan wie die goodwill (in de vorm van volgers) toekomt is nader feitenonderzoek noodzakelijk waarvoor dit kort geding zich niet leent. Hierbij zullen vragen spelen als: (i) hoeveel van die goodwill moet worden toegeschreven aan het inbreukmakende merkgebruik, (ii) hoeveel van die goodwill moet worden toegeschreven aan de (goede) organisatie van het evenement (hoe ook geheten) en bijbehorende line-up van artiesten, (iii) hoeveel volgers waren er in 2016 toen Havensluis c.s. de organisatie van [A] overnam en (iv) hoeveel is er door welke partij in de goodwill geïnvesteerd. Voor zover [eiser] stelt dat de volgers kunnen worden aangemerkt als een databank faalt deze grondslag omdat niet voldoende aannemelijk is dat hij rechthebbende van die (beweerdelijke) databank is. Volgens artikel 1 onder b en artikel 2 Databankenwet is rechthebbende de producent van de databank, dat wil zeggen degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering. Havensluis c.s. heeft gesteld dat zij tijdens haar beheer het aantal Facebook-volgers door middel van aanzienlijke investeringen heeft doen toenemen van 30 tot 64.000, terwijl [eiser] niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij op enige wijze in deze accounts of de volgers heeft geïnvesteerd. De aanspraak tot overdracht kan evenmin worden gebaseerd op de (overigens door Havensluis c.s. betwiste) schikking met [A] . Havensluis c.s. was bij die schikking immers geen partij (zij betwist daarvan geweten te hebben alsmede de authenticiteit ervan) en een eventuele wanprestatie van [A] betekent niet zonder meer dat Havensluis c.s. door de gebruikmaking van die wanprestatie onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser] .

[eiser] heeft niet duidelijk gemaakt welk (spoedeisend) belang hij bij de door hem gevorderde opgave heeft. Deze vordering wordt daarom afgewezen.

Als stimulans tot nakoming van de op te leggen geboden is oplegging van een dwangsom aangewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd tot de in het dictum vermelde bedragen. Hoofdelijke veroordeling is niet onderbouwd en zal worden afgewezen.

Nu partijen over en weer op belangrijke punten in het (on)gelijk worden gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de overdracht van de social-media-accounts (met name Facebook), zoals ook volgt uit de vermeerdering van eis, een belangrijk geschilpunt was.

De termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal, zoals gebruikelijk, worden bepaald op zes maanden na heden.