Uitspraken

De rechtbank stelt allereerst vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE internationaal en relatief bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen nu geen van partijen in de Benelux is gevestigd.

De rechtbank begrijpt het hiervoor weergegeven petitum aldus dat Footsie c.s. in deze procedure nietigverklaring van het Birkenstock-merk vorderen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, zulks op de grond dat het voor al deze waren het vereiste onderscheidend vermogen mist. In hun processtukken en ter comparitie hebben zij deze stelling echter uitsluitend nader uitgewerkt voor, kort gezegd, “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d.. Voor alle overige waren, in het bijzonder de waren in klasse 18, hebben Footsie c.s. het door hen gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen verder op geen enkele wijze nader toegelicht, waarbij wordt opgemerkt dat de enkele mededeling bij akte dat Footsie c.s. “de mening van het GvEA delen” daartoe niet volstaat. Bovendien valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet in te zien welk belang Footsie c.s. als fabrikanten en groothandelaren in schoenen hebben bij een nietigverklaring van het Birkenstock-merk voor de in klasse 10 genoemde chirurgische materialen en kunstledematen en voor de in klasse 18 genoemde waren als paraplu’s, beauty cases en (rij)zweepjes.

De rechtbank merkt op dit punt meteen op dat het antwoord op deze vraag niet automatisch volgt uit het in r.o. 2.9. genoemde arrest van het GvEA naar aanleiding van de weigering van het EUIPO om het Birkenstock-merk ook als Uniemerk in te schrijven. Het Benelux-merkenrecht is immers een autonoom, nationaalrechtelijk systeem naast het systeem van het Uniemerkenrecht. De rechtbank dient zich dan ook een zelfstandig oordeel te vormen over het Birkenstock-merk, met in achtneming van de specifieke Benelux-elementen. Dit laat echter onverlet dat het materiële merkenrecht, waaronder het merkbegrip en de nietigheidsgronden, op grond van de Merkenrichtlijn in hoge mate is geharmoniseerd en dat de materiële bepalingen van de UMVo vrijwel identiek zijn aan de bepalingen in deze richtlijn. In beide gevallen ligt het primaat bij de invulling van deze bepalingen bij het HvJ EU. De beslissing van het GvEA is daarmee minst genomen wel richtinggevend in deze zaak.

Volgens vaste rechtspraak van het HvJ EU heeft een (Benelux-)merk onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Of het merk deze herkomstfunctie kan vervullen dient daarbij telkens te worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.4

Deze criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen zijn van toepassing op alle categorieën merken, derhalve niet alleen op (traditionele) woord- en beeldmerken die bestaan uit een van het uiterlijk van de waar onafhankelijk teken, maar ook voor bijvoorbeeld driedimensionale merken die juist wel geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de (verpakking van de) waar. Tegelijkertijd geldt voor deze laatste categorie dat de gemiddelde consument niet gewend is de herkomst van waren zonder enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit (een deel van) de waar of de verpakking.5 Merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar zullen derhalve minder snel als herkomstaanduiding worden herkend. Volgens het HvJ EU moet daarom voor een dergelijk merk de lat hoger worden gelegd, in die zin dat het alleen dan het vereiste onderscheidend vermogen heeft als het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.6 Deze strengere maatstaf geldt voor alle merken die niet bestaan in een van (een deel van) het uiterlijk van de waar onafhankelijk teken, zoals een beeldmerk dat bestaat uit een tweedimensionale afbeelding van de waar7 of een teken dat bestaat in een patroon dat is toegepast op het oppervlak van een waar.8

Naar het oordeel van de rechtbank is met het Birkenstock-merk dit laatste aan de orde. De aangevallen merkregistratie toont immers een grafische voorstelling van golvende lijnen die elkaar zodanig kruisen dat een patroon ontstaat dat zich horizontaal en verticaal herhaalt. Dat de afbeelding een vierkante vorm heeft, is daarbij zonder betekenis nu uit de inschrijving niet blijkt dat dit onderdeel is van het teken. De rechtbank wijst er daarbij op dat ter zitting namens Birkenstock ook uitdrukkelijk is bevestigd dat uitsluitend bedoeld is “het bottenvormige patroon” als zodanig als merk te registreren. De inschrijving laat aldus een patroon zien dat in alle richtingen oneindig kan worden voortgezet en daarmee is het zonder meer geschikt om te worden toegepast op de oppervlakten van (onderdelen van) de in deze zaak relevante waren, te weten - heel kort gezegd - schoenen. De rechtbank merkt daarbij op dat de weergave van het Birkenstock-merk door de daarin gebruikte schaduwen en belijning ook een driedimensionaal gebruik van dit patroon toelaat, zodat het ook als profiel op de zool van een schoen kan dienen.

Dit betekent dat aan het Birkenstock-merk voor de hier aan de orde zijnde waren uit de klassen 10 en 25 alleen onderscheidend vermogen kan worden toegekend, indien kan worden gezegd dat het geclaimde patroon significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dit is naar het oordeel van de rechtbank echter niet het geval. Zoals ook door het GvEA is overwogen (r.o. 131 tot en met 134), gaat het hier om een eenvoudig patroon, dat wordt gevormd door golvende lijnen die elkaar herhaaldelijk kruisen. De door dit teken opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen ervan. Patronen die op een oppervlak worden toegepast kenmerken zich door een oneindig aantal verschillende dessins en het Birkenstock-merk is ten opzichte van al die andere dessins niet zodanig bijzonder of zodanig afwijkend dat het voor de gemiddelde consument de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen. Dat Birkenstock de enige dan wel de eerste in de sector zou zijn die het onderhavige oppervlakpatroon in de Benelux (heeft) gebruikt, doet - daargelaten of dit juist is - bij die stand van zaken niet ter zake. Hetzelfde geldt voor het mede in dit verband door Birkenstock ingebrachte gedeelte van een marktonderzoek uit 2014 (productie GP4). Dit rapport zegt immers hooguit iets over de hierna te bespreken vraag of het door haar geclaimde patroon na inschrijving door inburgering alsnog onderscheidend vermogen heeft verworven. Of dit zo is, zal hierna nader aan de orde komen. Het kan echter niet afdoen aan de conclusie dat het patroon vanwege, kort gezegd, de banale totaalindruk van huis uit niet in staat is de voor een geldig merkrecht vereiste herkomstfunctie te vervullen.

Nu uit het voorgaande volgt dat het Birkenstock-merk het vereiste onderscheidend vermogen ontbeert, kan het op grond van artikel 2:28 lid 2 jo artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE alleen nog aan nietigverklaring ontkomen indien moet worden geoordeeld dat het na inschrijving door gebruik alsnog als herkomstaanduiding is ingeburgerd. Birkenstock heeft hier (subsidiair) uitdrukkelijk een beroep op gedaan. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

Bij de beoordeling of een merk na inschrijving is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk voor het in aanmerking komend publiek alsnog geschikt is geworden om de betrokken waren te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. In aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen kunnen zijn het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.9 In geval van een Benelux-merk dient inburgering gesteld en eventueel aangetoond te worden voor het gehele gedeelte van het Benelux-gebied waar een nietigheidsgrond bestaat.10 In het onderhavige geval is dat de gehele Benelux.

Tegen deze achtergrond moet het beroep van Birkenstock op inburgering worden verworpen. Birkenstock heeft dit beroep slechts onderbouwd met het hiervoor reeds genoemde gedeelte uit een marktonderzoek uit 2014, waarin valt te lezen dat 46% van de Nederlandse respondenten op de vraag (vraag 25) “what do you think, what product characteristics describe a BIRKENSTOCK sandal or a BIRKENSTOCK shoe best?” heeft geantwoord: “shoe sole with the special pattern”. Dit is echter reeds daarom onvoldoende om tot inburgering te kunnen concluderen nu deze vraag uitsluitend aan Nederlanders is voorgelegd. Waar Birkenstock zelf heeft benadrukt dat zij ook in België grote verkoopcijfers behaalt, is dit (gedeelte van) het onderzoek dan ook niet representatief voor de Benelux. Daar komt bij dat, naar Birkenstock ter zitting desgevraagd heeft bevestigd, de respondenten bij de beantwoording van vraag 25 dienden te kiezen uit elf, door Birkenstock zelf gegeven kenmerken van haar schoenen, waaronder de “shoe sole with the special pattern”. Vraag 25 is daarmee niet gericht geweest op spontane herkenning, zodat het percentage van 46% ook los van de representativiteit van het onderzoek niet de conclusie rechtvaardigt dat een substantieel deel van het relevante publiek het Birkenstock-merk direct in verband brengt met Birkenstock.

De slotsom uit al het voorgaande moet daarmee zijn dat de onder 1 van het petitum gevorderde nietigverklaring van het Birkenstock merk voor toewijzing gereed ligt, met dien verstande dat deze nietigverklaring zal worden beperkt tot de in r.o. 4.3 genoemde waren.

Birkenstock zal als de in het ongelijk gestelde partij dienen te worden verwezen in de proceskosten. Nu Birkenstock heeft erkend dat deze nietigheidsprocedure dient te worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer en daarnaast ook geen bezwaren heeft geuit tegen de door Footsie c.s. overgelegde kostenopgaves, zal de rechtbank deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv begroten op € 15.467,91, inclusief een bedrag van € 94,08 aan dagvaardingskosten en een bedrag van € 619,- aan griffierecht.

Voor een veroordeling van Birkenstock in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.11

De rechtbank zal de nietigverklaring van het Birkenstock-merk en de doorhaling daarvan in de registers niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren. De nietigverklaring is immers van declaratoire aard, waarmee het zich niet leent voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring.12 Tegen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het bevel tot doorhaling bestaat een wettelijk beletsel, nu artikel 1.14 sub b BVIE bepaalt dat een doorhaling pas kan worden uitgevoerd indien tegen de gerechtelijke uitspraak waarbij die doorhaling werd bevolen, geen rechtsmiddel meer openstaat.