Uitspraken

Ter zitting is uit de toelichting van beide partijen2 duidelijk geworden - en zij zijn het daar ook over eens - dat gedaagde sub 6 geen aparte vennootschapsrechtelijke entiteit is. [gedaagde sub 5] (gedaagde sub 5) drijft een eenmanszaak met de handelsnaam [de eenmanszaak (1) van gedaagde sub 5] , welke handelsnaam hij inmiddels heeft gewijzigd in [de eenmanszaak (2) van gedaagde sub 5] . Over de consequenties hiervan zal aan het einde van het vonnis worden teruggekomen.

Daarnaast is ter zitting duidelijk geworden dat gedaagde sub 7 en gedaagde sub 8 feitelijk dezelfde vennootschap betreffen. De naam van de vennootschap John Lemon Sp. z.o.o. Sp.K. is, nadat de dagvaarding is uitgebracht, via een goedgekeurd verzoek tot naamswijziging bij de Poolse rechtbank gewijzigd in On Lemon Sp. z.o.o. Sp.K. Deze wijziging is sinds 18 juni 2018 zichtbaar in het Poolse handelsregister. Dat betekent dat de voorzieningenrechter in dit vonnis niet de vorderingen tegen gedaagde sub 7 zal behandelen).

[eiseres] grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank met betrekking tot de door haar ingestelde vorderingen wegens inbreuk op de Uniemerken op artikel 124 aanhef en sub a) en artikel 125 lid 1 UMVo, aangezien de aanvankelijk mede gedagvaarde [de V.O.F.] en haar vennoten in [plaats] zijn gevestigd respectievelijk woonachtig zijn. Ten aanzien van [gedaagde sub 5 c.s.] komt de voorzieningenrechter volgens haar bevoegdheid toe op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo3 omdat tussen de vorderingen jegens [de V.O.F.] en jegens [gedaagde sub 5 c.s.] een zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling, dan wel op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo, omdat het schadebrengende feit (de verhandeling van frisdrank) mede in Nederland plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van [gedaagde sub 5] grondt [eiseres] de bevoegdheid van de voorzieningenrechter bovendien op de in artikel 11 van de Overeenkomst opgenomen forumkeuze als bedoeld in artikel 25 Brussel I bis-Vo.

Voorop wordt gesteld dat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter dient te worden bepaald aan de hand van de situatie zoals die gold ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding. Als op grond van die situatie bevoegdheid kan worden ontleend aan artikel 8 Brussel I bis-Vo, blijft die bevoegdheidsgrondslag bestaan ook al wordt nadien de vordering jegens de gedaagde met een woonplaats in (in dit geval) Nederland ingetrokken. Aangezien [de V.O.F.] en haar vennoten in Nederland zijn gevestigd, betekent dit dat de voorzieningenrechter zijn internationale bevoegdheid kan gronden op artikel 125 lid 1 UMVo jo. artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van [gedaagde sub 5 c.s.] dat er niet een zodanig nauwe band tussen de vorderingen van de verschillende gedaagden zou bestaan dat een goede rechtsbedeling zou vragen om gelijktijdige behandeling en berechting. De peildatum voor de beoordeling van het bestaan van de zo-even bedoelde nauwe band is eveneens het tijdstip waarop de vorderingen tegen de verschillende gedaagden worden aangebracht.4 Tussen partijen is niet in geschil dat er ten tijde van het aanbrengen van de zaak sprake was van in Nederland gevestigde/wonende medegedaagden die de litigieuze frisdrank hebben verkocht. [eiseres] heeft in haar dagvaarding alle gedaagden dezelfde inbreuk op dezelfde Uniemerken verweten. De gestelde merkinbreuken verschillen hoogstens in die zin, dat zij op andere niveaus in de leveringsketen zouden zijn gepleegd. Dat [gedaagde sub 5 c.s.] de frisdrank niet rechtstreeks aan de oorspronkelijk medegedaagden heeft verkocht en op geen enkele wijze aan hen gelieerd is, maakt - wat daar ook van zij - het voorgaande niet anders, nu dat voor toepassing van art. 8 Brussel I bis-Vo niet is vereist.

Met betrekking tot de vorderingen die zien op tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is de voorzieningenrechter ten aanzien van [gedaagde sub 5] voorts bevoegd op basis van het forumkeuzebeding in artikel 11 van de met [eiseres] gesloten overeenkomst.

[gedaagde sub 5 c.s.] betwist dat [eiseres] spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen. Daartoe voert [gedaagde sub 5 c.s.] aan dat [eiseres] te lang heeft stilgezeten, nu zij al in september 2017 op de hoogte zou zijn van de nieuwe naam ON LEMON en JOHN IS ON. Daarnaast is de verkoop van de betreffende producten inmiddels gestaakt en heeft [gedaagde sub 5 c.s.] de Onthoudingsverklaring getekend, zodat [eiseres] geen belang meer heeft bij de gevorderde voorzieningen. Voorts zijn er bodemprocedures in Polen en Nederland aanhangig gemaakt. Niet valt in te zien waarom [eiseres] , gezien ook het feit dat zij zich in artikel 8 van de Overeenkomst heeft verplicht geen concurrerende activiteiten te verrichten, de uitkomst van die procedures niet zou kunnen afwachten.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.

De voorzieningenrechter verwerpt het verweer dat het (spoedeisend) belang zou ontbreken. Uit het bericht op de website ‘East London Advertiser’ van 19 september 2017 (zie productie GP11) volgt dat de advocaat van [eiseres] op die datum op de hoogte was van het voornemen van [gedaagde sub 5 c.s.] om de naam van zijn producten te wijzigen naar ON LEMON. Tegen die nieuwe naam bestond in beginsel ook geen bezwaar. De onderhavige procedure ziet echter niet op gebruik van het teken ON LEMON sec, maar heeft betrekking op het gebruik van de tekens JOHN LEMON en de combinatie ON LEMON - JOHN IS ON. Dat [eiseres] ter zake onvoldoende voortvarend is opgetreden (volgens [eiseres] is zij daarmee in maart 2018 bekend geraakt), is niet aangevoerd. Het feit dat [gedaagde sub 5 c.s.] de Onthoudingsverklaring heeft getekend (zie onder 2.19.) maakt niet dat het spoedeisend belang bij de vorderingen is komen te ontvallen. Daartoe geldt dat de Onthoudingsverklaring eenzijdig door [gedaagde sub 5 c.s.] opgesteld en [eiseres] terecht betoogt dat die niet tot voldoening strekt, nu onder meer een verbod op het gebruik van JOHN LEMON daarin niet is opgenomen. Daarbij komt dat die verklaring nogal gratuit voorkomt nu [gedaagde sub 5 c.s.] in dit geding bestrijden dat het teken ON LEMON – JOHN IS ON inbreukmakend is. De aanhangige bodemprocedures in Polen en Nederland laten onverlet dat [eiseres] belang heeft - in ieder geval voor de duur van de Nederlandse bodemprocedure - bij de gevorderde voorlopige voorzieningen. Het feit dat [eiseres] zich in artikel 8 van de Overeenkomst verplicht heeft niet concurrerend te zullen optreden jegens [gedaagde sub 5] maakt het vorenstaande niet anders. Haar belang bestaat er immers in dat de naam en het gedachtengoed van John Lennon wordt gerespecteerd en verzet zich tegen financieel gewin door [gedaagde sub 5 c.s.] over de rug van wijlen haar echtgenoot.

Vooropgesteld wordt dat [gedaagde sub 5 c.s.] de stelling van [eiseres] dat het figuratieve teken JOHN LEMON (met limoenblaadje, vgl. 2.3.) verwarringwekkend overeenstemt met het Uniebeeldmerk én het Uniewoordmerk inhoudelijk niet heeft bestreden. Dat van merkgebruik door On Lemon sprake is volgt in ieder geval uit de verhandeling van de grote partij flesjes frisdrank (door [gedaagde sub 5 c.s.] aangeduid als de ‘theevarianten’) in maart 2018 door On Lemon aan Craft Drinks (vgl. productie EP52 met de factuur waarin On Lemon als verkopende partij wordt aangeduid), waarbij op meerdere flesjes en op de dozen waarin die flesjes verpakt zitten het teken JOHN LEMON is aangebracht (zie onder 2.20.), en wordt door On Lemon ook niet ontkend (vgl. paragraaf 57 pleitnota [gedaagde sub 5 c.s.] ). Dat On Lemon in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat de theevarianten niet onder de Overeenkomst zouden vallen is niet alleen niet geloofwaardig maar ook niet relevant. On Lemon was immers geen partij bij die overeenkomst zodat die haar niet regardeert. Dit argument geldt op gelijke gronden voor haar verweer dat het gebruik door On Lemon van het teken JOHN LEMON op social media accounts (vgl. 2.12. en 2.13.) – waarvan zij stelt dat die van haar zijn – dateren van tijdens en vóór de Phase out periode. Ook dat gebruik levert derhalve inbreuk op.

[gedaagde sub 5 c.s.] stelt ten aanzien van [gedaagde sub 5] dat hij na de Phase out periode geen voorbehouden handelingen meer heeft verricht zodat de vordering tegen hem moet worden afgewezen. De voorzieningenrechter is voorshands echter van oordeel dat er voldoende dreiging van inbreuk bestaat om ook hem een verbod op te leggen. Aanwijzing daarvoor is voorts dat de op 18 juni 2018 bij Craft Drinks aangetroffen flesjes op het etiket bij de adresgegevens de (handels)naam John Lemon (dus niet John Lemon Sp. Z.o.o.o. Sp. K.) vermelden, hetgeen betrokkenheid van [gedaagde sub 5] doet vermoeden aangezien zijn eenmanszaak tot voor kort onder die handelsnaam gedreven werd. De eveneens op 18 juni 2018 in een winkel in Polen aangekochte flesjes frisdrank waarop eveneens de (handels)naam John Lemon is vermeld (zie onder 2.21.), geven daarvoor een verdere aanwijzing. Voor zover [gedaagde sub 5] in dat kader heeft bedoeld te betogen dat de flesjes frisdrank die bij Craft Drinks zijn aangetroffen, behoren tot de producten die hij nog mocht verkopen omdat deze onder de Phase out periode vielen, wordt dit verweer verworpen. Volgens de Overeenkomst mocht [gedaagde sub 5] geen nieuwe orders voor onder andere flesjes frisdrank met het teken JOHN LEMON meer plaatsen vanaf 3 april 2017. [eiseres] heeft - met bewijsstukken onderbouwd (vergelijk productie EP47) - gesteld dat de frisdranken van [gedaagde sub 5 c.s.] een houdbaarheid hebben van gemiddeld 7 maanden (tussen de 4 en 12 maanden) en [gedaagde sub 5 c.s.] hebben daar onvoldoende tegen ingebracht, zodat de voorzieningenrechter daar voorshands vanuit gaat. Aangezien de hiervoor genoemde aangekochte flesjes een houdbaarheidsdatum hebben van 12 december 2018 en zelfs van 25 april 2019 moet het ervoor worden gehouden dat dit flesje is geproduceerd ná 3 april 2017 (zie onder 2.21.).

De volgende vraag is of [eiseres] zich op basis van haar Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk ook kan verzetten tegen gebruik van het teken ON LEMON – JOHN IS ON.

Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Van een dergelijke inbreuk is sprake als het teken (in dit geval het gebruikte teken ON LEMON - JOHN IS ON) en het merk (in dit geval het Uniebeeldmerk respectievelijk het Uniewoordmerk) zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming.

Naar voorlopig oordeel is sprake van inbreuk op het Uniewoordmerk door gebruik van het gecombineerde teken ON LEMON - JOHN IS ON. Niet in geschil is dat het teken wordt gebruikt voor waren waarvoor het Uniewoordmerk mede is ingeschreven. Het onderscheidend vermogen van het Uniewoordmerk moet aanzienlijk worden geacht, nu het niet beschrijvend is voor frisdranken en refereert aan de legendarische persoon van John Lennon. Auditief en visueel is er sprake van overeenstemming tussen het teken en het Uniewoordmerk. Het derde element “JOHN” in het teken is identiek aan het eerste woord van het Uniewoordmerk. Het tweede element “LEMON” in het teken stemt in auditief en visueel opzicht overeen met het tweede woord van het Uniewoordmerk (LENNON), nu de m-klank weinig verschilt van de nn-klank. Van belang in dit verband is verder de omstandigheid dat door [gedaagde sub 5 c.s.] (zoals hiervoor is geoordeeld, zie 4.10. en 4.11.) met het teken JOHN LEMON inbreuk is gemaakt op het Uniewoordmerk en het Uniebeeldmerk, waarbij door gebruikmaking van verwijzingen naar John Lennon op verschillende manieren bij het in aanmerking komende publiek (vgl. 2.5.) de directe koppeling naar John Lennon is bewerkstelligd. Het teken JOHN LEMON is vanaf 2012 tot heden door [gedaagde sub 5] en nadien door On Lemon gebruikt zodat deze door het publiek gemaakte koppeling geacht moet worden grondig te zijn beklijfd. Op grond van de leer van de nawerking5 moet voorshands worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht, zodanig dat sprake is van verwarringsgevaar. Of het teken ook inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk kan in het midden blijven nu het gebruik van het teken reeds op grond van het Uniewoordmerk zal worden verboden.

Het verweer dat slechts tijdelijk gebruik is gemaakt van het combinatieteken ON LEMON - JOHN IS ON, te weten tot 25 april 2018, wordt gepasseerd. Dit beweerdelijke staken van het gecombineerde gebruik dateert van na de dagvaarding in het onderhavige kort geding, zodat [eiseres] ten tijde van het aanbrengen van de dagvaarding belang had bij haar verbodsvordering. Dat belang wordt onderstreept door het feit dat op 18 juni 2018 nog flesjes frisdrank met het teken ON LEMON - JOHN IS ON zijn aangetroffen (zie 4.10. en 4.11).

Voor wat betreft On Lemon wordt niet betwist dat zij degene is die het teken ON LEMON - JOHN IS ON (heeft) gebruikt, zodat duidelijk is dat On Lemon de hiervoor aangenomen merkinbreuk maakt. Met betrekking tot [gedaagde sub 5] neemt de voorzieningenrechter eveneens aan dat sprake is van (gevaar voor) merkinbreuk met verwijzing naar r.o. 4.10. en 4.11. Daar komt nog bij dat de stelling dat de frisdrank niet door hem wordt aangeboden niet goed te verenigen is met de omstandigheid dat i) hij de handelsnaam van zijn eenmanszaak heeft gewijzigd naar [de eenmanszaak (2) van gedaagde sub 5] en ii) hij (behalve namens On Lemon) ook in persoon de onthoudingsverklaring van 30 mei 2018 heeft getekend.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de verbodsvorderingen ten aanzien van het gebruik van de tekens JOHN LEMON respectievelijk ON LEMON - JOHN IS ON jegens [gedaagde sub 5 c.s.] toewijsbaar zijn op basis van de Uniemerkenrechtelijke grondslag. Daarmee behoeven de gestelde tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en het gestelde onrechtmatig handelen door [gedaagde sub 5] dan wel On Lemon geen bespreking meer. Dat [eiseres] mogelijk een ruimer territoriaal (namelijk wereldwijd) verbod zou kunnen krijgen op de verbintenisrechtelijke grondslag, maakt dat niet anders nu de op te leggen voorlopige maatregel voorlopig voldoende aan de belangen van [eiseres] tegemoet komt.

Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 4.1. en 4.2. is overwogen zal [eiseres] niet ontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen jegens gedaagde sub 6, nu dit - naar ter zitting is gebleken - een niet bestaande vennootschap betreft.

De verbodsvorderingen genoemd in 3.1 onder A en B zullen worden toegewezen voor wat betreft merkinbreuk met de tekens JOHN LEMON en ON LEMON - JOHN IS ON voor alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee wordt de vordering afgewezen voor zover die ziet op de EER. [eiseres] heeft desgevraagd niet kunnen toelichten op basis waarvan een verbod gegrond op het Uniemerkenrecht zich zou kunnen uitstrekken tot de gehele EER.

Voor wat betreft het gevorderde bevel genoemd in 3.1 onder C is de voorzieningenrechter het met [gedaagde sub 5 c.s.] eens dat de vordering te onbepaald is en gemakkelijk kan leiden tot executiegeschillen. Datzelfde geldt voor de ter zitting door [eiseres] genoemde beperking tot de bewoordingen “met [gedaagde sub 5] gelieerde vennootschappen”. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

De in 3.1 onder D gevorderde dwangsom achten [gedaagde sub 5 c.s.] onredelijk hoog en ten onrechte niet gemaximeerd. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om de dwangsom te matigen tot € 2.500,- per dag, dan wel € 500,- per product, met een maximum van € 250.000,-. Met een verwijzing naar wat hiervoor is overwogen met betrekking tot de vordering onder C wordt de vordering voorts afgewezen voor zover deze ziet op “of een direct met hem verbonden (rechts)persoon”.

Ten aanzien van de vorderingen genoemd in 3.1 onder E en F is de voorzieningenrechter - met [gedaagde sub 5 c.s.] - voorshands van oordeel dat de juridische grondslag voor deze vorderingen ontbreekt althans het afzonderlijk belang daarvan naast het reeds op te leggen verbod niet kan worden ingezien. Deze vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

De in 3.1 onder G gevorderde opgave komt op na te melden wijze voor toewijzing in aanmerking nu ook deze opgave er toe dient verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Dat [eiseres] de bodemprocedure niet zou kunnen afwachten voor wat betreft ontvangst van de gegevens voor haar schadeberekening, heeft zij niet onderbouwd, waarmee dat deel van de vorderingen spoedeisend belang mist. Hetgeen met betrekking tot de accountant wordt gevorderd (controle en accordering) komt neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van assurance. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een (register)accountant die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen. De tevens gevorderde inschakeling van een registeraccountant zal dan ook worden afgewezen.

De gevorderde rectificatie en recall genoemd in 3.1 onder H ligt - als niet weersproken - voor toewijzing gereed op de wijze als na te melden.

De in 3.1 onder I gevorderde vernietiging van (teruggehaalde of op voorraad zijnde) inbreukmakende frisdranken zal worden afgewezen, nu dit een onomkeerbare maatregel betreft en [eiseres] niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast de met een dwangsom versterkte in r.o. 4.19. vermelde verboden, noodzakelijk en spoedeisend maken.

De - inhoudelijk onweersproken gebleven - vordering van de verplichte mededeling op de website genoemd in 3.1 onder J wordt toegewezen. De tijdsduur wordt beperkt tot drie maanden, zoals door [eiseres] ter zitting voorgesteld in reactie op het bezwaar van [gedaagde sub 5 c.s.] Ter vermijding van executieproblemen wordt bepaald dat de mededeling dient te geschieden op de website www.onlemon.pl (de website www.john-lemon.pl linkt (nog steeds) naar die website door).

Volgens [gedaagde sub 5 c.s.] dient de dwangsom zoals gevorderd in 3.1 onder K te worden gematigd tot € 500,- per overtreding en gemaximeerd tot € 50.000,-. De voorzieningenrechter zal de dwangsom matigen tot € 1.000,- per dag met een maximum van € 100.000,-.

Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde sub 5 c.s.] hoofdelijk in de kosten worden veroordeeld. [eiseres] heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. [eiseres] heeft opgegeven dat zij in totaal € 25.257,01 (inclusief een bedrag van € 2.690,19 aan verschotten (deurwaarders- en verzendkosten) en exclusief BTW) aan proceskosten heeft gemaakt. Zonder de verschotten sluit het bedrag op € 22.566,82. [gedaagde sub 5 c.s.] heeft tegen de hoogte van het totaalbedrag bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is gegrond. Deze zaak moet worden aangemerkt als een normaal kort geding als bedoeld in de indicatietarieven. Een bedrag van € 15.000,- exclusief verschotten en griffierecht moet daarom als redelijk en evenwichtig worden beschouwd. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de door [eiseres] berekende verschotten van € 2.690,19 en het griffierecht van € 291,- bij het salaris advocaat van € 15.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 17.981,19. De vordering genoemd in 3.1 onder L zal voor dit bedrag worden toegewezen.

De in 1019i Rv genoemde termijn zal ambtshalve op 6 maanden worden bepaald.