vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
zaaknummer / rolnummer: C/09/541828 / HA ZA 17-1127
Vonnis van 9 oktober 2019
de vennootschap naar vreemd recht RAT PACK FILMPRODUKTION GMBH,
te München, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,
de vennootschap naar vreemd recht RATPAC ENTERTAINMENT LLC,
te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.
2 De feiten
2.1.
Eiseres is een Duitse filmproducent van met name kinder- en jeugdfilms.
2.2.
Eiseres heeft op 14 januari 2002 bij het Duitse octrooi- en merkenbureau een aanvraag ingediend tot inschrijving van het Duitse woordmerk RAT PACK. Dit woordmerk is op 7 augustus 2002 ingeschreven voor waren en diensten in meerdere klassen. Het Landgericht München heeft dit woordmerk op 19 september 2017 nietig bevonden met uitzondering van klasse 41 (filmproductie). Tegen deze beslissing is hoger beroep ingesteld dat ten tijde van de comparitie in deze zaak nog aanhangig was.
2.3.
Gedaagde behoort tot de Amerikaanse RatPac-group en is actief in de filmindustrie.
2.4.
Gedaagde heeft op 17 juni 2014 een Uniemerk aangevraagd voor het woordmerk RATPAC (aanvraagnummer 013004833; hierna: de Uniemerkaanvrage). Tegen deze aanvrage is oppositie ingesteld door onder meer eiseres. Op 28 april 2015 is de aanvrage ingetrokken. Op 5 mei 2015 en 22 juni 2015 zijn bij het EUIPO verzoeken binnengekomen voor omzetting (conversie) van de Uniemerkaanvrage in nationale aanvragen.
2.5.
Op 8 september 2015 is bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op naam van gedaagde het woordmerk RATPAC ingeschreven onder nummer 0201465 (depotdatum 17 juni 2014, gepubliceerd op 29 juni 2015; hierna: het Beneluxmerk). Het Beneluxmerk is geregistreerd voor de klassen 36 (movie financing services), 41 (production and distribution of motion pictures and television programs; book publishing; casinos) en 43 (hotel, restaurant and bar services).
4 De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Wat betreft de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk, ontleent de rechtbank internationale en relatieve bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 2 BVIE1. Ten aanzien van de vorderingen strekkende tot een verbod op het gebruik van de (handels)naam Rat Pac/het Beneluxmerk, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 6 lid 1 Brussel I bis-Vo2 jo artikel 6 sub e Rv3. Overigens is de internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank niet betwist.
4.2.
De rechtbank beoordeelt eerst de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het Beneluxmerk. De vordering is gebaseerd op artikel 2.2bis lid 2 BVIE dat bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard als de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.
4.3.
Het betoog van eiseres dat gedaagde ten tijde van de conversie (omzetting van de Uniemerkaanvrage naar de aanvraag voor het latere Beneluxmerk) niet te goeder trouw was omdat zij in ieder geval tijdens de oppositieprocedure tegen de Uniemerkaanvrage ervan op de hoogte is geraakt dat eiseres in Nederland de handelsnaam Rat Pack gebruikte, leidt niet tot nietigheid op grond van het volgende. De Uniemerkaanvrage dateert van 17 juni 2014. Artikel 139 lid 3 UMVo4 bepaalt dat de nationale aanvraag die uit omzetting van een aanvraag (of een Uniemerk) voortvloeit, in de betreffende lidstaat de datum van aanvraag (of voorrang) van dat (aangevraagde) Uniemerk krijgt. Als aanvraagdatum (vóór wijziging van het BVIE per 1 maart 2019: de depotdatum) is dan ook 17 juni 2014 in het register opgenomen. De vraag of sprake is van kwade trouw, dient derhalve beoordeeld te worden naar die datum en niet naar het moment waarop de omzetting/conversie is verzocht.
4.4.
Het betoog van eiseres dat gedaagde ook reeds op 17 juni 2014 te kwader trouw was, baseert zij op de stelling dat het aannemelijk is dat een groot bedrijf als dat van gedaagde voorafgaand aan iedere merkaanvraag door haar merkgemachtigden een merkenonderzoek laat uitvoeren en in dat geval dus reeds op het moment van de aanvrage van het bestaan van de onderneming van eiseres wist althans had moeten weten. Ook dit betoog slaagt niet en de rechtbank overweegt daartoe als volgt.
4.5.
In het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Lindt&Sprüngli tegen Hauswirth5, dat gelet op de harmonisatie van het merkenrecht ook geldt voor een beroep op het hier toepasselijke artikel uit het BVIE, is geoordeeld dat de nationale rechter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw bij de aanvraag van een Uniemerk, rekening dient te houden met alle relevante factoren die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, en met name met:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
– de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.
Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van het eerst genoemde criterium voorts overwogen dat die omstandigheid op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager en dat het als tweede genoemde criterium tevens in aanmerking moet worden genomen (rov. 40).
4.6.
Nu eiseres geen nadere feiten en omstandigheden heeft gesteld omtrent het oogmerk van gedaagde en ook ter zitting niet is gebleken dat gedaagde met de merkinschrijving het oogmerk heeft gehad om eiseres het gebruik van het teken Rat Pack te beletten, kan niet worden geoordeeld dat aan de zijde van gedaagde sprake is geweest van kwade trouw op basis waarvan het Beneluxmerk nietig kan worden verklaard. De vordering sub I wordt derhalve afgewezen.
Vordering op grond van handelsnaamwet/onrechtmatige daad
4.7.
De vorderingen van eiseres zijn voorts gebaseerd op artikel 5 Hnw6 dan wel artikel 6:162 BW7 (onrechtmatige daad). Artikel 5 Hnw bepaalt onder meer dat het is verboden om een handelsnaam te voeren die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd werd (of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt) voor zover – gelet op de aard en vestigingsplaats van de ondernemingen – bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Vaste rechtspraak is dat ook ten behoeve van buitenlandse ondernemingen die niet in Nederland zijn gevestigd de bescherming van artikel 5 Hnw kan worden ingeroepen. Daarvoor is niet beslissend of de naam in Nederland is gevoerd of dat die buitenlandse onderneming hier een afzetgebied heeft. Waar het om gaat is dat de handelsnaam in Nederland een zodanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is. Het is niet van belang of die bekendheid is ontstaan door het voeren van die naam in Nederland, dan wel op een andere wijze.8 Uitsluitend summierlijk gebruik is onvoldoende om bescherming aan te ontlenen.9 De Hoge Raad heeft voorts geoordeeld dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt.10
4.8.
De rechtbank zal hierna de door eiseres aangevoerde feiten en omstandigheden bespreken ten einde te beoordelen of sprake is van bekendheid door het voeren van de handelsnaam in Nederland of dat bekendheid op andere wijze kan worden vastgesteld. Indien van bekendheid sprake is zal de rechtbank beoordelen of verwarring te duchten is bij het relevante publiek. Eiseres heeft gesteld dat haar handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet bij zowel het algemene filmkijkende publiek (de consument) als professionals werkzaam in de filmwereld. De rechtbank zal derhalve beoordelen of in Nederland sprake is van zodanige bekendheid dat bij (één van) deze twee groepen verwarring te duchten is.
4.9.
De rechtbank volgt eiseres niet in haar stelling dat uit de enkele distributie van haar films in Nederland gebruik als handelsnaam blijkt. Gedaagde heeft er onweersproken op gewezen dat eiseres voor de distributie van haar films werkt met Duitse agenten die de films vervolgens aanbieden aan derden buiten Duitsland. Daaruit kan dus niet worden afgeleid dat eiseres zelf haar handelsnaam in Nederland gebruikt.
4.10.
De rechtbank volgt eiseres evenmin in haar stelling dat handelsnaamgebruik in Nederland kan worden afgeleid uit de ter zitting aangevoerde omstandigheid dat zij haar films zelf rechtstreeks toezendt aan festivals. Het enige festival in Nederland waarvan zij concreet heeft kunnen aangeven dat zij daaraan in het verleden rechtstreeks films heeft ingestuurd, is het jaarlijkse Cinekid festival in Amsterdam. Voor zover eiseres bij die inzending al gebruik heeft gemaakt van haar handelsnaam (hetgeen zij overigens niet nader heeft onderbouwd), is de rechtbank van oordeel dat dat gebruik te beperkt is om bescherming aan te ontlenen.
4.11.
Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van zodanige bekendheid dat verwarring te duchten zou zijn, wijst eiseres op door haar geproduceerde films. In Nederland zijn de volgende films in dvd-vorm verschenen (tussen haakjes staat het jaartal vermeld van het jaar waarin de film is uitgebracht): Hunt for the hidden relic (Das Jesus Video) (2002), Ratten 2 (2004), Die Welle (2008), De Krokodillenbende (2009), Wickie de Viking (2009), De Krokodillenbende 2 (2010), De Krokodillenbende 3 (2011), Wickie de Viking 2 (2011) en Het huis met de krokodillen (2012). Niet in geschil is dat van de hiervoor genoemde films de twee delen van Wickie de Viking en de drie delen van De Krokodillenbende tevens in Nederlandse bioscopen zijn vertoond.
4.11.1.
Bij wijze van voorbeeld van hoe de naam Rat Pack op in Nederland uitgebrachte dvd’s is gebruikt, is door eiseres de volgende kopie van de voorzijde van de Nederlandstalige dvd Wickie de Viking overgelegd. Daarop is met een pijl aangegeven waar de naam Rat Pack zichtbaar is:
4.11.2.
De rechtbank is van oordeel dat dit gebruik van de naam Rat Pack niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. Het gebruik van de naam op deze wijze dient immers niet ter identificatie van de onderneming van eiseres, nu uit deze vermelding helemaal niet blijkt dat met dit logo de onderneming van eiseres wordt aangeduid, of welke onderneming dan ook. Als het logo al zou worden begrepen als een verwijzing naar een onderneming, dan wordt daarmee hooguit een verband tussen het product (de betreffende film) en die onderneming aangegeven en betreft het nog steeds geen identificatie van de onderneming van eiseres.
4.11.3.
De rechtbank is voorts van oordeel dat ook als ervan wordt uitgegaan dat de andere sub 4.11 genoemde dvd’s op gelijke wijze zijn voorzien van de naam Rat Pack, aan dat gebruik geen zodanige bekendheid kan worden ontleend dat daardoor bij het algemene filmkijkende publiek mogelijk verwarring zou zijn te duchten met een andere gelijkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnaam. Zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd wordt de film gepresenteerd als zijnde afkomstig van Studio 100 en valt de naam Rat Pack weg in een serie verschillende tekens die in het verdere geheel niet opvallen.
4.12.
Eiseres heeft voorts gewezen op de door haar geproduceerde film Fack Ju Göhte die volgens haar zeer succesvol is geweest. In dat verband heeft zij de volgende ongedateerde schermafdrukken overgelegd:
- een schermafdruk van de website biosagenda.nl:
- een schermafdruk van de website filmvandaag.nl waarop met een pijl is aangegeven waar de naam Rat Pack zichtbaar is:
4.12.1.
Hetgeen hiervoor sub 4.11.2 en 4.11.3 is overwogen geldt eveneens ten aanzien van de vermelding van de naam Rat Pack op de dvd’s van de film Fack ju Göhte. De naam wordt niet gebruikt ter identificatie van de onderneming van eiseres en de plaats waar de naam wordt vermeld is onopvallend. De stelling van eiseres dat juist deze film enorm succesvol is geweest maakt dit oordeel niet anders nu eiseres niet heeft geconcretiseerd hoe dat succes zich verhoudt tot het gebruik als handelsnaam in Nederland of het op andere wijze hebben verkregen van beschermenswaardige bekendheid alhier. Gedaagde heeft bovendien gemotiveerd weersproken dat de film in Nederland een groot bereik heeft gehad. Ter zitting kon eiseres geen duidelijkheid verstrekken over de vraag of de film überhaupt in Nederland is uitgebracht, terwijl uit de overgelegde schermafbeelding van biosagenda.nl niet méér blijkt dan dat de originele Duitse dvd alsmede een Duitstalige dvd voorzien van Engelse ondertiteling, alhier verkrijgbaar zijn (geweest).
4.13.
Met betrekking tot de films Wickie de Viking en Die Welle zijn nog twee ongedateerde schermafdrukken van de website biosagenda.nl overgelegd, waarop wederom met een pijl is aangegeven waar de naam Rat Pack te zien is:
met betrekking tot Wickie de Viking:
met betrekking tot Die Welle:
4.13.1.
De vermelding van de naam Rat Pack in de beschrijving van beide films in de categorie “productiemaatschappijen” is geen handelsnaamgebruik omdat de naam hier niet door eiseres zelf wordt gebruikt, maar door degene die informatie over de betreffende films wil verstrekken. Voorts is de naam geplaatst als laatste in een rij van andere bedrijven en op een plaats ver na de omschrijving van de film, zodat dit gebruik het algemene filmkijkende publiek nauwelijks bereikt. Uit een dergelijke vermelding kan geen beschermenswaardige bekendheid worden afgeleid.
4.14.
Eiseres heeft er voorts op gewezen dat de naam Rat Pack voorkomt op voor- en aftiteling van de door haar geproduceerde en in Nederland gedistribueerde films. Daartoe heeft zij de volgende schermafbeelding van een trailer van Wickie de Vicking (2) overgelegd:
4.14.1.
Hetgeen hiervoor reeds is overwogen met betrekking tot de vraag of uit de door eiseres gestelde feiten handelsnaamgebruik kan worden afgeleid, geldt ook hier. Ook dit gebruik van de naam Rat Pack dient niet ter aanduiding van de onderneming van eiseres.
4.14.2.
De rechtbank stelt voorts vast dat de vermelding in de voor- dan wel aftiteling klein is in verhouding tot de grootte van het scherm en is afgebeeld naast de naam van een andere producent (Constantin Film). Vermelding in voor- dan wel aftiteling brengt mee dat het beeld slechts kortdurend wordt getoond op een moment dat de kijker weinig aandacht heeft. Dat brengt de rechtbank tot het oordeel dat deze vertoning onvoldoende is om zodanige bekendheid van de naam Rat Pack aan te ontlenen dat bij het algemene filmkijkende publiek verwarring zou zijn te duchten met een andere gelijkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnaam.
4.15.
De rechtbank is van oordeel dat de hiervoor besproken vermeldingen ook in samenhang bezien onvoldoende bekendheid opleveren om voor bescherming in aanmerking te komen. Dat de in Nederland gedistribueerde films enkele keren per jaar op televisie worden vertoond, maakt dat niet anders. Gesteld noch gebleken is dat de sub 4.14 bedoelde voor- en/of aftiteling van de films zichtbaar is (geweest) voor het televisiekijkende publiek. Overigens blijkt uit de door eiseres in dat verband overgelegde overzichten (hierna afgebeeld) dat het gaat om uitzending per film van hooguit twee keer per jaar. Daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat een relevant deel van het algemene filmkijkende publiek kennis neemt van de naam Rat Pack.
De Krokodillenbende De Krokodillenbende 2
4.16.
Ter comparitie heeft eiseres een beroep gedaan op de verklaring van [A], voormalig directeur van de Stichting Cinekid dat het jaarlijkse jeugdfilmfestival Cinekid organiseert. Zij verklaart als volgt:
Graag verklaar ik dat ik de productie maatschappij Rat Pack ken als producent van Jeugdfilms. Films van hen screende en selecteerde ik ten behoeve van het Cinekid festival te Amsterdam, Holland. Enkele films vertoonden wij in het festival. De film ‘De Krokodillenbende’ (…) kreeg tijdens Cinekidfestival 2009 zowel de publieksprijs als de MovieSquad Junior Award. (…)
Cinedkid speelde dus een actieve rol in de media industrie voor jeugdfilm. Aankopers voor televisie uit vrijwel alle Europese landen en ver darbuiten en distributeurs uit Nederland en buitenland komen naar Cinekid om films te selecteren en te verwerven. In mijn rol als directeur van Cinekid en in mijn huidige functie als consultant op het gebied van jeugdfilms had en heb ik goed zicht op verwerving en vertoning van filmtitel(s) binnen de nationale en internationale media- en filmmarkt gericht op jong publiek.
Ik kan daarom met kennis van zaken verklaren dat meerdere titels van productie maatschappij Rat Pack verworven zijn door distributeurs die deze films in onder andere het Nederlands ontsloten en beschikbaar stelden aan het Nederlandse publiek.
4.16.1.
De rechtbank is van oordeel dat gedaagde er terecht op heeft gewezen dat deze verklaring niet veralgemeniseerd mag worden in die zin dat daaruit mag worden afgeleid dat de naam Rat Pack in Nederland bekend is geweest en dat ook nog steeds is. Het betreft een verklaring van één persoon die zeer gespecialiseerd is in de specifieke branche van de filmwereld waarbinnen eiseres zich begeeft, namelijk jeugdfilms. Dat [A] zodanig representatief is voor de professionals werkzaam in de filmwereld dat beschermenswaardige bekendheid in die kringen daaruit mag worden afgeleid, is gesteld noch bleken.
4.17.
Tenslotte overweegt de rechtbank als volgt. Indien alle door eiseres aangevoerde en hiervoor besproken feiten en omstandigheden samen worden genomen, kan daar mogelijk uit worden afgeleid dat de naam Rat Pack zodanig bekend is dat zij daar bescherming aan kan ontlenen tegen andere gelijkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnamen die gevaar voor verwarring geven bij professionals in de Nederlandse filmwereld. Daarvan uitgaande is de rechtbank echter van oordeel dat eiseres onvoldoende heeft geconcretiseerd dat verwarring met de naam RatPac bij het betreffende publiek te duchten is, nu gedaagde dat gemotiveerd heeft weersproken en eiseres daar niets anders tegenover heeft gezet. Eiseres heeft immers erkend dat tot nu toe niet van verwarring is gebleken, terwijl gedaagde volgens eiseres’ eigen stellingen al betrokken is geweest bij de productie van allerlei grote blockbusters die ook in Nederland zijn uitgebracht. In dat licht had het op de weg van eiseres gelegen om toe te lichten waarom voor de toekomst dan wèl verwarring te duchten is. Bovendien richt eiseres zich op jeugd- en arthousefilms die in de basis Duitstalig zijn, terwijl gedaagde zich volgens eiseres zelf uitsluitend bezig houdt met grote Engelstalige Hollywood-producties (overigens betwist gedaagde dat zij daarbij betrokken is als producent en stelt zij slechts als financier te handelen; de rechtbank komt aan een oordeel daaromtrent niet toe). Vast staat dat de naam van eiseres gelijk is aan de naam van de – wederom in de woorden van eiseres zelf – “legendarische” groep Hollywoodacteurs bekend als “The Rat Pack”. Ook de naam RatPac houdt een verwijzing naar de naam van deze groep in, maar de spelling wijkt op opvallende wijze af: RatPac is aan elkaar geschreven en de letter K ontbreekt. Deze afwijkende spelling zal door professionals in de filmwereld, van wie mag worden verondersteld dat ze bekend zijn met de naam van deze legendarische groep, worden opgemerkt. Kortom, de rechtbank komt tot het oordeel dat bij het professionele publiek geen sprake is van verwarringsgevaar op grond waarvan het gedaagde verboden zou moeten worden de naam RatPac te gebruiken.
4.18.
Uit het vorengaande vloeit voort dat de Duitse handelsnaam Rat Pack geen bescherming in Nederland toekomt op grond van artikel 5 Hnw, althans niet ten aanzien van de door gedaagde gebruikte naam RatPac. De rechtbank ziet gelet daarop evenmin grond voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Dit leidt er toe dat ook de vorderingen onder II, III, IV en V worden afgewezen.
4.19.
Eiseres wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten gemaakt in het kader van het verweer tegen de gestelde handelsnaaminbreuk komen in aanmerking voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. De kosten van het verweer tegen de gevorderde nietigverklaring en in het kader van het onrechtmatig handelen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.
4.20.
Gedaagde heeft een specificatie overgelegd van € 34.668,36 aan advocaatkosten te vermeerderen met € 3.628,73 aan verschotten. De hoogte van de advocaatkosten wordt echter in beginsel gemaximeerd door de Indicatietarieven in IE-zaken11. De rechtbank is van oordeel dat de zaak moet worden aangemerkt als een gewone bodemzaak waarvoor een maximaal bedrag van € 17.500 als redelijk en evenredig geldt.
4.21.
Nu het zwaartepunt van het debat tussen partijen heeft gelegen bij de gestelde handelsnaaminbreuk en gelet op de standpunten van partijen daaromtrent, is de rechtbank van oordeel dat het redelijk is om 80% van de door gedaagde bestede tijd toe te rekenen aan het IE-deel van de vorderingen en 20% aan het niet-IE-gedeelte.
4.22.
De rechtbank begroot derhalve de advocaatkosten gemaakt in het kader van de gestelde handelsnaaminbreuk op € 14.000. De rechtbank begroot de advocaatkosten gemaakt in het kader van het overige verweer op 20% van € 1.356,- (tarief II, 3 punten), derhalve € 271,20.
4.23.
De hoogte van de verschotten is niet betwist zodat het bedrag van € 3.628,73 wordt toegewezen.
4.24.
Het vorenstaande betekent dat een bedrag aan proceskosten wordt toegewezen van € 17.899,93.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
