Uitspraken

Voor zover de vorderingen in conventie zien op inbreuk op een Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaatsen van Vibesta, F&V Photographic Industry en F&V Europe in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Rotolight op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 GModVo3, in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Ten aanzien van de vorderingen die zijn ingesteld op grond van onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) is de voorzieningenrechter absoluut bevoegd op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo4.

In reconventie is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 8 lid 3 Brussel I bis-Vo.

Een Gemeenschapsmodel wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Vibesta c.s. heeft met een beroep op het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter de geldigheid van het NEO-Model betwist. Voorts stelt Vibesta c.s. dat het NEO-Model geen bescherming toekomt omdat het kenmerk van de cirkelvormige lichtbron uitsluitend door zijn technische functie is bepaald. De argumenten die Vibesta c.s. ter onderbouwing van haar stellingen terzake de geldigheid van het NEO-Model heeft aangevoerd, blijven in het kader van deze kort geding procedure echter onbesproken, omdat het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat, indien en voor zover het NEO-Model al geldig is, Vibesta c.s. met haar Peragos 304 lampen geen inbreuk maakt op dit model. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. De geïnformeerde gebruiker zal het model en het gesteld inbreukmakende product zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.5 Tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is en wat de beschermingsomvang daarvan is, bestaat in die zin een verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.6

Ter zitting heeft Rotolight deze kenmerkende elementen in zoverre genuanceerd, dat zij geen monopolie claimt op de cirkelvorm als zodanig van het NEO-Model8. De voorzieningenrechter overweegt in dat verband voorts dat ten tijde van de modelaanvraag reeds een ronde cameralamp (niet zijnde ringvormig) bestond. Immers, in het sub 2.7 genoemde artikel in Newsshooter wordt in dat verband verwezen naar een cameralamp van Fotodiox die, zo blijkt uit de onder 2.7 opgenomen afbeeldingen, in ieder geval al in februari 2015 op de markt was. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de beschermingsomvang van een model, kan de ronde vorm dan ook slechts in beperkte mate worden betrokken bij de vraag of sprake is van een inbreukmakend product. Wat betreft element 4) heeft Rotolight zelf aangegeven dat de in het NEO-Model door middel van een stippellijn ingetekende LED-lampen slechts ter illustratie dienen en niet modelrechtelijk worden beschermd. Dit element kan derhalve niet worden meegewogen bij de beoordeling van de vraag of de Peragos 304 lampen inbeuk maken op het NEO-model.

De ‘geïnformeerde gebruiker’ betreft een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Het betreft de gebruiker die, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.9 Gelet op het debat ter zitting gaat de voorzieningenrechter er van uit dat als geïnformeerde gebruiker is aan te merken iedere (enigszins gevorderde) amateurfotograaf tot en met de professionele fotograaf.

Indien de hiervoor nader aangeduide geïnformeerde gebruiker het NEO-Model vergelijkt met de Peragos 304 lampen van Vibesta c.s., dan ontstaat het volgende beeld10.

De voorzieningenrechter stelt vast dat het NEO-Model en de Peragos 304 lampen beide een cirkelvormige cameralamp tonen met een, in zowel absolute als relatieve zin, ongeveer even grote cirkel in het midden die niet is opengewerkt maar is dichtgemaakt. De voorzieningenrechter is echter voorlopig oordelend niet van oordeel dat beide lampen daarmee dezelfde algemene indruk wekken bij het geïnformeerde publiek.

Opvallend aan de vormgeving van het NEO-Model is de buitenrand, die in de modelregistratie niet alleen is getoond in het bij 4.8 afgebeelde schuine zijaanzicht (de middelste afbeelding), maar daarnaast nog vier keer (zie de bij 2.2 opgenomen afbeeldingen). De zijrand toont drie schroefgaten en een rand van daartussen liggende ‘tandjes’ (15 in totaal, steeds 5 gevolgd door een schroefgat) die het vooraanzicht van het model in ieder geval in belangrijke mate mede bepalen. Vibesta c.s. heeft deze karakteristieke elementen niet verwerkt in de Peragos 304 lampen. In plaats van te zijn voorzien van ‘tandjes’ loopt de rand van de Peragos 304 vloeiend en glad naar achteren weg. Voorts zijn de Peragos 304 lampen voorzien van vier ronde stippen op gelijke afstand van elkaar aan de rand geplaatst (dit blijken magneetjes te zijn om andere filters vast te klikken) en ontbreken de drie schroefgaten van het NEO-Model.

De achterzijde van het NEO-Model heeft aan de bovenkant een scherm met twee grote knoppen er onder. Daaronder is een batterijklep geplaatst die vanaf de onderkant tot voorbij het middelpunt van de cirkel loopt. Aan de rechterzijde van de batterijklep zit nog een drukknop. De achterzijde van de Peragos 304 lampen daarentegen heeft een minder breed scherm met aan weerszijden daarvan twee kleine ronde bedieningsknopjes. De batterijklep is daaronder geplaatst zodat deze zich in het midden van de cirkel bevindt. De klep loopt ook niet door naar de onderkant van de cirkel. Aan de linker kant van de batterijklep is een rechthoekige aan/uit schakelaar bevestigd.

Gelet op deze verschillen en nog daargelaten de vraag in hoeverre de overeenstemmende elementen technisch bepaald zijn, komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat het NEO-Model en de Peragos 304 lampen bij de geïnformeerde gebruiker tot een andere algemene indruk zal leiden. Van inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight is daarom geen sprake, zodat de vorderingen op die grond zullen worden afgewezen. Het verweer van Vibesta c.s. dat F&V Photographic Industry de Peragos lampen niet verhandelt, kan in dit kader dan ook onbesproken blijven.

Van slaafse nabootsing is sprake indien door nabootsing van een stoffelijk product verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt.

Rotolight beroept zich enerzijds op slaafse nabootsing van de NEO-2 door de Peragos 304 lampen en anderzijds op slaafse nabootsing van de NEO-2 voorzien van het bijgeleverde witte add-on filter door de Peragos 30C lamp.

De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat – ook indien er van uit wordt gegaan dat de NEO-2 het benodigde onderscheidend vermogen bezit voor een eigen gezicht in de markt, hetgeen door Vibesta c.s. gemotiveerd is betwist – geen sprake is van slaafse nabootsing van de NEO-2 met de Peragos 304 lampen. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen ten aanzien van de gestelde inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight kan immers niet worden gezegd dat de Peragos 304 lampen van Vibesta c.s. een slaafse kopie zijn van de NEO-lampen. Daarvoor wijken de Peragos 304 lampen op de voor de NEO-2 kenmerkende elementen voldoende af. De voor de NEO-2 kenmerkende ‘tandjes’ ontbreken en de achterkant is anders ingedeeld. Bovendien zijn de zichtbare led-lampjes verschillend geplaatst: in de NEO-2 lijken deze weliswaar op gelijke afstand van elkaar maar verder willekeurig door elkaar heen te staan, terwijl ze in de Peragos 304 lampen in strakke symmetrische cirkels zijn geplaatst. Ten slotte zijn de Peragos 304 lampen groter van formaat en wordt de kap op andere wijze aan de lamp bevestigd. De kap van de Peragos 304 lampen ‘klikt’ immers eenvoudig met vier kleine cirkelvormige magneetjes op de lamp, terwijl de kap van de NEO-2 ter hoogte van de drie schroefgaten wordt vastgehouden en losgekoppeld kan worden door eraan te draaien.

Rotolight stelt dat de Peragos 30C lampen van Vibesta c.s. een slaafse nabootsing zijn van de NEO-2 met wit add-on filter van Rotolight en heeft ter vergelijking de volgende foto in de dagvaarding opgenomen (waarbij de afbeelding aan de linkerkant NEO-2 met add-on filter toont en de afbeelding aan de rechterkant de Peragos 30C lamp).

Rotolight stelt dat ook de NEO-2 met een wit add-on filter een eigen gezicht op de markt heeft. In iedere verpakking zitten immers standaard vier add-on filters, waarvan er twee wit zijn. Deze vier filters staan op de zijkant van verpakking afgebeeld (tweede foto van rechts), net als de NEO-2 met een wit add-on filter (middelste foto).

Vibesta c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de NEO-2 met wit add-on filter een eigen gezicht op de markt heeft omdat de NEO-2 standaard zonder wit add-on filter wordt gepromoot en aangeboden, zoals ook blijkt uit de diverse door partijen overgelegde producties.

De voorzieningenrechter laat ook met betrekking tot de NEO-2 met wit add-on filter in het midden of sprake is van een eigen gezicht op de markt. Immers, de NEO-2 met wit add-on filter enerzijds en de Peragos 30C lamp anderzijds verschillen van de NEO-2 respectievelijk de Peragos 304 lampen uitsluitend wat betreft de kleur van de voorkant die melkwit is in plaats van transparant waardoor de led-lampjes niet zichtbaar zijn. Echter, de melkwitte kleur van de NEO-2 met wit add-on filter is functioneel bepaald in die zin dat het filter wordt gebruikt om een bepaald lichteffect te creëren. De Peragos 30C lamp is bedoeld om te gebruiken wanneer datzelfde lichteffect wenselijk is, zodat van Vibesta c.s. niet in redelijkheid gevergd kan worden de voorkant een andere kleur te geven. Nu voor het overige hetgeen reeds is overwogen onder 4.15 ook geldt ten aanzien van de Peragos 30C lampen in vergelijking met de NEO-2 (al dan niet met add-on filter) is voorlopig oordelend geen sprake van slaafse nabootsing.

Gelet op hetgeen onder 4.15 tot en met 4.19 is overwogen worden ook de vorderingen op grond van slaafse nabootsing afgewezen. De verweren van Vibesta c.s. dat Rotolight niet de verhandelaar is van de NEO-lamp en dat F&V Photographic Industry de Peragos lampen niet verhandelt, blijven derhalve onbesproken.

De onder I gevorderde opheffing van de door Rotolight gelegde beslagen wordt bij gebrek aan belang daartoe afgewezen. Rotolight heeft immers onweersproken gesteld dat de beslaglegging is mislukt en heeft ter onderbouwing daarvan het onder 2.10 vermelde proces-verbaal van ‘(vergeefs) conservatoir beslag tot afgifte’ van de deurwaarder overgelegd.

Het onder II gevorderde verbod om in verband met onderhavig geschil ten laste van Vibesta c.s. enig (conservatoir) beslag te doen leggen en/of daartoe verlof te vragen, wordt afgewezen. Niet kan worden uitgesloten dat er in de toekomst, op grond van gewijzigde feiten en/of omstandigheden, voor de voorzieningenrechter gronden aanwezig zijn om opnieuw toestemming te verlenen tot het doen laten leggen van conservatoir beslag door Rotolight ten laste van Vibesta c.s.. Wel zal de voorzieningenrechter verstaan dat ter gelegenheid van de behandeling van een eventueel volgend beslagrekest, betrekking hebbend op de in deze procedure aan de orde zijnde problematiek, Rotolight een kopie van dit vonnis aan de voorzieningenrechter dient te verstrekken.

Voor toewijzing van de onder III en IV gevorderde rectificaties is vereist dat het handelen van Rotolight als onrechtmatig wordt aangemerkt. Vibesta c.s. heeft dienaangaande gesteld dat zij door het handelen van Rotolight als vermeld onder 2.9 en 2.11 schade heeft geleden. Rotolight heeft Vibesta c.s. immers in een kwaad daglicht geplaatst door onterechte beschuldigingen aan haar adres te maken.

De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat het Rotolight op 23 mei 2019 niet vrij stond om de distributeurs van Vibesta c.s. te benaderen met de mededeling dat Vibesta c.s. inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten dan wel dat Vibesta c.s. de NEO-lampen van Rotolight slaafs kopieert. Het had op de weg van Rotolight gelegen eerst in overleg te treden met Vibesta c.s. en – indien dat niet tot een gewenste uitkomst leidde – een rechterlijke uitspraak af te wachten alvorens met dergelijke beschuldigingen naar buiten te treden. In plaats daarvan heeft zij één dag na het aanschrijven van Vibesta en F&V Photographic Industry hun distributeurs aangeschreven met de mededeling dat sprake is van inbreukmakende producten en het ‘verzoek’ deze niet te verhandelen omdat de distributeurs anders ook onrechtmatig zouden handelen. Rotolight had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat haar standpunt hieromtrent in rechte geen stand zou houden, zoals in deze voorlopige procedure ook het geval is. Overigens heeft Rotolight zich in deze procedure ook niet beroepen op de andere in de brief aan de distributeurs genoemde intellectuele eigendomsrechten (trade marks, copyrights en patents) dan een Gemeenschapsmodelrecht. De door verzending van brieven aan distributeurs van Vibesta c.s. en plaatsing van het sub 2.11 opgenomen persbericht in de markt ontstane indruk dat de Peragos-lampen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Rotolight dient dan ook te worden rechtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit achterwege te laten en voldoende aannemelijk is dat Vibesta c.s. daarvan schade ondervindt. Onweersproken is dat Vibesta c.s. op dit moment geen afzet kan vinden voor de Peragos-lampen. Hierbij heeft Vibesta c.s. een spoedeisend belang, dat overigens ook niet bestreden is. De voorzieningenrechter acht een rectificatie dan ook op zijn plaats, met dien verstande dat in de rectificatie duidelijk tot uitdrukking dient te worden gebracht dat het om een voorlopig oordeel gaat en dat dit oordeel betrekking heeft op het ingeroepen Gemeenschapsmodelrecht en niet op overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de NEO-lampen. De vorderingen onder III en IV zullen dan ook op na te melden wijze worden toegewezen. Ter zake zal tevens een dwangsom worden opgelegd die zal worden gematigd en gemaximeerd.

Al het voorgaande brengt mee dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen en de vorderingen in reconventie gedeeltelijk zullen worden toegewezen.

Rotolight zal, zowel in conventie als in reconventie, als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedures. Vibesta c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv en heeft haar kosten gespecificeerd tot een totaalbedrag van € 72.802,-. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter merkt deze zaak anders dan partijen aan als een normaal kort geding, waarvoor overeenkomstig de geldende Indicatietarieven11 een maximumtarief van € 15.000,- als redelijk en evenredig wordt beschouwd. Nu de procedure in conventie en in reconventie volledig met elkaar samenhangen en de reconventionele vordering niet heeft geleid tot extra proceshandelingen, geldt dit indicatietarief voor de conventie en de reconventie tezamen. Partijen zijn het er over eens dat 70 % van deze procedure ziet op handhaving van IE-rechten en 30 % op slaafse nabootsing. Toewijsbaar is dus 70 % van € 15.000,- dus € 10.500,- te vermeerderen met 30 % van het geldende liquidatietarief van € 980,- toegewezen, te weten € 294,-. In conventie en in reconventie tezamen zal dan ook een bedrag van € 10.794,- worden toegewezen. De wettelijke rente kan worden toegewezen als gevorderd.