Uitspraken

De rechtbank is op grond van art. 123 lid 1 in verbinding met art. 124 aanhef en onder a en art. 125 lid 1 UMVo in verbinding met art. 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, internationaal en relatief bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van PopSockets voor zover daaraan inbreuk op de Uniemerken ten grondslag ligt, nu alle gedaagden woonplaats hebben in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Van de vorderingen voor zover gebaseerd op inbreuk op het Gemeenschapsmodel, is de rechtbank, gezien het bepaalde in art. 80 lid 1 in verbinding met art. 81 aanhef en onder a en art. 82 GModVo en art. 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, om diezelfde reden internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen. Ook deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank niet door [de VOF ] c.s. bestreden.

Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft PopSockets te kennen gegeven zich primair te beroepen op de Uniemerken en pas in tweede instantie, als dit beroep niet slaagt, zich op haar modelrecht te willen baseren.

Op grond van art. 9 lid 2 sub a UMVo is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren en diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

Op basis van door de [de VOF ] c.s. op marktplaats.nl en Facebook geplaatste advertenties en berichten, weergegeven bij de feiten, stelt de rechtbank vast dat zij het volgende te koop heeft aangeboden, vrijwel steeds9 met vermelding van het woord ‘popsockets’ in de aanprijzing:

a. a) buttons voor mobiele telefoons in een verpakking met een hoofzakelijk blauwe achtergrond met een zwarte bovenzijde met daarin de tekst ‘Mobile Phone Stent’;
b) combi-packs voor mobiele telefoons in een verpakking met een hoofdzakelijk witte achtergrond met een zwarte bovenzijde met daarin de tekst ‘Mobile Phone Stent’;

c) buttons voor mobiele telefoons in een verpakking met een hoofdzakelijk blauwe achtergrond met een zwarte bovenzijde met daarin de tekst ‘popsockets’;
d) combi-packs voor mobiele telefoons in een verpakking met een hoofdzakelijk witte achtergrond met een zwarte bovenzijde met daarin de tekst ‘popsockets’ en naast de houder de tekst ‘Popclip car mount’.

Wat betreft het aanbod zoals vermeld in 4.4. onder a en b stelt PopSockets, althans zo begrijpt de rechtbank haar, dat sprake is van inbreuk op het Uniemerk PopSockets omdat het daaraan identieke teken ‘popsockets’, zonder haar toestemming, is gebruikt in de advertenties/berichten ter aanduiding van niet van haar afkomstige producten.

De rechtbank interpreteert het verweer van [de VOF ] c.s. aldus dat zij aanvoert geen inbreuk te maken omdat (i) niet duidelijk is dat het (niet) om originele, van PopSockets afkomstige, producten gaat en (ii) het woord ‘popsockets’ in de advertenties/berichten een generieke aanduiding betreft. Dit verweer faalt. Er moet van worden uitgegaan dat de door [de VOF ] c.s. te koop aangeboden producten namaakgoederen betreffen, reeds omdat op de verpakkingen niet het Uniemerk is aangebracht, terwijl dit bij de originele van PopSockets afkomstige producten, naar onbestreden is, wel het geval is. Voorts heeft PopSockets tijdens de comparitie van partijen getoond dat in (de zijkant van) de buttons bij de originele producten wel en bij de bij [de VOF ] c.s. gedane testaankopen niet het woord ‘popsockets’ gestanst is. Ook de prijsstelling duidt erop dat het niet gaat om originele PopSockets producten. [de VOF ] c.s. heeft een en ander niet, althans niet gemotiveerd, betwist.

Voor zover [de VOF ] c.s. met haar verweer dat ‘popsockets’ een generieke aanduiding is, bedoelt te betogen dat het woordmerk PopSockets is verworden tot soortnaam (hetgeen zou betekenen dat zij meent dat dit merk vervallen moet worden verklaard of nietig is), gaat de rechtbank daaraan voorbij. Nog daargelaten dat [de VOF ] c.s. deze stelling niet heeft toegelicht, dient de rechtbank het Uniemerk als geldig te beschouwen omdat [de VOF ] c.s. geen (reconventionele) vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring heeft ingesteld (art. 127 lid 1 UMVo). Voor zover is bedoeld een beroep te doen op art. 14 lid 1 onder b UMVo, moet dit verweer eveneens stranden door het ontbreken van enige onderbouwing.

Met het aanbod zoals vermeld in 4.4. onder a en b maakt [de VOF ] c.s. dan ook inbreuk op het Uniemerk PopSockets in de zin van art. 9 lid 2 sub a UMVo, nu zij zonder toestemming waren heeft aangeboden die gelijk zijn aan de waren die PopSockets verhandelt, te weten buttons voor mobiele telefoons en combi-packs, onder het teken popsockets in het economisch verkeer.

PopSockets stelt ten aanzien van het aanbod zoals weergegeven in 4.4 onder c en d dat sprake is van inbreuk op haar recht op de Uniemerken omdat de daaraan identieke tekens popsockets en/of popclip zijn aangebracht op nagemaakte verpakkingen met daarin nagemaakte producten. [de VOF ] c.s. betwist ook ten aanzien hiervan dat sprake is van namaak.

In het midden kan blijven of bij het aanbod als bedoeld in 4.4 onder c en d eveneens sprake is van namaakgoederen omdat [de VOF ] c.s. naar de rechtbank begrijpt betoogt dat dit aanbod producten betreft die door of met toestemming van PopSockets in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht. Dit verweer faalt. [de VOF ] c.s., op wie de bewijslast van de door haar gestelde (en door PopSockets betwiste) uitputting rust10, heeft de beweerdelijke uitputting niet, althans onvoldoende, concreet gemaakt. Het enige dat zij in dit verband heeft overgelegd is het in 2.16 weergegeven e-mailbericht van [gedaagde 1] waarin niet méér wordt vermeld dan dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] op 28 juni 2017 op de Bazaar in Beverwijk 30 stuks popsockets hebben gekocht. Dit vormt nog geen begin van een ‘paper trail’ die naar PopSockets zou kunnen leiden. Voor de vereiste toestemming van PopSockets bestaat geen enkele aanwijzing. Bij die stand van zaken moet ervan worden uitgegaan dat [de VOF ] c.s. ook met het aanbieden en verhandelen van de in 4.4 onder c en d beschreven producten inbreuk maakt op de Uniemerken.

Nu inbreuk is vastgesteld, zal het door PopSockets gevorderde inbreukverbod, voor zover dit ziet op de Uniemerken, worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. De rechtbank zal het verbod toewijzen voor de Europese Unie. Voor zover [de VOF ] c.s. heeft bedoeld te betogen dat PopSockets bij het opleggen van een inbreukverbod geen belang (meer) heeft omdat [de VOF ] c.s. het inbreukmakend handelen al heeft gestaakt, volgt de rechtbank haar daarin niet, nu [de VOF ] c.s. de door PopSockets aan haar voorgelegde onthoudings- en afstandsverklaring met daaraan gekoppeld een boetebeding, niet heeft getekend. Aan het inbreukverbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat deze wordt gematigd en gemaximeerd zoals in het dictum verwoord.

Aangezien het beroep van PopSockets op de merkenrechtelijke grondslag slaagt, kan een beoordeling van haar subsidiaire beroep op het Model onbesproken blijven.

Voor toewijzing van de primair gevorderde winstafdracht (vordering onder 3) is vereist dat [de VOF ] c.s. te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt (art. 129 lid 2 UMVo in verbinding met art. 2:21 lid 4 BVIE11). [de VOF ] c.s. heeft niet gemotiveerd, bestreden dat zij te kwader trouw merkinbreuk heeft gepleegd, zodat aan het vereiste voor toewijzing van de winstafdracht is voldaan.

Gelet op de hierna toe te wijzen opgave, kan de omvang van de inbreuk en daarmee van de door [de VOF ] c.s. genoten winst nog niet vastgesteld worden. De begroting daarvan zal worden verwezen naar de schadestaatprocedure, zoals gevorderd. Wettelijke rente is een vorm van (vertragings-)schade, zodat de vordering die strekt tot vergoeding daarvan ook in een schadestaatprocedure kan worden ingediend en nu niet voor afzonderlijke toewijzing in aanmerking komt.

PopSockets vordert, naast winstafdracht, vergoeding van morele schade, bestaande uit reputatie- en imagoschade. Zij begroot die schade – zonder daar een berekening aan ten grondslag te leggen en zonder enig verband te concretiseren tussen die beweerdelijk geleden schade en het onrechtmatig handelen van [de VOF ] c.s. – op € 7,50 per inbreukmakend product. In dit verband is van belang dat PopSockets, naar zij ter comparitie heeft gedeeld, gedurende het afgelopen jaar zo’n 150 zaken tegen vele inbreukmakers heeft gehad. Zo PopSockets al morele schade ten gevolge van inbreukmakend handelen kan substantiëren, is enig aandeel dat kan worden toegerekend aan onrechtmatig handelen door [de VOF ] c.s. naar verwachting verwaarloosbaar klein. PopSockets vordert voor de begroting van die schade verwijzing naar een schadestaatprocedure. Mede gelet op het feit dat [de VOF ] c.s. morele schade als zodanig niet heeft betwist (zij heeft slechts tegen de hoogte daarvan verweer gevoerd), kan de rechtbank de mogelijkheid dat PopSockets als gevolg van het handelen van [de VOF ] c.s., morele schade heeft geleden, niet uitsluiten. Begroting van die schade is in deze procedure niet mogelijk, zodat, met inachtneming van het voorgaande, naar een schadestaatprocedure wordt verwezen. Hetzelfde geldt voor de over deze gestelde schade gevorderde wettelijke rente (vgl. 4.14).

De vordering om opgave te doen (vordering onder 2) is, gezien de toegewezen vordering tot winstafdracht (nader op te maken bij staat), in beginsel toewijsbaar. [de VOF ] c.s. heeft zich tegen toewijzing van dit onderdeel van de vordering verzet, betogende dat PopSockets daarbij geen belang meer heeft omdat [de VOF ] c.s. buiten rechte al volledige openheid van zaken zou hebben gegeven. [de VOF ] c.s. verwijst in dit verband naar het hiervoor onder rechtsoverweging 2.16 weergegeven e-mailbericht van [gedaagde 1] . Dit verweer wordt gepasseerd. Daartoe is het volgende redengevend.

In genoemd e-mailbericht meldt [gedaagde 1] dat [gedaagde 2] en hij uitsluitend op 28 juni 2017 dertig stuks buttons hebben ingekocht op de Bazaar in Beverwijk en deze vervolgens op 25 augustus 2017 (10) en 18 september 2017 (20) hebben verkocht. De rechtbank is met PopSockets van oordeel dat de inhoud van het e-mailbericht van [gedaagde 1] niet kan worden aangemerkt als het verstrekken van volledige openheid van zaken. Bij het e-mailbericht zijn geen bescheiden gevoegd ter staving van de in dat bericht vermelde gegevens, terwijl de inhoud van voornoemd e-mailbericht niet (volledig) lijkt te stroken met de overige in het dossier aanwezige informatie. Allereerst worden in de hiervoor in 2.8 weergegeven advertentie op marktplaats.nl van 7 juli 2017 (dus daterend van ná de vermeende inkoop op de Bazaar in Beverwijk) ‘100 stuks en partijen vanaf 50 stuks’ aangeboden en is bij die advertentie (en overigens ook bij het bericht van 29 juni 2017 van [gedaagde 2] op haar Facebookpagina) een foto geplaatst waarop 50 verpakkingen met producten, buttons en combi-packs, staan afgebeeld. Dit terwijl [de VOF ] c.s., volgens haar eigen stelling, op dat moment slechts over 30 buttons beschikte. De rechtbank wijst er voorts op dat PopSockets op 14 september 2017 (dus op het moment dat [de VOF ] c.s. volgens de e-mail nog over slechts 20 buttons beschikte), 20 buttons bij [de VOF ] c.s. heeft besteld, welke producten twee dagen daarna zijn geleverd. Dit is niet te rijmen met de mededeling dat de (beweerdelijk resterende) 20 producten op 18 september zijn geleverd aan een derde. Tot slot zij nog gewezen op het feit dat in een periode van een aantal maanden verschillende advertenties/berichten op marktplaats.nl en op Facebook zijn geplaatst en op de bij die advertenties/berichten geplaatste foto’s niet telkens dezelfde producten te zien zijn. Geconfronteerd met deze ongerijmdheden tijdens de comparitie van partijen, heeft de advocaat van [de VOF ] c.s. enkel naar voren gebracht dat [de VOF ] c.s. blijft bij de reeds gedane opgave en dat [de VOF ] c.s. pas inkocht nadat besteld was. Ook dit laatste is niet goed te rijmen met het relaas omtrent de inkoop op de Bazaar in Beverwijk en de advertenties van latere datum, noch met het aantal producten dat op de bij de advertenties/berichten geplaatste foto’s is afgebeeld en evenmin met de vrijwel directe levering van de proefaankoop.

PopSockets heeft dan ook belang bij opgave, zodat deze wordt toegewezen, versterkt met een dwangsom, beperkt en gemaximeerd zoals in het dictum vermeld.

De gevorderde afgifte ter vernietiging (vordering onder 4) zal de rechtbank eveneens toewijzen. Weliswaar heeft [de VOF ] c.s. betoogd geen inbreukmakende producten meer in voorraad te hebben, maar gezien hetgeen hiervoor is overwogen, trekt PopSockets die verklaring terecht in twijfel. Zij heeft gelet op de vastgestelde inbreuk recht op en belang bij toewijzing van ook dit onderdeel van haar vordering.

Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal [de VOF ] c.s. in de proceskosten worden veroordeeld. PopSockets heeft een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en heeft daartoe specificaties van haar kosten van in totaal € 8.134,04 (exclusief BTW) overgelegd. Dit bedrag is opgebouwd uit € 6.635,60 aan honorarium advocaat en kantoorkosten, € 626,- (sic) aan griffierecht en € 872,44 aan (overige) verschotten12.

[de VOF ] c.s. heeft matiging bepleit van de door PopSockets gevorderde proceskosten tot een bedrag van in totaal € 3.400,- omdat deze zaak, aldus [de VOF ] c.s., een zaak van bescheiden omvang betreft waarin door PopSockets slechts mager bewijs is aangedragen. Voorts heeft [de VOF ] c.s. betoogd dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat PopSockets tot twee keer toe haar eis heeft verminderd en voorts dat de kosten die zijn gemaakt ter zake van de gestelde inbreuk op modelrecht, niet voor toewijzing in aanmerking komen.

Op grond van art. 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten neemt de rechtbank de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in IE-zaken tot uitgangspunt. De rechtbank merkt deze zaak aan als een eenvoudige bodemzaak in de zin van genoemde Indicatietarieven. Het daarbij behorende tarief bedraagt maximaal € 8.000,- als vergoeding voor de werkzaamheden van de advocaat. De door PopSockets gevorderde vergoeding blijft hier onder. De rechtbank ziet aanleiding om de kosten die gemoeid zijn geweest met de vermindering van eis die bij akte is gedaan op dit bedrag in mindering te brengen (het gaat om een bedrag van € 272,50), nu PopSockets te kennen heeft gegeven dat deze akte is voortgekomen uit een onjuiste formulering van het in de dagvaarding opgenomen petitum. De kantoorkosten worden overeenkomstig minder. Een en ander resulteert in een toe te wijzen bedrag aan advocaatwerkzaamheden van € 6.346,75.

De advocaatkosten moeten worden vermeerderd met de verschotten. Daarbij wordt opgemerkt dat de deurwaarderskosten verbonden aan de betekening van het betekeningsexploot voor rekening blijven van PopSockets, zodat de te vergoeden deurwaarderskosten op € 88,35 komen. Ook het griffierecht blijft deels voor rekening van PopSockets. Gezien de laatste specificaties lijkt zij daar ook zelf vanuit te gaan. In EP17 en EP18 heeft zij immers € 626,- aan griffierecht opgevoerd, terwijl het daadwerkelijk door partijen betaalde griffierecht € 1.924,- bedraagt (zoals aanvankelijk genoemd in EP10 en EP11). De rechtbank stelt het door [de VOF ] c.s. aan PopSockets te vergoeden griffierecht op € 618, -, zijnde het griffierecht voor een zaak van onbepaalde waarde. Het verschil blijft voor rekening van PopSockets nu het aan de formulering van haar eis (waarin onverplicht een bedrag is genoemd aan proceskosten) te wijten is dat het griffierecht, ook voor [de VOF ] c.s., omhoog is ‘geschoten’ naar € 1.924,-. De koerierskosten en kosten van het onderzoeksrapport, waarvan geen facturen zijn overgelegd, laat de rechtbank als niet onderbouwd buiten beschouwing. Het opgevoerde bedrag van de testaankoop (€ 48,35) is voldoende gespecificeerd en komt voor vergoeding in aanmerking. Het totaalbedrag aan verschotten komt daarmee op € 754,70 (€ 618 + € 88,35 + € 48,35) en de totale proceskostenveroordeling op € 7.101,45. De over dit bedrag gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen.