2 De feiten
2.1.
Transocean is een vereniging van producenten van scheepsverf met leden over de hele wereld. Transocean verleent (exclusieve) licenties aan haar leden voor het gebruik van merkrechten en knowhow (met name bestaande uit verfformules) in bepaalde territoria.
2.2.
Transocean is houdster van onder meer de volgende merken:
2.2.1.
het internationaal woord/beeldmerk, met onder meer gelding in de Benelux, ingeschreven op 8 januari 2002 onder nummer 775809 in de klasse 2 (onder meer verven):
2.2.2.
het internationaal woordmerk ‘TRANSOCEAN’, met onder meer gelding in de Europese Unie, ingeschreven op 30 januari 2004 onder nummer 827985 in de klassen 1, 2 en 35 (onder meer verven).
2.2.3.
het Uniewoord/beeldmerk ingeschreven op 12 november 2015 onder nummer 014790241 in de klasse 2 (onder meer verven):
2.2.4.
de Spaanse woordmerken ‘TRANSOFIRE’, ‘TRANSOTHANE PUR’ en ‘TRANSPOXY TANKGUARD VA 4.80’, geregistreerd door Eurotex (althans één/meer van de gedaagden) op respectievelijk 25 juni 2012 onder nummer M3036424, 27 maart 2015 onder nummer M3555128 en 27 maart 2015 onder nummer M3555132, telkens in de klasse 2 (onder meer verven), en op grond van de vaststellingsovereenkomst (zie hierna onder 2.8 Artikel 4) overgedragen aan Transocean.
2.3.
Pinturas is een leverancier van verfproducten, die haar producten binnen de Europese Unie verkoopt in Spanje en Portugal. Quimicas is een aan Pinturas gelieerde fabrikant van verfproducten. [gedaagde sub 3] is bestuurder van Eurotex.
2.4.
Eurotex maakt gebruik van de website www.eurotex.es (hierna ook: de website).
2.5.
Eurotex heeft, althans Pinturas en/of Quimicas heeft/hebben (afzonderlijk van elkaar), met Transocean een ‘membership agreement’ gesloten voor het exclusieve gebruik van specifieke knowhow en merken van Transocean op het gebied van beschermende (scheeps)verf en coatings, voor Spanje en Portugal.
2.6.
Quimicas heeft het lidmaatschap bij Transocean opgezegd per 31 december 2014. Transocean heeft daarop bij brief van 31 december 2014 voor zover van belang als volgt gereageerd:
“According to the articles relating to the termination of membership, [Quimicas] has to comply with the following conditions:
- to stop using the business names, product names, trademarks, standard processing formulae, standard manufacturing processes for Transocean paints and any additional technical know-how in this field of THE TRANSOCEAN MARINE PAINT ASSOCIATION (Article 13(8) sub b of the Articles of Association).
For the products that are not part of the Transocean know-how but do carry Transocean names, which are Transofire and Transurethane PUR, the products have to be renamed.
- to stop bearing the business name of THE TRANSOCEAN MARINE PAINT ASSOCIATION or any part there of and specifically the name “TRANSOCEAN”. (…)
As far as existing stock is concerned, according to article 14 of the membership agreement, the Association chooses to give permission to [Quimicas] to sell out any remaining stock except for Transofire and Transurethane PUR. These products are to be relabeled under a different product name not related to Transocean business names.
- to return all written documentation and other tangible forms of information that are part of the know-how of THE TRANSOCEAN MARINE PAINT ASSOCIATION.
(…)
The compliance to all the above mentioned items should be realized at the earliest but no later than 1/2/2015.”
2.7.
Bij aan Pinturas gerichte brief van 5 februari 2015 schrijft de raadsman van Transocean onder meer het volgende:
“Termination of Transocean membership
Pinturas Eurotex S.A. (…) has been a member of Transocean since 2010.
(…)
Transocean forwarded me a copy of a letter dated 31 December 2014 from [Quimicas] (…) – and Transocean Coatings Iberia S.L. – hereinafter referred to as: TCI, in which [Quimicas] and TCI resign as members of Transocean. However, neither [Quimicas] nor TCI is or has been a member of Transocean.
Formally the [Pinturas] membership has not ended due to the aforementioned letter, since resignation requires a proper notice from [Pinturas] itself.
Transocean reserves all rights due to the improper termination, including the right to claim full payment of all membershipfees over 2015 (…).
(…)
Transocean brand names and Know How
Although [Quimicas] states that it no longer uses the Transocean business names, Trademarks and Know How, Transocean has noticed that this is not accurate. The website ‘www.transocean-coatings.es’ is still linked to [Pinturas]. The name TCI also infringes the Transocean trademark.
Your website still lists Transothane PUR, Transofire Transpoxy and Tankguard VA 4.80 as product names. Although my client does not claim the formulas of Transothane PUR and Transofire, it
does
claim the product
names
.
Transpoxy Tankguard VA 4.80 is a product of which the formula has been proposed by Transocean and Transocean has also paid the certification costs Pursuant to Article 5 of the Agreement this product belongs to the Transocean Know-how
Proposition for termination
(…)
Transocean would – however – prefer to part amicably with [Pinturas] and has asked me to offer you the following proposition to that avail:
1. Attached is a current account statement from Transocean (…). In case this proposition is accepted, Transocean will give [Pinturas] a discount on the aforementioned claims (…).
2. [Pinturas] will sign and send back the attached ‘cease and desist declaration’ before 28 February 2015 (and will change the company name Transocean Coatings Iberia S.L. to another name not containing any of the Transocean business names). The website ‘www.transocean-coatings.es’ will be transferred to Transocean;
3. [Pinturas] will be allowed to sell any remaining stock of Transocean products and / or its own products that have been packaged in Transocean cans until 1 July 2015. Any remaining stock as per the aforementioned date will be destroyed or relabelled by [Pinturas].”
2.8.
Onderhandelingen naar aanleiding van deze brief hebben geleid tot een medio mei 2015 ondertekende ‘Settlement Agreement’ (hierna: de vaststellingsovereenkomst). In de vaststellingsovereenkomst zijn als partijen opgenomen: (1) Transocean, (2) Pinturas, (3) Quimicas, (4) Transocean Coatings Iberia S.L. en (5) [gedaagde sub 3], waarbij is bepaald dat “the parties 2-4 are collectively referred to as “Eurotex c.s.”. De vaststellingsovereenkomst houdt verder onder meer in:
“ (…)
Whereas
A. (…) [Transocean] (…) is the owner of various trademarks and other intellectual property rights (the “IP”);
B. [Pinturas] has been a member of Transocean until 31 December 2014. [Quimicas] and [Transocean Coatings Iberia S.L.] are [Pinturas] group companies that have used the IP;
C. [gedaagde sub 3] has registered business names of Transocean as trademarks and will transfer these trademarks to Transocean upon signing of this agreement;
D. Transocean and [Pinturas]have come to an agreement as to the rights and obligations pursuant to the termination of the [Pinturas] membership, which will be incorporated in the settlement agreement;
Article 1
Settlement payment
(…)
Article 2
Sale of remaining stock
2.1.
Eurotex c.s. will be allowed to sell any and all remaining stock of Transocean products and / or its own products that have been packaged in Transocean cans until 1 September 2015. Any remaining stock as per the aforementioned date will be destroyed or relabeled by Eurotex c.s.
Article 3
Cease and desist of IP
3.1.
Eurotex c.s. will immediately after signing this agreement cease the use of the IP, except for any passive canvassing to sell the remaining stock pursuant to clause 2.1 of this agreement.
3.2.
Cease and desist and the sale of the remaining stock pursuant to clause 3.1 means that,
3.2.1.
the remaining products that are still actively canvassed on Eurotex c.s. websites (i.e. Transofire, Transothane PUR and Transpoxy Tankguard VA 4.80) will be removed from any and all Eurotex c.s. websites (parties agree that the formulas of Transofire and Transothane PUR are
not
protected IP and can be produced and sold under
different
names by Eurotex c.s. and that the formula of Transpoxy Tankguard VA 4.80 is a protected IP of Transocean and may not be produced by Eurotex c.s.);
3.2.2.
Eurotex c.s. warrants that it shall cease and desist from commercializing, whether alone or with or through others, and any and all products branded with any of the trademarks owned by Transocean without the consent of Transocean, as well as any infringement of any of the trademarks owned by Transocean;
3.2.3.
Eurotex c.s. warrants that it shall cease and desist from commercializing, whether alone or with or through others, any and all products that contain paint specifications, paint programs, standard processing formulae, standard manufacturing processes for marine- and protective paints and additional technical Know-How owned by Transocean in this field as mentioned in the membership agreement between Transocean and Eurotex;
3.2.4.
Eurotex c.s. warrants that before 31 December 2015 either Coatings has been liquidated or the name of Coatings has been changed to another name not containing any of the trademarks and / or business names owned by Transocean;
3.2.5.
Eurotex c.s. is allowed to sell the remaining stock until 1 September 2015;
3.2.6.
Eurotex c.s. will transfer the domain name transocean-coatings.es to Transocean before 30 May 2015.
Article 4
Transfer of intellectual property rights
4.1.
By signing this agreement [gedaagde sub 3] irrevocably transfers the following intellectual property rights to Transocean which transfer is accepted by Transocean: (…) [de Spaanse woordmerken genoemd in 2.2.4] for the goods and services for which the trademarks have been applied and / or registered
(…)
5.1.
Eurotex c.s. will undertake, in case of a breach of any of the obligations and conditions specified in this agreement to pay to Transocean a penalty of EUR 5.000,- for each and every violation and a penalty of EUR 500,- for each day that such violation continues, without prejudice to the right of Transocean to claim specific performance and full damages.
Article 6
Group companies and several liability
6.1.
By signing this agreement Eurotex c.s. agree to impose an obligation to honour this cease and desist commitment as stipulated in Article 3 on all of its subsidiaries and affiliates, and on any and all other existing or future (legal) entities that are directly or indirectly controlled by Eurotex c.s. at any point in time.
6.2.
All obligations pursuant to this agreement are several liabilities for Eurotex c.s. In case of breach of any and all obligations by a group company of Eurotex c.s., the penalty will be forfeited by Eurotex c.s.
Article 7
Applicable law and competent court
7.1.
This agreement is governed by Dutch law. Any dispute that may arise concerning the interpretation or performance of this agreement shall be submitted to the competent court in The Hague, notwithstanding the right of Transocean to submit any dispute that may arise concerning the interpretation or performance of this agreement to any other competent court or at the Netherlands Arbitration Institute.
(…)”
2.9.
Bij brief van 7 januari 2016 heeft de raadsman van Transocean Pinturas gemeld dat Eurotex meerdere verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst schendt en haar gesommeerd, kort gezegd, om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Transocean te staken. De (toenmalige) Spaanse raadsman van Eurotex c.s. heeft zich in reactie daarop bij brief van 19 januari 2016 op het standpunt gesteld, samengevat, dat Eurotex aan alle vereisten van de vaststellingsovereenkomst heeft voldaan.
3 Het geschil
3.1.
Transocean vordert, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat Eurotex c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Transocean en aldus jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, Eurotex c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van € 100.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Eurotex c.s. in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv1 en nakosten.
3.2.
Transocean grondt haar vorderingen op de stelling dat Eurotex de vaststellingsovereenkomst heeft geschonden. Transocean stelt dat Eurotex in strijd met de afspraak onder 3.2.2 (slot) inbreuk maakt op (i) het internationaal woordmerk omdat zij het woord ‘Transocean’ als metatag gebruikt op de website www.eurotex.es, (ii) de Spaanse woordmerken, omdat zij (a) de woorden ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ op bedoelde website als metatags gebruikt en (b) op die website actief producten verkoopt onder vergelijkbare namen als de producten van Transocean (‘Eurofire’, ‘Europoxy’, ‘Europoxy Tankguard VA 4.80’ en ‘Imperthane PUR’), en (iii) het internationaal woord/beeldmerk en het Uniewoord/beeldmerk, omdat Eurotex verpakkingen en huisstijl gebruikt die sterke gelijkenis vertonen met de verpakkingen en huisstijl van Transocean waarop die beeldmerken staan. Verder wijst Transocean erop dat Eurotex in strijd met de vaststellingsovereenkomst de formule Transpoxy Tankguard VA 4.80 (hierna: de Transocean-formule) van Transocean gebruikt (iv). Transocean heeft geconstateerd dat tot begin januari 2016 26 producten op de website werden aangeboden in verpakkingen die inbreuk maken op de beeldmerken van Transocean. Alleen al die constatering maakt dat op grond van de vaststellingsovereenkomst boetes zijn verbeurd die een bedrag van € 100.000,- overstijgen. Gelet op artikel 6 van de vaststellingsovereenkomst is Eurotex c.s. voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst (hoofdelijk) aansprakelijk.
3.3.
Eurotex c.s. voert verweer. Zij voert primair aan dat de rechtbank onbevoegd is van de vorderingen van Transocean kennis te nemen, voor zover het onderhavige geschil andere onderwerpen dan de interpretatie en de nakoming van de vaststellingsovereenkomst betreft, en dat de dagvaarding nietig is, in elk geval voor zover die ziet op [gedaagde sub 3]. Subsidiair stelt Eurotex c.s. zich op het standpunt dat de vorderingen dienen te worden afgewezen, nu zij – kort gezegd – aan alle voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst heeft voldaan.
3.4.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.
4 De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Voor de vaststelling van de bevoegdheid is bepalend wat gevorderd wordt en op welke stellingen die vorderingen bij dagvaarding zijn gebaseerd. Transocean baseert haar vorderingen, zo heeft zij ter zitting desgevraagd bevestigd, op niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst door Eurotex. Niet juist is dan ook de stelling van Eurotex c.s., waarop zij haar bevoegdheidsverweer baseert, dat Transocean buiten de vaststellingsovereenkomst om inbreuk op merkenrechten of onrechtmatigde daad aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Nu het in het onderhavige geschil dus gaat om “any dispute that may arise concerning the interpretation or performance of this agreement”, is deze rechtbank volgens artikel 7.1 van de vaststellingsovereenkomst bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Transocean (artikel 25 lid 1 Brussel I bis-Vo2).
4.2.
Het door Eurotex c.s. aangewezen gebrek in de betekening van de dagvaarding aan [gedaagde sub 3], bestaande uit het onjuist spellen van de naam van [gedaagde sub 3] en het onjuist vermelden van de woon-/verblijfplaats van hem, leidt, nu [gedaagde sub 3] in dit geding is verschenen en hij daarom niet onredelijk is benadeeld door het gebrek, niet tot nietigverklaring van de dagvaarding (artikel 66 lid 1 Rv).
Bezwaar producties Transocean
4.3.
Eurotex c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging door Transocean van een aantal producties van slechte kwaliteit en van confraternele correspondentie, met het verzoek die producties buiten beschouwing te laten. Nu de rechtbank (de inhoud van) die producties niet aan haar beoordeling ten grondslag legt, bestaat geen belang bij een beoordeling van het bezwaar.
Reikwijdte vaststellingsovereenkomst
4.4.
Tussen partijen is in geschil welke verplichtingen voor Eurotex uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeien. Tegenover het betoog van Transocean dat Eurotex is tekortgeschoten in de nakoming van artikel 3.2.2 (slot) van de vaststellingsovereenkomst op de wijze als weergegeven onder 3.2, heeft Eurotex c.s. gesteld dat de vaststellingsovereenkomst geen betrekking heeft op ‘toekomstige’ merkrechten, oftewel die merkrechten die Transocean na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft verkregen, te weten de Spaanse woordmerken (zie 2.2.4) en het Uniewoord/beeldmerk (zie 2.2.3).
4.5.
Dit debat stelt de vraag aan de orde hoe artikel 3.2.2 van de vaststellingsovereenkomst moet worden uitgelegd, en met name wat moet worden verstaan onder “cease and desist from (…) any infringement of any of the trademarks owned by Transocean”. Die vraag moet, nu artikel 7.1 van de vaststellingsovereenkomst Nederlands recht van toepassing verklaart op de vaststellingsovereenkomst, worden beoordeeld naar Nederlands recht.
4.6.
Bij de uitleg van de vaststellingovereenkomst komt het volgens vaste jurisprudentie aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan elkaars verklaringen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij dient te worden gelet op alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Dit brengt onder meer mee dat (i) de taalkundige betekenis van de gebruikte bewoordingen in de regel niet beslissend is, maar slechts een gezichtspunt oplevert, (ii) relevant is de context, dat wil zeggen de verschillende bepalingen bezien in onderling verband en de aard en strekking van de diverse bepalingen en de geschiedenis van de totstandkoming daarvan, en (iii) van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Verder geldt dat als partijen het niet eens zijn over de uitleg het de rechter vrijstaat om een overeenkomst uit te leggen op een wijze die door geen van beide partijen is verdedigd. In het licht van deze maatstaf overweegt de rechtbank als volgt.
4.7.
Van belang is dat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen na beëindiging van de ‘membership agreement’ tussen Eurotex, althans Pinturas en/of Quimicas, en Transocean (zie 2.5 en 2.6) en discussie over de vraag welke handelingen na die beëindiging voor Eurotex nog waren toegestaan. Transocean meende dat Eurotex (onder meer) met het voortgezet gebruik van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Transocean de uit de beëindiging van de ‘membership agreement’ voortvloeiende (contractuele) verplichtingen, zoals door haar beschreven in de brief van 31 december 2014 (zie 2.6), schond. Dit heeft zij duidelijk gemaakt bij brief van 5 februari 2015 (zie 2.7), waarin zij – althans haar raadsman – onder het kopje “Transocean Trade mark and Know-how” schrijft dat “the website (…) is still linked to Eurotex” (onderstreping rb.) en “Your website still lists Transothane PUR, Transofire Transpoxy and Tankguard VA 4.80 as product names” (onderstreping rb.)). De raadsman van Transocean stelt in die brief dan ook voor om aan de inbreuken een einde te maken (“proposition for termination”). Vast staat dat het naar aanleiding van die laatste brief tussen partijen gevoerde overleg tot (het sluiten van) de vaststellingsovereenkomst heeft geleid.
4.8.
Het voorgaande wijst erop dat partijen met de vaststellingsovereenkomst voor ogen hadden om de tussen hen – door de beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst – bestaande situatie af te wikkelen. De vaststellingsovereenkomst verwoordt deze bedoeling ook uitdrukkelijk (onder B en D, zie 2.8). De onderwerpen die de vaststellingsovereenkomst regelt, sluiten ook bij die bedoeling aan; (de bevoegdheid tot) het (binnen een bepaalde periode) verkopen van de restvoorraad (artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst), het overdragen van de Spaanse woordmerken (artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst) en het (buiten de verkoop van de restvoorraad) staken en gestaakt houden van het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Transocean (artikel 3 van de vaststellingsovereenkomst, met artikel 3.1 als hoofdregel (“cease the use of the IP, except for … the remaining stock”) en de subartikelen 3.2.2 tot en met 3.2.6 als nadere uitwerking daarvan). Om te voorkomen dat Eurotex zich niet aan deze afspraken zou houden, is in de vaststellingsovereenkomst een boetebeding (artikel 5) opgenomen.
4.9.
In dit licht dienen de woorden in artikel 3.2.2 van de vaststellingsovereenkomst “cease and desist from (…) any infringement of any of the trademarks owned by Transocean” te worden uitgelegd. Nu zowel de wijze van tot stand komen als de bewoordingen van de vaststellingsovereenkomst er op wijzen dat bedoeld is de door het beëindigde lidmaatschap ontstane situatie af te wikkelen, en de woorden “any infringement” op “any of the trademarks” ook niet nader zijn geduid, is geen andere conclusie gerechtvaardigd dan dat die woorden (enkel) zien op handelingen van Eurotex waarbij een ten opzichte van de situatie van voor de vaststellingsovereenkomst voortgezet gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Transocean aan de orde is. De woorden “any infringement” op “any of the trademarks” dienen naar het oordeel van de rechtbank dan ook in tijd beperkt te worden uitgelegd, in die zin dat daaronder in elk geval niet na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst nieuw of aangepast gebruik door Eurotex kan vallen dat een eigen beoordeling volgens het merkenrecht behoeft. Zou dat wel zo zijn, dan zou Eurotex alleen vanwege de eerdere lidmaatschapsrelatie ook voor al dat (toekomstig) gebruik gebonden zijn aan het boetebeding van de vaststellingsovereenkomst. Die zin kan redelijkerwijs niet aan de bewoordingen van artikel 3.2.2, gelezen in de context, worden toegekend. Dit leidt tot het navolgende.
4.10.
Van de handelingen van Eurotex waarvan Transocean stelt dat daarmee in strijd met de afspraak onder 3.2.2 (slot) van de vaststellingsovereenkomst inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten, zien een tweetal handelingen op gebruik dat ten tijde van de vaststellingsovereenkomst nog niet bestond. Het gaat dan om de verkoop door Eurotex van de producten onder de namen ‘Eurofire’, ‘Europoxy Tankguard VA 4.80’ en ‘Imperthane PUR’ waarmee Eurotex volgens Transocean inbreuk zou maken op de Spaanse woordmerken (zie 3.2 onder (ii)(b)) en het gebruik van de na de vaststellingsovereenkomst door Eurotex aangepaste verpakkingen en huisstijl waarmee Eurotex volgens Transocean inbreuk zou maken op het internationaal woord/beeldmerk en het Uniewoord/beeldmerk (zie 3.2 onder (iii)). Die handelingen worden – in lijn met hetgeen hiervoor is overwogen – vanwege de in tijd beperkte uitleg van artikel 3.2.2 niet beheerst door de vaststellingsovereenkomst. Nu Transocean nadrukkelijk niet – los van de vaststellingsovereenkomst – inbreuk op haar merkrechten aan de vorderingen ten grondslag heeft gelegd, komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de vraag of Eurotex met dat gebruik inbreuk maakt op de merkrechten van Transocean. Dat gebruik (zie 3.2 onder (ii)(b) en onder (iii)) kan dan ook niet tot toewijzing van de vorderingen leiden.
4.11.
De andere handelingen van Eurotex waarvan Transocean stelt dat daarmee in strijd met de afspraak onder 3.2.2 (slot) van de vaststellingsovereenkomst inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten, zijn het gebruik van de metatag ‘Transocean’ waarmee Eurotex inbreuk zou maken op het internationale woordmerk van Transocean (zie 3.2 onder (i)) en van de Transocean-formule (zie 3.2 onder (iv)), alsmede het gebruik van de metatags ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ waarmee Eurotex inbreuk zou maken op de Spaanse merkrechten (zie 3.2 onder (ii)(a)).
4.12.
Bij het gebruik door Eurotex van de metatag ‘Transocean’ en de Transocean-formule gaat het om uit de eerdere lidmaatschapsrelatie voortvloeiende handelingen en dus om handelingen die worden beheerst door de vaststellingsovereenkomst. Onbetwist is immers dat Eurotex in het kader van haar lidmaatschap gebruik maakte van zowel het woord ‘Transocean’ als de Transocean-formule. Transocean was ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ook al houdster van het (ook in het kader van het lidmaatschap door Eurotex gebruikte) internationaal woordmerk “TRANSOCEAN”. Daarnaast bepaalt artikel 3.2.1 van de vaststellingsovereenkomst uitdrukkelijk dat “the formula of Transpoxy Tankguard VA 4.80 is a protected IP of Transocean”, waarmee (het vermeende voorgezette gebruik van) de Transocean-formule uitdrukkelijk onder de reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst is gebracht.
4.13.
Eurotex c.s. heeft over het gebruik van de metatags ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ gesteld dat het daarbij gaat om vermeende inbreuken op Spaanse merkrechten die Transocean pas na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft verkregen en daarom buiten de reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst vallen. De rechtbank gaat aan dat betoog voorbij. Eurotex c.s. heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling immers zelf naar voren gebracht dat Eurotex de producten met die namen tijdens de ‘membership agreement’ onder licentie had van Transocean. In de vaststellingsovereenkomst is vervolgens bepaald dat Eurotex de Spaanse merkrechten aan Transocean overdraagt. Dit brengt mee dat bij het door Transocean gestelde gebruik van die metatags door Eurotex sprake is van voortgezet gebruik ten opzichte van de situatie van voor de vaststellingsovereenkomst en dat de vaststellingsovereenkomst daarom ook die handelingen omvat.
4.14.
De slotsom is dat bij de beoordeling van de vraag of Eurotex is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst wel het vermeende (voortgezette) gebruik van de woorden ‘Transocean’, ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ als metatag (hierna samen aangeduid als: de metatags) en de Transocean-formule wordt betrokken (zie 3.2 onder (i), (ii)(a) en (iv)).
Tekortkoming in de nakoming
?
Metatags (zie 3.2 onder (i) en (ii)(a))
4.15.
Transocean beroept zich erop dat de tekens ‘Transocean’, ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst blijvend op de website als metatags zijn opgenomen, waarmee Eurotex tekort zou zijn geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Transocean heeft producties overgelegd waaruit volgt dat het teken ‘Transocean’ in ieder geval op 4 januari 2016 onderdeel was van de HTML-code en op prints van 17 mei 2017 zijn de tekens ‘Transofire’ en’ Transpoxy Tankguard VA 4.80’ zichtbaar.
4.16.
Ter zitting heeft Transocean desgevraagd toegelicht welke verplichting in de vaststellingsovereenkomst Eurotex hiermee zou hebben geschonden. Transocean heeft toen gesteld dat het gebruik van het teken ‘Transocean’ als metatag valt onder “commercializing” als bedoeld in artikel 3.2.2 (eerste deel) van de vaststellingsovereenkomst en inbreuk maakt op het internationaal woordmerk Transocean (2.2.2). In de dagvaarding heeft Transocean onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie EU van 11 juli 2013 (C-657/11) aangegeven dat Eurotex met het gebruik van de metatag ‘Transocean’ reclame maakt voor haarzelf en haar producten. Het gebruik van de andere tekens als metatag zou inbreuk maken op de Spaanse woordmerken (2.2.4), over het gebruik waarvan onder 3.2.1 van de vaststellingsovereenkomst specifieke afspraken zijn gemaakt.
4.17.
Voor zover Tranocean (voor het eerst ter zitting) betoogt dat Eurotex met het gebruik van de metatags artikel 3.2.2 (eerste deel) van de vaststellingsovereenkomst heeft geschonden omdat dat valt onder “commercializing products”, gaat de rechtbank daaraan voorbij. In de dagvaarding spreekt Transocean immers alleen over de afspraak onder 3.2.2 (slot) in de vaststellingsovereenkomst dat Eurotex iedere inbreuk op ‘de IP’ van Transocean zal staken en gestaakt zal houden, in het verlengde waarvan zij een verklaring voor recht dat Eurotex inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Transocean en (dientengevolge) betaling van verbeurde boetes vordert. Zelfs als enig handelen van Eurotex al zou moeten of kunnen worden gezien als “commercializing” in de zin van de vaststellingsovereenkomst, is geen vordering daarop gericht en zou dat reeds daarom niet (kunnen) leiden tot toewijzing van het gevorderde.
4.18.
De enige vraag die met de vorderingen op dit punt voorligt, is dan ook of Eurotex met het gebruik van de metatags inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Transocean en daarmee tekort is geschoten in de nakoming van artikel 3.2.2 (slot) van de vaststellingsovereenkomst. De toepasselijkheid van Nederlands recht op de vaststellingsovereenkomst (artikel 7.1 van die overeenkomst) brengt mee dat voor de beoordeling van die vraag – ook voor wat betreft de Spaanse woordmerken ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ – moet worden aangesloten bij ((thans) artikel 2.20 lid 2 van) het BVIE3 en (artikel 9 lid 2 van) de UMVo4. Ter zitting heeft Transocean zich op het standpunt gesteld dat, primair, dit gebruik als een zogenoemde ‘sub b’ inbreuk kwalificeert omdat de metatags worden gebruikt ter onderscheiding van de waren en diensten van Eurotex, en, subsidiair, dat sprake is van een zogenoemde ‘sub d’ inbreuk.
4.19.
De rechtbank begrijpt de verwijzing van Transocean in de dagvaarding naar het onder 4.16 genoemde arrest van het Hof van Justitie EU zo dat dit arrest wat haar betreft meebrengt dat, omdat het Hof heeft geoordeeld dat het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip “reclame” valt in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005, en artikel 2, sub a, van richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, met metatags sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Een merkhouder kan zich echter niet verzetten tegen het gebruik van een teken, indien hij niet voldoet aan alle (andere) voorwaarden die daartoe zijn gesteld. Zo kan in een geschil dat valt onder de bepaling sub a van artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU een merkhouder een concurrent slechts verbieden reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten.5 Voor een inbreuk volgens sub b van voornoemde artikelen is (verder) vereist dat door het gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan. En als het gaat om een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d, BVIE is voorwaarde dat door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
4.20.
Nu metatags op de website zelf niet zichtbaar zijn, maar zijn verwerkt in de broncode van de website en kunnen worden gebruikt om de vindbaarheid daarvan te optimaliseren, kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan. Transocean heeft nagelaten afdoende te onderbouwen dat aan deze voorwaarden voor een merkinbreuk op grond van de bepaling sub a of sub b van artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo is voldaan. Een enkele verwijzing naar (eerder genoemde) vaste rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit volgt dat het voor een merkhouder mogelijk is om zich tegen gebruik door concurrenten in zoekmachines te verzetten, is onvoldoende. Ook de stelling van Transocean dat het gebruik van de metatag ‘Transofire’ ertoe leidt dat de website van Eurotex boven de website van Transocean als resultaat verschijnt in zoekmachines, kan het bestaan van aantasting van een van de functies van het merk of verwarringsgevaar niet dragen, alleen al omdat op de website van Eurotex zelf het teken ‘Transofire’ niet vindbaar of zichtbaar is. De rechtbank gaat dan ook voorbij aan het standpunt van Transocean dat het gebruik van de metatags door Eurotex als een zogenoemde ‘sub b’ inbreuk kwalificeert, en komt ook niet tot een zogenoemde ‘sub a’ inbreuk.
4.21.
Dat en zo ja, op welke wijze, door het gebruik van de metatags ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk heeft Transocean nergens in de processtukken (onderbouwd) gesteld. Haar subsidiaire beroep op artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d, BVIE slaagt om die reden evenmin.
4.22.
Dit betekent dat Eurotex niet kan worden verweten door het gebruik van de metatags te zijn tekortgeschoten in de nakoming van de uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Transocean-formule (zie 3.2 onder (iv))
4.23.
Transocean voert aan dat Eurotex ook na de vaststellingsovereenkomst de Transocean-formule heeft gebruikt. Zij beroept zich daartoe op het ‘Ficha Técnica (Rev.4: Mayo 2015)’, oftewel de technische beschrijving, van het product Europoxy Tankguard VA-4.80 van Eurotex, een kopie van de webpagina van de website Eurotex waarop zij het desbetreffende product aanbiedt en de HTML-code van die pagina. Eurotex c.s. heeft betwist dat de Transocean-formule nog is gebruikt
4.24.
Nu Transocean zich beroept op de rechtsgevolgen daarvan, ligt het op haar weg onderbouwd te stellen dat Eurotex na de vaststellingsovereenkomst de Transocean-formule nog heeft gebruikt. In het licht van de betwisting door Eurotex c.s., is de enkele verwijzing naar het product van Eurotex onvoldoende. Transocean heeft geen technische informatie over de Transocean-formule overgelegd. De rechtbank kan niets vergelijken en heeft geen enkel handvat om te bezien of in het product Europoxy Tankguard VA-4.80 van Eurotex de Transocean-formule is gebruikt. Transocean heeft ook niet nader geconcretiseerd waar de Transocean-formule terugkomt in de beschrijving van het product Europoxy Tankguard VA-4.80. Andere omstandigheden of gegevens waaruit zou kunnen worden afgeleid dat Eurotex de formule heeft gebruikt, zijn niet gesteld of in het geding gebracht. Nu Transocean niet aan haar stelplicht heeft voldaan, wordt aan verdere bewijslevering (door een deskundige) – zoals door Transocean ter zitting aangeboden – niet toegekomen.
4.25.
Het voorgaande leidt ertoe dat ook niet kan worden geoordeeld dat Eurotex voor wat betreft het gebruik van de Transocean-formule is tekortgeschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst.
4.26.
De slotsom is dat de vorderingen van Transocean zullen worden afgewezen.
4.27.
Transocean zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Eurotex c.s.
4.28.
Eurotex c.s. vordert veroordeling van Transocean in de redelijke en evenredige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Nu Transocean op dezelfde voet proceskosten heeft gevorderd, is kennelijk niet in geschil dat in deze zaak artikel 1019h Rv van toepassing is. Artikel 1019h Rv is op grond van artikel 1019 Rv van toepassing op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Nu de vaststellingsovereenkomst het resultaat is van handhaving door Transocean van haar merkrechten, Transocean zich (vooral) beroept op artikel 3.2.2 (slot) van de vaststellingsovereenkomst dat ziet op het stoppen en gestaakt houden van merkinbreuk en de vorderingen van Transocean ook daarop zijn gebaseerd, is in deze zaak sprake van handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Artikel 1019h Rv is derhalve van toepassing.
4.29.
Eurotex c.s. heeft een kostenspecificatie van in totaal € 25.292,54 (inclusief griffierecht van € 1.929,- en koerierskosten van € 100,-) ingediend. Ten aanzien van de hoogte van de kosten zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken. De zaak wordt aangemerkt als normaal volgens de categorie-indeling. Derhalve zal een bedrag van € 17.500,- aan advocaatkosten als redelijke en evenredige kosten worden toegewezen. De koerierskosten zullen als onbetwist en aan te merken als redelijke en evenredige andere kosten in de zin van artikel 1019h Rv worden toegewezen. Vermeerderd met het griffierecht ad € 1.929,-, zal in totaal derhalve een bedrag van (17.500,- + 100,- +
€ 1.929,-) € 19.529,- worden toegewezen.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
