Uitspraken

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Uniebeeldmerk, is de voorzieningenrechter internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen krachtens artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo2 in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Asperitas is gevestigd in Nederland.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Beneluxbeeldmerken komt de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 BVIE3 bevoegdheid toe, nu JuMatech heeft gesteld dat de inbreuk via de website en sociale media-pagina’s van Asperitas plaatsvindt en daarmee ook in het arrondissement Den Haag.

Asperitas heeft de bevoegdheid overigens niet bestreden.

Asperitas stelt dat geen sprake is van een spoedeisende zaak waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening vereist is. Zij verwijst in dat verband naar de hiervoor onder 2.7 tot en met 2.12 beschreven samenwerking tussen partijen en de beëindiging daarvan en voert aan dat eerst op 8 mei 2019 een sommatie is verstuurd, dat op 16 juni 2019 voor het eerst data voor een kort geding werden gevraagd, waarna de dagvaarding pas vijf maanden later volgde. Voorts wijst zij erop dat het Uniebeeldmerk pas op 27 juni 2018 werd aangevraagd en pas sinds 12 september 2019 op naam van JuMatech staat en dat de Beneluxbeeldmerken pas op 30 april 2019 werden verkregen. Asperitas stelt dat JuMatech probeert zich met het oog op de afwikkeling van de samenwerking een betere onderhandelingspositie te verschaffen en stelt dat de verbindingen tussen partijen te complex zijn om er één element uit te lichten.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.

De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig. Nu sprake is van het voortduren van de gestelde inbreuk en het Uniebeeldmerk en de Beneluxbeeldmerken zijn ingeschreven op 15 april 2019 respectievelijk 1 mei 2019, kan niet worden gezegd dat JuMatech onvoldoende voortvarend heeft opgetreden. Haar eerste sommatie aan Asperitas dateert van 9 mei 2019. JuMatech heeft gesteld dat, nadat in juni 2019 de eerste voorbereidingen voor een kort geding waren getroffen, in (confraternele) correspondentie van de zijde van Asperitas van 18 juni 2019 en 19 september 2019 toezeggingen zijn gedaan omtrent het niet (meer) gebruiken van het Bij-logo. Asperitas heeft dat niet betwist en ook niet gesteld dat JuMatech er op basis daarvan niet op mocht vertrouwen dat de gestelde inbreuk zou zijn dan wel worden gestaakt. Nadat JuMatech ook na 19 september 2019 had geconstateerd dat het door haar gestelde gebruik van het Bij-logo werd voortgezet, heeft zij vervolgens voldoende voortvarend het onderhavige kort geding aanhangig gemaakt.

Ook het verweer van Asperitas ten aanzien van de complexiteit van de verhoudingen tussen partijen kan niet slagen. Dat het merkenrechtelijke geschil op zichzelf bezien te complex is heeft Asperitas niet gesteld. Het staat JuMatech in beginsel vrij om haar gestelde merkrechten te handhaven, ook indien partijen ook anderszins in relatie tot elkaar staan of hebben gestaan. Dat tussen partijen ook andere geschillen bestaan en procedures aanhangig zijn, maakt dit niet anders. Voor zover Asperitas zich (ook) beroept op misbruik van recht, heeft zij dit beroep onvoldoende onderbouwd.

Asperitas heeft zich er ten aanzien van het Uniebeeldmerk op beroepen dat dit pas sinds 12 september 2019 op naam van JuMatech stond, terwijl zij zich bij sommatie van
8 mei 2019 op dit merk beriep en de gestelde inbreuk van oudere datum is. Voorts heeft zij vraagtekens geplaatst bij de geldigheid van de overdacht, omdat een splitsing van het vermogen van JuMatech B.V. heeft plaatsgevonden en in het register JuMatech B.V. als overdrager vermeld staat, terwijl op dat moment alleen sprake was van de vennootschappen JuMatech Holding B.V. en JuMatech DC B.V.

Nu Asperitas niet heeft betwist dat JuMatech B.V. en JuMatech Holding B.V. dezelfde rechtspersoon betreft, waarbij sprake is van naamswijziging, wordt dit verweer als onvoldoende onderbouwd verworpen. Ervan uitgaande dat JuMatech - daargelaten haar beroep op de vennootschapsrechtelijke verhoudingen en daarin bestaande licenties - in elk geval vanaf 12 september 2019 de rechten op grond van het Uniebeeldmerk kon handhaven, is zij gerechtigd het onderhavige verbod te vorderen.

Asperitas voert verder aan dat ten tijde van het aanbrengen van de Bij-logo’s op de modules en het vervaardigen en openbaar maken van de Video’s JuMatech nog niet over (in Nederland geldende) merkrechten op die logo’s beschikte. Voorshands uitgaande van de - niet betwiste - geldigheid van de JuMatech-Merken staat ook dit, afgezien van het hierna te bespreken beroep van Asperitas op toestemming, op zichzelf niet in de weg aan het thans, na inschrijving van die merken, vorderen van een verbod.

JuMatech beroept zich ten aanzien van het Uniebeeldmerk op artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De merkhouder kan op grond van dit artikelonderdeel het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Tussen partijen is in geschil of Asperitas met de Video’s gebruik maakt van het Bij-logo in het economisch verkeer voor waren en diensten. In dat verband heeft Asperitas allereerst aangevoerd dat het Bij-logo in de Video’s niet of nauwelijks zichtbaar is. Overwogen wordt dat in elk geval op de hiervoor onder 2.10 opgenomen screenshots het Bij-logo zodanig zichtbaar is dat dit naar voorlopig oordeel kwalificeert als gebruik daarvan. Dat geldt te meer nu de Video’s als onderwerp de modules hebben, en juist op die modules de Bij-logo’s zijn aangebracht.

Asperitas heeft zich er voorts op beroepen dat geen sprake is van gebruik in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo omdat de Video’s zijn gemaakt in het kader van een wedstrijd en een beurs, waarbij sprake was van promotie van het gezamenlijke project. Ter zitting is evenwel namens Asperitas verklaard dat zij deze Video’s op dit moment gebruikt om te laten zien wat zij te bieden heeft. Daaruit volgt naar voorlopig oordeel dat zij thans, na de beëindiging van de samenwerking, de Video’s (ook) gebruikt in het economisch verkeer voor haar eigen waren en diensten. Dat geldt te meer nu, naar JuMatech onbetwist heeft gesteld, JuMatech in de Video’s niet wordt genoemd. Het voorgaande brengt naar voorlopig oordeel ook mee dat de omstandigheid dat het Bij-logo in overleg tussen partijen is aangebracht op producten die Asperitas zelf heeft vervaardigd en waarop ook haar eigen merken staan, evenmin betekent dat geen sprake is van merkenrechtelijk relevant gebruik.

Ook het gegeven dat voor een deel van de Video’s geldt dat dit beeldmateriaal betreft dat door derden is gemaakt en niet op de website of sociale media-pagina’s van Asperitas zelf staat, neemt naar voorlopig oordeel niet weg dat - zoals hiervoor is overwogen - Asperitas deze Video’s gebruikt in het economisch verkeer voor haar waren en diensten. De Video’s hebben door Asperitas vervaardigde modules als onderwerp en worden op de website dan wel sociale media-pagina van Asperitas met een afbeelding en titel getoond op een zodanige wijze dat - ook indien de bezoeker bij het klikken daarop feitelijk wordt doorgeleid naar een website van een derde - een verband wordt gelegd met de waren en diensten van Asperitas zelf.

Asperitas heeft weliswaar gesteld dat het recht op een merk wordt begrensd door de uitingsvrijheid, zij heeft dit beroep echter ten aanzien van het onderhavige gebruik onvoldoende geconcretiseerd. De door haar wel gegeven voorbeelden zoals vergelijkende reclame en refererend merkgebruik betreffen andere situaties en kunnen niet leiden tot het oordeel dat het Bij-logo in de Video’s in het onderhavige geval niet kwalificeert als merkgebruik, althans is toegestaan.

Naar voorlopig oordeel is sprake van verwarringsgevaar tussen het door Asperitas gebruikte Bij-logo en het Uniebeeldmerk. Wat betreft de waarneembaarheid van het logo, waarop Asperitas zich ook in verband met het verwarringsgevaar heeft beroepen, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 4.12 is overwogen. Het in de Video’s gebruikte logo betreft het Bij-logo dat in samenspraak tussen partijen op de modules is geplaatst en derhalve het logo dat JuMatech zelf (in de Jumatech-Merken) gebruikt. Er is dus sprake van een teken dat (wat vorm betreft) identiek is aan het logo in het Uniebeeldmerk, zodat op dit punt (visuele) overeenstemming bestaat. Hierbij geldt dat dit logo een prominente plaats inneemt in de totaalindruk van het Uniebeeldmerk. Het in het Uniebeeldmerk opgenomen kader ontbreekt in het gebruikte teken, maar dit geldt als een betrekkelijk algemene vorm waaraan weinig onderscheidende kracht en betekenis in de totaalindruk toekomt. Aan de in het Uniebeeldmerk opgenomen letters BTS komt weliswaar een groter gewicht toe, het ontbreken van (visuele dan wel auditieve) overeenstemming op dit onderdeel wordt echter gecompenseerd door het identieke logo. Het Uniebeeldmerk heeft voorshands oordelend minimaal een gemiddeld onderscheidend vermogen. Tussen partijen is voorts wat betreft het Uniebeeldmerk niet in geschil dat de waren en diensten die Asperitas aanbiedt gelijk zijn aan (een deel van) de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Ook indien - gelet op de aard van de waren en diensten - zou moeten worden uitgegaan van een publiek met een hoger aandachtsniveau, brengt de mate van overeenstemming en de gelijkheid in waren en diensten naar voorlopig oordeel mee dat sprake is van verwarringsgevaar. Zelfs publiek dat bekend is met de verschillende ondernemingen van partijen zal aan de hand van het onderhavige gebruik door Asperitas van het Bij-logo op zijn minst genomen kunnen menen dat deze ondernemingen economisch verbonden zijn, in welk geval sprake is van indirect verwarringsgevaar.

Het beroep van Asperitas op uitputting kan niet slagen. Van uitputting van merkrechten is sprake indien waren onder het merk door of met toestemming van de merkhouder in de EER4 in de handel zijn gebracht5. Ten aanzien van de modules met daarop de Bij-logo’s geldt echter dat deze door Asperitas aan JuMatech zijn verkocht en nog steeds in eigendom zijn bij JuMatech. Van door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte waren is dan ook geen sprake.

Asperitas heeft zich erop beroepen dat zij toestemming heeft van JuMatech voor het gebruik van het Bij-logo. Zij stelt dat partijen zich in het kader van de DEI-subsidie hebben verplicht tot media-uitingen, waarbij de websites en sociale media zouden worden ingezet om informatie over het demonstratieproject te verspreiden. Voorts wijst zij op overleg tussen partijen over het plaatsen van het Bij-logo op de modules, over het maken van opnames van die modules en over het over en weer gebruiken van materiaal van die opnames.

Uit het instemmen door JuMatech met het aanbrengen van het Bij-logo op de voor haar te vervaardigen modules kan voorshands oordelend niet zonder meer het instemmen met het gebruik van beelden van die modules met daarop het Bij-logo worden afgeleid. Voor zover Asperitas zich beroept op het onder 2.8 bedoelde document wordt - daargelaten dat JuMatech heeft betwist dat zij met de inhoud hiervan akkoord is gegaan - het volgende overwogen. Hierin is onder meer opgenomen dat - kort gezegd - het project mede promotie ten doel had en dat de website en sociale media van Asperitas zouden worden gebruikt voor kennisverspreiding over (de resultaten van) het demonstratieproject. Voor zover hierin al toestemming tot gebruik van het Bij-logo besloten zou liggen, moet deze echter worden bezien in het kader van de samenwerking tussen partijen ten behoeve van dit project. Een dergelijke (impliciete) toestemming kan naar voorlopig ordeel niet worden geacht zich uit te strekken tot het na afloop van dat project en na de beëindiging van de samenwerking tussen partijen gebruiken van dat logo voor de waren en diensten van (uitsluitend) Asperitas zelf. Ook als sprake is geweest van overleg over het maken van opnames van de modules van JuMatech en het verwerken hiervan tot de verschillende Video’s - JuMatech betwist dat Asperitas dergelijk overleg met haar heeft gevoerd - moet dit worden gezien binnen het kader van het demonstratieproject en de samenwerking tussen partijen, zodat ook hierin voorshands evenmin zonder meer ook toestemming voor gebruik van het Bij-logo voor eigen waren en diensten na beëindiging van het project en de samenwerking besloten kan liggen.

Uit het voorgaande volgt dat JuMatech Asperitas op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo kan verbieden inbreuk te maken op het Uniebeeldmerk door gebruik te maken van het Bij-logo. Het gevorderde inbreukverbod zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat dit verbod, nu het is gebaseerd op een Uniemerk, (uitsluitend) gelding heeft binnen de Europese Unie. JuMatech heeft haar verbodsvordering tevens gebaseerd op de Beneluxbeeldmerken. Nu het verbod al op grond van het Uniemerk zal worden toegewezen, valt niet in te zien welk belang JuMatech heeft bij beoordeling van haar beroep op de Beneluxbeeldmerken, zodat de voorzieningenrechter daaraan niet toekomt.

Asperitas heeft aangevoerd dat een verbod hoogstens verwijdering van eigen video’s van eigen websites en accounts kan betreffen. In dat verband wordt overwogen dat Asperitas gehouden is om haar eigen gebruik van het Bij-logo te staken, hetgeen in elk geval betekent dat zij beeldmateriaal waarin het Bij-logo zichtbaar is - ongeacht wie daarvan de maker is - en links, dan wel andere koppelingen of verwijzingen daarnaar van haar website en sociale media-pagina’s dient te verwijderen. Ten aanzien van Bij-logo’s die kort of vaag zichtbaar zijn wordt overwogen dat ook deze (dan wel het beeldmateriaal waarin ze te zien zijn) moeten worden verwijderd. Dit na afweging van het belang van JuMatech bij staking van elk gebruik van het Bij-logo tegen het voorshands als beperkt te achten nadeel van Asperitas bij het moeten verwijderen dan wel bewerken van beeldmateriaal en bovendien om executieproblemen te voorkomen. Om Asperitas de gelegenheid te bieden aan het verbod te voldoen, zal de termijn daarvoor worden gesteld op twee werkdagen na betekening van dit vonnis. De door JuMatech gevorderde dwangsom zal - zoals Asperitas heeft bepleit - in gematigde en gemaximeerde vorm worden toegewezen zoals in het dictum vermeld.

Asperitas zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. JuMatech maakt aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft ter onderbouwing van deze vordering haar kosten tot en met de mondelinge behandeling opgegeven tot een bedrag van € 20.114,50. Asperitas heeft ten aanzien van een aantal door JuMatech meegerekende kostenposten betwist dat deze van proceskostenveroordeling deel uit dienen te maken en gesteld dat in dat verband ten minste een bedrag van € 5.000,- dient te worden afgetrokken.

De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Naar voorlopig oordeel is deze zaak - zoals ook partijen hebben bepleit - aan te merken als een normaal kort geding met een maximumtarief van
€ 15.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen, waarbij geldt dat daarmee tevens vermindering van de gevorderde proceskosten plaatsvindt met (meer dan) het door Asperitas bepleite bedrag. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met een bedrag van € 639,- aan griffierechten en een bedrag van € 86,40 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.725,40.