Uitspraken

Deze rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de op merkinbreuk gestoelde (primaire) vorderingen in conventie op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE6 omdat de gestelde merkinbreuk (mede) heeft plaatsgevonden via een Nederlandse webwinkel (www.bol.com) en derhalve mede in dit arrondissement. Die bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux. Vanwege die bevoegdheid is de rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE ook internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in reconventie. In zoverre is de bevoegdheid van de rechtbank ook niet bestreden.

Voor de op onrechtmatige daad gebaseerde (subsidiaire) vorderingen in conventie, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo7 omdat het gestelde schadebrengende feit zich (mede) via een Nederlandse webwinkel, en daarmee mede in dit arrondissement, heeft voorgedaan. Varo heeft niet betwist dat de rechtbank bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen maar heeft wel bestreden dat die bevoegdheid zich uitstrekt buiten Nederland. Het debat tussen partijen daarover laat de rechtbank onbesproken, nu de rechtbank niet toe zal komen aan (toewijzing van) de subsidiaire vorderingen.

De rechtbank verwerpt het bezwaar van Kärcher tegen de akte overlegging aanvullende producties van de zijde van Varo (zie rov. 1.2). Het gaat Kärcher blijkens het bezwaar niet om de bij die akte overgelegde producties GP14-GP20, zodat die in elk geval onderdeel uitmaken van het procesdossier, maar om de akte zelf. Naar het oordeel van de rechtbank is Kärcher met deze akte echter niet in haar procesbelang geschaad, nu daarin door Varo niets nieuws naar voren wordt gebracht en Kärcher in de gelegenheid is geweest nog op die akte te reageren. Dat Varo in die akte een bewijsaanbod heeft gedaan ten aanzien van haar stelling dat al sinds 2004 andere marktdeelnemers in de Benelux hogedrukreinigers hebben verhandeld die (mede) in het geel zijn uitgevoerd, maakt dit niet anders. Het is immers ook toegestaan ter zitting nog een bewijsaanbod te doen.

Artikel 2.1 BVIE bepaalt, in overeenstemming met artikel 3 van de Merkenrichtlijn 20158:

1. de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en

2. in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

Tot 1 maart 2019 luidde het eerste lid van dit artikel, in overeenstemming met artikel 2 van de Merkenrichtlijn 20089, als volgt:

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

2. (…)

3. (…)

Ingeschreven) tekens die geen merk kunnen vormen in de zin van artikel 2.1 BVIE en (ingeschreven) merken die elk onderscheidend vermogen missen worden in overeenstemming met artikel 4 lid 1 aanhef en onder a en b van de Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 3 lid 1 aanhef en onder a en b van de Merkenrichtlijn 2008) op grond van artikel 2.2bis lid 1 aanhef en onder a en b BVIE niet ingeschreven dan wel kunnen nietig worden verklaard.

In het Libertel-arrest10– waarvan de leer is bevestigd in het arrest Heidelberger Bauchemie11en naar welk arrest ook is verwezen in het Hartwall-arrest12– heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op vragen over kleurmerken. Een eerste vraag die het Hof van Justitie heeft beantwoord is of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn 2008 (thans artikel 3 van de Merkenrichtlijn 2015) kan vormen (rov. 23 en 26 tot en met 42). Het Hof van Justitie heeft ook antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde waren en diensten (rov. 45, 46, 62, en 64 tot en met 69). Verder heeft het Hof van Justitie in het Libertel-arrest antwoord gegeven op de vraag of bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan dient te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat (rov. 47 tot en met 51 en 54 tot en met 60).

Beide partijen gaan in het debat over de geldigheid van de Kleurmerken uit van deze jurisprudentie van het Hof van Justitie, maar geven daar een andere duiding aan. De rechtbank zal de in geschil zijnde voorwaarden waaraan een kleurmerk moet voldoen in het navolgende bespreken, te beginnen met het vereiste van duidelijke en nauwkeurige weergave (voorheen: grafische voorstelling), waaraan (alleen) het Oudste Kleurmerk volgens Varo niet voldoet.

Varo heeft met recht aangevoerd dat het Oudste Kleurmerk niet voldoet aan het vereiste dat het teken in het register zodanig moet zijn weergegeven dat de bescherming duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen (artikel 2.1 aanhef en onder b BVIE). In het Libertel-arrest (rov. 29 tot en met 33 en 68) heeft het Hof van Justitie bepaald dat een eenvoudig kleurmonster niet aan dit vereiste voldoet. Een dergelijk monster kan immers na verloop van tijd verkleuren, zodat de kleurtint met het verstrijken van de tijd onvermijdelijk wordt aangetast en bescherming niet (meer) duidelijk en nauwkeurig kan worden vastgesteld. De toevoeging van de beschrijving ‘geel’ voegt in die zin niets toe, dat daarmee geen duidelijkheid of nauwkeurigheid in kleurtint wordt toegevoegd. Een kleurmonster in combinatie met een omschrijving van de kleur door middel van een internationaal erkende kleurcode, zoals bij het Jongste Kleurmerk, voldoet wel (rov. 37, 38 en 68 Libertel-arrest).

Het verweer van Kärcher dat Varo zich heeft beroepen op het vereiste van grafische voorstelling, zoals dat onder het oude artikel 2.1 BVIE (conform artikel 2 van de Merkenrichtlijn 2008) gold, en dat dat beroep geen doel treft omdat dat vereiste in de Merkenrichtlijn 2015, en inmiddels ook in het BVIE, is losgelaten, kan niet slagen. Hoewel juist is dat het vereiste van grafische voorstelling als zodanig geen onderdeel meer uitmaakt van artikel 2.1 BVIE, heeft dit vereiste plaats gemaakt voor het huidige vereiste van duidelijke en nauwkeurige weergave. Het huidige vereiste lag al besloten in het oude vereiste van grafische voorstelling. Het oude vereiste dat een merk vatbaar moest zijn voor grafische voorstelbaarheid, hield volgens het Hof van Justitie immers niet alleen in dat het teken door middel van figuren, lijnen of lettertekens kan worden weergegeven – welke mogelijkheden van weergave onder het huidige regime zijn uitgebreid – maar ook – en in zoverre komen de vereisten nog overeen – dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.13 Om dezelfde reden dat een eenvoudig geel kleurmonster (in combinatie met de beschrijving ‘geel’) voorheen niet voldeed aan het vereiste van grafische voorstelling, voldoet dat monster daarom thans niet aan het vereiste van artikel 2.1 aanhef en onder b BVIE.

Aan het standpunt van Kärcher dat het Oudste Kleurmerk het vereiste van nauwkeurige weergave ontleent aan (de beschrijving van) het Jongste Kleurmerk, gaat de rechtbank voorbij. Het vereiste van artikel 2.1 aanhef en onder b BVIE heeft immers14 ten doel het merk zelf af te bakenen, om aldus te kunnen bepalen wat precies de bescherming is die het in te schrijven of ingeschreven merk aan de houder verleent. Niet alleen moeten de bevoegde autoriteiten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister, maar ook marktdeelnemers moeten zich ervan kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen. Willen degenen die het register gebruiken, uit de inschrijving van een merk de precieze aard van het merk kunnen afleiden, dan moet de weergave van het teken als zodanig volledig zijn, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk. Met de voorstelling dient ook elke subjectieve factor bij de identificatie en waarneming van het teken te worden uitgesloten. De weergave van het teken moet dus ondubbelzinnig en objectief zijn. Op deze aan een inschrijving van een merk te stellen eisen stuit af dat een gebruiker van het register uit een jonger kleurmerk van eenzelfde houder de precieze bescherming van een ouder kleurmerk zou moeten afleiden, nog daargelaten dat – juist vanwege het gebrek aan het Oudste Kleurmerk – uit niets duidelijks/nauwkeurigs valt af te leiden dat Kärcher met het Oudste Kleurmerk in wezen hetzelfde heeft willen beschermen als de kleur zinkgeel (RAL 1018) van het Jongste Kleurmerk.

De inschrijving van het Jongste Kleurmerk kan als zodanig dan ook niet het gebrek dat kleeft aan het Oudste Kleurmerk repareren. Nu de arresten van het Hof van Justitie in beginsel een werking ex tunc hebben, en uit niets blijkt dat dat hier anders zou moeten zijn, zal de rechtbank, als gevorderd door Varo in reconventie, de nietigheid uitspreken van het Oudste Kleurmerk omdat dit geen teken is dat een merk kan vormen in de zin van artikel 2.2bis lid 1 aanhef en onder a BVIE. De verdere beoordeling richt zich daarmee enkel nog op het Jongste Kleurmerk.

Varo heeft zich op het standpunt gesteld dat de kleur Kärcher-geel van het Jongste Kleurmerk geen teken kan zijn, omdat de registratie niets vermeldt over de context waarin de kleur wordt gebruikt. In dat geval dient de volgens Varo in het Libertel-arrest (onder rov. 27) weergegeven hoofdregel te gelden dat een kleur niet meer is dan een eigenschap van waar. Zou dat anders zijn, dan zou Kärcher met de registratie een merkenrechtelijk monopolie op de kleur geel verkrijgen die zich uitstrekt tot een oneindigheid aan verschillende tekens. De kleur is dan te gebruiken voor een eindeloos aantal doeleinden (wisselend van decoratief, functioneel en commercieel) en in alle denkbare (verschijnings)vormen, zo lang er maar die gele kleur op is aangebracht. Zo wordt het merkrecht misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen, zoals volgens het arrest Heidelberger Bauchemie (rov. 24) moet worden voorkomen, aldus Varo. De rechtbank gaat aan dit betoog voorbij en wel hierom.

In de aanhef van het huidige artikel 2.1 BVIE is inmiddels uitdrukkelijk bepaald dat kleuren (als zodanig) worden begrepen onder de tekens die een merk kunnen vormen. De voorwaarden waaraan tekens, zoals kleuren, moeten voldoen om daadwerkelijk een merk te kunnen vormen, zijn dat deze (“mits deze”, aldus artikel 2.1 BVIE) a.) de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en b.) voldoen aan het hiervoor besproken vereiste van duidelijke en nauwkeurige weergave. Dit brengt mee dat als een kleur wordt weergegeven in het register als het Jongste Kleurmerk, dat wil zeggen door middel van een kleurmonster in combinatie met een internationaal erkende kleurcode (zie hiervoor onder 4.9), en die kleur onderscheidend vermogen heeft, voldaan wordt aan de wettelijke vereisten voor een geldig merk en (dus) ook sprake is van een teken in de zin van artikel 2.1 BVIE. Verdere voorwaarden worden in het artikel aan het teken of merk niet gesteld.

Zoals Varo zelf ook al aangeeft (zie randnummer 47. in haar conclusie van dupliek in conventie tevens houdende eisvermeerdering in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie), is het Libertel-arrest in de Merkenrichtlijn 2015 gecodificeerd. De tekst van het huidige artikel 2.1 BVIE mag dus geacht worden in overeenstemming te zijn met het Libertel-arrest. De overeenstemming tussen de vereisten van artikel 2.1 BVIE en het Libertel-arrest volgt overigens ook uit de overwegingen van het Hof van Justitie in dat arrest, zoals herhaald in het arrest Heidelberger Bauchemie, over de vraag of een kleur als zodanig een merk kan vormen. Die vraag beantwoordt het Hof van Justitie immers bevestigend (zie rov. 42), waarbij het (in zijn conclusie onder rov. 27) vooropstelt dat “een kleur als zodanig in relatie tot een waar of dienst een teken kan vormen”, om vervolgens de (met artikel 2.1 aanhef en onder a. en b. te vergelijken) voorwaarden van vatbaarheid voor grafische voorstelling (rov. 28 tot en met 38) en de geschiktheid om te kunnen onderscheiden (rov. 39 tot en met 41) te bespreken. De eindconclusie van het Hof van Justitie luidt dan dat een kleur als zodanig een merk kan vormen.

Dat het Hof van Justitie onder rov. 27 overweegt dat het afhankelijk is van de context van gebruik of een kleur een teken is, betekent niet dat vereist is dat de registratie van een kleur als zodanig als merk (een zuiver kleurmerk), anders dan een aanduiding voor waren en diensten waarvoor de merkinschrijving is gevraagd, een context van gebruik vermeldt. Dat door Varo gestelde vereiste volgt uit niets, bijvoorbeeld ook niet uit de vrij uitgebreide overwegingen van het Hof van Justitie over de wijze waarop een kleur moet worden gedeponeerd zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De context van gebruik speelt wel een rol bij de vraag of een kleur een teken is dat een merk kan vormen. Daarvoor is immers vereist dat de kleur geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Zoals het Hof van Justitie overweegt (zie bijvoorbeeld rov. 40 en 41 en 65 tot en met 67) is daarvoor doorgaans bepalend het gebruik dat van de kleur is gemaakt, omdat een kleur als zodanig normaliter niet wordt gebruikt als identificatiemiddel. Een kleur kán, aldus het Hof van Justitie, een merk (en dus een teken) vormen als het door het gebruik dat ervan is gemaakt geschikt is geworden om te onderscheiden. De door Varo aangehaalde overweging van het Hof van Justitie over de context van gebruik moet dan ook zo worden begrepen, dat het afhankelijk is van de feitelijke context van gebruik van een kleur of die kleur een merk en (dus) een teken is. In zoverre kan de stelling van Varo dat het feitelijk gebruik niet van invloed kan zijn op de relevante context dan ook niet worden gevolgd.

Daarmee aanvaardt de rechtbank ook niet de stelling van Varo dat de overwegingen van het Hof van Justitie over de context van gebruik moeten worden uitgelegd in het licht van de conclusie van Advocaat-Generaal Léger15 bij het arrest, die concludeert dat een kleur zonder vorm of omtrek niet kan worden beschouwd als een teken en zou pleiten voor een vereiste als door Varo voorgestaan. Zoals Varo erkent (zie randnummer 37 in haar conclusie van dupliek in conventie tevens houdende eisvermeerdering in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie) heeft het Hof van Justitie deze conclusie niet overgenomen, zodat de overweging van het Hof van Justitie over de context van gebruik ook niet in lijn met de conclusie van de Advocaat-Generaal begrepen kan worden.

Varo meent dat voor haar interpretatie van het ‘context-vereiste’ bevestiging kan worden gevonden in het arrest Dyson16. Dat betoog slaagt evenmin. In die zaak gaat het immers niet om een kleurmerk, maar bestond het teken in de merkaanvraag uit een transparante bak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger. Omdat die aanvraag betrekking had op een dergelijke bak in het algemeen, en daarmee op alle denkbare vormen (en kleuren) daarvan, voldeed die aanvraag niet aan het vereiste dat het voorwerp van de aanvraag, en daarmee de omvang van de bescherming, was vast te stellen/bepaald was. Zoals in het Libertel-arrest is overwogen voldoet een zuiver (en dus vorm-/contourloos) kleurmerk aan dat vereiste als de kleur, zoals het Kärcher-geel in het Jongste Kleurmerk, als kleurmonster wordt gedeponeerd in combinatie met een omschrijving van die kleur door middel van een internationaal erkende kleurcode en in relatie tot eveneens in het depot genoemde waren of diensten (rov. 27 Libertel-arrest).

Ook de verwijzing van Varo naar uitspraken van de England and Wales Court of Appeal (Civil Division) en het UK IPO (overgelegd als GP08 en GP18) over een paars kleurmerk van ‘Cadbury’ kunnen haar niet baten. Voor zover in die beslissingen al het bestaan van een extra ‘context-vereiste’ is aangenomen voor kleuren, vinden die beslissingen geen steun in de wet of in relevante Europese jurisprudentie.

Al vanwege het vereiste dat een kleur geschikt moet zijn (geworden) om te onderscheiden, is overigens ook niet juist dat een kleur als zodanig, zoals het Kärcher-geel in het Jongste Kleurmerk, zonder vermelding van de door Varo bedoelde context exclusief kan worden gebruikt voor een eindeloos aantal doeleinden en in alle denkbare (verschijnings)vormen. Enkel voor zover die kleur de geschiktheid heeft (gekregen) om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen kan immers sprake zijn van een geldig merk en daarmee van een teken. Of het Jongste Kleurmerk voldoet aan het vereiste dat het de waren en diensten van Kärcher kan onderscheiden van die van andere ondernemingen, zal nu worden besproken.

Partijen hebben gedebatteerd over de vraag of het Jongste Kleurmerk als zodanig, zonder dat rekening wordt gehouden met het gebruik dat van het Kärcher-geel is gemaakt (ab initio), over onderscheidend vermogen beschikt. Waar Kärcher zich aanvankelijk onder verwijzing naar het Libertel-arrest (rov. 66) op het standpunt heeft gesteld dat kleurmerken als zodanig onderscheidend vermogen kunnen hebben en dat met de verlening van het Jongste Kleurmerk van dat vermogen van het Kärcher-geel uit dient te worden gegaan, heeft Kärcher bij pleidooi niet langer verdedigd dat het Kärcher-geel ab initio onderscheidend vermogen toekomt. Tussen partijen is uiteindelijk dan ook niet in geschil dat het Kärcher-geel ab initio, zonder rekening te houden met het gebruik van het Kärcher-geel, geen onderscheidend vermogen heeft. Dat is in lijn met het Hartwall-arrest17, waarin het Hof van Justitie nog eens heeft benadrukt, dat een kleur als zodanig niet de wezenlijke eigenschap heeft dat zij de waren en diensten van een bepaalde onderneming onderscheidt, zodat slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt. Dat hier sprake is van een uitzonderlijk geval is gesteld noch gebleken. Het voorgaande neemt niet weg dat een kleur in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dit door gebruik verkregen onderscheidend vermogen wordt ook wel inburgering genoemd.

Het betoog van Varo dat bij een kleurmerk niet kan worden volstaan met de ‘gewone’ toets voor inburgering, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, maar dat bij kleurmerken een verzwaarde toets zou moeten gelden omdat het algemeen belang bestaat dat kleuren beschikbaar moeten blijven voor andere marktdeelnemers, kan niet worden gevolgd. Het Hof van Justitie heeft in het Libertel-arrest weliswaar het algemeen belang aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is gevraagd, wat is bevestigd in het arrest van het Hof van Justitie van 16 september 2004, waarin wat dat betreft naar het Libertel-arrest wordt verwezen18, maar heeft geen ander vereiste of hogere drempel voor kleurmerken opgeworpen. Het Hof van Justitie heeft in het Libertel-arrest wel aangegeven (zie rov. 59) dat gelet op dit algemeen belang het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een kleurmerk al bij inschrijving streng en volledig dient te zijn. Zoals het Hof van Justitie in het Hartwall-arrest19 heeft bepaald, dient de vraag of het merk onderscheidend vermogen heeft concreet te worden onderzocht, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken. Bij de beoordeling of kleurmerken onderscheidend vermogen hebben, dienen dezelfde criteria te gelden als die welke gelden in andere merkencategorieën, aldus het Hof van Justitie in het Hartwall-arrest.

Om vast te stellen of een merk is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk, het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Een marktonderzoek kan eventueel een bijdrage aan de beoordeling leveren.20

Als het gaat om de vraag naar de geldigheid van het Jongste Kleurmerk, is het peilmoment voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen op grond van artikel 2.2bis lid 3 BVIE (conform artikel 4 lid 4 van de Merkenrichtlijn 2015) de datum van het instellen van de vordering tot nietigverklaring, oftewel de datum van de eis in reconventie van 27 december 2017. De rechtbank zal in het hierna volgende dan ook het onderscheidend vermogen van het Jongste Kleurmerk op 27 december 2017 beoordelen.

Dat neemt overigens niet weg – en in zoverre kan Varo in haar standpunt, dat het peilmoment voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet zijn gelegen in het moment van eerste gestelde inbreuk, worden gevolgd – dat bij de in conventie voorliggende de vraag of Varo met haar hogedrukreinigers inbreuk heeft gemaakt op het Jongste Kleurmerk, een ander (eerder) peilmoment dan 27 december 2017 heeft te gelden. In conventie is het namelijk Kärcher die haar Jongste Kleurmerk inroept tegen een gestelde inbreuk met de Varo-hogedrukreinigers en Varo voert daartegen de nietigheid als verweer aan21. Voor een geslaagd beroep van Kärcher op haar Jongste Kleurmerk in conventie, is dan nodig dat het Jongste Kleurmerk ten tijde van de gestelde inbreuk al over onderscheidend vermogen beschikte. Het eerste peilmoment dat de rechtbank in conventie daarom in ogenschouw zal nemen, is, rekening houdend met het moment waarop Varo de Varo-hogedrukreinigers met typeaanduidingen POWXG9020, POWXG9025, POWXG9030 (zie rov. 2.5.1) op de markt heeft gebracht (in casu april 2012), de datum van inschrijving van het Jongste Kleurmerk op 10 oktober 2012. Op die datum zou Kärcher immers voor het eerst met het Jongste Kleurmerk op kunnen komen tegen voornoemde Varo-hogedrukreinigers. De rechtbank komt op dat peilmoment terug onder ‘Merkinbreuk’.

Op grond van artikel 2.2bis BVIE lid 1 onder b BVIE kan de inschrijving van een merk worden geweigerd of kan een merk nietig worden verklaard als het elk onderscheidend vermogen mist. Dat is anders, en in zoverre is daarop een uitzondering, als een merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft gekregen (artikel 2.2bis lid 3 BVIE). Kärcher kan daarom alsnog met succes verweer voeren tegen de door Varo gestelde nietigheid van het Jongste Kleurmerk in reconventie (althans kan in conventie met succes het Jongste Kleurmerk tegen de Varo-hogedrukreinigers inroepen), als het Kärcher-geel op het relevante peilmoment door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen. Nu Kärcher zich op de rechtsgevolgen van inburgering van het Kärcher-geel beroept, is het aan Kärcher om te bewijzen dat het Kärcher-geel ingeburgerd is geraakt. Dat strookt ook met dat wat het Hof van Justitie in het Oberbank-arrest over de bewijslast van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen heeft bepaald.22

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Kärcher voor haar stelling dat het Kärcher-geel in december 2017 door het gebruik dat ervan was gemaakt onderscheidend vermogen had gekregen voor reinigingsmachines en -producten, waaronder hogedrukreinigers, voor consumenten in de Benelux, de bewijsdrempel ruimschoots gehaald. Met al hetgeen Kärcher heeft overgelegd, kan aan de hand van alle relevante factoren vastgesteld worden dat het Jongste Kleurmerk al geruime tijd voor december 2017 voor voornoemde waren ingeburgerd was geraakt in de zin van artikel 2.2bis lid 3 BVIE.

De inburgering van het Jongste Kleurmerk voor reinigingsmachines en -producten voor consumenten vóór december 2017 wordt in de eerste plaats ondersteund door het feit dat Kärcher al gedurende tientallen jaren voor december 2017 onafgebroken, vanaf 1974 en voor hogedrukreinigers vanaf 1984, niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd, en consequent, gebruik heeft gemaakt van Kärcher-geel voor haar producten voor consumenten. Kärcher heeft van dit gebruik ook de nodig bewijzen overgelegd. Zo volgt uit de brochures overgelegd als EP13 over meerdere jaren, waaronder 1989, 1995, 2000, 2005, 2010 en 2013-2017 dat jarenlang, zonder daar vanaf te wijken, steeds op dezelfde/vergelijkbare manier (vergelijk de afbeeldingen van de Kärcher-hogedrukreinigers onder 2.2.1 en van de andere reinigingsapparaten onder 2.2.2) door Kärcher – onbestreden is steeds hetzelfde – geel is toegepast op haar reinigingsapparaten voor consumenten. Daarnaast heeft Kärcher ook steeds op andere producten dan haar apparaten en in haar aanbiedingen, reclame-uitingen en promotiemateriaal voor de reinigingsapparaten en
-producten, op haar website en daarbuiten (zie ook EP12 en onder 2.2.2 en 2.2.3), gebruik gemaakt van die kleur. Zoals blijkt uit de in EP27 gepresenteerde geschiedenis werden de producten van Kärcher in 2017 verkocht in meer dan 60 landen over de hele wereld. Dat het Kärcher-geel (als gevolg van dit gebruik) bekendheid heeft verworven voor Kärcher-reinigers in de Benelux, is op zich niet door Varo bestreden.

Kärcher heeft ook de nodige (financiële) inspanningen verricht om deze bekendheid te verwerven. Zij heeft immers al gedurende lange tijd voor 2017 alles wat betrekking had op haar reinigingsapparaten en -producten (de apparaten/producten zelf, de verpakkingen, de website, haar brochures en reclame-uitingen) verbonden met het Kärcher-geel. Haar marketinguitgaven in de Benelux zijn in de jaren ook flink toegenomen. Zo volgt uit een staatje als opgenomen in de Annex II bij EP21, een verklaring van de ‘Vice President Corporate Marketing & Brand Management’ van Kärcher, met daarin de marketinguitgaven over de jaren 2011 tot en met 2018, dat de marketinguitgaven in de Benelux, die in 2012 in België en Luxemburg al samen ruim 1 miljoen euro en in Nederland 1,7 miljoen euro bedroegen, in 2017 nog eens ruim zijn verdubbeld naar ruim 2,5 respectievelijk ruim 2,9 miljoen euro. Als EP22 en EP26 heeft Kärcher vele voorbeelden van reclamespotjes, marketing activiteiten en social media uitingen overgelegd. Hieruit volgt dat Kärcher gedurende de jaren flink heeft geïnvesteerd in het promoten van haar producten met gebruik van het Kärcher-geel via verschillende mediakanalen in de Benelux. In staatjes opgenomen in de Annex I bij EP21, staan de volgende cijfers van het marktaandeel in de markt voor hogedrukreinigers in Nederland en België over de jaren 2015-2017:

Kärcher heeft ter onderbouwing van haar stelling dat een substantieel deel van het publiek in de Benelux het Jongste Kleurmerk door voornoemd gebruik, door voornoemde investeringen en vanwege voornoemd marktaandeel is gaan zien als teken, ter onderscheiding van waren van Kärcher van die van andere ondernemingen, marktonderzoeken in het geding gebracht, die zien op hogedrukreinigers voor consumenten, waaronder het als EP06 overgelegde rapport. Dit rapport is opgesteld in september 2016 naar aanleiding van een online onderzoek in de periode van 17 juni tot 18 augustus 2016 onder een steekproef van 270 Nederlanders en Belgen in de leeftijd van 18 tot en met 70 jaar die (mede) verantwoordelijk zijn voor het kopen van elektrische apparaten voor/in hun huishouden. Aan deze personen is een Kärcher-geel kleurvak en ook een paars kleurvak getoond. Een samenvatting van de resultaten is in het rapport als volgt gegeven:

Uitgaande van deze percentages herkent ongeveer 60-80% van de respondenten een Kärcher-gele hogedrukreiniger in de zomer van 2016 dus als afkomstig van Kärcher. Aangenomen moet daarom worden dat een aanzienlijk deel van de consumenten van hogedrukreinigers in Nederland en België een Kärcher-gele hogedrukreiniger al geruime tijd voor december 2017 als afkomstig van Kärcher identificeerde en het Kärcher-geel dus in staat was (geworden) de hogedrukreinigers van Kärcher van andere ondernemingen te onderscheiden.

Het verweer van Varo dat het onderzoek sturend was omdat het marktonderzoek, althans de vragen daarin, niet ziet op een kleurmerk maar op de kleur geel toegepast op de waren hogedrukreinigers, zodat Kärcher het onderscheidend vermogen heeft laten onderzoeken van een merk waarover zij niet beschikt, zal worden gepasseerd. Het gaat er immers om vast te stellen of het Jongste Kleurmerk, bestaande uit de kleur Kärcher-geel, geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Nu het Jongste Kleurmerk is ingeschreven voor – onder meer – hogedrukreinigers, heeft Kärcher een merk laten onderzoeken waarover zij wel degelijk beschikt.

Varo heeft verder aangevoerd dat Kärcher slechts onderzoek heeft gedaan naar de associaties van de respondenten bij het zien van een geel kleurvak en niet naar het onderscheidend vermogen van die kleur. Volgens Varo is er een verschil in ‘in gedachten opkomen’ en ‘onderscheiden van de herkomst van die van anderen’. De hogedrukreinigers van Kärcher worden ontegenzeggelijk veel in het Kärcher-geel uitgevoerd, waardoor Kärcher in gedachten van de consumenten op kan komen, maar de kleur geel wordt evenzeer door andere deelnemers in de markt gebruikt en kan dus niet dienen om de herkomst van de waar te onderscheiden van anderen, aldus Varo. Varo vergelijkt het met het Ferrari-rood; van alle automerken wordt Ferrari zonder twijfel het meest geassocieerd met de kleur rood, zoals ook volgt uit een als GP20 overgelegd onderzoek, maar de kleur rood onderscheidt de waren van Ferrari niet van die van andere autoproducenten, nu al die producenten waren (mede) in de kleur rood uitvoeren. Daar komt bij dat uit het door Kärcher overgelegde marktonderzoek niet volgt waarom veel respondenten Kärcher noemen bij het zien van het gele kleurvak voor hogedrukreinigers. Varo acht het waarschijnlijk dat de bekendheid van de naam van Kärcher voor hogedrukreinigers aanleiding heeft gegeven voor het resultaat en dat de uitkomst van het marktonderzoek het gevolg is van het ‘marktleiderseffect’. Ook deze verweren kunnen niet slagen, en wel hierom.

Kärcher heeft in reactie op deze verweren een verklaring overgelegd van een marktonderzoek-deskundige (EP28). Hij heeft allereerst gewezen op de antwoorden op de ‘waarom’-vragen in het marktonderzoek van Kärcher, die inzicht geven in de redenen voor de associaties bij de respondenten. De reden voor de respondenten om op de eerste vraag in het marktonderzoek (zie rov. 4.30) Kärcher te noemen, is (“Is de kleur van Kärcher” (13%), “Is de kleur van dit merk” (25%) en “Geel” (16%)) vooral gelegen in de kleur. Ook geeft hij aan dat als de respondenten bij de kleur geel voor hogedrukreinigers ook aan andere producenten zouden (kunnen) denken, respondenten ook andere namen dan Kärcher zouden hebben genoemd. Dat naast Kärcher praktisch geen enkel ander merk is genoemd, betekent volgens de deskundige dat de kleur Kärcher-geel wel degelijk geschikt is geworden om de hogedrukreinigers van Kärcher te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dat sprake zou zijn van een ‘marktleiderseffect’ bestrijdt deze deskundige ook. Hij geeft aan dat de antwoorden van de respondenten op het getoonde paarse kleurvlak laten zien dat maar weinig consumenten bij hogedrukreinigers in een andere kleur, alleen vanwege de waar, ook Kärcher noemen. Datzelfde geldt als respondenten een andere kleur wordt getoond voor hogedrukreinigers, zoals de kleur bruin, wat is gedaan in het aanvullende marktonderzoek, overgelegd als EP19B.

Voor zover Varo zich op het standpunt heeft gesteld dat met deze nadere toelichting van de zijde van Kärcher haar bezwaren tegen het marktonderzoek niet worden weerlegd, heeft zij dat niet toegelicht. Varo heeft niets tegenover de verklaring van de marktonderzoek-deskundige met uitleg gezet en heeft bijvoorbeeld ook geen resultaten van een tegenonderzoek overgelegd, die haar verweren kunnen steunen. De rechtbank ziet dan ook geen reden een andere conclusie aan het door Kärcher verrichte marktonderzoek te verbinden dan (zie rov. 4.31) dat dat onderzoek bevestigt dat het Kärcher-geel ruim voor het peilmoment van 27 december 2017 geschikt was geworden de hogedrukreinigers van Kärcher van andere ondernemingen te onderscheiden. Omdat het hiervoor besproken gebruiksbewijs (zie rov. 4.28) en de verrichte (financiële) inspanningen om bekendheid te verwerven (zie rov. 4.29) niet enkel hogedrukreinigers, maar ook andere reinigingsapparaten en -producten voor consumenten betreffen, kan worden aangenomen dat een zelfde conclusie op zijn plaats is voor inburgering van het Kärcher-geel voor die waren.

Het hiervoor besproken bewijs van jarenlange, consequente, wereldwijde gebruik van de kleur Kärcher-geel en van de verrichte (financiële) inspanningen om bekendheid te verwerven, alsook het resultaat daarvan op het onderscheidend vermogen van de kleur als rekening wordt gehouden met de uitkomst van het marktonderzoek, betreft met name hogedrukreinigers, maar ook andere reinigingsapparaten en -producten voor consumenten, zoals autoreinigingsproducten, sproeiapparatuur, glasreinigers, pompen en stoomapparaten, met toebehoren, zoals reinigingsmiddelen, slangen en reinigingsmateriaal (zie 2.2.2). Nu op grond van dat bewijs een relatie kan worden gelegd met alle klassen waarvoor het Jongste Kleurmerk is ingeschreven, is de conclusie gerechtvaardigd dat het Jongste Kleurmerk ingeburgerd is voor alle waren in die klassen. Het, overigens niet (per klasse) nader gespecificeerde, standpunt van Varo dat niet kan worden gezegd dat het Kärcher-geel, als al ingeburgerd voor hogedrukreinigers, ook voor andere producten ingeburgerd is geraakt, omdat het bewijs daarvoor ontbreekt, wordt dan ook gepasseerd.

Nu uit het gebruiksbewijs (zie rov. 4.28) volgt dat het gebruik van het Kärcher-geel in Luxemburg niet anders is geweest dan in Nederland in België, en Kärcher in Luxemburg vergelijkbare inspanningen en investeringen heeft gedaan om bekendheid te verwerven (zie ook de marketinguitgaven in de eerder genoemde Annex II (zie rov. 4.29)), is ook bewijs geleverd voor Luxemburg. Er is geen reden om aan te nemen dat het marktonderzoek onder respondenten in Nederland en België in Luxemburg tot wezenlijk andere resultaten zou leiden. Het bewijs voldoet daarmee aan de daaraan door het Hof van Justitie gestelde eisen.23 De rechtbank is daarom van oordeel dat inburgering is aangetoond in de gehele Benelux.

Hieraan staat niet in de weg dat, zoals Varo heeft aangevoerd, ook andere partijen hogedrukreinigers in de kleur geel op de markt hebben gebracht. Daargelaten dat Kärcher voor (de meeste van) deze producten heeft betwist dat deze in de Benelux op de markt waren, weegt de eventuele aanwezigheid van dergelijke producten niet op tegen het door Kärcher geleverde bewijs van inburgering van het specifieke Kärcher-geel voor haar producten.

Het voorgaande brengt mee dat het Jongste Kleurmerk voor de waren waarvoor het merk was ingeschreven op 27 december 2017 was ingeburgerd als merk in de Benelux, zodat het Jongste Kleurmerk geldig wordt geacht. Nu de aanval van Varo op het Jongste Kleurmerk geen doel treft, zal de reconventionele vordering voor zover die ziet op het Jongste Kleurmerk worden afgewezen.

Bij conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie heeft Varo voorwaardelijk, in afwachting van de uitkomst van de toen bij het Hof van Justitie aanhangige prejudiciële procedure, ingesteld door deze rechtbank in de zaak tussen Louboutin en Van Haren Schoenen B.V. met de vraag of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 mede ziet op de niet driedimensionale eigenschappen van de waar zoals kleur, een beroep gedaan op de uitsluitingsgrond van het tot 1 maart 2019 geldende artikel 2.1 lid 2 BVIE. Daarin was – voor zover van belang – bepaald dat niet als merken kunnen beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Varo heeft aangegeven dat zij te zijner tijd haar standpunt op dit punt kenbaar wil maken, zo de beantwoording van het Hof van Justitie van de prejudiciële vraag daar aanleiding toe geeft. Het Hof van Justitie heeft arrest gewezen op 12 juni 201824, maar Varo is nadien niet meer op dit punt teruggekomen. Het behoeft daarom geen inhoudelijke bespreking.

Varo betoogt dat Kärcher haar recht om de Kleurmerken tegen de van Varo-geel voorziene hogedrukreinigers van Varo in te roepen, heeft verwerkt. Partijen zijn in 2009 in een geschil verwikkeld geweest waarvan een Varo-gele hogedrukreiniger met typenummer POWXG9002, op de markt in Frankrijk, het onderwerp was. Kärcher heeft destijds niet haar gestelde merkrecht op het Kärcher-geel tegen deze hogedrukreiniger in het geweer gebracht, maar alleen vermeende rechten op de vormgeving. Dit geschil heeft geleid tot een schikking, inhoudende dat dit type hogedrukreiniger van Varo niet meer op de Franse markt verhandeld zou worden. Varo stelt dat zij daarna de kleur geel voor (andere) hogedrukreinigers is blijven gebruiken, waartegen Kärcher zich niet heeft verzet. Door het uitblijven van enig bezwaar van de zijde van Kärcher tegen het gebruik van die kleur, meent Varo dat zij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat het gebruik van Varo-geel voor hogedrukreinigers voor Kärcher geen probleem was. Dit betoog van Varo treft naar het oordeel van de rechtbank geen doel.

Daarbij stelt de rechtbank voorop dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is in elk geval (ook) vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Kärcher haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken, hetzij de positie van Varo onredelijk zou worden benadeeld of bezwaard in geval Kärcher haar aanspraak alsnog geldend zou maken.

Voornoemde schikking van 2009 kan niet met recht het gerechtvaardigd vertrouwen bij Varo hebben gewekt dat Kärcher met haar Kleurmerken niet/nooit op zou komen tegen het gebruik van de kleur geel door Varo op hogedrukreinigers. Vast staat immers dat het geschil in 2009 niet ging over merkrechten op een kleur, maar was gebaseerd op een andere (niet-merkenrechtelijke) grondslag, en ook niet zag op de voor de onderhavige zaak relevante Benelux-markt. Zelfs als aangenomen wordt dat Varo al voor/in 2009 en ook nog daarna met gele hogedrukreinigers op de Benelux-markt is geweest en Kärcher daar niet tegen is opgekomen, en Kärcher, door dat nu alsnog te doen, Varo financieel raakt, zijn hierin geen bijzondere omstandigheden gelegen die verder gaan dan enkel (het gevolg van) tijdsverloop. Het beroep van Varo op rechtsverwerking kan daarom niet slagen.

Het subsidiaire beroep van Varo op het tot 1 maart 2009 geldende artikel 2.24 lid 1 BVIE, waarin was opgenomen dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk, slaagt evenmin, alleen al omdat in de onderhavige zaak geen sprake is van een ingeschreven jonger merk aan de zijde van Varo.

Zoals bij de beoordeling van de geldigheid van het Jongste Kleurmerk al overwogen, is voor een geslaagd beroep van Kärcher op haar Jongste Kleurmerk voor de inbreukvorderingen nodig dat het Kärcher-geel ten tijde van de gestelde inbreuk over onderscheidend vermogen beschikte. Eerder is al vastgesteld dat het Jongste Kleurmerk op 27 december 2017 was ingeburgerd in de Benelux. De rechtbank is van oordeel dat uit het door Kärcher overgelegde bewijs kan worden afgeleid dat het Kärcher-geel het vermogen om de waren van Kärcher te onderscheiden van die van andere ondernemingen al op de datum van inschrijving van het Jongste Kleurmerk op 10 oktober 2012 (het peilmoment voor de beoordeling van de vorderingen in conventie, zie rov. 4.25) had verkregen.

Daartoe is redengevend dat alles wat in rov. 4.28 over het door Kärcher overgelegde gebruiksbewijs is overwogen, op gelijke wijze opgaat voor het peilmoment 10 oktober 2012. Ook voor dat moment geldt immers dat Kärcher al gedurende bijna 30 jaren (vanaf 1984), onafgebroken, niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd, en consequent, gebruik heeft gemaakt van Kärcher-geel voor haar hogedrukreinigers voor consumenten, zoals volgt uit de nodige door Kärcher overgelegde bewijzen (zoals de brochures over meerdere jaren, aanbiedingen, reclame-uitingen en promotiemateriaal). Zoals blijkt uit de in EP27 gepresenteerde geschiedenis werden de producten van Kärcher in 2012 ook al verkocht in 57 landen (ten opzichte van 60 landen in 2015 en 67 landen in 2017) over de hele wereld. En, zoals gezegd (zie wederom rov. 4.28), dat het Kärcher-geel (als gevolg van dit gebruik) bekendheid heeft verworven voor hogedrukreinigers in de Benelux, is op zich niet door Varo bestreden.

Ook in 2012 verrichte Kärcher al de nodige (financiële) inspanningen voor deze bekendheid en verbond Kärcher al lange tijd alles wat betrekking had op haar producten, waaronder ook zeker haar hogedrukreinigers voor consumenten, via de hogedrukreinigers zelf, de verpakkingen, haar website, haar brochures en reclame-uitingen, aan de kleur Kärcher-geel. In 2011 en 2012 waren haar marketinguitgaven al relevant te noemen, namelijk (volgens eerdergenoemde Annex II bij EP21) ruim 1 miljoen euro voor België en Luxemburg samen en een vergelijkbaar bedrag in 2011 en ruim 1,7 miljoen euro in 2012 voor Nederland. Hieruit volgt dat Kärcher ook voor 2012 al flink investeerde in het promoten van haar producten met het gebruik van het Kärcher-geel via verschillende (media)kanalen in de Benelux.

Kärcher heeft weliswaar geen stukken overgelegd waaruit volgt wat het precieze marktaandeel was in 2012 en wat in 2012 het percentage van de betrokken kringen in de Benelux was dat de hogedrukreinigers voor consumenten op basis van het Kärcher-geel als afkomstig van Kärcher identificeerde, maar aangezien het gebruiksbewijs ook al vóór 2012 een dermate lang, consistent en over de wereld verspreid gebruik laat zien en de cijfers die wel beschikbaar zijn voor 2012 (onder meer over vertegenwoordiging in landen en de omzet van Kärcher) niet ver af liggen van de cijfers over 2015-2017, over welke jaren de Annex I bij EP21 (zie 4.29) voor de jaren 2015-2017 wat betreft het marktaandeel ook overtuigende cijfers laat zien, acht de rechtbank ook voor 10 oktober 2012 het bewijs voldoende om inburgering van het Kärcher-geel aan te nemen. Nu het Jongste Kleurmerk al op het moment van inschrijving als geldig moet worden aangemerkt, kon Kärcher dit merk op dat moment in beginsel inroepen tegen de Varo-hogedrukreinigers met typeaanduidingen POWXG9020, POWXG9025 en POWXG9030, die op dat moment op de markt waren. Gelet op het voorgaande en gezien het oordeel ten aanzien van de inburgering van het Jongste Kleurmerk op 27 december 2017, acht de rechtbank - op grond van het in dat verband reeds besproken bewijs - ook voldoende aannemelijk dat dit merk in april 2016, toen de Varo-hogedrukreiniger met typeaanduiding POWXG9035 op de markt kwam, ingeburgerd was. De vraag die nu voorligt is of Varo met de Varo-hogedrukreinigers inbreuk heeft gemaakt op het Jongste Kleurmerk.

Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met de onderscheidende kracht van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.

Vast staat dat Varo het Varo-geel heeft gebruikt voor identieke waren aan die waarvoor het Jongste Kleurmerk in het hiervoor overwogene ingeburgerd en geldig is bevonden, namelijk hogedrukreinigers voor consumenten. In geschil is of de door Varo voor haar Varo-hogedrukreinigers gebruikte kleur geel zodanig gelijk is aan of overeenstemt met het Jongste Kleurmerk dat dat verwarringsgevaar oplevert. Volgens Varo is de beschermingsomvang van een kleurmerk beperkt en kan de bescherming van het Jongste Kleurmerk zich enkel uitstrekken tot die tinten geel die in zeer vergaande mate overeenstemmen met het Kärcher-geel. Daaronder valt niet het Varo-geel, dat een naar het oranje neigende (‘verkeers’)geel is met de code RAL-1023 en zich aan het andere uiterste van het spectrum aan geeltinten bevindt dan het zinkgele Kärcher-geel, aldus Varo. De rechtbank is echter van oordeel dat het Varo-geel zo dicht tegen het Kärcher-geel aanligt, dat het Varo-geel in hoge mate overeenstemt met het geel van het Jongste Kleurmerk. Of de op de Varo-hogedrukreinigers aangebrachte kleur geel overeenstemt met de kleur met de code RAL-1023 (Verkeersgeel), zoals Varo stelt en Kärcher betwist, zal de rechtbank hierbij in het midden laten.

Dat sprake is van zeer op elkaar lijkende kleurtinten volgt in de eerste plaats uit de door Kärcher als EP08 overgelegde kleurtest. Volgens Kärcher toont die test onder het kopje ‘colour difference’ zeer kleine deviaties van het Varo-geel in vergelijking met het Kärcher-geel onder natuurlijk en kunstlicht. Dat die verschillen in kleurtinten klein zijn, heeft de rechtbank ook zelf kunnen waarnemen aan de hand van een vergelijking van de verschillende kleuren op de in depot gegeven producten, namelijk een Varo-gele Varo-hogedrukreiniger enerzijds en het Kärcher-geel op (onder meer) de kleurenwaaier ‘Farbenkarte nach RAL’ anderzijds. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het publiek zelden in staat zal zijn de kleuren rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat van de kleur is achtergebleven, zodat een klein verschil in kleurtint, zoals bij het Varo-geel ten opzichte van het geel van het Jongste Kleurmerk, een grote mate van visuele overeenstemming oplevert. Beoordeling van auditieve of begripsmatige overeenstemming is, gelet op de aard van het merk, niet aan de orde. Uit het door Kärcher overgelegde bewijs van inburgering van het Jongste Kleurmerk, zoals hiervoor uitgebreid besproken, volgt naar het oordeel van de rechtbank ook dat aan dit merk zowel op het moment van inschrijving als op het (latere) moment waarop de POWXG9035 in de Benelux op de markt kwam25, een aanzienlijke mate van onderscheidende kracht moet worden toegedicht.

Nu sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de kleurtinten, van gebruik van de kleur voor identieke waren en van aanzienlijke bekendheid en onderscheidende kracht van het merk, is sprake van verwarringsgevaar en daarmee van inbreuk met de Varo-hogedrukreinigers op het Jongste Kleurmerk op de voet van artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE. Dit geldt te meer nu uit de eerder besproken marktonderzoeken volgt dat een groot deel van de respondenten het Kärcher-geel als afkomstig van Kärcher identificeert. Aangenomen moet daarom worden dat een groot deel van het in aanmerking komende publiek bij een Varo-gele hogedrukreiniger zal kunnen denken dat die afkomstig is van Kärcher.

Nu de vorderingen in conventie al vanwege de inbreuk op het Jongste Kleurmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE voor toewijzing in aanmerking komen, bestaat geen belang meer bij een beoordeling van de gestelde inbreuk op dat merk op de voet van artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder c BVIE.

Vanwege de toewijzing van de vorderingen in conventie op de primaire grond, komt de rechtbank niet meer toe aan de subsidiaire grondslag van onrechtmatig handelen.

Al het voorgaande brengt mee dat de rechtbank de nietigheid zal uitspreken van het Oudste Kleurmerk. De vordering in reconventie zal worden afgewezen voor zover die vordering erop is gericht het Jongste Kleurmerk nietig te verklaren.

De vorderingen in conventie liggen voor wat betreft de inbreuk op het Jongste Kleurmerk met de Varo-hogedrukreinigers met typeaanduidingen POWXG9020, POWXG9025, POWXG9030 en POWXG9035 voor toewijzing gereed.

Het door Kärcher gevorderde verbod als weergegeven onder rov. 3.1 onder 1. primair zal worden toegewezen, met dien verstande dat het anders zal worden geformuleerd, zodanig dat het zal zijn beperkt tot hogedrukreinigers voor consumenten, alsmede zich nadrukkelijker richt op het gebruik van het door Kärcher aangevochten Varo-geel. Varo heeft immers aangevoerd dat dit verbod onvoldoende duidelijk is vanwege de tekst “hogedrukreinigers, en accessoires in een (…) overeenstemmende kleur geel” welke tekst de vraag opwerpt wanneer een voortbrengsel in de kleur is en wanneer sprake is van overeenstemming. Nu het verbod wordt opgelegd vanwege de verhandeling van de Varo-gele Varo-hogedrukreinigers zal het verbod in het bijzonder op die kleur dienen te zien.

De gevorderde opgave is toewijsbaar, met dien verstande dat enkel de gegevens van professionele leveranciers en afnemers behoeven te worden verstrekt en een ruimere termijn zal worden gesteld dan gevorderd. Gelet op de vastgestelde merkinbreuk, heeft Kärcher er recht op en belang bij de omvang van de inbreuk vast te kunnen stellen, ondanks het tijdsverloop. De rechtbank zal voor de periode waarover opgave moet worden gedaan aansluiten bij het moment waarop de inbreuk is aangevangen, derhalve 10 oktober 2012. De gevorderde verificatie van de opgave door een registeraccountant, is vanwege de daaraan verbonden executieproblemen, niet toewijsbaar.26

Nu vast staat dat de Varo-hogedrukreinigers op het moment van het pleidooi al meer dan anderhalf jaar, sinds het najaar van 2017, niet meer op de markt waren, zal de rechtbank de gevorderde recall, rectificatie en vernietiging, bij gebrek aan belang, afwijzen.

De gevorderde dwangsom is toewijsbaar ten aanzien van het verbod en de opgave zoals in het dictum vermeld, en zal worden gemaximeerd.

De gevorderde schadevergoeding op de maken bij staat is ook toewijsbaar. Voldoende aannemelijk is dat Kärcher ten minste enige schade heeft geleden ten gevolge van de inbreuk door Varo.

Kärcher meent dat zij recht heeft op winstafdracht omdat volgens haar sprake is van een merkinbreuk te kwader trouw. Daartoe voert zij aan dat Varo na de schikking in 2009 in Frankrijk, een blauwe kleur voor haar hogedrukreinigers is gaan gebruiken, en daarna op enig moment, ondanks de schikking, en dus willens en wetens, weer geel. De rechtbank kan dit betoog niet volgen. Zoals al eerder is overwogen (zie onder 4.43) en Kärcher ook zelf in dat kader heeft betoogd, zag het geschil in Frankrijk in 2009 niet op een kleur maar op een andere (niet-merkenrechtelijke) grondslag en niet op de Benelux-markt. De gevorderde winstafdracht zal daarom worden afgewezen.

In conventie wordt Varo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van Kärcher. De door Kärcher voor de gehele procedure opgegeven kosten bedragen € 188.747,37, inclusief verschotten, voor zover de rechtbank uit de specificaties kan afleiden bestaande uit een bedrag van in totaal € 22.190,35 aan de kosten van vertaling, tolken, koeriers, deurwaarder, marktonderzoek(deskundige) en tolken en daarnaast een bedrag van € 618,- aan griffierecht. Het totale opgegeven bedrag aan werkzaamheden advocaat komt daarmee neer op € 165.939,02.

Kärcher heeft ter zitting aangegeven, en Varo heeft dit als reëel aangemerkt, dat 90% van die advocaatkosten ziet op het merkrecht (IE-deel) en 10% op onrechtmatige daad (het niet IE-deel). De rechtbank zal daarom voor 90% van het bedrag van € 165.939,02 van de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv uitgaan, oftewel voor een bedrag van
€ 149.345,11.

De rechtbank zal 65% van het gehele bedrag van € 149.345,11 toerekenen aan de procedure in conventie. De rechtbank volgt daarmee ook de voorgestelde verdeling van partijen, in die zin dat het door Varo geaccepteerde voorstel van Kärcher is dat voor het IE-deel 70% van de kosten ziet op de geldigheid van de Kleurmerken (zowel in conventie als in reconventie, en daarom voor 35%, zijnde de helft van 70%, in conventie aan de orde) en 30% op de inbreukvraag (alleen in conventie). De totale kosten voor werkzaamheden van de advocaat van Kärcher in conventie bedragen dan ook (65%, namelijk 35% + 30%, van
€ 149.345,11 =) € 97.074,31.

De rechtbank ziet aanleiding, omdat de procedures in conventie en reconventie wel deels (vanwege de geldigheidsvraag van de Kleurmerken) maar niet volledig met elkaar samenhangen (vanwege het verschil in peilmomenten en vanwege de separate inbreukverweren), voor beide procedures voor het IE-deel afzonderlijk het toepasselijke indicatietarief te hanteren. Er bestaat, vanwege de voor de conventie relevante geschilpunten, geen aanleiding het voor de conventie als afzonderlijk te hanteren indicatietarief naar beneden bij te stellen. De rechtbank merkt de procedure in conventie, al vanwege het aantal, de aard en de omvang van de geschilpunten, en in lijn met het door Varo genoemde bedrag ter zitting, aan als een procedure van de complexe categorie volgens de indicatietarieven27, waarvoor na re- en dupliek en pleidooi, zoals in het onderhavige geval, een tarief van € 40.000,- geldt. De rechtbank begroot de als redelijk en evenredig aan te merken kosten voor werkzaamheden advocaat in conventie voor het IE-deel dan ook op dat bedrag. Dat bedrag zal nog worden vermeerderd met de aan de conventie toe te rekenen verschotten, te weten 50% van het bedrag van € 22.190,35, waarvan aangenomen moet worden dat die kosten voor 50% zien op de conventie, en het bedrag aan griffierecht. In conventie worden de door Varo aan Kärcher te vergoeden kosten voor het IE-deel dan ook begroot op € 51.713,18 (€ 40.000,- + € 11.095,18 + € 618,-). De advocaatkosten in conventie voor het niet IE-deel zullen conform het liquidatietarief worden begroot op (10% van 50% van 3 punten28 in tarief II á € 543,- en 10% van 1 punt29 á € 543,-) € 135,75. Daarmee komt de proceskostenveroordeling in conventie uit op € 51.848,93.

Nu partijen in reconventie over en weer in het gelijk en in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren, in die zin dat partijen elk hun eigen kosten zullen dragen.