vonnis
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Handel, Kanton en Insolventie
Zittingsplaats Haarlem
zaaknummer / rolnummer: C/15/296925 / KG ZA 19-876
Vonnis in kort geding van 12 februari 2020
de stichting
STEUNSTICHTING RATAPLAN BEHEER,
gevestigd te Heerhugowaard,
eiseres,
advocaat mr. D.A. Geerts te Amsterdam,
de stichting
STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF GOEDWERK ALKMAAR,
gevestigd te Alkmaar,
gedaagde,
advocaat mr. S. Hartog te Alkmaar.
Partijen zullen hierna Rataplan Beheer en Kringloopwinkel Alkmaar genoemd worden.
2 De feiten
2.1.
Rataplan Beheer is opgericht op 17 februari 2010 en heeft verschillende kringloopwinkels verspreid over Nederland, waaronder in Alkmaar aan de Zijperstraat 46-50. Ze biedt in dat kader onder de handelsnaam ‘RataPlan’ onder meer een ophaaldienst aan. Klanten kunnen hun artikelen aanmelden en deze worden dan thuis opgehaald en uiteindelijk door Rataplan Beheer verkocht. Rataplan Beheer staat geregistreerd als houder van het Benelux Woordmerk “RATAPLAN”, dat op 23 augustus 2017 is gedeponeerd en vervolgens ingeschreven op 15 november 2017 onder nummer 1359650 voor de waren in de klassen 35, 37 en 39, onder andere de inzameling en opslag van en advisering over goederen.
2.2.
Kringloopwinkel Alkmaar is opgericht op 31 maart 1999 en drijft onder de handelsnaam Kringloopwinkel Alkmaar een winkel in tweedehands goederen (geen kleding). Kringloopwinkel Alkmaar is gevestigd aan de Zijperstraat 30 te Alkmaar. Ook Kringloopwinkel Alkmaar biedt een ophaalservice aan.
2.3.
Kringloopwinkel Alkmaar maakt gebruik van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst van Google, genaamd ‘AdWords’ (‘advertising keywords’). Via AdWords kan de AdWords-gebruiker bepaalde zoekwoorden selecteren, zodat een advertentie van die gebruiker wordt getoond als de internetgebruiker op die zoekwoorden zoekt. De advertentie (een commercieel/gesponsord zoekresultaat) komt dan boven de organische, natuurlijke resultaten (dit zijn de resultaten zonder gebruik van AdWords) van de zoekopdracht te staan.
Natuurlijke zoekresultaten zijn resultaten die een zoekrobot genereert op basis van "niet commerciële" indexeringscriteria. De inhoud van natuurlijke zoekresultaten en de volgorde ervan is met andere woorden niet beïnvloed door adverteerders of andere partijen die betalen om (de volgorde van) de zoekresultaten te beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot de "commerciële" of "gesponsorde" zoekresultaten, die gepresenteerd worden aan de hand van commerciële motieven. Wanneer een internetsurfer een zoekopdracht ingeeft in een zoekmachine, zal dit doorgaans aanleiding geven tot de gezamenlijke presentatie van natuurlijke én gesponsorde zoekresultaten. Bij de meeste zoekmachines verschijnen de natuurlijke en commerciële zoekresultaten wel gescheiden van elkaar en worden de commerciële zoekresultaten als dusdanig aangeduid.
Commerciële zoekresultaten worden weergegeven op basis van financiële criteria: wie het meest betaalt staat bovenaan vermeld. Ze worden gegenereerd aan de hand van bepaalde trefwoorden die de adverteerder op voorhand heeft gekozen.
2.4.
In mei 2019 heeft Rataplan Beheer geconstateerd dat Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van het AdWord “Rataplan” of “Rataplan Alkmaar” in de zoekmachine van Google. Na een zoekopdracht met het woord “Rataplan” verscheen de volgende advertentie:
--------------
Rataplan – Wij halen Kosteloos uw Spullen op
Adv www.kringloopwinkel.nl/Kringloopwinkel
Draag uw Steentje Bij & Spreek Af!
Nationale ophaalservice. Wereldwijd actief Meld online goederen aan
Contact – Aanleveren – Voorwaarden – Onze Goede Doelen
--------------
2.5.
Rataplan Beheer heeft daarop Kringloopwinkel Alkmaar bij e-mail van 21 mei 2019 verzocht om te stoppen met het ‘misbruiken’ van de naam Rataplan in Google-advertenties. Hierop kwam van de zijde van Kringloopwinkel Alkmaar bij e-mail van 22 mei 2019 de reactie dat van misbruik geen sprake zou zijn. Daarop heeft Rataplan Beheer op 22 mei 2019 nogmaals verzocht het misleidende gebruik te stoppen. Wederom kwam daarop van Kringloopwinkel Alkmaar de reactie dat van misbruik geen sprake zou zijn maar dat ‘Google Ads’ een en ander nog eens zou nakijken. Bij e-mail van 28 mei 2019 heeft Rataplan Beheer Kringloopwinkel Alkmaar nogmaals aangesproken op dit probleem, waarna Rataplan Beheer Kringloopwinkel Alkmaar uiteindelijk bij sommatiebrief van 23 oktober 2019 heeft gesommeerd om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merk- en handelsnaam van Rataplan Beheer te staken en gestaakt te houden. Meer specifiek is Kringloopwinkel Alkmaar gesommeerd om Google binnen vijf werkdagen te verzoeken de Google AdWord-overeenkomst met betrekking tot “Rataplan” te beëindigen en de zoekresultaten te verversen zodat niet langer wordt verwezen naar de website van Kringloopwinkel Alkmaar bij het zoeken naar deze worden.
2.6.
Partijen hebben daarop in oktober 2019 een zogenaamde ‘gentlemens agreement’ gesloten. In dat kader is door Kringloopwinkel Alkmaar aan Rataplan Beheer de toezegging gedaan de handels- en merknaam “Rataplan” niet meer in te zullen inkopen als zoekwoord in Google AdWords. Kringloopwinkel Alkmaar heeft hier evenwel geen verdergaande beperkingen of boetes/dwangsommen aan willen verbinden.
2.7.
Bij proces-verbaal van constatering van de deurwaarder van 10 december 2019 is vastgesteld dat na een zoekopdracht met de woorden “Rataplan Alkmaar” als eerste de navolgende advertentie van Kringloopwinkel Alkmaar verschijnt. Direct daaronder en aan de rechterkant van het beeldscherm verschenen advertenties van Rataplan Beheer zelf en daaronder een link naar de website van Rataplan Beheer als natuurlijk/organisch zoekresultaat.
--------------
Kringloopwinkel Alkmaar – Gemakkelijk Spullen Aanmelden
Advertentie www.kringloopwinkel.nl
Wij halen Kosteloos uw Spullen op. Draag uw Steentje Bij & Spreek Af! Wij halen OP als het u Uitkomt. Ga Naar de Site & Plan Gemakkelijk uw Afspraak!
Contact – Voorwaarden – Woning Laten Ontruimen Onze Goede Doelen
Zijperstraat 30, Alkmaar – 085 049 5156 – Vandaag geopend
--------------
Tevens is geconstateerd dat wanneer wordt gezocht met de woorden “Rataplan Zijperstraat”, als eerste de navolgende advertentie van Kringloopwinkel Alkmaar verschijnt, met direct daaronder en aan de rechterkant van het beeldscherm advertenties van Rataplan Beheer.
--------------
Kringloopwinkel Alkmaar – Gemakkelijk Spullen Aanmelden
Advertentie www.kringloopwinkel.nl
Wij halen Kosteloos uw Spullen op. Draag uw Steentje Bij & Maak een Afspraak!
Contact Voorwaarden
Telefonisch of via Mail Contact. Wij Komen Gratis uw Spullen Halen.
Gemakkelijk een afspraak Gemaakt Plan Nu in 3 Stappen uw Afspraak!
--------------
2.8.
Rataplan Beheer heeft enkele e-mailberichten (van juni, oktober, november en december 2019) overgelegd van/over mensen met klachten over de ophaaldienst, die dachten contact te hebben gehad met Rataplan Beheer voor het ophalen van hun spullen maar waarvan bij nader onderzoek is gebleken dat zij daarvoor een afspraak hadden met Kringloopwinkel Alkmaar. Daarnaast zijn een drietal verklaringen overgelegd van medewerkers van de klantenservice van Rataplan Beheer die met dergelijke klachten in aanraking zijn gekomen.
2.9.
Kringloopwinkel Alkmaar heeft een verklaring overgelegd van ‘Raadhuis Creative Agency’ van 15 januari 2020 waarin, voor zover van belang, het volgende wordt opgemerkt.
“VERKLARING GOOGLE ADS ACTIVITEITEN KRINGLOOPWINKEL ALKMAAR
(…)
Deze verklaring toont enerzijds (1) aan dat Kringloopwinkel Alkmaar inderdaad niet (bewust) hun advertenties heeft laten vertonen op het zoekwoord Rataplan en toont anderzijds (2) de oorzaak aan dat Kringloopwinkel Alkmaar toch vertoond wordt met hun advertenties op dit zoekwoord.
1) Na een uitvoerige analyse van alle campagnes in het account van Kringloopwinkel Alkmaar zijn we tot de conclusie gekomen dat het zoekwoord Rataplan en daaraan gerelateerde zoekwoorden vanaf 25 oktober 2019 niet meer ingesteld hebben gestaan als trigger voor advertenties van Kringloopwinkel Alkmaar. Derhalve zowel als advertentiewoord, noch als keywoord, noch middels het handmatig invoeren hiervan in de advertentietitel. Hieruit blijkt dat dit gebruik reeds sinds 25 oktober is gestaakt en sindsdien niet meer heeft plaatsgevonden.
2) (…)
Uit onze analyse is gebleken dat er veel brede zoekwoorden zijn ingesteld in het Google Ads account van Kringloopwinkel Alkmaar. Eén van die zoekwoorden is bijvoorbeeld kringloopwinkel Alkmaar. Op basis van bovenstaande uitleg is te concluderen dat Google dit zoekwoord als relevant zou kunnen aanmerken wanneer iemand zoekt op Rataplan. Dit doordat Rataplan ook een kringloopwinkel in Alkmaar is. Dit wordt inderdaad ook bevestigd wanneer we kijken voor welke zoekopdrachten er advertenties van Kringloopwinkel Alkmaar zijn vertoond. Hier staan meerdere aan Rataplan gerelateerde zoekopdrachten tussen. Dit is, zoals hiervoor gesteld, dus uitdrukkelijk niet het gevolg van het door Kringloopwinkel Alkmaar ingesteld zijn van het zoekwoord Rataplan, zowel als advertentiewoord, keywoord, alsmede middels het handmatig invoeren hiervan in de advertentietitel.”
2.10.
Kringloopwinkel Alkmaar heeft voorts een verklaring overgelegd van ‘Webdelta online marketing + E-commerce’ van 21 januari 2020 met, voor zover van belang de volgende inhoud.
“(…)
Kringloopwinkel Alkmaar heeft Webdeta op 20 januari 2020 toegang verleend tot het Google Ads Advertentieaccount van Kringloopwinkel Alkmaar voor het analyseren van de hiervoor genoemde activiteiten.
In onze analyses hebben wij gekeken naar het gebruik van de term “Rataplan”:
- -
In alle gebruikte zoekwoorden vanaf 25 oktober 2019 tot heden;
- -
In alle advertenties die in gebruik zijn of gebruikt zijn vanaf 25 oktober 2019 tot heden;
- -
In de versiegeschiedenis van alle gemaakte wijzigingen vanaf 25 oktober 2019 tot heden.
Wij verklaren hierbij dat uit onze analyses blijkt dat:
- -
Het zoekwoord “Rataplan” niet voorkomt in de zoekwoorden van de advertentiecampagnes van Kringloopwinkel Alkmaar vanaf 25 oktober 2019 tot heden;
- -
De term “Rataplan” niet voorkomt in advertenties van Kringloop vanaf 25 oktober 2019 tot heden;
- -
De term “Rataplan” niet voorkomt in de versiegeschiedenis van alle gemaakte wijzigingen op het Google Ads advertentieplatform vanaf 25 oktober 2019 tot heden.”
2.11.
Kringloopwinkel Alkmaar heeft voorts een e-mailbericht overgelegd afkomstig van ads-support@google.com van 11 december 2019 met, voor zover van belang, de volgende inhoud:
“Hierbij bevestig ik dat u het zoekwoord “Rataplan” sinds 24-10-2019 niet meer in gebruikt heeft. U heeft het op deze dag verwijderd uit uw account en heeft sinds dien daar ook geen gebruik meer van gemaakt. Tevens wil ik melden dat in de periode dat u daar wel gebruik van maakte volledig in uw recht stond. U staat vrij om gebruik te make van zoekwoorden waarvan u denkt dat ze relevant zijn voor uw advertentie. Het moment dat iets tegen het beleid vaan Google Ads ingaat zouden de advertenties worden afgekeurd.”
4 De beoordeling
4.1.
Rataplan Beheer heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Kringloopwinkel Alkmaar door (nog steeds) gebruik te maken Rataplan als Google advertentiewoord (AdWord) inbreuk maakt haar merk- en handelsnaamrechten alsmede dat Kringloopwinkel Alkmaar hiermee tekort schiet in de nakoming van de tussen partijen gemaakte afspraken (de gentlemens-agreement). Het is, gezien de zich steeds herhalende cyclus en de hardnekkigheid van de inbreuk, thans zaak om Kringloopwinkel Alkmaar definitief een halt toe te roepen, aldus nog steeds Rataplan Beheer.
4.2.
Partijen zijn het er over eens dat Kringloopwinkel Alkmaar gebruik heeft gemaakt van het AdWord “Rataplan” in de advertentie die is weergegeven onder r.o. 2.4, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De vraag is of Kringloopwinkel Alkmaar door dit gebruik inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht en de handelsnaamrechten van Rataplan Beheer.
4.3.
In het kader van het merkenrecht moet de toelaatbaarheid van het gebruik van het teken “Rataplan” als AdWord worden beoordeeld aan de hand van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 maart 2010 inzake Google France en Google (C-236/08 C-238/08, hierna: Google), van 25 maart 2010 inzake BergSpechte (C-278/08, hierna: BergSpechte), van 8 juli 2010 inzake Portakabin (C-558/08, hierna: Portakabin) en van 22 september 2011 inzake Interflora (C-323/09, hierna: Interflora).
4.4.
In een geval als het onderhavige, waarin het gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven (zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE), kan de merkhouder dit gebruik alleen verbieden als het een van de merkfuncties kan aantasten (vgl. Google r.o. 75, BergSpechte r.o. 29, Portakabin r.o. 29 en Interflora r.o. 33-34). Het gaat daarbij om de door het Hof van Justitie als wezenlijk bestemde herkomstaanduidingsfunctie, maar ook om de investeringsfunctie (en reclamefunctie). Rataplan Beheer beroept zich op de herkomstaanduidingsfunctie alsook op de investeringsfunctie en stelt dat deze worden aangetast door het gebruik van haar merk als AdWord. Kringloopwinkel Alkmaar betwist dit, althans zij geeft aan dat zij zonder erkenning tot gehoudenheid de toezegging heeft gedaan om het woord ‘Rataplan’ niet langer als AdWord te gebruiken en zich daaraan ook houdt, zodat van inbreuk geen sprake (meer) is.
4.5.
Over de aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof van Justitie (in Interflora) overwogen:
“44. (…) Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel van een derde (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 83 en 84, en Portakabin, punt 34). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of de diensten (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 85).
45. Wanneer de advertentie van een derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder, dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punten 89 en 90, en Portakabin, punt 35).”
4.6.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker (‘maatman’), uit de tekst van de advertentie zoals die aanvankelijk door Kringloopwinkel Alkmaar werd gevoerd (r.o. 2.4), zal opmaken dat op de site van Kringloopwinkel Alkmaar (www.kringloopwinkelalkmaar.nl), waarnaar in de advertentie wordt verwezen, kringloopartikelen van Rataplan te koop worden aangeboden. Uit de tekst van de advertentie wordt niet duidelijk dat het gaat om een alternatieve kringloopwinkel.
Dat betekent dat geconcludeerd moet worden dat Kringloopwinkel Alkmaar hiermee afbreuk heeft gedaan aan het merk van Rataplan Beheer, omdat de maatman op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschappen niet kan weten of Kringloopwinkel Alkmaar een derde is ten opzichte van Rataplan Beheer, dan wel, integendeel, een economische band met haar heeft.
4.7.
Rataplan Beheer heeft Kringloopwinkel Alkmaar dan ook terecht gesommeerd dit gebruik te staken en aan de zijde van Kringloopwinkel Alkmaar bestond - anders dan zij meent - (juridisch gezien) dan ook wel degelijk aanleiding bestond om hieromtrent afspraken te maken. De vraag die zich evenwel in onderhavig kort geding voordoet, is de vraag of Kringloopwinkel Alkmaar thans, in strijd met de in verband hiermee door haar gedane toezegging daartoe, nog steeds gebruik maakt van “Rataplan” als AdWord en daarmee aldus (nog steeds) inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Rataplan Beheer. Rataplan Beheer stelt dat dit het geval is verwijst in dit kader naar het proces-verbaal van constatering (r.o. 2.7 ). Rataplan Beheer betwist, onder verwijzing naar de overgelegde (deskundigen)verklaringen (r.o. 2.9-2.11) dat zij gebruik maakt van de handels- en merknaam van Rataplan Beheer, zodat het door Rataplan Beheer gevorderde verbod niet kan worden toegewezen.
4.8.
Allereerst merkt de voorzieningenrechter op dat de gedane toezegging door Kringloopwinkel Alkmaar niet is betwist en dat ook niet valt in te zien waarom Rataplan Beheer Kringloopwinkel Alkmaar niet in rechte aan de gedane toezegging zou kunnen houden. Dat Kringloopwinkel Alkmaar in strijd handelt met deze toezegging is evenwel gemotiveerd door haar betwist. Die omstandigheid en gezien het feit dat Rataplan Beheer zelf ook opmerkt dat zij niet kan uitsluiten dat Google zelf Kringloopwinkel Alkmaar als ‘bijvangst’ selecteert, leidt tot het oordeel dat thans in onderhavig kort geding niet kan worden vastgesteld of Rataplan Beheer in strijd handelt met de door haar gedane toezegging en daarmee inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Rataplan Beheer. De aard van een kort gedingprocedure leent zich ook niet voor een nadere bewijsvoering op dit punt. De voorzieningenrechter overweegt evenwel, dat gelet op de inbreuk van Kringloopwinkel Alkmaar in het recente verleden en alsmede gezien de weigering van Kringloopwinkel Alkmaar om in verband daarmee een deugdelijke onthoudingsverklaring te tekenen, toch voldoende aanleiding bestaat om de vordering van Rataplan Beheer strekkende tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords toe te wijzen. Rataplan Beheer heeft immers om die reden nog steeds belang bij het door haar gevorderde verbod en een daaraan gekoppelde dwangsom. Zonder een getekende onthoudingsverklaring inclusief boetebeding bestaat er voor Kringloopwinkel Alkmaar immers geen financiële prikkel om de inbreuken te staken dan wel gestaakt te houden, zodat nog steeds sprake is van een voldoende serieuze dreiging tot verder onrechtmatig handelen. Dit geldt te meer nu Kringloopwinkel Alkmaar de toezegging om “Rataplan” niet meer te gebruiken, naar de voorzieningenrechter ter zitting heeft begrepen, in principe slechts deed voor een periode van zes maanden. De door Rataplan Beheer gevorderde toepassing van “Rataplan” als zogenaamd ‘uitsluitingswoord’ zal de voorzieningenrechter evenwel afwijzen, nu hiervoor geen geldige grondslag bestaat en dit een te vergaande vrijheidsbeperking van Kringloopwinkel Alkmaar zou inhouden. Van een merk- dan wel handelsnaaminbreuk doordat Kringloopwinkel Alkmaar van dergelijke uitsluitingswoorden geen gebruik maakt, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake.
4.9.
Nu de vordering van Rataplan Beheer slechts ten dele wordt toegewezen, de verderstrekkende vordering tot toepassing van Rataplan als uitsluitingwoord wordt afgewezen en de uit te spreken bevelen in feite is zien op de nakoming van een reeds gedane toezegging, ziet de voorzieningenrechter aanleiding te proceskosten tussen partijen te compenseren op de hierna te vermelden wijze.
4.10.
De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.
5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
beveelt Kringloopwinkel Alkmaar met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van de merk- en handelsnaam “Rataplan” ter aanprijzing van eigen waren en diensten in de kringloopbranche door middel van de Google advertentiedienst te staken en gestaakt te houden;
5.2.
beveelt Kringloopwinkel Alkmaar met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis alle nog vindbare of geplande Google advertenties met de merk- en handelsnaam “Rataplan” te verwijderen/in te trekken, met verzending van bewijzen hiervan aan de advocaat van Rataplan Beheer;
5.3.
veroordeelt Kringloopwinkel Alkmaar tot betaling van een dwangsom van € 5000,00 voor iedere overtreding van de hiervoor onder 5.1 en 5.2 gegeven bevelen, en van € 500,00 voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder 5.2 en 5.2 gegeven bevelen te voldoen, met een maximum van in totaal € 25.000,00,
5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.5.
compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H.A.H. Stam op 12 februari 2020.1
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
