Uitspraken

De inhoudelijke beoordeling

Boost betwist dat geheimhouding is overeengekomen. Boost verwijst naar de verklaring die de heer [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] in het voorlopig getuigenverhoor heeft afgelegd.

Boost wijst erop dat in de e-mail van 17 januari 2013 enkel wordt opgemerkt dat de gemiddelde prijs van miniaturen USD 0,10 is en dat de globale leadtimes ongeveer 4,5 maand zouden zijn. Dit is in antwoord op de vraag om een offerte en Unga wijst er zelf nog eens op dat de verstrekte informatie niet eens de status van een offerte heeft. Boost betwist dat de informatie handelswaarde heeft.

De rechtbank stelt voorop dat niet al te lichtvaardig dient te worden aangenomen dat sprake is van “geheime informatie”. Het artikel 39 (lid 2) van het TRIPS-Verdrag waarnaar Unga verwijst, geeft voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, om als zodanig te worden aangemerkt. Artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag bepaalt dat natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid hebben te beletten dat informatie, die aan de voorwaarden voldoet en waarover zij rechtmatig beschikken, zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die in strijd is met eerlijke handelsgebruiken.

Zoals het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft overwogen in zijn arrest van 29 maart 2011 (GBT/Ajinomoto) kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW. Met andere woorden, er is sprake van onrechtmatig handelen indien informatie die voldoet aan de in artikel 39 lid 2 TRIPS-Verdrag genoemde criteria, wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen zonder toestemming van degene die rechtmatig over de informatie beschikt.

Inmiddels hebben het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 (betreffende – kort gezegd – de bescherming van bedrijfsgeheimen, hierna: de Richtlijn) uitgevaardigd. De Richtlijn had op 9 juni 2018 moeten zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. De invoering van de op de Richtlijn geënte Wet bescherming bedrijfsgeheimen heeft echter vertraging opgelopen. Daarom heeft de Richtlijn rechtstreekse werking verkregen. Dit is echter gebeurd terwijl in deze zaak al vonnis was gevraagd, zodat het de vraag is of de Richtlijn in deze zaak rechtstreekse werking heeft. Maar hoe dan ook dient de rechtbank zich zoveel als mogelijk te onthouden van een uitleg van artikel 39 van het TRIPS-Verdrag/artikel 6:162 BW die de verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen. De rechtbank zal daarom onderzoeken of de door Unga aan Boost verstrekte informatie voldoet aan de in artikel 2 lid 1 van de Richtlijn genoemde cumulatieve voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan om te kwalificeren als “bedrijfsgeheim”. Die voorwaarden zijn:

Naar het oordeel van de rechtbank kan de op 8 en 17 januari 2013 verstrekte informatie, afzonderlijk dan wel in samenhang bezien, niet worden beschouwd als geheim in de zin van artikel 2 lid 1 van de Richtlijn.

Zowel de op 8 januari 2013 als de op 17 januari 2013 verstrekte informatie is door Unga zonder enige terughoudendheid, via gewone e-mailberichten verstrekt. Dat mondeling geheimhouding zou zijn afgesproken, zoals Unga stelt, maar Boost betwist, is gezien de omstandigheden (Unga en Boost zijn concurrenten) geen afdoende maatregel om de informatie geheim te houden.

Bovendien behelst de verstrekte informatie niet meer dan de opgave van een aantal namen van winkelbedrijven in Spanje en/of een gemiddelde prijs en een globale doorlooptijd. Zonder nadere toelichting, die Unga niet heeft gegeven, valt niet in te zien waarom die beschouwd moet worden als informatie die handelswaarde bezit. Nu de informatie aan geen van de cumulatieve voorwaarden voldoet, faalt de stelling van Unga al.

Boost betwist dat zij de informatie onder valse voorwendselen heeft gekregen. Boost voert aan dat Migros al jarenlang een vaste klant is van Boost en dat zij al in november 2011 een miniatuurcampagne (toen nog met producten in de vorm van een gum of magneet) aan Migros heeft gepresenteerd. Volgens Boost is Grand Champion al sinds 2010 haar vaste leverancier. Na het akkoord van Migros op 5 december 2012 heeft Boost op 7 december 2012 een deel van de order bij Grand Champion geplaatst. Omdat Boost zich had gecommitteerd jegens Migros diende zij rekening te houden met het scenario dat Unga rechten zou hebben die het leveren van de miniatuurproducten zouden kunnen dwarsbomen. Om voor dat geval haar schade te beperken zou zij een licentie moeten krijgen of via Unga de miniaturen moeten bestellen. Boost heeft Unga steeds voorgehouden dat zij meende dat Unga geen rechten had. Boost verwijst naar het e-mailbericht van [naam toenmalige CEO Boost Loyalty BV] van 10 januari 2013 (productie 8 bij productie 01 A van Unga), waarin deze dat standpunt inneemt. De prijs die Unga noemde, namelijk USD 0,10 per miniatuur, was 40% hoger dan de prijs die Boost aan Grand Champion zou betalen.

Nadat Boost het advies van haar advocaten ontving dat Unga geen rechten van intellectuele eigendom op het format heeft, was er voor Boost geen aanleiding meer om zaken te doen met Unga.

Heeft Unga intellectuele eigendomsrechten op haar Little Shop-concept en/of op de afzonderlijke miniaturen en/of is sprake van een verzamelauteursrecht?

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing?

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost auteursrechtinbreuk heeft gepleegd door het zonder toestemming openbaar maken aan retailers en verveelvoudigen van (marketing)materiaal van Unga?

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Unga onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Boost voorbeelden van de Albert Heijn miniatuurcampagne heeft getoond bij de presentatie van haar eigen campagne. Maar zelfs als dat zo zou zijn en op de individuele miniaturen auteursrecht zou rusten (wat Unga, zoals hiervoor onder 4.10.4. is overwogen, onvoldoende heeft onderbouwd), vormt het gebruik van een of meer miniaturen als voorbeeld bij de presentaties door Boost geen inbreuk op dat auteursrecht. De miniaturen waren immers al in grote aantallen met toestemming van Unga in het verkeer gebracht, waarmee het distributierecht daarop was uitgeput. Zelfs al zou Boost via haar leverancier Grand Champion samples van de Albert Heijn campagne hebben verkregen, kan het gebruik daarvan als voorbeeld voor een vergelijkbare (maar niet dezelfde) campagne niet als inbreuk op enig auteursrecht dan wel als anderszins onrechtmatig worden beschouwd. Het idee van de miniatuurcampagne is immers niet beschermd. Boost had dus geen toestemming nodig van Unga om een miniatuurcampagne te presenteren.

Unga heeft ook op dit punt niet voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost auteursrechtinbreuk heeft gepleegd (dan wel anderszins onrechtmatig heeft gehandeld).

Heeft Unga voldoende aannemelijk gemaakt dat Boost onrechtmatig heeft gehandeld door Migros en andere retailers ertoe aan te zetten niet met Unga in zee te gaan?

De rechtbank stelt voorop dat het enkele profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan schade ondervindt. Zoals hiervoor overwogen had Boost geen toestemming nodig van Unga om een miniatuurcampagne te presenteren en is het niet onrechtmatig om naar de samples van Unga te verwijzen bij deze presentatie.

Unga heeft haar stelling dat Boost onrechtmatig heeft gehandeld door Migros en andere retailers ertoe aan te zetten niet met haar in zee te gaan dan ook onvoldoende onderbouwd.

Wat betekent het feit dat Boost het merk Little Shop heeft gedeponeerd en weer heeft ingetrokken?

Conclusie ten aanzien van de primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen tot inzage/afschrift/uittreksel van de in bewijsbeslag genomen bescheiden

Boost betwist dat Unga het teken Little Shop als handelsnaam gebruikt. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel wordt Little Shop niet vermeld als handelsnaam van Unga. Een handelsnaam heeft alleen maar betrekking op een naam van een onderneming. In dit geval is echter aan het concept de naam Little Shop gegeven.

Het door Unga in augustus 2017 geregistreerde Europese beeldmerk gaat om een logo. Alleen de beeldelementen worden beschermd. Het woord Little Shop is beschrijvend en kan daarmee niet in aanmerking komen voor merkenrechtelijke bescherming, aldus Boost.

De rechtbank is van oordeel dat Unga, zo Boost het teken Little Shop al zou willen gebruiken, dit gebruik niet kan verbieden. De rechtbank verwerpt de stelling van Unga dat Little Shop een handelsnaam is. Unga toont niet aan dat zij het teken als naam gebruikt waaronder haar onderneming wordt gedreven. Het enkele gebruik van deze naam voor een aantal van haar campagnes, ook al is die naam beter bij het publiek bekend dan de naam Unga, kwalificeert niet als zodanig.

Ook de registratie van het Europese beeldmerk Little Shop kan Unga niet baten. Ten eerste dateert deze registratie van na het instellen van de vordering. Bovendien kan Unga het gebruik van de beschrijvende woorden “little shop” niet verbieden op grond van haar beeldmerk. Deze vordering zal daarom ook worden afgewezen.

De gevorderde dwangsom

Boost heeft verzocht primair Unga te veroordelen in de werkelijke en volledige proceskosten, waaronder de kosten in verband met het bewijsbeslag die Boost genoodzaakt was te maken, alsmede de nakosten. Subsidiair heeft Boost verzocht Unga te veroordelen in de werkelijke proceskosten, voor zover deze zaak betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten, te begroten op 80% - althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen gedeelte – van de totale kosten en daarnaast Unga te veroordelen in de forfaitaire proceskosten, voor zover deze zaak geen betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten, met inbegrip van de nakosten, alsmede in de kosten in verband met het bewijsbeslag die Boost heeft gemaakt.

De door Boost in het geding gebrachte specificaties van de door haar gemaakte advocatenkosten bedragen achtereenvolgens € 86.027,37, € 20.120,50, € 31.843,29,

€ 23.184,58 en € 24.989,40, in totaal dus € 186.165,14.

Artikel 1019h Rv bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt (tenzij de billijkheid zich daartegen verzet).

Unga heeft geen verweer gevoerd tegen de hoogte van de door Boost gevorderde proceskosten. De Hoge Raad heeft echter in zijn arrest van 4 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3477) geoordeeld dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Onder meer teneinde de praktijk een handvat te bieden om de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen, hanteren de rechtbanken sinds 1 augustus 2008 zogeheten indicatietarieven. Deze tarieven zijn laatstelijk op 1 april 2017 herzien en zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Uitgangspunt is dat in geval van een gemengde grondslag, zoals in de onderhavige zaak, een kostenveroordeling volgt met toepassing van artikel 1019h Rv voor de proceskosten die moeten worden toegerekend aan het deel van de procedure dat onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn valt (m.a.w. het deel van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten). Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast.

De rechtbank schat dat de onderhavige procedure voor 80% betrekking heeft op (vermeende) intellectuele eigendomsrechten. Het indicatietarief voor een complexe rechtbankzaak als de onderhavige waarin tot en met de comparitie na antwoord is geprocedeerd, bedraagt maximaal € 35.000,00. De rechtbank ziet geen aanleiding om van een hoger tarief uit te gaan. De rechtbank ziet ook geen aanleiding om apart nog kosten in verband met het bewijsbeslag toe te kennen.

Aan advocaatkosten voor zover deze zijn gemaakt met betrekking tot het IE-deel van deze zaak is toewijsbaar € 28.000,00; 80% van het indicatietarief. De overige advocaatkosten conform het liquidatietarief van € 543,00 per proceshandeling, in casu de conclusie van antwoord en de comparitie na antwoord, dus twee proceshandelingen, worden begroot op 20% x € 1.086,00 = € 217,20. Daarnaast dient Unga het door Boost betaalde griffierecht ad € 618,00 te voldoen.

De tot heden aan de zijde van Boost gemaakte proceskosten waarin Unga zal worden veroordeeld worden aldus begroot op in totaal € 28.835,20. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met ingang van veertien dagen na dit vonnis.