Uitspraken

Roxtec AB (althans haar rechtsvoorganger) is een in 1990 in Zweden opgericht bedrijf dat, net als Roxtec B.V., behoort tot de Roxtec Groep.

De producten van Roxtec c.s. bestaan uit flexibele leiding/kabeldoorvoermodules die geschikt zijn voor het afdichten van meerdere kabel- of pijpdikten. De modules bestaan uit twee helften; aan de binnenzijde van beide helften kunnen laagjes worden afgepeld, totdat de module de dikte van de af te dichten kabel heeft. Het uiterlijk van de voor- en achterzijde van de module bestaat uit een vierkant met cirkels en een zwarte kern, door Roxtec c.s. aangeduid als “bulls-eye” (ofwel schietschijf), in verschillende kleurstellingen van telkens twee kleuren.

In 1990 heeft het European Patent Office aan Roxtec AB een octrooi verleend onder nummer EP 0 429 916 Bi (hierna: het Octrooi). Het Octrooi heeft betrekking op een verpakking voor een kabeldoorvoer, bestaande uit twee helften van een omhulsel met elk een cilindrische holte die weer bestaat uit een veelheid van lagen die op elkaar liggen (“verscheidene Schichten”) en van elkaar losgemaakt kunnen worden en die verschillende kleuren (“unterschiedbare Farbe”) hebben. Het Octrooi is in 2015 geëxpireerd.

Roxtec AB beschikt over zeven verschillende Europese Uniemerkregistraties. Het oudste merk dateert van 2008, de zes overige merken dateren van 2015. De beeldmerken zijn tweedimensionale weergaves van het vooraanzicht van een kabeldoorvoermodule en bestaan voor zover nu van belang uit een zwart vierkant met daarin blauwe cirkels, een oranje vierkant met daarin zwarte cirkels en een zwart vierkant met daarin oranje cirkels, steeds met een ronde zwarte kern.

Wallmax is in 2011 in Italië opgericht. Zij houdt zich net als Roxtec c.s. bezig met de productie van oplossingen voor kabel- en pijpafdichting voor de (middel)zware industrie. Zij brengt sinds kort kabel/leidingdoorvoermodules op de markt in een multicolor kleurstelling (door Wallmax het nieuwe Product genoemd, hierna: het multicolor product of de multicolor producten). Het uiterlijk van de voor- en achterzijde van het multicolor product bestaat uit een vierkant met cirkels, van binnen naar buiten eerst geel, dan lila en dan roze, met een ronde zwarte kern. Voor de kleinere maten ontbreken de twee gele cirkels.

Wallmax heeft nietigheidsacties ingesteld tegen de uniemerkregistraties met de nummers 014338735 (het zwarte vierkant met de blauwe cirkels) en 014784375 (het oranje vierkant met de zwarte cirkels). Op 14 maart 2017 heeft het Europese bureau voor de intellectuele eigendom (EUIPO) het merk met nummer 014338735 in stand gelaten. Tegen deze beslissing heeft Wallmax op 8 mei 2017 beroep ingesteld. Het EUIPO heeft nog geen uitspraak gedaan in de nietigheidsactie tegen het merk met nummer 014784375.

Roxtec c.s. heeft vóór alle weren een beroep gedaan op de onbevoegdheid van deze voorzieningenrechter. Roxtec c.s. voert daartoe aan dat Wallmax in het onderhavige kort geding bij dagvaarding precies dezelfde vordering(en) met dezelfde grondslag(en) heeft ingesteld als zij in de kort gedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (KG ZA 17-1135, zie hiervoor) in voorwaardelijke reconventie heeft gedaan. In de Amsterdamse procedure heeft de zitting op donderdag 26 oktober 2017 plaatsgehad en, terwijl partijen nog in afwachting waren van de uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam op vrijdag 3 november 2017, is door Wallmax bij dagvaarding van 31 oktober 2017 dit kort geding aangebracht en heeft op 1 november 2017 in Rotterdam de zitting plaatsgehad. In beide kort gedingen heeft Wallmax, aldus Roxtec c.s., het standpunt ingenomen dat sprake is van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de IE-rechten op de leidingdoorvoermodules van Roxtec c.s. ongeldig zouden zijn, althans dat daarop geen inbreuk zou worden gemaakt met de nieuwe productvormgeving van Wallmax. Daarmee is, aldus Roxtec c.s., het gevaar ontstaan dat tussen dezelfde partijen tegenstrijdige beslissingen worden gewezen over hetzelfde geschilpunt binnen slechts een tijdsbestek van een paar dagen.

Vast staat dat de producten van Wallmax en Roxtec c.s. gelijk zijn en voor dezelfde doelen worden gebruikt. Niet in geschil tussen partijen is voorts dat volgens het Octrooi de uitvindingsgedachte achter de leidingdoorvoermodules is dat de half-cilindrisch gevormde binnenkant van de module afpelbare laagjes bevat, met meerdere, te onderscheiden kleuren (niet per se contrasterende kleuren), zodat de module door de installateur ter plaatse op de diameter van de door te voeren kabel of leiding is in te stellen. De doelstelling van de te onderscheiden kleuren van de verschillende laagjes is dat - ook onder de minder goed belichte omstandigheden waar de leidingdoorvoermodules moeten worden geplaatst (zoals bijvoorbeeld scheepsruimen) - eenvoudig zichtbaar van beide helften een gelijk aantal laagjes wordt verwijderd. Het is dus op basis van de hiervoor reeds aangeduide “unterschiedliche Farbe” van de verschillende afpelbare lagen dat het Octrooi is verleend, waarmee de aanwezigheid van de kleuren (en daarmee het vooraanzicht van de leidingdoorvoermodule) een technisch karakter heeft, ongeacht met welke kleuren dit patroon bereikt wordt.

De producten die een centrale rol in dit kort geding spelen, zijn hieronder afgebeeld; de producten van Roxtec c.s. in zwart-blauw en die van Wallmax in zwart-multicolor (in voorkomend geval, afhankelijk van de maatvoering, zonder de kleur geel).

Roxtec c.s. heeft, in navolging van in India, Italië, Duitsland en de Verenigde Staten aangespannen procedures, bij kort gedingdagvaarding van 18 oktober 2017 (o.a.) Wallmax in Nederland gedagvaard om ter zitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 26 oktober 2017 te verschijnen. Roxtec c.s. heeft zich daarbij beroepen op haar zeven Europese Uniemerkrechten (zie 3.4), auteursrechten en slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam heeft op vrijdag 3 november 2017 uitspraak gedaan. Zij heeft de vorderingen in conventie van Roxtec c.s. tot het staken en gestaakt houden van het maken van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten en onrechtmatig handelen bestaande uit het slaafs nabootsen van de producten van Roxtec c.s. afgewezen. De vordering in voorwaardelijke reconventie van Wallmax heeft zij eveneens afgewezen. De aanleiding voor het Amsterdamse kort geding vormde, net als in dit Rotterdamse kort geding, het plaatsvinden van de hiervoor onder 3.7 reeds aangeduide Europort Exhibition te Rotterdam en de METStrade te Amsterdam. Wallmax vraagt in dit kort geding om Roxtec c.s. te verbieden tijdens die beurzen maatregelen jegens haar, Wallmax, te treffen. Het verschil tussen de reconventionele Amsterdamse en deze Rotterdamse procedure is gelegen in de omstandigheid dat het daar ging om de oranje, en hier om de multicolor producten van Wallmax.

Als Roxtec c.s. beschikt over merk- dan wel auteursrechten waarop door Wallmax inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt mag zij maatregelen treffen en rechtshandhavend optreden, onder meer door (als zij daartoe verlof heeft verkregen) beslag te leggen op de multicolor producten van Wallmax op de beurzen. Het treffen van dergelijke maatregelen is aan de zijde van een handhavende partij pas onrechtmatig - en voor een verbod is dus pas plaats - als:

a. het zeer aannemelijk is dat de handhavende partij niet het recht heeft waarop gesteld wordt dat inbreuk wordt gemaakt; of

b. het zeer aannemelijk is dat geen sprake is van inbreuk door de partij tot wie de handhaving zich richt; of

c. de handhavingsmaatregelen enkel worden gebruikt om de wederpartij te schaden.

De conclusie is dat op het eerste gezicht geen sprake is van (dreigend) inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen van Wallmax.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Roxtec c.s. hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Hierbij heeft te gelden dat Wallmax slechts aanspraak kan maken op een vergoeding op basis van artikel 1019h Rv voor dat deel van haar kosten dat betrekking heeft op de handhaving van de door haar gestelde intellectuele eigendomsrechten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het in dit kort geding niet slechts marginaal, zoals Roxtec c.s. betoogt, doch voor de helft over (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het bepaalde in artikel 1019h Rv kan mitsdien in zoverre toepassing vinden.

- dagvaarding € 97,31

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat € 7.908,00

Totaal € 8.623,31