Uitspraken

1.de rechtspersoon naar vreemd recht

STARSIGHT TELECAST INC.,

gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;

2.de rechtspersoon naar vreemd recht

GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION,

gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;

3.de rechtspersoon naar vreemd recht

ROVI CORPORATION,

gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage,

1.de rechtspersoon naar vreemd recht

EVEN INVESTMENTS 2 S.a.r.l.,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

2.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELECAI-DEN HAAG B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

3.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PLINIUS INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZIGGO B.V.,

gevestigd te Utrecht,

5.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BREEDBAND BREDA B.V.,

gevestigd te Breda,

6.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZIGGO NETWERK B.V.,

gevestigd te Groningen,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rovi en Ziggo genoemd worden. De zaak is voor Rovi inhoudelijk

mede behandeld door mr. C.J. Mulder en mr. S. Rueter, advocaten te 's-Gravenhage, met

bijstand van octrooigemachtigde ir. M.D. Nollen en voor Ziggo mede door mr. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 28 juli 2010, waarbij

aan Rovi verlof is verleend om Ziggo te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;

- de dagvaardingen van 28 juli 2010;

- de akte houdende overlegging producties van Rovi van 1 september 2010 (prods. 1 t/m

22);

- de conclusie van antwoord (in conventie), tevens houdende eis in reconventie met producties

van 10 november 2010 (prods. 1 t/m 32);

- de conclusie van antwoord in reconventie van 12 januari 2011 (abusievelijk gedateerd 12

januari 2010);

- de brieven van mr. Allen van 12 en 26 januari 2011 en het antwoord daarop van de griffier

bij brief van 31 januari 2011 waarin ¡V kort gezegd ¡V is bevestigd dat het eenzijdige verzoek

van Ziggo om vervroeging van het pleidooi in deze zaak is afgewezen;

- de aangetekende brief van 21 maart 2011 van mr. Allen houdende herstel van producties

26 en 27 zijdens Ziggo;

- de akte houdende overlegging additionele producties zijdens Rovi van 25 maart 2011

(prods. 23 t/m 38);

- de akte houdende producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 33 t/m 38);

- de akte van overlegging producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 39 en 40);

- de nadere verantwoording van de proceskosten aan de zijde van Rovi bij brief van mr.

Mulder voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op € 123.919,45 exclusief

BTW aan salaris en verschotten en een nadere productie 39 met opgave van proceskosten tot

een totaal van € 139.916,45 (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door Ziggo

bezwaar is gemaakt);

- de nadere verantwoording van de proceskosten aan zijde van Ziggo bij faxbrief van mr.

Van Dongen voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op € 151.033,80 exclusief

BTW aan salaris en verschotten (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door

Rovi geen bezwaar is gemaakt).

1.2. Ter zitting zijn de grensoverschrijdende octrooi-inbreukvorderingen, gedaan bij

dagvaarding sub 1, eerste alinea in fine en de grensoverschrijdende opgavebevelen bij dagvaarding sub 2, eerste liggende streepje door Rovi ingetrokken.

1.3. De reconventionele nietigheidsvordering is bij pleidooi, desgevraagd door de rechtbank,

alsnog voorwaardelijk ingesteld door Ziggo, namelijk voor het geval de rechtbank tot

een inbreukoordeel in conventie zou komen. Ziggo heeft daarbij wel uitdrukkelijk haar nietigheidsverweer

in conventie gehandhaafd en ook voor het geval de rechtbank vanwege deze

voorwaardelijkheid niet aan de reconventie zou toekomen aanspraak gemaakt op de volledige

proceskostenvergoeding conform haar verantwoording uit hoofde van artikel 1019h Rv.

2.1. Rovi is houdster van Europees octrooi EP 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het

octrooi) voor: method and apparatus for accessing information about television programs

(in de op dit punt niet-bestreden Nederlandse vertaling: werkwijze en inrichting voor het

toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's). EP 300 is verleend op 12 januari

2005 op een aanvraag van 10 september 1991 onder inroeping van prioriteit sinds 10 september

1990 van US 579555. EP 300 is onder meer geldig in Nederland. Er is door twee

partijen alsmede een intervenient oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar hangende de

procedure voor de oppositieafdeling zijn deze opposities ingetrokken en de oppositieafdeling

heeft de oppositieprocedure niet uit eigen hoofde voortgezet.

2.2. De conclusies van het octrooi - met conclusies 1 en 6 als onafhankelijke conclusies

- luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A method for accessing information about television programs, the method comprising

the steps of storing in an electronic memory of a schedule controller operably

connected with a monitor screen, a plurality of television program listings,

each listing including title, telecast time and channel, displaying on the monitor

screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and channel information

on a selected program simultaneously with the selected program upon selection

of a channel change, and displaying, responsive to a user input, a further

overlay containing further information on the selected program from the stored

listings.

2. A method for accessing information about television programs according to claim

1, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises

displaying the name of television service.

3. A method for accessing information about television programs according to claim

1 or 2, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further

comprises displaying the channel number.

4. A method for accessing information about television programs according to any

preceding claim, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay

further comprises displaying date and time.

5. A method for accessing information about television programs according to any

preceding claim, including deactivating or re-storing the display of the overlay responsive

to a user input.

6. Apparatus for accessing information about television programs, the apparatus

comprising the means for storing in an electronic memory of a schedule controller

operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings,

each listing including title, telecast time and channel, means for displaying

on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and

channel information on a selected program simultaneously with the selected program

upon selection of a channel change, and means for displaying, responsive to

a user input, a further overlay containing further information on the selected program

from the stored listings.

7. Apparatus according to claim 6, wherein the means for displaying on the monitor

screen an overlay further comprises means for displaying the name of the television

service.

8. Apparatus according to claim 6 or 7, wherein the means for displaying on the

monitor screen an overlay further comprises means for displaying the channel

number.

9. Apparatus according to any of claims 6 to 8, wherein the means for displaying on

the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the date and

time.

10. Apparatus according to any of claims 6 to 9, further comprising means for deactivating

or re-storing the display of the overlay responsive to a user input.

In de (op dit punt niet bestreden) Nederlandse vertaling luiden de hoofdconclusies

1 en 6 als volgt:

1. Werkwijze voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's,

waarbij de werkwijze de stappen omvat van het in een elektronisch geheugen van

een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm,

opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere

opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, het op het monitorscherm weergeven

van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van

en kanaalinformatie over een geselecteerd programma gelijktijdig met het geselecteerde

programma verschaft wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd,

en het in responsie op een gebruikerinvoer tonen van een verdere overlay

welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma op basis van de

opgeslagen opsommingen.

(...)

6. Inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma¡¦s,

waarbij de inrichting de middelen omvat voor het in een elektronisch geheugen

van een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm,

opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij

iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, middelen voor het op het

monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen

een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma

verschaft in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wanneer een kanaalverandering

wordt geselecteerd, en middelen voor het in responsie op gebruikerinvoer

weergeven van een verdere overlay welke verdere informatie over het

geselecteerde programma bevat op basis van de opgeslagen opsommingen.

2.3. In navolging van Ziggo kunnen de technische kenmerken uit hoofdconclusies 1 en

6 als volgt worden opgedeeld:

(a) a method/apparatus for accessing information about television programs, the

method/apparatus comprising the steps of/means for

(b) storing in an electronic memory of a schedule controller, operably connected with

a monitor screen, a plurality of television program listings

(b1) each listing including title, telecast time and channel

(c) (means for) displaying on the monitor screen an overlay providing, from the

stored listings, a title and channel information on a selected program

(c1) simultaneously with the selected program

(c2) upon selection of a channel change

(d) and (means for) displaying

(d1) responsive to a user input

(d2) a further overlay containing information on the selected program

(d3) from the stored listings.

2.5. Het octrooi heeft betrekking op zogenoemde elektronische programma gidsen

(EPG's) en ziet volgens de kernachtige typering van de octrooihouder tijdens de oppositieprocedure

op het volgende (brief van 18 juli 2006, p. 2, prod. 24b Ziggo):

The invention of the patent in suit relates to a method for accessing information about television

programs and apparatus for accessing information about television programs in

which program information is managed on selection of a channel change in two parts, the

first part is relatively basic information on the program tuned to. The second part is further

information which can be called up in response to a user input.

(...)

The patent in suit covers the provision of a way of managing the provision of program information

by a mixture of automatic presentation (¡¥where¡¦) and optional information

("what").

Bij een gewijzigd conclusievoorstel tijdens oppositie is bij brief van 10 augustus 2007 (prod.

24c Ziggo) daaromtrent door de octrooihouder verduidelijkt:

Claim 1 of the Main Request recites that the 'overlay' is a 'supplemental overlay' and that

this overlay contains 'supplemental information'. You will recall that the basis of the invention

is to provide a method/apparatus for effectively splitting the provision of program

guide information into manageable parts (...) Thus, claim 1 recites the one overlay of program

title and channel which appears on the screen 'simultaneously with the selected program

upon selection of a channel change'. The other, supplemental, overlay is user-selected

in addition to that one overlay.

2.6. EP 300 is voortgekomen uit een wat partijen noemen "vierde generatie" afgesplitste

aanvrage van de oorspronkelijke PCT-aanvrage WO 92/04801. In de oorspronkelijke

aanvrage komt onder meer de volgende passage uit de beschrijving voor op p. 14 r. 30 - p.

15 r. 16 over de(zelfde) figuren 9 - 11:

Figures 9 and 10 show channel grazing overlays 64 and 66 that provide information on current

programs when switching channels while watching television. In the overlay 64, when

scanning channels, the title of each program is overlaid at 68, along with the name of the

TV service (HBO, ABC, etc.), the cable channel number, and the current date, day of week,

and time in the channel information field 62. The overlay 66 is the same as the overlay 64

except that this overlay includes a program note 70, which is similar to the program note 52

in Figure 6, but contains information pertinent to a program currently being broadcast on

the selected channel. To access program notes, press the Select key. In addition to the program

note 70, elapsed time is indicated by a percentage calibrated time bar 72. The bar is

bracketed by S for start, and F for finish. By default, titles will appear automatically when

channels are scanned. Grazing Titles may be de-activated using the CANCEL key. To restore

auto-titles, press Select while viewing TV. The flow diagram governing titles/program

notes, while viewing TV, is shown in Figure 11. (onderstreping rb.)

Identieke passages komen voor in de afgesplitste aanvragen van de "tweede", "derde" en

"vierde generatie" (welke laatste uiteindelijk tot EP 300 heeft geleid), respectievelijk EP

99202116.2 (prod. 19 Ziggo, p. 24 r. 30 t/m p. 25 r. 16(1)), EP 00204781.9 (prod. 20 Ziggo, p.

27 r. 30 t/m p. 28 r. 16) en EP 02077533.4 (prod. 21 Ziggo, p. 27 r. 30 t/m p. 28 r. 16). In EP

300 is dezelfde, identieke passage als randnummer 37 in de beschrijving opgenomen.

2.7. Bij vonnis van de Engelse High Court is door Mann J op 26 november 2009 een

tweetal tot dezelfde familie als EP 300 behorende octrooien EP 0 969 662 en EP 1 377 049

(hierna: EP 049) van Rovi nietig verklaard wegens niet-octrooieerbare materie (computer

programma/presentatie van gegevens als zodanig), gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

Daarvan loopt thans hoger beroep.

2.8. Bij vonnis van Landgericht Mannheim van 5 februari 2010 is in een inbreukprocedure

van Rovi tegen een derde geoordeeld dat daar geen inbreuk werd gemaakt op EP 300.

Ook daarvan is hoger beroep aanhangig.

2.9. Rovi heeft in Nederland twee procedures volgens het versneld regime in octrooizaken

geëntameerd jegens Canal Digital, respectievelijk op grond van EP 300 en EP 049, maar

deze procedures zijn inmiddels doorgehaald wegens een bereikte schikking, doordat Canal

Digital een licentie onder deze octrooien met Rovi is overeengekomen.

3.1. Stellende dat Ziggo direct en indirect inbreuk maakt op EP 300, dat naar haar stelling

geldig is, vordert Rovi - samengevat - in conventie een (inmiddels niet meer grensoverschrijdend)

octrooi-inbreukverbod, een bevel tot het doen van opgave van verscheidene

gegevens, een bevel tot vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe

van verbeurte van dwangsommen, en veroordeling van Ziggo tot vergoeding van bij staat op

te maken schade, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, kosten rechtens op de

voet van art. 1019h Rv.

3.2. Op grond van haar stelling dat EP 300 nietig is vanwege toevoeging van materie,

octrooiering van een computerprogramma en presentatie van gegevens, gebrek aan nieuwheid

en gebrek aan inventiviteit vordert Ziggo in reconventie vernietiging van het Nederlandse

deel van EP 300, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv en voor zover mogelijk

uitvoerbaar bij voorraad.

3.3. Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor

zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4.1. Ziggo heeft bij antwoord in conventie gemotiveerd bestreden dat gedaagden in

conventie 1, 2, 3, 5 en 6 iets te maken hebben met de handelingen die naar de stellingen van

Rovi directe en indirecte octrooi-inbreuk zouden moeten opleveren. Gedaagden in conventie

sub 1 en 3 zijn volgens Ziggo houdster/financieringsmaatschappijen die geen activiteiten

verrichten die tot octrooirechtelijk voorbehouden handelingen kunnen worden gerekend.

Gedaagden in conventie sub 2 en 5 zijn naar de stellingen van Ziggo "lege" vennootschappen

die geen activiteiten ontplooien. Gedaagde in conventie sub 6 is juridisch eigenaar van

de netwerken van gedaagde in conventie sub 4, welke laatste "economisch" eigenaar is volgens

Ziggo. Gedaagde in conventie sub 6 biedt geen diensten aan en verricht geen onderhoudswerkzaamheden.

Alleen gedaagde in conventie sub 4 neemt aan het economisch ver-

keer deel op voor deze procedure relevante wijze, te weten door het aanbieden van diensten

en randapparatuur op het terrein van (digitale) televisie, aldus nog steeds Ziggo.

4.2. Op dit verweer is door Rovi niet gereageerd, terwijl zij bij dagvaarding heeft aangegeven

niet precies te weten welke entiteiten zij uit het concern waartoe Ziggo behoort zou

dienen te dagvaarden.

4.3. Dat betekent dat de vorderingen jegens gedaagden in conventie 1, 2, 3, 5 en 6 al

vanwege dit aldus onweersproken gelaten verweer zullen worden afgewezen.

4.4. De rechtbank ziet aanleiding eerst de geldigheid van EP 300 te behandelen, omdat

zij van oordeel is dat dit octrooi nietig is, alleen al wegens toegevoegde materie. Daartoe

wordt als volgt overwogen.

4.5. Ziggo stelt dat maatregel (d1)/2c responsive to a user input toegevoegde materie

betreft, omdat in de vierde generatie aanvrage geen basis is voor het weergeven van de verdere

overlay in reactie op een willekeurige gebruikersinput (a user input). De in 2.6 weergegeven

passages geven immers alleen maar het volgende aan: To access program notes, press

the Select key en in de telkens gelijke figuur 11 slechts de beslissingsstap <Select?> in het

stroomdiagram. Deze Select key is volgens het octrooi en de aanvrage onderdeel van het

schedule system, stelt Ziggo. In de voorafgaande aanvragen wordt niet geopenbaard hoe de

extra programma informatie/de verdere overlay kan worden weergegeven. In de optiek van

Ziggo biedt de vierde generatie aanvrage die tot EP 300 heeft geleid alleen rechtstreeks en

ondubbelzinnig basis voor een specifiek type gebruikersinvoer voor het oproepen van de

verdere overlay, te weten die door middel van de Select toets (op de afstandsbediening),

althans door een toets. Daartoe is maatregel (d1)/2c evenwel niet beperkt. Het kenmerk a

user input laat ook toe dat deze bediening rechtsreeks op bijvoorbeeld de televisie of de

settop box plaatsvindt, aldus Ziggo, of middels selectie van een ander kanaal of het

aan/uitzetten van het televisietoestel. Bij pleidooi heeft zij daar nog aan toegevoegd dat bijvoorbeeld

ook stembesturingsinput (in de toekomst) hier onder zou kunnen vallen. Zij verwoordt

haar stellingen bij eis in reconventie in 107 en 108 als volgt:

107. De term "user input" in conclusies 1 en 6 is echter zeer algemeen en omvat letterlijk

elk type invoer door de gebruiker. Een user input kan bijvoorbeeld ook wederom

een kanaalwijziging zijn, een herhaalde selectie binnen een bepaald tijdsinterval

(kort na elkaar op dezelfde knop drukken) of zelfs refereren aan het aanzetten

van de televisie of het systeem. Daarmee zou dus ook een uitvoeringsvorm

waarbij de verdere informatie wordt getoond in een verdere overlay bij een kanaalwijziging

of bij het aanzetten van de televisie of het systeem onder EP 300

vallen. Dergelijke op zichzelf realistische uitvoeringsvormen zijn echter niet duidelijk

en ondubbelzinnig geopenbaard in de ingediende vierde generatie octrooiaanvrage.

108. Verder is de user input zoals gedefinieerd in maatregel (d1) ten onrechte niet beperkt

tot een bediening via een afstandsbediening, maar kan deze bediening volgens

deze maatregel ook rechtstreeks op bijv. de televisie of de settop box (het

systeem) plaatsvinden. Ook voor deze uitbreiding bestaat geen directe en ondubbelzinnige

basis in de vierde generatie octrooiaanvrage.

4.6. Bij antwoord in reconventie (23 - 36) is door Rovi stelling genomen tegen dit toegevoegde

materie-argument van Ziggo. Rovi stelt dat figuur 10 basis biedt voor het kenmerk

a user input, omdat daarin een overlay (66) met een programmatoelichting (70) met verdere

informatie over het programma dat op dat moment op het geselecteerde kanaal wordt uitgezonden,

wordt getoond, hetgeen ook wordt beschreven op p. 28 r. 2-16 van de vierde generatie

aanvrage (dat is een deel van het citaat weergegeven in 2.6). Zij stelt verder dat gebruikersinvoer

nodig is om in een verdere overlay meer informatie over een geselecteerd programma

weer te geven, hetgeen volgens Rovi blijkt uit figuur 11 <Select?> en de beschrijving

van de vierde generatie aanvrage p. 28 r. 7 (eveneens opgenomen in voornoemd citaat).

Volgens Rovi kan gebruikersinvoer geen selectie van een ander kanaal door de gebruiker

omvatten en is het aan- en uitzetten van de televisie of een herhaalde selectie evenmin een

input van de gebruiker die verdere informatie in een verdere overlay zal tonen. Omdat de

gemiddelde vakman, volgens Rovi een consumentenelektronicaproducent is, zal deze volgens

Rovi begrijpen dat er naast de opdracht 'het indrukken van een selecteertoets' veel

verschillende mogelijkheden van 'gebruikerinvoer' bestaan waarmee de verdere overlay met

verdere informatie over het geselecteerde programma kan worden getoond, zoals beschreven

in kenmerk (d1)/2c. Voor de gemiddelde vakman is het volgens Rovi duidelijk dat het

indrukken door de gebruiker van een knop op de afstandbediening of rechtstreeks op de

televisie of de settop box, voorbeelden zijn van dergelijke gebruikersinvoer. Dit wordt de

vakman volgens Rovi rechtstreeks en ondubbelzinnig (zo begrijpt de rechtbank:) impliciet

geopenbaard in de vierde generatie aanvrage. Bij pleidooi heeft zij daar op vragen van de

rechtbank aan toegevoegd dat het begrip user input voor de gemiddelde vakman een functionele

aanduiding is, die niet kan worden beperkt tot een bepaald soort toets of een aanduiding

"select" op een dergelijke toets.

4.7. Daar is door Ziggo bij pleidooi tegen ingebracht dat dit laatste juist moge zijn en de

gemiddelde vakman zal begrijpen dat het indrukken van een willekeurige knop op de afstandsbediening

of rechtstreeks op de TV of de settop box vormen zijn (in het algemeen)

van gebruikersinvoer, maar dat de aanvrage uitdrukkelijk beperkt is tot specifiek het indrukken

van een speciale toets op de afstandsbediening. Ook geeft Ziggo aan dat Rovi weliswaar

stelt dat gebruikersinvoer geen kanaalselectie kan omvatten, maar dat niet onderbouwt en

een eigen interpretatie geeft van het (algemene) begrip gebruikersinvoer dat in de conclusies

wordt gehanteerd.

4.8. De rechtbank volgt Ziggo in deze toegevoegde materie kwestie. Van verboden

toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging

informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie

kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman impliciet

bekend is(2). Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat

"a" gebruikersinvoer volstaat. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarvoor geen

voldoende basis in de vierde generatie, die op een specifieke gebruikersinvoer (op een afstandsbediening)

ziet. De rechtbank passeert het betoog van Rovi de gemiddelde vakman in

figuur 11 zelf al een algemenere user input zou zien, omdat hij deze zal bestuderen in samenhang

met de beschrijving en dan is er voor de vakman naar het oordeel van de rechtbank

geen aanleiding om daarin iets anders te zien dan het drukken op een knop. Dat de betreffende

"veralgemenisering" de vakman al impliciet zou zijn geopenbaard in de aanvrage

vanwege de omstandigheid dat de vakman dat als consumentenelektronicaproducent zou

inzien, is naar het oordeel van de rechtbank niet inzichtelijk gemaakt.

4.9. Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de

"nieuwheidstest" in deze context (vgl. voetnoot 1). In bijvoorbeeld T 194/84 werd generalisatie

tot cellulose fibres (having substantially comparable absorbancy to that of natural

cellulose) met in de aanvrage alleen a mixture of (...) (sufficient) natural cellulose ( to hold

said particles in place on said grid), verboden toegevoegde materie geacht. Volgens deze

technische kamer van beroep was dat toegevoegde materie, omdat de claim now embraces

cellulose fibres other than natural cellulose fibres, in addition to natural cellulose fibres. Zij

kwam daartoe op grond van de volgende nieuwheidstest (2.5 met aanloop in 2.4):

the subject-matter generated is cellulose fibres other than natural cellulose fibres, and this

subject-matter is novel when compared with the original content of the application, because

(...) cellulose fibres other than natural cellulose fibres are neither explicitly nor implicitly

disclosed. Moreover, a future claim to cellulose fibres but disclaiming natural cellulose fibres

would be anticipated by the subject-matter generated by the amendment but not by the

original application(3).

Toepassing van deze test leert in de onderhavige zaak dat eveneens in strijd is gehandeld

met art. 123(2) EOV 2000. Immers, een hypothetisch kenmerk (d1)/2c: any user input not

being a select key zou geanticipeerd zijn door een conclusiekenmerk a user input zoals nu

opgenomen in de onafhankelijke conclusies 1 en 6 van EP 300, maar niet door een kenmerk

select key, zoals de vakman geopenbaard wordt in de vierde generatie (en ook de eerdere)

aanvrage(n). Zodoende is sprake van toegevoegde materie in de zin van art. 75(1)(c) ROW

1995 en art. 123(2) EOV 2000.

4.10. Anders benaderd: Er is in feite sprake van veralgemenisering door het in de conclusies

opnemen van een in de aanvrage niet geopenbaarde technisch ruimere equivalente

maatregel. Dat was in T 265/88 ook het geval, waarin met zoveel woorden de "nieuwheidstest"

uit 2.4 van T 194/84 werd toegepast. In die uitspraak werd als toegevoegde materie

bestempeld een in de aanvrage niet geopenbaarde equivalente maatregel door gebruik van

een meer omvattende technische term (pressure seals) in plaats van de beperktere eerdere

technische openbaring (sealing beads) uit de aanvraag. Dat de gemiddelde vakman zou

kunnen inzien dat dit equivalente maatregelen betrof, werd niet relevant geacht. In 3.2 wordt

dat als volgt beargumenteerd door de technische kamer:

A skilled person may well know that an O-ring and a flat surface are equivalents to a sealing

bead. (...) (But, toevoeging rb.) (f)ollowing the priciple of the "novelty test" in the examination

of fresh subject-matter, an amendment is not allowable, if the subject-matter

generated by the amendment is "novel' when compared with the content of the original application;

see the Board's earlier decision T 194/84 (...) point 2.4. Consequently, when approving

the validity of the novelty test equivalents of a specific technical means ¡V also in

the implicit form of a generalisation - cannot, in the Board's view, be admitted to the implicit

disclosure of this specific means, which a skilled person would derive therefrom. The

amendment "pressure seals" includes all the equivalents of the disclosed specific means

"sealing beads" into the content of the application, i.e. subject-matter which is novel with

regard to the application as filed. Hence, said amendment contradicts Article 123(2) EPC

already as a result of the novelty test.

In de onderhavige zaak is het indrukken van een (naar de vakman, zo is tussen partijen in

confesso, zal begrijpen: willekeurige) toets op de afstandsbediening op vergelijkbare wijze

veralgemeniseerd tot welke gebruikersinvoer dan ook. Dat de gemiddelde vakman op zichzelf

begrijpt dat eenzelfde invoer op een equivalente andere wijze kan geschieden, is hier op

overeenkomstige wijze niet behulpzaam, gelet op de toe te passen ¡§nieuwheidstest¡¨ bij de

vraag of sprake is van toegevoegde materie.

4.11. Hetgeen Rovi daar nog tegenin heeft gebracht overtuigt niet. Blijkens de pleitnota

van mr. Pors sub 38 en 39 wordt daarin slechts herhaald dat conclusie 6 het weergeven van

een program note claimt en dat dat in de vierde aanvrage beschreven staat op p. 27 r. 30-32

(geciteerd in 2.6) en dat daarin ook staat beschreven dat overlay 66 verschijnt als de "Select

Key" ingedrukt wordt (p. 28 van de vierde generatie aanvrage, r. 7, ook t.a.p. weergegeven).

Dat gaat evenwel langs de hiervoor weergegeven argumentatie van Ziggo heen. In 39 van de

pleitnota wordt wel geponeerd dat user input voor de gemiddelde vakman duidelijk zou zijn,

maar niet waarom dit geen verboden toegevoegde materie oplevert:

39. De term ¡§user input¡¨ is in dit verband voor de gemiddelde vakman duidelijk. Het

gaat hier om een actieve invoer door de gebruiker nadat van kanaal is gewisseld.

Het toestel staat dan per definitie al aan. De actieve invoer is uiteraard geen volgende

kanaalwisseling, want die roept logischerwijs weer de eerste overlay op,

maar dan voor het nieuwe kanaal.

4.12. Ziggo heeft haar nietigheidsargumentatie aangedragen zowel bij wege van nietinbreukverweer,

alsook als grondslag voor haar reconventionele nietigheidsvordering. Die

laatste vordering heeft zij op mondeling verzoek van de rechtbank ter zitting voorwaardelijk

gemaakt, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat geen sprake zou zijn van inbreuk.

Strikt genomen wordt aan die voorwaarde niet voldaan. Immers, op een nietig octrooi kan

geen inbreuk worden gemaakt. De uit overwegingen van proceseconomie ingegeven voorwaardelijkheid

ziet naar het oordeel van de rechtbank evenwel op de omstandigheid dat tot

niet-inbreuk wordt geoordeeld op andere gronden dan dat sprake is van een nietig octrooi,

zoals de situatie dat (alleen) geoordeeld wordt dat de gewraakte handelingen van Ziggo niet

onder de beschermingsomvang van een overigens geldig geoordeeld octrooi vallen. Bij de

onderhavige stand van zaken neemt de rechtbank aan dat Ziggo haar vordering in reconventie

niet voorwaardelijk heeft willen maken voor het geval de rechtbank haar niet-inbreuk

oordeel zou baseren op de ongeldigheid van het octrooi, zoals in het vorenoverwogene besloten

ligt, zodat de reconventionele nietigheidsvordering naar het oordeel van de rechtbank

thans gewoon voorligt.

4.13. Aan de voorts aangedragen nietigheidsargumentatie op grond van andere vormen

van toegevoegde materie, van van octrooieerbaarheid uitgesloten materie (geen technisch

effect, presentatie van gegevens als zodanig, computerprogramma als zodanig) en van niet

nieuwheid en gebreke van inventiviteit, komt de rechtbank niet toe. Datzelfde geldt voor de

inhoudelijke vraag naar directe en indirecte inbreuk, omdat op een nietig octrooi geen inbreuk

mogelijk is.

4.15. De vorderingen van Rovi in conventie jegens Ziggo zullen worden afgewezen met

veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de integrale proceskosten. Nu

geen verdeling in de niet-bestreden verantwoording over de conventie en de reconventie is

gemaakt, begroot de rechtbank deze op de helft van € 151.033,80, te weten € 75.516,90

exclusief BTW aan salaris en verschotten.

4.16. In reconventie zal EP 300 voor zover dit gelding heeft voor Nederland worden

vernietigd, eveneens met veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de

integrale proceskosten, andermaal te begroten op de helft van € 151.033,80, derhalve

€ 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten.

5.2. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in conventie, tot aan deze uitspraak

aan de zijde van Ziggo begroot op € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;

5.3. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in conventie betreft

uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak

aan de zijde van Ziggo begroot op € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;

5.6. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in reconventie betreft

uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem, mr. P.G.J. de Heij en mr. P.H. Blok en

in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2011.

1 Deze aanvrage heeft geleid tot EP 0 969 662, een van de twee octrooien die door de Engelse High Court inmiddels zijn vernietigd, vgl. hierna in 2.7.

2 In de Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter VI, 5.3.1 (versie april 2010) wordt dat als volgt geformuleerd:

The underlying idea of Art. 123(2) is that an applicant is not allowed to improve his position by adding subjectmatter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (see G 1/93, OJ 8/1994, 541). An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art. At least where the amendment is by way of addition, the test for its allowability normally corresponds to the test for novelty given in IV, 9.2 (see T 201/83, OJ 10/1984, 481).

3 In 2.6 legt de board uit waarom de begrenzing substantially comparable absorbency to that of natural cellulose niet helpt om aan verboden toegevoegde materie te ontsnappen: because it does not exclude all cellulose fibres which are not natural cellulose fibres.