Uitspraken

(ii) EWI is een non-profit organisatie die op ideële gronden flessen water, koffie en thee verkoopt. Sinds 2004 gebruikt EWI de naam ‘Earth Water’ als handelsnaam voor haar onderneming en als merk voor door haar verkocht drinkwater. EWI is houdster van het Canadese merkrecht op het woord- en beeldmerk ‘Earth Water’. Oprichter en bestuurder van EWI is de heer [C] .

(iii) Upstream heeft een op 5 april 2007 gedateerde overeenkomst, gesloten tussen Upstream en Earth Water Europe B.V., overgelegd. De overeenkomst is namens Earth Water Europe B.V. door [D] (hierna: [D] ) en [B] getekend en namens Upstream door [A] . In deze overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van Intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Upstream Advertising daartoe bevoegd.

(iv) Op 11 mei 2007 heeft EWI de vennootschap Earth Water Europe B.V.

(hierna: EWE) opgericht voor de exploitatie van haar onderneming in Europa.

[B] was per 1 juli 2007 directeur van EWE en ook [D] was werkzaam voor EWE.

overeenkomst, gesloten tussen Upstream en EWE, overgelegd, waarin het

volgende, voor zover hier van belang, is bepaald:

Upstream is houder van het Benelux en Gemeenschaps beeld en woord merk Earth Water, gedeponeerd als Benelux woordmerk op 3 juni 2008, onder nummer 0846223 voor waren en/of diensten in de klasse(n) 32, 35, 36 (hierna: het Merk);

Upstream ontwikkelt ten behoeve van EWE huisstijl, reclamematerialen, website, logo en verpakkingen (hierna het Product) (...)

Art. 1.

(vi) Op 3 juni 2008 heeft Upstream bij het Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) het woordmerk ‘Earth Water’ gedeponeerd, voor waren in de klassen 32 (bier en - samengevat - mineraalwater en frisdrank), klasse 35 (reclame en promotie) en klasse 36 (fondsenwerving). Dit woordmerk heeft het inschrijvingsnummer [nummer] en het depotnummer [nummer] .

(vii) Op 3 augustus 2009 heeft Upstream bij het BBIE ook een beeldmerk gedeponeerd, bestaande uit de woorden EARTH in grote letters (horizontaal) en WATER in kleine letters (verticaal) voor waren in de klassen 32, 35 en 36 gedeponeerd. Dit beeldmerk heeft het inschrijvingsnummer [nummer] en het depotnummer [nummer] .

(viii) Op 1 juli 2010 is Earth Concepts opgericht. Earth Concepts houdt zich onder meer bezig met de productie van mineraalwater en overig gebotteld water.

(ix) Earth Concepts heeft een licentieovereenkomst met als datum van ondertekening

1 november 2010 overgelegd, waarbij Upstream aan Earth Concepts een

licentie verleent voor het gebruik van het hiervoor onder vi en vii vermelde beeld- en

woordmerk ‘Earth Water’ (hierna: de Benelux-merken Earth Water). Deze

licentieovereenkomst is namens Earth Concepts door [D] ondertekend en vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

(x) Earth Concepts heeft tevens een op 1 november 2010 ondertekende

samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen Upstream en Earth Concepts, overgelegd. Deze overeenkomst is namens Earth Concepts door [D] ondertekend en vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

(...) Rechten van intellectuele eigendom: EARTH

1) Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van

intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising B.V. Voor zover een dergelijk

recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend

Upstream Advertising daartoe bevoegd.

(...)

7) De duur van deze overeenkomst is, tenzij in overleg anders wordt overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

8) In geval van een faillissement EARTH Concepts vervallen overeengekomen afspraken.

In geval van faillissement Upstream Advertising zullen de merknamen aan EARTH

Concepts worden overgedragen tegen de vergoeding van de door Upstream Advertising gemaakte registratie-kosten.

(xi) In een door Earth Concepts overgelegd uittreksel uit het handelsregister, staat [D]

als directeur en gevolmachtigde (sinds 1 april 2011) vermeld, en staan [D] en [B] tevens vermeld als indirect (namelijk via hun holdings) bestuurders (met ingang van 30 december 2011).

(xii) Bij dagvaarding van 17 oktober 2012 heeft EWI Upstream gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. EWI vorderde in die procedure onder meer Upstream te gebieden de inschrijving van de Benelux-merken Earth Water over te dragen aan EWI, subsidiair de inschrijving van (onder andere) die merken nietig te verklaren en daarvan ambtshalve doorhaling te gelasten.

(xiii) Bij vonnis van 14 augustus 2013 heeft de rechtbank Amsterdam de zaak met betrekking tot de gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk Earth Coffee, met registratienummer CTM 9508789, doorverwezen naar de rechtbank Den Haag en de overige vorderingen afgewezen. In rechtsoverweging 4.10 van dat vonnis heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Upstream op de momenten van het depot van de Benelux-merken Earth Water te kwader trouw was. Nadat EWI daartegen in hoger beroep was gegaan hebben EWI en Upstream een minnelijke regeling bereikt als gevolg waarvan de procedure is doorgehaald.

(xiv) Bij e-mail van 7 april 2014 heeft [D] , waarbij hij heeft gesteld in opdracht van en namens [A] te handelen, Onel Trademarks, het bedrijf dat namens Upstream de merkenregistraties heeft verzorgd, verzocht om de Benelux-merken Earth Water over te dragen aan de op 1 april 2014 opgerichte Stichting Ynda. [A] heeft daarop in een e-mail van eveneens 7 april 2014 aan [D] en Onel Trademarks meegedeeld dat hij geen toestemming geeft voor het overdragen van de rechten op de merken.

(xv) Als bijlagen bij een e-mail van 15 april 2014, heeft [D] aan [A] een tweetal overeenkomsten met als datum 1 november 2010 gezonden. Eén overeenkomst betreft de hiervoor onder (x) reeds vermelde overeenkomst. De andere overeenkomst, die ongetekend is, betreft een nagenoeg gelijke versie van die overeenkomst, maar waarbij in artikel 7 is bepaald dat de overeenkomst geldig is tot 31 oktober 2013 en dat de merkregistraties daarna ter overdraging aan Earth Concepts zullen worden aangeboden. In de begeleidende e-mail staat, voor zover hier van belang, het volgende:

Hey [A] ,

De getekende overeenkomst en de overeenkomst die iets later is opgemaakt om jou uit de directe rechtzaak te halen. (...) Vrijdag middag even afspreken om alles af te ronden en te ondertekenen?(…)

(xvi) Earth Concepts heeft op 6 juni 2014, na daartoe verkregen verlof van de

voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, bij het BBIE, ten laste van Upstream, conservatoir beslag tot levering gelegd op de Benelux-merken Earth Water.

(xvii) Earth Concepts heeft op 13 juni 2014, na daartoe verkregen verlof van de

voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank, bij het BBIE, ten laste van Upstream, conservatoir beslag gelegd op het Benelux-woordmerk Earth, op het Benelux-woordmerk Earth Wine, op het Europese woordmerk Earth Coffee, op het internationale woordmerk Earth Water en op het internationale beeldmerk Earth Water.

(xviii) In een vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 heeft Upstream

onder meer de Benelux-merken Earth Water om niet aan EWI en Earth Group Holdings overgedragen.

(xix) Earth Concepts heeft op 4 juli 2014, na daartoe verkregen verlof van de

voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, bij Upstream conservatoir beslag gelegd op de Benelux-merken Earth Water, op het Benelux-woordmerk Earth, op het Benelux-woordmerk Earth Wine, op het Europese woordmerk Earth Coffee, op het internationale woordmerk Earth Water en op het internationale beeldmerk Earth Water.

(xx) Bij brief van 21 juli 2014 heeft het BBIE het volgende, voor zover hier van belang, aan onder meer de advocaat van Upstream meegedeeld:

Betreft: betwisting aantekening licentie - EARTH WATER (846223); EARTH WATER (867238)

(...)

Wij ontvingen op 5 juni 2014 van Onel Trademarks een verzoek tot aantekening van licentie op voornoemde merken. De aantekening (...) werd verzocht ten behoeve van:

Earth Concepts B.V.

(...)

Op 6 juni 2014 (...) en 4 juli 2014 (...) werd beslag gelegd op de beide merken door Earth Concepts B.V.

Op 20 juni 204 werd door Noordzij Partners B.V. een aantekening tot overdracht (...) ingediend namens Upstream Advertising voor (onder meer) beide merken aan:

EARTH GROUP HOLDINGS LTD

(...)

Op 11 juli 2014 ontvingen wij een verzoek van Heijkant Advocaten (...) namens merkhouder Upstream Advertising B.V., waarin de aantekening van licentie (voornoemd) wordt betwist, waarbij wordt gevraagd om intrekking van dit verzoek.

Wij stellen vast dat er kennelijk tussen partijen een verschil van mening bestaat over de geldigheid van de licentieovereenkomst. Het BBIE kan dit geschil niet beslechten en is daar ook niet toe bevoegd. Partijen zullen dit onderling moeten doen en indien zij daar niet in slagen hun conflict voor moeten leggen aan de rechter.

Wij zullen alle verzoeken die betrekking hebben op dit merk dan ook aanhouden en nodigen u uit om, zoveel mogelijk eensluidend, uw standpunt terzake nader toe te lichten.

(xxi) Bij vonnis van 11 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in de

rechtbank Amsterdam de vordering van Upstream tot opheffing van de door Earth Concepts gelegde beslagen afgewezen.

(xxii) Bij vonnis van 20 januari 2015 heeft de rechtbank Amsterdam Upstream in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M. Malycha tot curator.

(xxiii) Bij beschikking van 21 juli 2015 is mr. Malycha vervangen door mr. R.J. van der Weijden als curator (hierna: de curator) in het faillissement van Upstream.

(xxiv) Zowel de curator als de rechter-commissaris in dat faillissement hebben zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van de Benelux-merken in de vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en dat de merken niet langer tot de boedel behoren. Een verzoek van onder meer Earth Concepts, op grond van artikel 69 Faillissementswet (Fw), om de curator op te dragen de overdracht van die Benelux-merken buitengerechtelijk te vernietigen en deze merken ten bate van de gezamenlijke crediteuren te gelde te maken, heeft de rechter-commissaris bij beschikking van 2 februari 2016 afgewezen.

(xxv) Bij beschikking van 3 februari 2017 heeft de rechtbank Amsterdam het beroep van onder meer Earth Concepts tegen de beschikking van de rechter-commissaris van 2 februari 2016, ongegrond verklaard.

(xxvi) Het faillissement is bij beschikking d.d. 29 augustus 2017 wegens de toestand van de boedel opgeheven.

Earth Concepts vordert in dit geding, zeer kort samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, de nakoming van de uit de hierboven onder 3.1 sub ix bedoelde licentie- overeenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water. Voor zover Earth Concepts haar eis heeft vermeerderd in hoger beroep kan daarop geen acht worden geslagen, nu niet blijkt dat die eisvermeerdering deugdelijk is betekend aan Upstream.

Upstream heeft in reconventie doorhaling (waarmee kennelijk is bedoeld opheffing) van de door Earth Concepts ten laste van haar gelegde conservatoire beslagen gevorderd en in voorwaardelijke reconventie veroordeling van Earth Concepts tot betaling aan haar van een licentievergoeding.

De rechtbank heeft zowel de in conventie als in reconventie ingestelde vorderingen afgewezen.

Met betrekking tot de door Earth Concepts tegen het bestreden vonnis aangevoerde grieven oordeelt het hof als volgt.

De basis van de door Earth Concepts gestelde rechten ligt in de licentieovereenkomst d.d. 1 november 2010, waarin het contractuele recht op levering van de merken door Upstream aan Earth Concepts is vastgelegd, en daarmee de mogelijkheid voor deze laatste van een beroep op art. 3:298 BW.

Earth Concepts stelt zich echter in de toelichting op haar grieven ook op het standpunt dat Upstream door de registratie op haar naam van de merken in 2008 en 2009 te goeder trouw bezitter daarvan is geworden en derhalve bevoegd was om deze over te dragen.

Niet in geschil is dat een zodanige overdracht door Upstream bij vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 aan EWI c.s. heeft plaatsgevonden, zoals ook door de curator en de rechter-commissaris in het faillissement van Upstream is erkend. Reeds in het licht hiervan valt niet in te zien hoe het door Earth Concepts jegens Upstream gevorderde, dat ertoe strekt dat de merken alsnog aan haar worden overgedragen, kan worden toegewezen. Door de overdracht aan EWI c.s. heeft Upstream daarover immers geen beschikkingsbevoegdheid meer. Het feit dat Earth Concepts op 13 juni 2014 onder Upstream conservatoir verhaalsbeslag (en op 4 juli 2014 beslag ex 474bb Rv) heeft gelegd op de litigieuze merken doet aan het voorgaande niet af, nu dat beslag op zichzelf aan de geldigheid van de overdracht door Upstream van de aan haar toebehorende merken niet afdeed. Met het op 6 juni 2014 louter aan het BBIE maar niet aan Upstream uitgebrachte exploit (waarmee een conservatoir beslag tot levering beoogd werd) is geen rechtsgeldig beslag tot levering gelegd, doch ook indien dit anders is valt daaraan evenmin een argument te ontlenen om de overdracht van de merken aan EWI c.s. als niet rechtsgeldig te beschouwen.

De slotsom is dat de grieven ook voor zover gegrond niet tot een andere uitkomst van het geding kunnen leiden en dat deze mitsdien geen doel treffen. Bij de verdere bespreking daarvan bestaat onvoldoende belang. Het bewijsaanbod van Earth Concepts is niet ter zake dienend en wordt gepasseerd.

Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Earth Concepts zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, die van het incident daaronder begrepen.