Uitspraken

[appellant] voert in hoger beroep veertien grieven aan, op grond waarvan zij concludeert tot vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van de afgewezen vorderingen. [geïntimeerde] voert gemotiveerd verweer.

In hoger beroep ligt de vraag voor of [geïntimeerde] inbreuk maakt op de merk- en/of handelsnaamrechten van [appellant] , dan wel anderszins onrechtmatig jegens [appellant] handelt, door in het economische verkeer gebruik te maken van de aanduiding Desktoptaxatie. [appellant] beroept zich daarbij op merk- en handelsnaamrechten. Subsidiair stelt [appellant] dat [geïntimeerde] door haar handelen verwarring veroorzaakt en dat bijkomende omstandigheden dit handelen onrechtmatig maken.

[geïntimeerde] voert het verweer dat merk 2 geen geldig merk is. Volgens [geïntimeerde] is DESKTOP TAXATIE, in de perceptie van het relevante publiek, een zuiver beschrijvende aanduiding van dat wat zij (en [appellant] ) in de markt aanbiedt: een taxatie die volledig op afstand vanaf het bureau met een computer/desktop wordt uitgevoerd en waarvoor de taxateur (dus) geen fysieke inspectie van het desbetreffende onroerend goed behoeft uit te voeren. [appellant] bestrijdt dat merk 2 geen geldig merk is. [appellant] stelt dat de soortnaam/generieke naam voor deze taxatievorm niet ‘desktop taxatie’ of ‘desktoptaxatie’ is, maar ‘Bureauwaardering’ (dagvaarding eerste aanleg), dan wel ‘hybride taxatie’ of ‘taxatie op afstand’ (memorie van grieven en pleitaantekeningen in hoger beroep). Het hof zal hierna deze door beide partijen aangeboden taxatievorm ook wel (neutraal) aanduiden als ‘de taxatiedienst’.

Het merkenrecht respecteert het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de door haar geleverde waren of diensten. Beneluxmerken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, worden niet ingeschreven of, indien wel ingeschreven, op een daartoe strekkende vordering nietig verklaard (artikelen 2.2bis lid 1 sub c BVIE), tenzij zij door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen (artikel 2.2bis lid 3 BVIE). Daarnaast geldt dat een merkhouder een derde niet kan verbieden in het economische verkeer gebruik te maken van tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op kenmerken van de waren of diensten, mits het gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE). In de beoordeling dient niet enkel rekening te worden gehouden met (de totaalindruk van) het merk zoals gedeponeerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder de perceptie van het relevante publiek.

Anders dan het BBIE is het hof voorshands van oordeel dat de aanduiding DESKTOP TAXATIE onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen. De kans dat dit merk in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard is zodanig groot dat daaraan in dit geding niet de gevorderde bescherming kan worden toegekend. Het hof motiveert dit als volgt.

Naar voorlopig oordeel van het hof kan [appellant] zich dus niet op merkenrechtelijke grondslag verzetten tegen het gebruik door [geïntimeerde] van de aanduiding ‘Desktoptaxatie’ voor de taxatiedienst.

Voor zover [appellant] zich beroept op de Handelsnaamwet (art. 5/5a Hnw), faalt dit beroep alleen al omdat door [appellant] onvoldoende is gesteld en onderbouwd dat [geïntimeerde] ‘Desktoptaxatie’ als handelsnaam gebruikt en dit door [geïntimeerde] ook is betwist.

Het beroep van [appellant] op artikel 6:162 BW slaagt evenmin. Weliswaar zijn door [appellant] voorbeelden van verwarring overgelegd, maar louter verwarring(sgevaar) door het gebruik van eenzelfde of slechts in geringe mate afwijkende naam is onvoldoende. Ook hier geldt als uitgangspunt de onder 5.5 genoemde vrijhoudingsbehoefte. Enkel indien er andere, bijkomende omstandigheden zijn – waarbij het moet gaan om gedragingen die blijk geven van oneerlijke mededinging – kan dit handelen/gebruik als onrechtmatig worden aangemerkt. Het bestaan van dergelijke bijkomende omstandigheden zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het hof sluit zich aan bij wat de voorzieningenrechter hierover heeft overwogen in r.o. 4.6 van het bestreden vonnis en maakt deze overwegingen tot de zijne. De hiertegen gerichte grief van [appellant] faalt; in de kern miskent de grief dat het [geïntimeerde] in beginsel is toegestaan haar taxatiedienst aan het publiek te presenteren als een desktoptaxatie (al dan niet geschreven met een hoofdletter). Hiermee communiceert [geïntimeerde] aan het publiek enkel welke taxatievorm dit is. De stelling van [appellant] dat [geïntimeerde] klanten van [appellant] op agressieve wijze zou benaderen en dat zij haar werkwijze en slogans zou kopiëren, is door [geïntimeerde] betwist en door [appellant] onvoldoende onderbouwd zodat het hof deze stelling passeert. Tot slot is in beroep nog door [appellant] aangevoerd dat [geïntimeerde] op haar website ten onrechte het bestaan van een certificering door de Erasmus Universiteit claimt en dat zij in het invulscherm de consument vraagt de naam van de hypotheekverstrekker in te vullen, waarmee zij ten onrechte zou suggereren dat haar taxatiedienst door alle dan wel de meeste hypotheekvertrekkers wordt geaccepteerd. Niet valt in te zien waarom een al dan niet juiste mededeling over een certificering door de Erasmus Universiteit in dit geval een relevante bijkomende omstandigheid zou zijn in de beantwoording van de vraag of het gebruik door [geïntimeerde] van de aanduiding ‘Desktoptaxatie’ jegens [appellant] onrechtmatig is. Dit is door [appellant] ook verder niet toegelicht. Met betrekking tot het invulscherm heeft [geïntimeerde] ter zitting uitgelegd dat het voor haar commercieel van belang is te weten wie de hypotheekverstrekker van aanvrager is, omdat haar taxatierapport soms wordt goedgekeurd door hypotheekverstrekkers die haar taxatiedienst nog niet standaard hebben geaccepteerd. Dit is een legitiem commercieel belang en niet misleidend. De slotsom luidt dat onvoldoende is gebleken van de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden waardoor het gebruik van ‘Desktoptaxatie’ door [geïntimeerde] onrechtmatig zou zijn jegens [appellant] .

De grieven treffen geen doel. Bij meer gedetailleerde bespreking bestaat geen belang. Naar voorlopig oordeel van het hof maakt [geïntimeerde] geen merk- of handelsnaaminbreuk en handelt zij niet onrechtmatig jegens [appellant] , zodat haar vorderingen niet toewijsbaar zijn. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. In eerste aanleg zijn de proceskosten door de voorzieningenrechter gecompenseerd. [geïntimeerde] vordert in hoger beroep een proceskostenveroordeling van [appellant] in beide instanties, maar zij heeft ten aanzien van de compensatie van de (ook) in eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv gevorderde proceskosten geen (incidenteel) appel ingesteld. Overigens had het hof ook geen aanleiding gezien om op dit punt anders te oordelen dan de voorzieningenrechter (vgl. r.o. 4.8 vonnis). De vordering betreffende de proceskosten is toewijsbaar voor de fase van hoger beroep. [appellant] zal tot betaling van deze proceskosten worden veroordeeld, met toepassing van artikel 1019h Rv en het indicatietarief. Het hof gaat voor deze zaak in kortgeding uit van de categorie normaal (€ 15.000).