Uitspraken

Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt [geïntimeerde] de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op orderbevestigingen, facturen, packing slips, Twitter, Facebook en YouTube (ook als social media accountnaam), in e-mails en in haar e-mailadres (info@talensshop.nl), nog steeds Talensshop en/of Talensshop.nl is (zie ook de (niet-betwiste) uitingen genoemd in overweging 2). Dat bij sommige van die uitingen in colofons en/of in kleine letters ook de (handels)naam Artimat wordt genoemd, doet daar niet aan af. Het hof verwerpt daarmee het betoog van [geïntimeerde] dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

Voorts moet het gebruik dat [geïntimeerde] maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt [geïntimeerde] met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik ‘voor waren en diensten’ in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

De website die [geïntimeerde] exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (alsook www.talensshop.be). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

De vraag rijst of Talens zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen voornoemd gebruik door [geïntimeerde] van de tekens Talensshop en Talensshop.nl.

Volgens bepaling sub b van voornoemde artikelen is sprake van merkinbreuk indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoeld in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking

• -

  i) dat het dominerende bestanddeel van de ingeroepen merken (ook de beeldmerken) het woord(element) ‘Talens’ is en dit woordelement in de tekens Talensshop en Talensshop ook het dominerende bestanddeel is. Het woordelement ‘Talens’ is in die tekens ook het meest onderscheidende onderdeel nu het merk Talens door zijn bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft. Voorts is het woordelement ‘Talens’ in die tekens in zijn geheel overgenomen, en vormt het daarin het eerste bestanddeel waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende elementen, terwijl die overige elementen (‘shop’ en de domeinnaamextensie) beschrijvend van aard zijn;

• -

  ii) dat de (detailshandels)diensten van Talensshop met betrekking tot (uitsluitend) Talens-producten in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Talens haar merken heeft ingeschreven. Deze hoge mate van soortgelijkheid brengt – zoals hiervoor overwogen – mee dat verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen;

• -

  iii) dat het relevante publiek de eindverbruikers/consumenten betreft van schilder- en tekenbenodigdheden, in het bijzonder van Talens. Voor zover [geïntimeerde] betoogt dat er sprake is van verschillend publiek omdat hij alleen aan consumenten en Talens alleen aan tussenhandel levert, verwerpt het hof dit betoog. Het gaat in dit verband immers om het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren/diensten zoals deze in de merkinschrijvingen staan vermeld, in dit geval dus eindverbruikers/ consumenten;

• -

  iv) dat de merken van Talens bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben.

Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Talens zich op grond van de bepalingen sub b en sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV in beginsel kan verzetten tegen het gewraakte gebruik van de tekens Talensshop en Talensshop.nl als merk ter onderscheiding van de (detailshandels)diensten van Talensshop. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 15 is overwogen, kan Talens zich voorts op grond van haar Benelux-merkrechten ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE verzetten tegen gebruik van deze tekens anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals als handelsnaam en als metatag, alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het merk Talens is opgenomen. Het hof acht in dat verband aannemelijk dat deze domeinnamen zijn geregistreerd met de intentie om ze te gebruiken voor soortgelijke webwinkels als Talensshop.nl (zoals [geïntimeerde] zelf ook heeft aangegeven, zie memorie van antwoord onder 83). Door [geïntimeerde] is in dit verband geen (steekhoudende) geldige reden aangevoerd.

Bovenstaande oordelen worden niet anders door de disclaimers die [geïntimeerde] op de website talensshop.nl heeft geplaatst. De eerste disclaimer (‘© Artimat. Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’) is dermate onderaan de webpagina’s en in klein lettertype geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet of zelden zal worden waargenomen. De tweede disclaimer (‘Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’), die door [geïntimeerde] na het bestreden vonnis bovenaan de webpagina’s is geplaatst, baat hem evenmin. Naar voorlopig oordeel van het hof is deze disclaimer, in aanmerking genomen de lettergrootte, de tekst, de plaatsing en het totaalbeeld van de verschillende webpagina’s, niet voldoende duidelijk. Ook de aanduiding ‘onafhankelijk Talens dealer’ brengt geen verandering in bovenstaande oordelen (zie rechtsoverweging 15). Bij dit alles komt dat deze disclaimers/aanduiding, zoals Talens heeft gesteld en [geïntimeerde] niet heeft betwist, alleen op de website worden vermeld, en geen betrekking hebben op gebruik van de gewraakte tekens elders zoals op Facebook- en Twitter-pagina’s, poststukken, paklijsten, in e-mails, nieuwsbrieven en blogs.

[geïntimeerde] heeft niet gesteld – en Talens heeft uitdrukkelijk ontkend – dat Talens (expliciete of impliciete) toestemming heeft verleend voor het gewraakte gebruik; [geïntimeerde] heeft slechts gesteld dat hij zijn plannen een week voor het live gaan van de website/-winkel aan een vertegenwoordiger van Talens kenbaar heeft gemaakt.

[geïntimeerde] beroept zich op de in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van merkrechten. Volgens [geïntimeerde] zijn de merkrechten van Talens uitgeput omdat hij originele, bij Talens afgenomen en met toestemming van Talens in het verkeer gebrachte producten verhandelt; Talens kan zich niet verzetten tegen het maken van reclame met het merk teneinde de verdere verhandeling van deze producten te stimuleren. Volgens [geïntimeerde] is sprake van refererend merkgebruik. De voorzieningenrechter is [geïntimeerde] gevolgd in zijn standpunt dat sprake is van refererend merkgebruik. Grieven 3 tot en met 11 zijn, vanuit verschillende invalshoeken, hiertegen gericht.

Zoals hiervoor in rechtsoverweging 15 is overwogen, wekt [geïntimeerde] door het gebruik van het woord ‘Talens’ in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen die onderneming en Talens. Dit oordeel werkt in de onderhavige context op twee manieren door.

In de eerste plaats brengt dit oordeel mee dat geen sprake is van ‘eerlijk gebruik’ als bedoeld in artikel 2.23 lid 1, slotzin, BVIE en artikel 12 GMV (zie voornoemd arrest BMW/Deenik en HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, NJ 2006/569, Anheuser-Busch; vgl. ook Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8261, Porschespecialist Van den Berg, rov. 9 e.v.).

In de tweede plaats brengt voormeld oordeel mee dat Talens een gegronde reden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 GMV heeft om zich te verzetten tegen gebruik van haar merken door [geïntimeerde] (in reclame) voor zover deze de Talens-merken daarin gebruikt anders dan ter aankondiging van de verdere verhandeling van Talens-producten. Volledigheidshalve merkt het hof daarbij op dat Talens zich niet verzet tegen de verhandeling door [geïntimeerde] van (bij haar afgenomen en met haar toestemming in de EER in het verkeer gebrachte) waren voorzien van het merk Talens, noch tegen gebruik van dat merk in reclame voor de aankondiging van de verdere verhandeling van deze waren (binnen de in dat verband geldende marges, vgl. HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335, G-Star/Makro).

Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van [geïntimeerde] in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen. [geïntimeerde] zal voorts worden bevolen opgave te doen van al zijn domeinnaamregistraties waarin het woord ‘Talens’ voorkomt. Ook zal [geïntimeerde] worden bevolen tot hetgeen redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om te bewerkstelligen dat de talens-domeinnamen worden overgedragen aan Talens. In dat verband is van belang dat het hof thans niet tot uitgangspunt kan nemen dat desbetreffende domeinnaamregistraties zijn overgedragen aan ArtiMat; ten tijde van het pleidooi in hoger beroep was dit immers nog niet het geval (vgl. ook rechtsoverweging 8 en het proces-verbaal van het pleidooi). Het hof gaat er dus van uit dat [geïntimeerde] de overdracht van de domeinnamen aan Talens nog steeds in zijn macht heeft. Het hof zal aan dit bevel echter geen dwangsom verbinden en de vordering te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de medewerking van [geïntimeerde] afwijzen. Aan de overige bevelen zal wel een dwangsom worden verbonden. Daarbij zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, als nader verwoord in het dictum.

Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het daarnaast gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Uit het vorenstaande volgt dat het hoger beroep van Talens slaagt, zodat het bestreden vonnis dient te worden vernietigd. Grief 19 slaagt derhalve. [geïntimeerde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. Grief 18 inzake de proceskostenveroordeling slaagt. Partijen zijn het er over eens dat 90% van de opgevoerde proceskosten betrekking heeft op inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (artikel 1019h Rv) en 10% op de overige grondslagen (liquidatietarief). Talens heeft een totaalbedrag (eerste aanleg en hoger beroep) gevorderd van € 82.594,89 inclusief verschotten en exclusief BTW. [geïntimeerde] heeft betwist dat dit bedrag redelijk en evenredig is als bedoeld in artikel 1019h Rv.

Het hof overweegt als volgt. In eerste aanleg vorderde Talens een bedrag van € 22.689,17 (exclusief BTW); voor het hoger beroep vordert zij dus (€ 82.594,89 minus € 22.689,17 =) € 59.905,72. Gelet op de zojuist genoemde verdeling gaat het om een bedrag van (90% van € 22.689,17 =) € 20.420,25 voor de eerste aanleg, en een bedrag van (90% van € 59.905,72 =) € 53.915,15 voor het hoger beroep. In aanmerking nemende de aard en de mate van complexiteit van de onderhavige zaak, en op grond van algemene ervaringsregels, acht het hof een bedrag van € 53.915,15 als proceskosten voor het hoger beroep niet redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 1019h Rv; het hof acht een bedrag van € 50.000,- aan proceskosten voor de eerste aanleg en het hoger beroep gezamenlijk redelijk en evenredig (de kosten voor hoger beroep worden daarmee dus begroot op (€ 50.000 minus 20.420,25 =) € 29.579,75, inclusief griffierecht € 666,-). De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij
voorraad worden verklaard, zoals door Talens gevorderd. Het hof zal, gelet op rechtsoverweging 26, met betrekking tot de (meer) subsidiaire grondslagen geen proceskostenveroordeling uitspreken.