Uitspraken

Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen overwogen:

• -

  dat het merk als een onlosmakelijk geheel gepercipieerd zal worden door het in aanmerking komend publiek aangezien yellow (geel) als bijvoeglijk naamwoord van pages zal worden opgevat en dus niet als het dominante element (evenmin als pages), terwijl yellow bij het teken eerder als zelfstandig naamwoord voor de kleur geel zal worden opgevat;

• -

  dat er daardoor een geringe mate van overeenstemming is op visueel en auditief gebied;

• -

  dat de merken en het teken begripsmatig verschillend zijn, nu het in aanmerking komend publiek de merken in de letterlijke betekenis zal opvatten als gele bladzijden en het teken als de aanduiding van de kleur geel;

• -

  dat om neutralisering van visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken te kunnen aannemen ten minste één van de twee betrokken merken (merk of teken) voor het relevante publiek een duidelijke vaste betekenis moet hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen;

• -

  dat van een bijzondere bekendheid van de merken geen sprake is en de merken zelfs een verminderd onderscheidend vermogen hebben, nu YELLOW PAGES een vertaling is van “gele bladzijden” en dit de kleur is van de bladzijden van de gidsen (die onder deze naam worden uitgegeven);

• -

  dat, het gebrek aan onderscheidend vermogen van de merken en dus de geringe beschermingsomvang ervan in aanmerking nemende, de verschillen tussen merk en teken, met name op begripsmatig gebied, voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren;

• -

  dat merk en teken niet overeenstemmen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden;

• -

  dat de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de bewijzen van gebruik om proceseconomische redenen achterwege zal worden gelaten, aangezien de merken en het teken niet overeenstemmen en er geen verwarringsgevaar kan zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

Met Grieven I, II (deels) en III verwijt Truvo het Bureau uitsluitend de vraag of sprake is van overeenstemming tussen merk en teken te hebben beoordeeld en een vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, alsmede een beoordeling van de gebruiksbewijzen, achterwege te hebben gelaten. Grief II richt zich (voorts) tegen het oordeel van het Bureau dat geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en strekt ten betoge dat sprake is van verwarringsgevaar, gelet op een grote mate van (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de bekendheid, althans het (grote) onderscheidend vermogen van het merk. De grieven IV en II (voor het overige) richten zich tegen het oordeel van het Bureau dat het merk (van huis uit) een beperkt onderscheidend vermogen heeft.

Bij de beoordeling van de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/ merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, naar het oordeel van het hof, gelet op de betrokken waren en diensten, in casu het grote publiek.

Gelet op het bovenstaande zal het hof eerst de, in grief II aan de orde gestelde, vraag of merk en teken in hun totaalindruk overeenstemmen behandelen. Truvo beantwoordt die vraag bevestigend en stelt daartoe

• -

  dat het woord YELLOW, vanwege de verrassende woordcombinatie als dominant onderdeel van het merk YELLOW PAGES moet worden beschouwd;

• -

  dat sprake is van begripsmatige overeenstemming, nu het in merk en teken voorkomende woord YELLOW (GEEL) niet grammaticaal afwijkend gekwalificeerd kan worden en begripsmatig 100% overeenstemmend is;

• -

  dat er (sterke) visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken bestaat;

• -

  dat derhalve geconcludeerd moet worden dat sprake is van een sterke mate van overeenstemming van het teken YELLOW en het merk YELLOW PAGES.

Dat YELLOW voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven geen enkel onderscheidend vermogen heeft, is niet gesteld. De wel door YT onbetwist gestelde omstandigheid dat er zeer veel merken zijn ingeschreven en tekens worden gebruikt, waarvan het woord yellow onderdeel uitmaakt, is onvoldoende om te concluderen dat YELLOW in het merk elk onderscheidend vermogen mist. Wel is naar het oordeel van het hof deze omstandigheid, alsmede de omstandigheid dat het woord YELLOW in YELLOW PAGES als een bijvoeglijk naamwoord (dat slechts een (van de) kenmerk(en) aangeeft van het zelfstandig naamwoord PAGES) wordt gebruikt, een reden om aan te nemen dat de totaalindruk van merk wordt gedomineerd door het woord PAGES, behalve voor zover het merk is ingeschreven voor waren of diensten waarvoor PAGES beschrijvend is.

YT heeft (tijdens de mondelinge behandeling) gesteld dat de uitdrukking YELLOW PAGES al vanaf de jaren 50 van de twintigste eeuw wordt gebruikt in de Verenigde Staten na te zijn geïntroduceerd door AT &T en inmiddels (daar en ook in de Benelux, zo begrijpt het hof) wordt aangemerkt als generieke aanduiding voor (de zakelijke rubriek van) een telefoongids/ een service- of business directory. Truvo heeft niet gesteld dat sprake is van een tardief (nieuw) verweer en betwist dat YELLOW PAGES in de Benelux een “ingeburgerde term” (een soortnaam, begrijpt het hof) is voor een bepaald product. Het hof is van oordeel dat YT onvoldoende heeft gesteld, althans onderbouwd dat YELLOW PAGES voor het relevante publiek in de Benelux een (onmiddellijk te begrijpen, duidelijke vaste) andere betekenis heeft dan die van de bestanddelen, namelijk van een service/business directory. De enkele omstandigheid dat dit het geval is in de Verenigde Staten (waar de aanduiding YELLOW PAGES overigens al in de 19e eeuw is geïntroduceerd), is onvoldoende reden om aan te nemen dat dat ook geldt in de Benelux.

Het bovenstaande brengt mee dat het woord YELLOW moet worden betrokken in de beoordeling van de totaalindruk die door merk wordt opgeroepen en dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken in (in ieder geval) visuele en auditieve zin door de aanwezigheid van het bestanddeel YELLOW in het merk, dat gelijk is aan het teken. Dit geldt te meer daar waar het merk is ingeschreven voor waren in klasse 16 waarvoor het woord PAGES beschrijvend is. Dan gaat het immers om een niet onderscheidend bestanddeel van het samengestelde merk/teken, dat niet, althans weinig bepalend kan zijn voor de totaalindruk daarvan. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het merk en het teken wel overeenstemmen. In zoverre slaagt grief II.

Nu naar het oordeel van het hof sprake is van overeenstemming, dient alsnog een vergelijking van de betrokken waren en diensten (voor zover nog aan de orde na de waren/dienstenbeperking; zie r.o. 1.3) en, daaraan voorafgaand, een onderzoek naar het gebruik van het merk voor die waren/diensten plaats te vinden.

Het merk en het teken zijn voor de volgende waren en diensten ingeschreven respectievelijk gedeponeerd:

Op grond van onder andere het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ansul/Ajax) en de beschikking van het HvJEG van 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PB EG L 40) - thans vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 - moet ervan worden uitgegaan dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de Richtlijn. Het normale gebruik kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Bij de vraag of sprake is van normaal gebruik in de Benelux moet worden geabstraheerd van de landsgrenzen en moet worden gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan (vergelijk HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (ONEL/OMEL).

In casu strekt de relevante gebruiksperiode zich uit van 5 maart 2007 tot 5 maart 2012 (de datum van publicatie).

Ten bewijze van het gebruik heeft Truvo als bijlagen bij productie 2 en als productie 5 en 6 bij haar verzoekschrift, grotendeels onleesbare, gebruiksbewijzen overgelegd. Voor zover leesbaar blijkt daaruit gebruik van het merk op:

• -

  Visitors Guides Amsterdam 2007 en 1999 (bijlage 2.3, 2.10 en productie 5);

• -

  pagina’s van de website www.yellowpages.nl van o.a. 6 september 2009 (bijlagen 2.4,2.11,2.15)

Daarnaast heeft Truvo onbetwist gesteld dat het merk sinds het depot in 1996 (dus nog steeds begrijpt het hof) is gebruikt in de Benelux op gidsen en websites, waarin en –op zij contactgegevens van particulieren, handelaren en bedrijven in de Benelux verspreidt en beschikbaar stelt. Zij heeft zich beroepen op uitspraken van het Hof van beroep van Brussel van 11 februari 2010 en van dit hof van 17 januari 2012, waarin normaal gebruik is aangenomen in de periode tot van 24 februari 2001 tot 24 februari 2006 respectievelijk 25 februari 2003 tot 25 februari 2008 in de klassen 16, 35 en 38.

Nu niet betwist is dat sprake is van normaal gebruik voor alle waren en diensten in de klassen 16 en 35 en voor “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven, gaat het hof daarvan uit.

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het complementair of concurrerend karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek – in casu het grote publiek – aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zal toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn als wanneer het teken is gedeponeerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere term, waarvoor het merk is ingeschreven, mits niet zo ruim dat daarbinnen eenvoudig algemeen gebruikelijke subcategorieën zijn te onderscheiden.

Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.

Het verzoek van Truvo zal derhalve worden afgewezen, met veroordeling van Truvo in de kosten van deze procedure. YT heeft bij de mondelinge behandeling aanspraak gemaakt op de volledige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof is echter van oordeel dat artikel 1019h Rv op een oppositieprocedure, die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie, niet van toepassing is (vergelijk hof Den Haag 30 maart 2010, BIE 2010, nr. 39). Bovendien heeft YT haar vermeende kosten niet gespecificeerd. Zij heeft zelfs geen bedrag genoemd. Het hof zal de kosten aan de zijde van YT, die zich niet heeft laten bijstaan door een advocaat, begroten op € 894, -- (1 punt liquidatietarief).