Uitspraken

2.1.

Foralways is houdster van de volgende merken:

1. het Benelux-woordmerk L’ARGENTINA, ingeschreven op 10 december 2004, onder nummer 0758410, voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 (hierna: woordmerk 1);

2. de internationale merkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk L’ARGENTINA, ingeschreven op 23 december 2004, onder nummer 843139, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, gebaseerd op woordmerk 1 als basisinschrijving (hierna: woordmerk 2);

3. het Benelux-woord-/beeldmerk zoals hieronder weergegeven, ingeschreven op 10 januari 2005, onder nummer 0760548, voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 (hierna: beeldmerk 1):

de internationale merkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux voor het woord-/beeldmerk zoals hierboven weergegeven, ingeschreven op 23 februari 2005, onder nummer 846707, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, gebaseerd op beeldmerk 1 als basisinschrijving (hierna: beeldmerk 2).

2.2.

Foralways heeft de L’ARGENTINA-merken in licentie gegeven aan haar dochtervennootschap Best Items B.V. – hierna: Best Items. Best Items verhandelt onder die merken kleding in diverse landen waaronder de Benelux. De kleding wordt geproduceerd in Portugal.

2.3.

Op 17 juli 2009 heeft Quilate het Gemeenschaps-woordmerk UNA PASION ARGENTINA gedeponeerd onder nummer 008434466, voor waren in de klassen 3, 18 en 25. Op 24 november 2009 heeft Foralways hiertegen oppositie bij het OHIM ingesteld op basis van de L’ARGENTINA-merken.

2.4.

Inschrijving van het woordmerk (op basis van de hiervoor onder b vermelde internationale registratie) is geweigerd in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Spanje.

3. Quilate heeft de nietigverklaring en een bevel tot doorhaling gevorderd van de inschrijving van de L’ARGENTINA- merken, waaronder, als “central attack”, tevens van de inschrijvingen van de internationale merken, voor zover ingeschreven in andere landen dan (het land van oorsprong) de Benelux, een en ander met veroordeling van Foralways in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

4. Ambtshalve overweegt het hof dat wat betreft de EEX-staten op grond van artikel 22, sub 4, van de EEX-Vo1 en wat betreft IJsland, Noorwegen en Zwitserland, op grond van artikel 22, sub 4, van het EVEX II-verdrag2, het gerecht van de lidstaat waar deponering heeft plaatsgevonden ter zake exclusief bevoegd is, zodat de Nederlandse rechter onbevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen. Het hof neemt hetzelfde aan ten aanzien van de depots in de niet EEX/EVEX-staten op grond van (analoge) toepassing van (artikel 22, sub 4, van) de EEX-Vo dan wel een soortgelijke internationale bevoegdheidsregeling in het commune IPR. Het hof zal zich dan ook onbevoegd verklaren om kennis te nemen van deze vorderingen. Overigens is een rechterlijke beslissing tot nietigverklaring van de andere inschrijvingen dan de basisinschrijving op grond van artikel 6, leden 3 en 4, van de Schikking van Madrid3 en het Protocol bij de schikking van Madrid niet nodig om – na doorhaling van de basisinschrijving – de doorhaling van betreffende inschrijvingen te bewerkstelligen.

5. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Quilate, voor zover in hoger beroep nog van belang (de vordering tot nietigverklaring wegens misleiding is in hoger beroep niet meer aan de orde), gesteld dat de L’ARGENTINA-merken nietig zijn op grond van artikel 2.28, lid 1, sub c, jo 2.11, lid 1, sub c, BVIE, omdat de merken uitsluitend bestaan uit niet onderscheidende tekens en benamingen. Zij stelt dat het woord L’ARGENTINA door het Benelux-publiek zal worden opgevat als een aanduiding van het land Argentinië en daarmee van een kenmerk van de waren (kleding en schoenen) – de plaats van herkomst –, welke aanduiding voor alle ondernemingen vrij beschikbaar dient te blijven. Voorts stelt zij dat ook het beeldmerk nietig is, nu dat uit niet meer bestaat dan het woord L’ARGENTINA en een aantal niet-onderscheidende elementen.

6.
De rechtbank heeft het gevorderde afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat de beeldmerken al niet nietig zijn omdat die merken naast het woord L’ARGENTINA bestaan uit een op zichzelf onderscheidende combinatie van beeldelementen, zodat die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de beeldmerken.
Zij heeft voorts geoordeeld dat ook de woordmerken geldig zijn. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het relevante publiek het woord L’ARGENTINA in de merken zal opvatten als een verwijzing naar het land Argentinië, heeft zij overwogen dat, kort gezegd, geen sprake is van een geografische benaming die kan dienen tot aanduiding van een kenmerk (de plaats van herkomst) van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, omdat niet is gebleken dat de betrokken kringen in de Benelux de betreffende waren in verband brengen met Argentinië of dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is.

7. Grief II richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de woordmerken onderscheidend vermogen hebben en geldig zijn en de daarvoor gegeven motivering.

8. In zijn arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C 109/97 inzake Windsurfing Chiemsee – hierna ook: het Chiemsee-arrest – heeft het Hof van justitie overwogen

29. Vervolgens moet worden vastgesteld, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving van geografische benamingen als merk niet enkel verbiedt wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren reeds beroemd of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen, dat wil zeggen de handel en de gemiddelde consument van deze categorie van waren in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, met die waren in verband worden gebracht.

30. Uit de tekst van artikel 3, lid 1, sub c, - „(...) benamingen die (...) kunnen dienen tot aanduiding van (...) plaats van herkomst” - blijkt namelijk reeds, dat ook de geografische benamingen die door ondernemingen kunnen worden gebruikt, voor hen als aanduidingen van plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren moeten worden vrijgehouden.

31. Krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn moet de bevoegde autoriteit dan ook beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.

32. Om te beoordelen of in dit laatste geval deze geografische benaming volgens de betrokken kringen de herkomst van de betrokken categorie van waren kan aanduiden, is in het bijzonder van belang, in welke mate laatstgenoemden bekend zijn met deze benaming alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren.

33. Wat dit betreft, verzet artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich in beginsel niet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats (bijvoorbeeld een berg of een meer), niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.”

9. Partijen twisten over het antwoord op de vraag hoe het relevante publiek in de Benelux het woord L’ARGENTINA zal opvatten. Het relevante publiek is de handelaar in de betreffende waren en de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren. Nu het hier om kleding, hoofdeksels – hierna tezamen: kleding – en schoenen gaat, is het relevante (consumenten)publiek, zoals door Quilate onbetwist is gesteld, het grote publiek. Niet in geschil tussen partijen is dat het Beneluxpubliek het Spaanse woord ARGENTINA zal opvatten als aanduiding van het land Argentinië. Foralways stelt echter dat het Beneluxpubliek de aanduiding L’ARGENTINA door de toevoeging L’ niet (meer) zal opvatten als een aanduiding van Argentinië, maar zal begrijpen als “de Argentijnse”, omdat Argentina behalve Argentinië ook Argentijnse betekent, waarbij de L’ dan, zo begrijpt het hof, staat voor het lidwoord “de”. Het hof acht deze stelling/betwisting, die slechts gebaseerd is op Google zoekresultaten, waartegenover Quilate weer andere zoekresultaten heeft gesteld – welke resultaten blijkens de toelichtingen over en weer ter zitting kunnen worden beïnvloed door de zoekvraag en de instelling op de computer –, onvoldoende onderbouwd. Uit de gedingstukken zoals toegelicht kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat het relevante Beneluxpubliek aan ARGENTINA en L’ARGENTINA een verschillende betekenis zal toekennen. Daarvoor is het verschil te subtiel en is de kennis van de Spaanse taal te gering bij het relevante Beneluxpubliek. Het hof gaat er dan ook van uit dat het relevante publiek, voor zover het al aandacht aan de L’ zal besteden, L’ARGENTINA, nog steeds zal opvatten als (een verwijzing naar) Argentinië. Overigens kan de omstandigheid dat een woord meer betekenissen heeft er, gelet op de vereiste ruime uitleg van de woorden “kunnen dienen” in artikel 2.28, lid 1, sub c, en 2.11, lid 1, sub c, BVIE (vergelijk Hof van Justitie EG 12 februari 2004 inzake Postkantoor) in beginsel niet aan af doen dat dat woord als beschrijvend moet worden aangemerkt als het in één van die betekenissen kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd.

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat het relevante publiek de aanduiding L’ARGENTINA als een geografische aanduiding van het land Argentinië zal opvatten.

10. De volgende vraag is of door de handel en voormelde gemiddelde consument van kleding en schoenen in de Benelux het land Argentinië met die waren in verband wordt gebracht dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Het hof laat in het midden of het vereiste verband thans reeds bestaat en Argentinië voor kleding en schoenen thans beroemd of bekend is, nu het van oordeel is dat redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst is te verwachten in de zin van het Chiemsee-arrest. Bij die beoordeling is in het bijzonder van belang, in welke mate het relevante publiek bekend is met de benaming (als geografische plaats), alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren. Hierbij heeft het Hof van Justitie EG in de Chiemsee-zaak aangegeven dat dat verband niet te verwachten is (en de aanduiding dus wel onderscheidend vermogen heeft) als

1. de geografische benaming in de betrokken kringen niet bekend is, althans niet bekend is als een geografische plaats of

2. als door de kenmerken van de plaats het niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.

11. Zoals hiervoor overwogen gaat het hof ervan uit dat L’ARGENTINA door het relevante publiek zal worden opgevat als (een verwijzing naar) Argentinië. Dat Argentinië bekend is als geografische plaats, namelijk als land, is niet betwist. Dat zich, zoals door Quilate onbetwist is gesteld, ook niet een geval voordoet als hiervoor vermeld onder 10.2 (door Quilate aangeduid als “het Mont Blanc-argument”) staat eveneens vast. Integendeel, vaststaat dat kleding en schoenen uit Argentinië afkomstig kunnen zijn. Voorts is niet gemotiveerd betwist dat het Beneluxpubliek weet dat kleding en schoenen hun herkomst in Argentinië kunnen hebben. Een en ander blijkt ook uit de door Quilate overgelegde producties (zoals 9,10,19 tot 27), die betrekking hebben op Argentinië als land waar mode wordt geproduceerd en ontworpen en op de export en de buitenlandse bekendheid daarvan. Het hof is van oordeel dat in beginsel voldoende is om aan te nemen dat redelijkerwijs het vereiste verband tussen de waren/ diensten en de geografische benaming in de toekomst is te verwachten wanneer

• -

  een geografische benaming, die het relevante publiek als geografische plaats kent,

• -

  de desbetreffende waren of diensten in die plaats hun herkomst kunnen hebben omdat zij daar worden geproduceerd en/of bedacht en/of ontworpen en

• -

  dat laatste bij het relevante publiek bekend is.

Te eisen dat de geografische plaats bij het relevante publiek reeds thans bekend is voor die waren/diensten, zou betekenen dat de overweging van het Hof van Justitie EG in rechtsoverweging 31 van het Chiemsee-arrest dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving van geografische benamingen als merk óók verbiedt wanneer redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat de waren met het desbetreffende gebied in verband worden gebracht, zinledig zou zijn.

12. Voormeld oordeel van het hof brengt mee dat een geografische benaming van een, bij het relevante publiek bekend, groot gebied waar, naar het relevante publiek weet, vele waren en diensten hun herkomst kunnen hebben, voor die waren en diensten in beginsel niet zal kunnen dienen als merk. Beide partijen hebben ter ondersteuning van hun standpunten gewezen op de nodige buitenlandse uitspraken. Het hof overweegt dat zijn oordeel bevestiging vindt in de uitspraak van het Zweedse Patent Appeals Court van 24 september 2009 over het merk SÄFSEN, een plaats in heuvelachtig bosgebied met meren, gedeponeerd voor recreatiewaren en –diensten. Hoewel niet kon worden aangenomen dat de plaats op dat moment in verband gebracht werd met deze waren/diensten, werd geoordeeld dat dit in de toekomst wel zou kunnen, gelet op de locatie en karakteristieken van het gebied Säfsen (productie 32 van Quilate). Dit geldt ook voor de uitspraak van de UK Appointed Person van 17 maart 2014 betreffende het merk ICELAND voor vlees gevogelte en wild (productie 36 van Quilate). De Duitse rechtspraak en het Franse Cour d’Appel de Paris in zijn uitspraak van 7 april 2010 betreffende het merk MOROCCO (productie 34 van Quilate) lijken nog verder te gaan. Zij lijken voldoende te vinden dat de geografische benaming een bekend groot gebied (een land) aanduidt of daarmee direct wordt geassocieerd. Foralways heeft nog gewezen op de beslissingen van het Gerecht van de Europese Unie in de zaken CLOPPENBURG voor detailhandelsdiensten (productie 8 van Foralways) en PORT LOUIS voor kleding, lederen producten en huishoudtextiel (productie 9 van Foralways). Die zaken wijken al in zoverre af van voormelde zaken dat het in beide gevallen gaat om de naam van een regionale stad. Het Gerecht was van oordeel dat bij het relevante publiek PORT LOUIS als geografische plaats helemaal niet en CLOPPENBURG weinig of hooguit matig bekend was. Gelet op alle omstandigheden van dat geval kwam het gerecht tot het oordeel dat niet te verwachten was dat de betrokken benaming kan dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van detailhandelsdiensten. Daargelaten dat dit hof niet gebonden is aan oordelen van het Gerecht, zijn deze zaken al niet vergelijkbaar met de onderhavige zaak waar het gaat om de naam van een bekend groot land.

13. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben en het relevante publiek dit weet, neemt het hof aan dat sprake is van een woordmerk slechts bestaande uit een geografische benaming die een geografische plaats aanduidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, zodat dit woordmerk elk onderscheidend vermogen mist. Overigens wijst het hof er in dit verband nog op dat naar zijn oordeel (anders dan in de CLOPPENBURG-zaak) de herkomst van kleding door (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek van belang wordt geacht.

Gelet op het bovenstaande slaagt grief II.

14. Grief I richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het beeldmerk onderscheidend vermogen heeft en al daarom niet nietig is, gelet op de beeldelementen waaruit het beeldmerk naast de aanduiding L’ARGENTINA bestaat. De vraag rijst of het beeldmerk door de toegevoegde beeldelementen wel onderscheidend vermogen heeft. Dit kan worden aangenomen als (een van) de beeldelementen onderscheidend vermogen (heeft) hebben, maar ook wanneer dat niet het geval is, maar niettemin de combinatie van de elementen van het teken als geheel onderscheidend vermogen heeft. Bij een samengesteld merk kan het eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar moet het in elk geval gebaseerd zijn op de door dat merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk. De enkele omstandigheid dat elk element afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (vergelijk Hof van Justitie EG 16 september 2004, C-329/02 P (SAT.2) en 15 september 2005, C-7/03 P (BioID)). Het is mogelijk dat een teken dat op zichzelf uit niet onderscheidende onderdelen bestaat toch als geheel onderscheidend vermogen heeft omdat er een wisselwerking tussen de verschillende onderdelen bestaat (vergelijk Hof van Justitie EU 13 januari 2011 C-92/10 P, BIE 2011, 26 (BEST BUYS in geel etiket).

15. Om aan te nemen dat een figuratief element of teken onderscheidend vermogen heeft is niet nodig dat sprake is van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen (vergelijk het hiervoor genoemde arrest van het Hof van Justitie EG in SAT.2, rechtsoverweging 41), zodat de consument, die door dat merk aangeduide waar verkrijgt, die keuze bij een latere aankoop kan herhalen indien de ervaring positief was en in geval van een negatieve ervaring een andere keuze kan maken. Een minimaal onderscheidend vermogen is voldoende. Een teken dat uiterst eenvoudig is en slechts bestaat uit een geometrische basisfiguur, zoals een cirkel, een lijn, een rechthoek of een klassieke vijfhoek wordt als zodanig niet in staat geacht om een boodschap over te brengen die consumenten zich kunnen herinneren, zodat laatstgenoemden dat teken niet als merk zullen beschouwen. (vergelijk het Gerecht in zijn uitspraken van 29 september 2009, T-139/08 rechtsoverwegingen 14, 16 en 26 (figuur van een halve smiley) en 6 november 2014, T-53/13 rechtsoverwegingen 66-70 (figuur van een simpele combinatie van een kromme en een hellende lijn).

16. Het hof is van oordeel dat (in ieder geval) de combinatie van de kroon – die niet een uiterst eenvoudige figuur is, maar een enigszins bijzondere vorm heeft door de combinatie van de gebogen, in dikte aflopende (spinpoot) armen, de gestileerde, van de spinpoten afwijkende, verdikte arm in het midden, de gesloten bovenkant met daarboven een bal en een kruis en de versierde onderkant – , de blauwe kleur en de gebogen rangschikking van de letters van het woord L’ARGENTINA tezamen (enig) onderscheidend vermogen heeft.

17. Grief III, gericht tegen de afwijzing van de vorderingen van Quilate tot nietigverklaring op grond van artikel 2.28, lid 1, sub c, BVIE, heeft geen zelfstandige betekenis. Op grond van het bovenstaande slaagt deze grief ten aanzien van de woordmerken en faalt zij ten aanzien van de beeldmerken.

18. het bovenstaande brengt mee dat het hof zich deels onbevoegd zal verklaren en voorts het vonnis deels zal vernietigen en deels zal bekrachtigen. Nu Partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten compenseren, des dat ieder de eigen kosten draagt. Ter bevordering van de leesbaarheid zal het hof het vonnis geheel vernietigen en het dictum opnieuw formuleren.