Uitspraken

Grief 2 van HE Licenties is onder meer gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de conclusies 11 tot en met 13 en 15 van NL 904 niet nieuw zijn in het licht van Phalaenopsis orchideeën die VG Colours voorafgaand aan de prioriteitsdatum op de markt heeft gebracht. Die grief is om de volgende redenen ongegrond.

Dat de Phalaenopsis orchideeën die VG Colours voorafgaand aan de prioriteitsdatum op de markt bracht alle kenmerken vertonen van de conclusies 11 tot en met 13 en 15 van NL 904 blijkt genoegzaam uit de foto’s die Orchid Gardens c.s. heeft overgelegd als Annex 1 bij productie GP 41 (in het dossier kennelijk abusievelijk opgenomen onder tabblad 42). Die foto’s zijn genomen door [productmanager Ocean Orchids] in het kader van de toenmalige samenwerking tussen Ocean Orchids en [bedrijf 1] (een van de foto’s is de hiervoor in 3.5 weergegeven foto die [productmanager Ocean Orchids] aan [de octrooigemachtigde] heeft gestuurd). Niet ter discussie staat dat de foto’s zijn gemaakt op 26 juli 2013, dus voor de prioriteitsdatum. Evenmin in geschil is dat de foto’s Phalaenopsis orchideeën van VG Colours tonen en dat die alle kenmerken van de conclusies 11 tot en met 13 en 15 van NL 904 bezitten, waaronder een gat met een dimensie in de richting parallel aan de langsas van de stam die groter is dan de maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam (hierna ook: het grotere gat of een groter gat).

Het hof verwerpt het verweer van HE Licenties dat het grotere gat is aangebracht door [productmanager Ocean Orchids] om de kleuring van de orchideeën van VG Colours te verbeteren. De foto’s bieden geen aanwijzing voor de gestelde behandeling en verbeterde kleuring. Orchid Gardens c.s. heeft terecht opgemerkt dat de orchideeën op de foto’s juist eenzelfde mate van kleuring tonen als orchideeën van VG Colours zonder de gestelde nakleuring, zoals orchideeën die VG Colours in 2011 op de markt bracht.

Ook de door partijen overgelegde e-mailcorrespondentie wijst er niet op dat Ocean Orchids of [bedrijf 1] al voor 26 juli 2013 het idee had ontwikkeld om de kleuring te verbeteren door middel van het grotere gat en/of dat zij onderzocht of inzet van die methode de kleuring van de orchideeën van VG Colours zou verbeteren. Zoals ook HE Licenties zelf heeft opgemerkt (memorie van grieven, paragrafen 50 en 51), wijst de overgelegde e-mailcorrespondentie er juist op dat het onderzoek aan de orchideeën van VG Colours erop gericht was door middel van ‘reverse engineering’ een werkwijze te vinden waarmee het eindresultaat van VG Colours kon worden verkregen. Bij die insteek van het onderzoek past dat Ocean Orchids aan de hand van onderzoek van de door VG Colours verhandelde orchideeën eerst vaststelt dat die een groter gat hebben en dan een werkwijze ontwikkelt waarmee het geclaimde grotere gat kan worden gerealiseerd, zoals de werkwijze die is geclaimd in EP 287 en NL 904. Bij die insteek past niet dat Ocean Orchids een groter gat heeft aangebracht in de orchideeën van VG Colours om de kleuring van die orchideeën te verbeteren.

Daar komt bij dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat het grotere gat al aanwezig was in de door Ocean Orchids van VG Colours gekochte orchideeën en niet pas na de koop is aangebracht in die orchideeën. Niet in geschil is dat VG Colours zelf stelt dat zij al vanaf 2011 een werkwijze voor het kleuren van Phalaenopsis orchideeën toepast die vanwege de etsende werking van de kleurstof leidt tot orchideeën met het grotere gat in de zin van NL 904. Tussen partijen staat vast dat VG Colours daadwerkelijk Phalaenopsis orchideeën met het grotere gat op de markt heeft gebracht en dat VG Colours dat ook al deed voorafgaand aan de publicatie van NL 904 in 2015 (paragrafen 27-29 conclusie van antwoord in het incident inhoudende provisionele eis tot wapperverbod, rectificatie en opheffing conservatoir bewijsbeslag).

Daarnaast heeft Orchid Gardens c.s. experimenten overgelegd die aantonen dat de etsende werking van de verf die VG Colours al sinds 2011 zegt te gebruiken, leidt tot het grotere gat dat is geconstateerd in de orchideeën van VG Colours. Dat het grotere gat in de VG Colours orchideeën kan zijn ontstaan door die werking van de verf, is ook niet in geschil. Zo heeft HE Licenties zelf aangevoerd dat VG Colours heeft aangetoond dat met de tegenwoordig door VG Colours gebruikte verf het grotere gat in de stengel ontstaat (paragraaf 30 memorie van grieven).

HE Licenties bestrijdt alleen dat VG Colours al in 2013 de verf gebruikte die VG Colours tegenwoordig gebruikt en wijst in dit verband op het vonnis van de rechtbank in de zaak van HE Licenties tegen VG Colours. Daarin heeft de rechtbank openbaar voorgebruik door VG Colours niet bewezen geacht. De rechtbank beschikte bij dat oordeel echter niet over de hiervoor beschreven foto’s die [productmanager Ocean Orchids] in 2013 heeft gemaakt. Die foto’s bieden aanvullend bewijs voor het gestelde voorgebruik. De foto’s laten namelijk orchideeën zien die VG Colours in 2013 op de markt heeft gebracht en die eenzelfde gat tonen als het grotere gat dat de Phalaenopsis orchideeën van VG Colours in 2015 hadden. Anders dan HE Licenties heeft gesuggereerd is het niet opmerkelijk dat VG Colours niet zelf met dit bewijs naar voren is gekomen. VG Colours beschikte namelijk niet over de foto’s van [productmanager Ocean Orchids] en had in 2013 geen aanleiding om de gaten binnenin de stelen van haar orchideeën te onderzoeken en te fotograferen, omdat zij destijds nog niet op de hoogte was van het octrooi van [bedrijf 1] . Ocean Orchids had die aanleiding wel, omdat zij in opdracht van [bedrijf 1] op zoek was naar kenmerken van de orchideeën van VG Colours die relevant zouden kunnen zijn voor het kleurresultaat.

Het belangrijkste bewijs dat HE Licenties naar voren heeft gebracht ter ondersteuning van de gestelde vergroting van het gat door [productmanager Ocean Orchids] , is de verklaring van haar octrooigemachtigde [de octrooigemachtigde] (productie EP 32). Daar staat tegenover dat Orchid Gardens c.s. verklaringen heeft overgelegd van [productmanager Ocean Orchids] , die daarin juist het standpunt van Orchid Gardens c.s. ondersteunt en uitdrukkelijk tegenspreekt dat hij het gat zou hebben vergroot (producties GP 28 en 41). Zowel [de octrooigemachtigde] als [productmanager Ocean Orchids] heeft echter een belang bij de uitkomst van deze procedure; [de octrooigemachtigde] omdat hij optreedt als octrooigemachtigde voor HE Licenties en schoonzoon is van de bestuurder van HE Licenties; [productmanager Ocean Orchids] omdat HE Licenties hem heeft aangesproken op inbreuk op EP 287. Daarom baseert het hof zijn oordeel vooral op de overige bewijsmiddelen, in het bijzonder de hiervoor besproken foto’s en tussen partijen vaststaande feiten.

Het verweer van HE Licenties dat de door Orchid Gardens c.s. naar voren gebrachte foto’s en emailcorrespondentie niet het hele verhaal vertellen omdat Ocean Orchids en [bedrijf 1] destijds voor een belangrijk deel mondeling communiceerden, mag zo zijn, maar het hof moet oordelen op basis van de bewijsmiddelen die partijen naar voren hebben gebracht. Voor nadere bewijslevering door het horen van getuigen is geen plaats in het kader van dit incident.

Grief 1 van HE Licenties richt zich tegen onder meer het oordeel van de rechtbank dat Orchid Gardens c.s. geen inbreuk maakt op de werkwijzeconclusies van NL 904 en EP 287. Die grief is om de volgende redenen ongegrond.

Ocean Orchids c.s. heeft onbestreden en naar voorlopig oordeel terecht aangevoerd dat na de verlening van EP 278 de werkwijzeconclusies van NL 904 zijn vervallen op grond van artikel 77 Row (na verloop van de termijn voor het instellen van oppositie). HE Licenties lijkt daar ook zelf vanuit te gaan, want in haar vorderingen in de hoofdzaak spreekt zij wat betreft de werkwijzeconclusies enkel van inbreuken door toepassing van ‘de in EP 278 geoctrooieerde werkwijze’. Al om die reden kan worden geconcludeerd dat geen sprake is inbreuk op de werkwijzeconclusies van NL 904. Daar komt bij dat het hierna volgende negatieve oordeel van het hof over de gestelde inbreuk op de werkwijzeconclusies van EP 278 ook geldt voor de werkwijzeconclusies van NL 904.

In het vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat de werkwijzeconclusies moeten worden uitgelegd conform het oordeel van de bodemrechter in de zaak van HE Licenties tegen VG Colours. In die uitleg gaat de stap van het vormen van een definitief gat met de geclaimde kenmerken, waaronder dat het definitieve gat een groter gat is, vooraf aan de stap waarbij het definitieve gat wordt onderworpen aan de substantie. Het hof deelt dat oordeel. HE Licenties heeft ook geen grief naar voren gebracht tegen de het oordeel van de rechtbank over de uitleg van de werkwijzeconclusies.

Orchid Gardens c.s. heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de geclaimde werkwijze niet toepast en meer in het bijzonder dat, voor zover haar orchideeën een groter gat bevatten, dat gat niet wordt gevormd voordat het gat wordt onderworpen aan de kleursubstantie. Orchid Gardens heeft duidelijk gemaakt welke methode zij wel toepast door middel van een gedetailleerde beschrijving van haar werkwijze door de deurwaarder (productie 7 van Orchid Gardens c.s.). Voor zover de met die werkwijze geproduceerde orchideeën beschikken over een groter gat, is dat volgens Orchid Gardens c.s. het gevolg van de etsende werking van de kleurstof en gaat de onderwerping aan de kleursubstantie dus vooraf aan de vorming van het grotere gat. Daarbij heeft Orchid Gardens c.s. erop gewezen dat andere bedrijven, waaronder VG Colours, eenzelfde methode toepassen en dat die methode minder gecompliceerd is dan de door HE Licenties geclaimde werkwijze en resulteert in goede mate van kleuring. Voor zover HE Licenties die laatste stellingen heeft willen bestrijden, verwerpt het hof dat verweer in het licht van het tussenvonnis in de bodemzaak van HE Licenties tegen VG Colours. Daarin heeft de rechtbank als vaststaand aangenomen dat VG Colours vanaf 2015 een werkwijze toepaste die overeenkomt met de werkwijze die Orchid Gardens c.s. stelt toe te passen, te weten zonder vorming van een groter gat voorafgaand aan de toevoeging van de kleurstof. Niet ter discussie staat dat de daaruit resulterende orchideeën van VG Colours goed gekleurd waren. De bedoelde werkwijze – zonder vorming van een groter gat voorafgaand aan de toevoeging van de kleurstof – resulteert dus in een goede mate van kleuring.

HE Licenties heeft daar onvoldoende tegenover gesteld. Zij heeft zelf uitdrukkelijk aangevoerd dat zij ten tijde van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding in deze zaak ‘geen idee’ had wat Orchid Gardens c.s. precies deed en dat zij nog steeds niet weet wat de door Orchid Gardens c.s. toegepaste werkwijze is (pleitnota HE in dit beroep, paragraaf 17 en voetnoot 18).

HE Licenties baseert de gestelde inbreuk voornamelijk op het rechtsvermoeden van artikel 70 lid 8 Row. Op grond daarvan wordt een product vermoed te zijn vervaardigd volgens een geoctrooieerde werkwijze, als het gaat om een werkwijze tot vervaardiging van een nieuw product. Aan die laatstgenoemde voorwaarde is niet voldaan. HE Licenties stelt dat de werkwijze resulteert in een orchidee met de in de productconclusie 11 van NL 904 geclaimde kenmerken. Dat product is naar voorlopig oordeel niet nieuw, zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld.

De omstandigheden die HE Licenties in de inleidende dagvaarding heeft aangevoerd, kunnen ook niet leiden tot een ander oordeel. HE Licenties stelt daar dat de gaten in de orchideeën van Orchid Gardens c.s. niet van nature voorkomen in Phalaenopsis orchideeën, dat de richting van de gevormde opening in de buitenkant van de stam loodrecht op de vorm van het gat staat en dat de opening in de buitenwand rafelig is en dat de binnenkant van het gat glad is. Die omstandigheden sluiten niet uit dat Orchid Gardens c.s. de werkwijze gebruikt die zij stelt te gebruiken. HE Licenties heeft het tegendeel ook niet betoogd.

Dat sommige uitlatingen van de directeur van Orchid Gardens c.s. in de media de indruk zouden kunnen wekken dat Orchid Gardens c.s. een door HE Licenties geoctrooieerde werkwijze heeft toegepast, kan niet leiden tot een ander resultaat. Zoals HE Licenties zelf heeft aangevoerd, heeft Orchid Gardens c.s. in de media uiteenlopende uitlatingen over de door haar gebruikte werkwijzen gedaan en had HE Licenties ook zelf op basis van die uitlatingen nog altijd geen idee wat Orchid Gardens c.s. precies deed. Daar komt bij dat de directeur van Orchid Gardens c.s. in de door HE Licenties aangehaalde publicatie het octrooi uitdrukkelijk betwist. Het hof leest daarom geen erkenning van inbreuk in die publicatie. Bovendien is, gelet op de andere hiervoor besproken omstandigheden, een uitlating in de media onvoldoende om de gestelde niet-inbreuk op de werkwijzeconclusies onaannemelijk te achten.

Op grond van het voorgaande concludeert het hof dat de rechtbank de ten laste van Orchid Gardens c.s. gelegde beslagen terecht heeft opgeheven. Uit het voorgaande negatieve oordeel over de geldigheid van productconclusies van NL 904 en de inbreuk op de werkwijzeconclusies van EP 287 en NL 904 blijkt de ondeugdelijkheid van de grondslag voor de beslagen.

Daarnaast deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat een afweging van de belangen van partijen ook niet pleit voor voortzetting van de beslagen. De tegen dat oordeel gerichte grief 6 van HE Licenties slaagt om de volgende redenen niet.

Orchid Gardens c.s. heeft, mede gelet op de ondeugdelijkheid van de grondslag van de beslagen, een zwaarwegend belang bij opheffing ervan. Orchid Gardens c.s. heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een serieus risico bestaat dat HE Licenties geen verhaal biedt voor de schade die Orchid Gardens c.s. lijdt als de beslagen blijven liggen, waaronder gederfde inkomsten. Orchid Gardens c.s. heeft onder verwijzing naar de gedeponeerde jaarrekening 2020 van HE Licenties en als zodanig onbetwist aangevoerd dat HE Licenties in 2020 insolvabel was. Dat de financiële situatie van HE Licenties nadien zodanig is verbeterd dat HE Licenties inmiddels wel voldoende verhaal zou bieden is niet aannemelijk. HE Licenties heeft aangevoerd dat zij in 2020 en 2021 inkomsten uit licenties heeft ontvangen. Uit de door haarzelf overgelegde cijfers van HE Licenties per 31 december 2021 blijkt echter een eigen vermogen van niet meer dan afgerond € 58.000,- waartegenover afgerond € 285.000,- aan kortlopende schulden staat. Dat duidt er niet op dat HE Licenties verhaal kan bieden voor de volledige schade die Orchid Gardens c.s. stelt te lijden als gevolg van de beslagen. Bovendien heeft HE Licenties zelf aangevoerd dat de licentienemers de afdracht van licentievergoedingen hebben gestaakt na het vonnis van de rechtbank in het incident.

Het hof deelt ook het oordeel van de rechtbank dat HE Licenties onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van Orchid Gardens c.s. door afnemers van Orchid Gardens c.s. aan te spreken op inbreuk op EP 287 en NL 904. De tegen dat oordeel gerichte grieven 1, 2 en 3 zijn ongegrond.

Zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld handelt de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig als hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure en/of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt.1 In dit geval gaat het wat betreft NL 904 om een niet-vooronderzocht octrooi. Dat brengt mee dat HE Licentie minder grond heeft om erop te vertrouwen dat het octrooi stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure.

Hiervoor heeft het hof al geoordeeld dat de productconclusies van NL 904 niet nieuw zijn. Aangenomen moet worden dat HE Licenties dat wist of moest beseffen op het moment dat zij de afnemers van Orchid Gardens c.s. aansprak op inbreuk op de octrooien. Daarvan uitgaande wist of moest HE Licenties ook beseffen dat Orchid Gardens c.s. geen inbreuk maakte op de werkwijzeconclusies van EP 287, omdat zij geen beroep kon doen op het rechtsvermoeden van artikel 70 lid 8 Row en zij niet wist welke werkwijze Orchid Gardens c.s. toepaste.

Het is voldoende aannemelijk dat HE Licenties al bij het indienen van de prioriteitsaanvraag ervan op de hoogte was dat VG Colours Phalaenopsis orchideeën op de markt bracht die voldeden aan alle kenmerken van de productconclusies van NL 904, waaronder het grotere gat. Die kenmerken van de VG Colours orchideeën blijken uit de foto’s die [productmanager Ocean Orchids] /Ocean Orchids daarvan heeft gemaakt. Gelet daarop moet worden aangenomen dat Ocean Orchids daarmee bekend was. Ook is aannemelijk dat Ocean Orchids die kennis heeft gedeeld met HE Licenties. Orchid Gardens c.s. heeft onbetwist aangevoerd dat Ocean Orchids de orchideeën van VG Colours onderzocht in het kader van een samenwerking tussen Ocean Orchids en [bedrijf 1] . Al in het licht daarvan is aannemelijk dat Ocean Orchids de kennis over de VG Colours orchideeën heeft gedeeld met aan HE Licenties verbonden personen, zoals de bestuurder van HE Licenties en [bedrijf 1] : [directeur bedrijf 1] . Bovendien wordt dat bevestigd door de door HE Licenties overgelegde verklaring van haar octrooigemachtigde [de octrooigemachtigde] (productie 32 van HE Licenties). Die verklaart daarin dat [productmanager Ocean Orchids] en [de octrooigemachtigde] in het kader van de samenwerking tussen Ocean Orchids en [directeur bedrijf 1] regelmatig contact hadden om ervaringen en inzichten uit te wisselen en onderzoeksresultaten te bespreken en dat ook [directeur bedrijf 1] regelmatig bij die besprekingen aanwezig was.

De conclusie is dat de grieven 1, 2, 3, en 6 van HE Licenties tegen de grondslagen voor de toewijzing van de vorderingen van Orchid Gardens c.s. niet slagen. Daarmee faalt ook grief 7, die is gericht tegen de beslissing tot toewijzing van die vorderingen en is gebaseerd op dezelfde gronden. De grieven 4 en 5, die zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de inventiviteit van de productconclusies NL 904, kan het hof buiten beschouwing laten. Ook als die inhoudelijk gegrond zouden zijn, kunnen die niet leiden tot vernietiging van het vonnis, omdat HE Licenties hoe dan ook moest beseffen dat de productconclusies niet geldig zijn, gegeven het bekende openbaar voorgebruik door VG Colours.

Nu de grieven van HE Licenties niet slagen, is niet voldaan aan de voorwaarde waaronder Orchid Gardens c.s. incidenteel beroep heeft ingesteld. Het hof hoeft daarom geen oordeel te geven in het incidenteel beroep.

Het hof zal het vonnis in het incident bekrachtigen. Het hof zal HE Licenties als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het principaal hoger beroep. Orchid Gardens c.s. vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van € 39.078,90 (90% van € 43.421,-). Het hof is met partijen van oordeel dat de procedure in het incident valt onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. HE Licenties heeft ook niet bestreden dat het gevorderde bedrag redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv. Het hof is eveneens van oordeel dat het bedrag redelijk en evenredig is, gelet op het feit dat het gevorderde bedrag aanzienlijk lager is dan het toepasselijke indicatietarief voor een normale octrooizaak (€ 75.000,-).