Uitspraken

OFM c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van rechtsverwerking omdat Bestseller c.s. geen bezwaar heeft gemaakt tegen het depot en gebruik van het Brands-merk in de periode 2012-2016 en pas in 2016 bezwaar heeft gemaakt tegen het depot van het kleine M-merk. Bestseller c.s. had via het merkenregister op de hoogte kunnen zijn van de depots. Via deze depots maar ook via een bezoek aan de website van OFM of de winkelstraten had Bestseller c.s. kunnen weten dat sprake was van gewijzigd gebruik. Ook heeft OFM c.s. correspondentie (productie 20, 24 en 34) overgelegd tussen OFM c.s. en Bestseller c.s. Volgens OFM c.s. had Bestseller c.s. daaruit eveneens kunnen afleiden dat sprake was van gewijzigd gebruik. Bestseller c.s. heeft betwist dat zij op de hoogte was van het depot en gebruik van het Brands-merk.

Het hof stelt het volgende voorop. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt. Tijdsverloop kan wel als een van de relevante omstandigheden meewegen bij beoordeling van de vraag of de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid1.

De rechtbank heeft de Overeenkomst (zie 3.12) zo uitgelegd dat Aktieselskabet enkel toestemming heeft verleend voor het gebruik van het gewijzigde logo en dat de toestemming daartoe ook beperkt is gebleven. Er is geen sprake van een algemeen verbod tot gebruik van het teken. Beide partijen hebben grieven gericht tegen deze uitleg.

OFM c.s. heeft aangevoerd dat uit de bewoordingen van de Overeenkomst alleen volgt dat zij, als zij het 2007-merk wil gebruiken, enkel het gewijzigde logo mag gebruiken, in die zin dat dus de “O” rond is weergegeven en het teken Only for Men in gelijke grootte in Helvetica Neue 83 Heavy Extended wordt gebruikt. Het 2007-merk was immers onderwerp van geschil en enkel over dat merk zijn afspraken gemaakt. Zou OFM c.s. het teken Only for Men in een andere vorm dan het logo willen gebruiken, dan geldt punt 4 van de Overeenkomst onverminderd en moeten de woordelementen Only for Men altijd in gelijke grootte in Helvetica Neue 83 Heavy Extended worden afgebeeld. Daarbij geldt dat punt 4 niet alleen een voorschrift is, maar, volgens OFM c.s., ook een toestemming om de woorden “Only for Men” te gebruiken, als deze maar worden weergegeven in het voorgeschreven lettertype. De toevoeging van dat punt 4 is daarbij doorslaggevend: zou de lezing van Bestseller c.s. en de rechtbank de juiste zijn, dan zou er geen enkele reden zijn om punt 4 in de Overeenkomst op te nemen. Punt 1 vormt een beperking van het gebruik van het 2007-merk, niet van de naam Only for Men als zodanig. Zou de Overeenkomst moeten worden gelezen als een algemeen verbod waarbij enkel en alleen het gebruik van het gewijzigde logo is toegestaan, dan zou dat betekenen dat OFM c.s. het merk niet zou mogen gebruiken in geschreven of verbale vorm. OFM c.s. zou haar bedrijfsnaam bovendien nooit meer op een andere wijze mogen vormgeven. De Overeenkomst gaat uit van “the trademark “en niet van “the sign”. Bovendien staat tussen partijen vast dat het gebruik van Only for Men als handelsnaam en domeinnaam is toegestaan, zo betoogt nog steeds OFM c.s.

Volgens Bestseller c.s. is de lezing van OFM c.s. juist tegenstrijdig aan punt 1, waarin wordt bepaald dat Only for Men alleen in de weergegeven combinatie mag worden gebruikt. Bestseller c.s. vindt de lezing van OFM onlogisch. Als deze het teken afzonderlijk had mogen gebruiken, had punt 4 anders moeten luiden of had punt 1 een verwijzing naar de uitzondering in punt 4 moeten bevatten. Daarnaast wordt in punt 4 expliciet verwezen naar de “word elements ONLY FOR MEN”. Hier kan volgens Bestseller c.s. niets anders worden bedoeld dan de woordelementen van de “figurative combination”. Bestseller c.s. heeft zich verder op het standpunt gesteld dat waar de Overeenkomst verwijst naar ‘the trademark ONLY FOR MEN” daaruit niet kan worden afgeleid dat daarmee specifiek wordt gedoeld op het 2007-merk. Er wordt niet verwezen naar een specifieke registratie. De Overeenkomst strekt volgens Beststeller c.s. daarom verder dan het toegestane gebruik van het gewijzigde logo.

Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst zijn telkens van beslissende betekenis alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Naast de taalkundig meest voor de hand liggende betekenis van de tekst van de overeenkomst komt het daarbij altijd aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op dat wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Relevante gezichtspunten kunnen zijn de hoedanigheid van partijen, de aard van de overeenkomst, de omvang daarvan, de manier waarop zij tot stand is gekomen, de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van de ene of de andere uitleg en hoe partijen zich na het sluiten van de overeenkomst hebben gedragen. Wanneer onder andere sprake is van professionele partijen die over de tekst van de overeenkomst hebben onderhandeld, daarbij zijn bijgestaan door juridisch deskundigen en tot een gedetailleerde uitwerking zijn gekomen, kan de rechter relatief meer gewicht toekennen aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de Overeenkomst enkel zag op het verlenen van toestemming voor het gebruik van het gewijzigde logo. Daartoe geldt het volgende. Taalkundig kunnen de bewoordingen van de Overeenkomst niet anders worden uitgelegd dan dat OFM c.s. het door [holding] gedeponeerde 2007-merk alleen mag gebruiken in de weergegeven combinatie zoals afgebeeld in de bijlage. In de bijlage is het gewijzigde logo te zien. Dat het hier gaat om het 2007-merk volgt uit de woorden “the trademark ONLY FOR MEN” in punten 1, 2 en 3 van de Overeenkomst en de overgelegde correspondentie (zie hierboven onder 3.5 tot en met 3.11) die voorafgaand aan de Overeenkomst is gevoerd tussen partijen en die begint met een brief van de gemachtigde van Beststeller c.s. van 6 juli 2007 waarin deze verwijst naar het depot van [holding] van het 2007-merk. Daarna heeft de gemachtigde van Bestseller c.s. op 13 september 2007 aan OFM c.s. geschreven dat hij inmiddels een oppositie had ingediend tegen de inschrijving van het 2007-merk en hebben partijen verder gecorrespondeerd, hetgeen heeft geleid tot de Overeenkomst, die is opgezet als een verbintenis (“undertaking”) in ruil voor intrekking van die oppositie. Daaruit kan worden afgeleid dat Bestseller c.s. op de hoogte is geraakt van de inschrijving van het 2007-merk en dat zij bang was voor verwarringsgevaar. Vervolgens heeft Bestseller c.s. aangegeven dat er in haar ogen geen verwarringsgevaar was: het teken is immers “always used in combination with the device element”. Aan OFM c.s. kan worden toegegeven dat de discussie zich verder alleen op het gebruikte lettertype (van met name de O) lijkt te hebben gericht, maar de Overeenkomst zelf heeft een uitgebreidere strekking. In punt 4 van de Overeenkomst wordt immers verwezen naar de “word elements ONLY FOR MEN”. Met Beststeller c.s. is het hof van oordeel dat deze verwijzing niet anders kan worden begrepen dan dat deze ziet op de woorden Only for Men in het gewijzigde logo. Een ruimere uitleg, namelijk dat OFM c.s. de woordelementen altijd mag gebruiken (dus ook anders dan in het gewijzigde logo), maar enkel in het lettertype Helvetica Neue 83 Heavy Extended, kan in de Overeenkomst niet worden gelezen. Dat partijen deze bedoeling hebben gehad valt evenmin uit de correspondentie af te leiden. De Overeenkomst regelt daarom niet meer en niet minder dan het gebruik door OFM c.s. van het 2007-merk.

Partijen twisten allereerst over de vraag of OFM c.s. de tekens enkel als handelsnaam gebruikt of ook als merk. Daarbij is relevant dat tussen partijen vast staat dat Bestseller c.s. zich niet verzet tegen gebruik van de tekens als handelsnaam of domeinnaam.

Bestseller heeft gesteld dat OFM c.s. de omstreden tekens gebruikt voor waren en diensten. OFM c.s. betwist dat en voert aan dat zij die tekens niet ter onderscheiding van de door haar aangeboden producten gebruikt, maar ter aanduiding van haar onderneming als handelsnaam. Dit kan niet worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. Bestseller c.s. heeft gewezen op het gebruik van het teken op winkelgevels, banners/borden, verpakkingsmateriaal (verzenddozen/draagtassen), kledinghangers, personeelskleding, sponsorkleding, giftcards, merchandising, reclame-uitingen, website en social media. Dit gebruik gaat volgens Bestseller c.s. verder dan het aanduiden van haar onderneming. Het gebruik van de tekens doet afbreuk aan de herkomstfunctie. De indruk kan ontstaan dat de tekens een (sub)brand van Beststeller c.s. zijn of dat Bestseller en OFM een zekere commerciële relatie hebben gehad, wat in het verleden ook daadwerkelijk het geval is geweest.

Het hof stelt voorop dat sprake kan zijn van het gebruik van de handelsnaam ter onderscheiding van waren of diensten als het teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat een verband bestaat tussen de handelsnaam en de producten die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, ook als de handelsnaam niet is aangebracht op de producten2.

Ook als aangenomen moet worden dat wel sprake is van merkgebruik, is het hof - ten overvloede - van oordeel dat dit niet kan leiden tot toewijzing van de vordering onder III en IV, gelet op het volgende.

Van sub b-inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar3.

Het hof is van oordeel dat weliswaar sprake is van enige visuele en fonetische overeenstemming gelet op de omstandigheid dat zowel in het merk als in de tekens de letters o-n-l-y voorkomen. Begripsmatig is er echter geen overeenstemming. ONLY betekent in de Engelse taal “alleen” of “enkel” en heeft daarmee, als het gaat om kleding, geen vastomlijnde betekenis terwijl “Only for Men” betekent “alleen/enkel voor mannen”. Dit is een duidelijke en vaste betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen4. Dit uitgesproken begripsmatige verschil neutraliseert naar het oordeel van het hof de fonetische en visuele gelijkenis. De totaalindruk is dus naar het oordeel van het hof verschillend, zodat geen sprake is van overeenstemmende tekens.

Nu de grieven van OFM c.s. slagen, moet het hof op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep de grondslagen beoordelen waar de rechtbank niet aan toe is gekomen. Dat betekent dat het hof de sub c-grond zal moeten beoordelen. Van inbreuk sub c is sprake indien het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Beneluxgebied/de EU, het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en merk legt en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 sub c UMVo.).

Bestseller c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij het ONLY-merk intensief gebruikt binnen en buiten Europa en in de Benelux, waaronder in Nederland. De tekens zijn auditief, begripsmatig en visueel identiek aan, dan wel in hoge mate overeenstemmend met het ONLY-merk. OFM c.s. haalt ongerechtvaardigd voordeel uit het aanbieden van producten onder de tekens. OFM c.s. probeert in het kielzog van het merk te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren en om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Bestseller c.s. heeft gedaan om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden.

Het hof overweegt als volgt. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU5 trekt iemand ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wanneer hij door het gebruik van een met het bekend merk overeenstemmend teken in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook als moet worden aangenomen dat het merk ONLY een bekend merk is in een aanmerkelijk deel van de EU/Benelux en dat sprake is van de vereiste mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens, kan de vordering op de sub c-grond nog steeds niet slagen. Bestseller c.s. heeft immers geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat het de intentie van OFM c.s. is geweest om in het kielzog van het merk ONLY te varen. De vorderingen kunnen daarom ook niet op grond van inbreuk sub c worden toegewezen.

De conclusie is dat het principaal hoger beroep van OFM c.s. slaagt. Daarom zal het hof het vonnis vernietigen en opnieuw rechtdoende alle vorderingen van Bestseller c.s. afwijzen. De vordering van OFM c.s. tot terugbetaling van hetgeen uit hoofde van het vonnis is betaald, vermeerderd met rente, is eveneens toewijsbaar. Het incidenteel hoger beroep van Bestseller c.s. slaagt niet. Het hof zal Beststeller c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv. Daarbij gaat het hof voor wat betreft het IE-deel (50%) uit van de Indicatietarieven in IE-zaken zoals deze gelden voor een normale zaak. Op grond van voornoemde indicatietarieven is een bedrag van maximaal € 8.750,- als redelijke en evenredige vergoeding aan te merken voor de kosten in eerste aanleg en een bedrag van € 10.000,- voor het hoger beroep. Voor wat betreft het niet IE-deel (50%) en de kosten van het incidenteel hoger geldt het toepasselijke liquidatietarief. De gevorderde nakosten en rente zal het hof ook toewijzen.