Uitspraken

Onderdeel I is gericht tegen rov. 10.1; het onderdeel noemt ook rov. 10.2, maar behelst geen klachten tegen die overweging. De bestreden overweging luidt:

“In principale grief IV hebben Simba c.s. een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat het bestreden vonnis moet worden gezien als een ongeoorloofde handelsbelemmering en als leidend tot willekeurige discriminatie. Door thans in Nederland de Simba Pony II van de markt te halen wegens auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing terwijl deze pony in de rest van Europa wel mag worden verhandeld omdat Hasbro c.s. elders niet (met succes) optreden tegen deze pony, ontstaat strijd met de grondbeginselen van de Europese Unie c.q. artikelen 34 en 35 VWEU, zo begrijpt het hof de stellingen van Simba c.s. Het hof verwerpt dit betoog wat betreft het auteursrecht onder verwijzing naar artikel 36 VWEU, waaronder ook de bescherming van het auteursrecht valt. Simba c.s. hebben niet onderbouwd waarom sprake zou zijn van willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten, als bedoeld in artikel 36 VWEU, laatste zin. Principale grief IV faalt in zoverre. Wat betreft slaafse nabootsing verwijst het hof naar rechtsoverweging 12.6 hierna.”

Onderdeel I.I laat zich als volgt samenvatten.
Art. 36 VWEU is niet (langer) van toepassing op handelsbeperkingen die voortvloeien uit geharmoniseerde wetgeving zoals het auteursrecht. Dit geldt volgens de klacht in het bijzonder waar het auteursrechtelijk werkbegrip en verveelvoudigingsrecht Unierechtelijk zijn geharmoniseerd en als hypothetisch feitelijke grondslag in cassatie geldt dat de Simba Pony II in de rest van Europa wel mag worden verhandeld omdat Hasbro c.s. elders niet (met succes) tegen de verhandeling optreden, nu daar geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en/of geen sprake is van auteursrechtinbreuk. De uitzondering van art. 36 VWEU voor IE-rechten stamt uit een tijd waarin het auteursrecht nog op geen enkele wijze was geharmoniseerd en is niet langer gerechtvaardigd in een geval als het onderhavige. Bovendien moeten de art. 34-36 VWEU worden uitgelegd in de geest van het TRIPs-verdrag (preambule) om verstoringen en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen en te vermijden dat IE-handhavingsmaatregelen niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer worden.

Het onderdeel faalt.

Art. 36 VWEU bepaalt dat de art. 34 en 35 VWEU geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, indien deze gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van (onder meer) de industriële eigendom. Het artikel voegt daaraan toe dat deze aldus aanvaarde verboden of beperkingen echter geen middel mogen vormen tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten.

Het onderdeel betoogt terecht dat zonder de in art. 36 VWEU vervatte uitzondering op de verboden van de art. 34 en 35 VWEU een adequate en doeltreffende bescherming van de rechten van intellectuele eigendom niet goed mogelijk zou zijn. Dat vindt zijn oorzaak daarin dat de op het niveau van de lidstaten toegekende rechten niet alle steeds hetzelfde niveau van bescherming bieden en zij tot de desbetreffende lidstaat beperkte territoriale werking bezitten. Als gevolg daarvan kan in de afzonderlijke lidstaten de bescherming uiteenlopen die rechthebbenden aan hun rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot een bepaald rechtsobject ontlenen, hetgeen, mede als gevolg van de genoemde territoriale werking, tot het ontstaan van door de art. 34 en 35 VWEU verboden handelsbelemmeringen kan leiden.

Waar sprake is van voor de gehele Unie geldende rechten, zoals die welke voortvloeien uit de Verordeningen inzake het gemeenschapsmerk en het gemeenschapsmodel, treden dergelijke belemmeringen niet op, zodat aan de uitzondering van art. 36 VWEU in dergelijke gevallen geen behoefte bestaat. De omstandigheid dat de nationale wetgevingen van de lidstaten inzake een aantal rechten van intellectuele eigendom tot op zekere hoogte zijn geharmoniseerd, zoals het geval is met het auteurs- en het merkenrecht (op grond van de Richtlijnen 2001/29/EG en 2008/95/EG), leidt evenwel niet tot dezelfde gevolgtrekking. Niet alleen betreft die harmonisatie niet de volledige nationaalrechtelijke regeling van de desbetreffende rechten, de richtlijnen laten de lidstaten bovendien op verschillende punten keuzevrijheid, zoals bijvoorbeeld in art. 5 lid 3 van Richtlijn 2001/29/EG en in art. 5
lid 2 Richtlijn 2008/95/EG. Aldus blijven ook onder Unierechtelijk geharmoniseerd nationaal recht van intellectuele eigendom tussen het recht van de afzonderlijke lidstaten verschillen bestaan die, in combinatie met de territoriale begrenzing van de nationale rechten, de toepasselijkheid van art. 36 VWEU rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken voor een adequate en doeltreffende bescherming van die rechten van intellectuele eigendom.

Toe te passen maatstaf voor slaafse nabootsing

Onderdeel II.I is gericht tegen rov. 12.3 (en de voortbouwende rov. 12.4 en 12.5). In rov. 12.3 overwoog het hof, na in rov. 12.2 de aan HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 ontleende toetsingsnorm voor slaafse nabootsing te hebben weergegeven:

“De voorzieningenrechter is in het bestreden vonnis ook van deze maatstaf uitgegaan, zulks terecht volgens grief II van Simba c.s. Voor zover Simba c.s. ten pleidooie in hoger beroep hebben betoogd dat een andere maatstaf dient te worden aangelegd - namelijk Richtlijn 2005/29/EG c.q. artikel 6:193b e.v. BW - is sprake van een nieuwe grief waar het hof geen acht op slaat omdat deze te laat in het geding naar voren is gebracht.”

Het onderdeel klaagt dat dit oordeel onjuist dan wel onbegrijpelijk is omdat Simba c.s. in hoger beroep hebben betoogd dat een andere maatstaf dient te worden aangelegd en het hof, door geen acht te slaan op dat betoog op de grond dat sprake is van een te laat naar voren gebrachte, nieuwe grief, heeft miskend (i) dat de te hanteren maatstaf door grief II van Simba c.s. reeds betrokken was in de rechtsstrijd in hoger beroep, (ii) Simba c.s. geen grief behoefden te richten tegen de in eerste aanleg aangelegde maatstaf, nu dat oordeel een zuiver rechtsoordeel is, en (iii) het hof op grond van art. 25 Rv zelfs ambtshalve de juistheid van de door de voorzieningenrechter aangelegde maatstaf diende te onderzoeken.

Dit betoog berust op een onjuiste rechtsopvatting, zodat de klachten falen.

De door de voorzieningenrechter aangelegde toetsingsmaatstaf voor de gestelde slaafse nabootsing – kort gezegd: de in de bestaande rechtspraak ontwikkelde maatstaf, zoals weergegeven in rov. 12.2 van het bestreden arrest – is door Simba c.s. in de memorie van grieven niet bestreden; zij hebben in grief II (onder 3.5) zelfs met zoveel woorden gesteld dat de voorzieningenrechter de juiste maatstaf had gekozen. De grief hield slechts in dat de voorzieningenrechter die maatstaf onjuist had gehanteerd.

Dat namens Simba c.s. bij pleidooi het oordeel van de voorzieningenrechter omtrent het toetsingskader alsnog is bestreden, is door het hof als een nieuwe en daarom te laat naar voren gebrachte grief bestempeld, welk oordeel als zodanig in cassatie terecht niet is bestreden. De vraag aan de hand van welke maatstaf beoordeeld dient te worden of Simba c.s. zich schuldig hebben gemaakt aan slaafse nabootsing maakte derhalve geen deel uit van de door de grieven bepaalde rechtsstrijd in hoger beroep.

Nu de vraag naar de hier toepasselijke maatstaf de openbare orde niet raakt – het middel betoogt ook niet anders – had het hof ook niet de vrijheid ambtshalve de door Simba c.s. alsnog aangewezen maatstaf toe te passen en op die grond tot vernietiging van het vonnis in eerste aanleg over te gaan.

Toepassing maatstaf slaafse nabootsing

Onderdeel II.III houdt de rechtsklacht in dat het hof (in rov. 12.2-12.5) bij zijn beoordeling van het slaafs nabootsend karakter niet (voldoende kenbaar) heeft vastgesteld dat het ontwerp van Hasbro c.s. zich (aanmerkelijk) onderscheidt van andere producten op de markt en/of ten opzichte daarvan onderscheidend vermogen heeft, zoals de voorzieningenrechter (in de laatste zin van rov. 4.8) wel had gedaan.

Deze klacht mist doel. Tegen het genoemde oordeel van de voorzieningenrechter hebben Simba c.s. geen grief gericht. In de memorie van grieven wordt aan de vraag naar het ‘eigen gezicht’ van het product van Hasbro c.s. en ‘de eigen plaats in de markt’ daarvan ook geen aandacht besteed. Het hof behoefde aan dat aspect dan ook geen nadere aandacht te schenken.

Verbod op grondslag slaafse nabootsing ongeoorloofde handelsbelemmering?

Onderdeel V is gericht tegen rov. 12.6, luidende:

“Ten slotte hebben Simba c.s. in principale grief IV een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat het bestreden vonnis moet worden gezien als een ongeoorloofde handelsbelemmering en als leidend tot willekeurige discriminatie (zie ook rechtsoverweging 10 hiervoor). Daarbij voeren zij aan dat het leerstuk van slaafse nabootsing niet valt te scharen onder 'industriële en commerciële eigendom' als bedoeld in artikel 36 VWEU. Naar het oordeel van het hof is, gelet op HvJ EG 2 maart 1982, zaak 6/81, Jur. 1982, p. 707, NJ 1983, 212 (IDG/Beele), geen sprake van een ongeoorloofde handelsbelemmering. Aan de in dat arrest genoemde voorwaarden met betrekking tot de toelaatbaarheid van een beperking als de onderhavige van het vrij verkeer van goederen, wordt in casu voldaan. Principale grief IV faalt dus. Terzijde merkt het hof daarbij op dat aangenomen moet worden dat de onderhavige Simba-producten niet afkomstig zijn uit een andere Europese lidstaat waar zij rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, doch dat zij van buiten de Europese Unie afkomstig zijn: in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter aangenomen dat de Simba pony's in Hong Kong worden geproduceerd en rechtstreeks worden verscheept naar Nederland ten behoeve van de Nederlandse afnemers; tegen die overweging is geen grief gericht.”

Het onderdeel klaagt over schending van art. 34-36 VWEU doordat het hof heeft miskend dat de door het hof toegepaste in de rechtspraak ontwikkelde ‘rule of reason’ hier geen toepassing vindt, in het bijzonder nu het recht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van producten die bestemd zijn voor consumenten, in de Europese Unie volledig is geharmoniseerd (door Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005, hierna: de Richtlijn OHP), welke harmonisatie ten doel heeft bij te dragen aan de goede werking van de interne markt.

In het door het hof vermelde arrest HvJEU 2 maart 1982, nr. C-6/81, ECLI:EU:C:1982:72, NJ 1983/212 (IDG/Beele), dat eveneens handelde over een beroep op (thans:) art. 30 VWEU van een in Nederland van slaafse nabootsing betichte producent, overwoog het HvJEU, voor zover hier van belang (in punt 7), na te hebben vooropgesteld (in punt 5) dat op communautair vlak tot dan toe geen pogingen waren gedaan de nationale regelingen ter zake van slaafse nabootsing te harmoniseren:

“dat bij gebreke van een gemeenschappelijke regeling voor de produktie en verhandeling van produkten, belemmeringen van het intracommunautaire handelsverkeer als gevolg van dispariteiten van de nationale regelingen moeten worden aanvaard, voor zover een dergelijke regeling zonder onderscheid van toepassing is op nationale en ingevoerde produkten en haar rechtvaardiging vindt in de noodzaak te voldoen aan dwingende eisen onder meer verband houdend met de bescherming van de consumenten en de eerlijkheid van de handelstransacties.”

en verklaarde het voor recht:

“De regels van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen verhinderen niet dat een handelaar die al gedurende geruime tijd in een Lid-Staat een produkt in de handel brengt dat zich van andere soortgelijke waren onderscheidt, op grond van een nationale rechtsregel, die zonder onderscheid van toepassing is op nationale en ingevoerde goederen, een rechterlijk verbod kan verkrijgen jegens een andere handelaar om in die Lid-Staat verder een produkt in de handel te brengen, afkomstig uit een andere Lid-Staat waar het rechtmatig in het verkeer is gebracht, doch dat zonder noodzaak vrijwel identiek is aan het eerste produkt en daardoor nodeloos verwarring sticht tussen de twee produkten.”

Aan het onderdeel ligt de opvatting ten grondslag dat het arrest IDG/Beele niet langer kan worden toegepast in een geding tussen twee producenten, aangezien, anders dan destijds door het HvJEU werd vooropgesteld, het recht betreffende de slaafse nabootsing wel is geharmoniseerd, en wel in de Richtlijn OHP.

Deze opvatting is onjuist. Zoals blijkt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.24 geciteerde passages, biedt noch de considerans (in het bijzonder onder 6, 8, 12 en 14), noch de tekst van de Richtlijn OHP (art. 3 lid 1) enig aanknopingspunt voor de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe de slaafse nabootsing behoort). Uit die conclusie blijkt dat ook in andere lidstaten van de Unie wordt aangenomen dat de regels voor (onder meer) slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Er is daarom geen grond de beslissing van het arrest IDG/Beele niet langer van toepassing te achten.