Uitspraken

In deze procedure vorderen Converse c.s. onder meer verklaringen voor recht dat, kort gezegd, Sporttrading c.s. en FM inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse alsmede veroordeling van Sporttrading c.s. en FM tot het staken van inbreuk op deze merkrechten. De rechtbank heeft de vorderingen van Converse afgewezen.1

Het hof heeft de bestreden vonnissen van de rechtbank vernietigd en, voor zover in cassatie van belang, onder meer voor recht verklaard dat Sporttrading, Sport Concept en Brandustry in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van hun respectieve faillissementen zonder toestemming van Converse in de zin van art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom gebruik hebben gemaakt van de merkrechten van Converse en dat zij aldus inbreuk hebben gemaakt op die merkrechten.2 Het hof heeft daartoe onder meer als volgt overwogen:

Converse c.s. voert aan dat de rechtbank haar ten onrechte met het bewijs heeft belast (grief IV). Deze grief slaagt. De bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht rust naar het oordeel van het hof op de curator. Het hof licht dit oordeel hieronder toe.

In het arrest Van Doren/Lifestyle van 8 april 2003 (C-244/00) heeft het Europees Hof van Justitie als volgt geoordeeld. Een bewijsregel op grond waarvan de uitputting van het merkrecht in principe moet worden bewezen door de derde die zich op uitputting beroept, is toegestaan. De vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij uitputting moet bewijzen, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dit is met name aan de orde wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien dat bewijs door de merkhouder wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen van betreffende waren binnen de EER heeft ingestemd.

In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, stelde Van Doren (de gemachtigde van de merkhouder) dat de waren door de merkhouder aanvankelijk buiten de EER in de handel waren gebracht, terwijl Lifestyle stelde dat dit binnen de EER was gebeurd. De rechtbank heeft erop gewezen dat de onderhavige zaak afwijkt van die casus, omdat Converse c.s. niét stelt dat de schoenen aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Converse betwist wel dat de schoenen door haar of met haar toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht. Het hof is van oordeel dat het arrest Van Doren/Lifestyle ondanks dit verschil wel belangrijke aanknopingspunten biedt voor de bewijslastverdeling in deze zaak. Om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen wanneer de derde met het bewijs wordt belast, kan er immers aanleiding zijn de bewijslast om te keren.

Voor omkering van de bewijslast is volgens het arrest Van Doren/Lifestyle vereist dat de derde – in dit geval de curator – aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Wat de curator over dit gevaar heeft gesteld, is niet voldoende om de conclusie te dragen dat er een reëel gevaar voor marktafscherming bestaat als hij met het bewijs wordt belast. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt niet of het afschermingsgevaar ex tunc of – zoals Converse c.s. betoogt – ex nunc zou moeten worden beoordeeld. De curator is daar niet op ingegaan, maar hij gaat kennelijk uit van een ex tunc beoordeling, want hij haalt ter onderbouwing van het gestelde gevaar voor marktafscherming de licentieovereenkomsten aan die met Infinity en met Kesbo zijn gesloten, terwijl als onbetwist gesteld vaststaat dat zij geen van beide nu nog licentienemer zijn. Ook als de curator in de ex tunc-benadering wordt gevolgd, leidt wat hij stelt niet tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor marktafscherming is als de parallelhandelaar met het bewijs wordt belast. Het duidelijkste voorbeeld van marktafscherming is in zijn visie te vinden in de licentieovereenkomst met Kesbo (…). Op grond van het door de curator aangehaalde artikel 3.3 (a) uit die overeenkomst is actieve verkoop buiten het territorium van de licentienemer niet toegestaan. Het verbod heeft geen betrekking op passieve verkoop, zoals duidelijk blijkt uit artikel 3.3. (b) dat ‘active sales’ nader definieert en daarbij steeds rept van ‘actively approaching’. Aan schending van de verbodsbepalingen is de verplichting tot schadevergoeding verbonden en hoewel in artikel 4.6 (a), dat daarop ziet, niet expliciet is vermeld dat deze bepaling alleen betrekking heeft op verboden actieve verkoop, ligt dat in verbinding met het eerdergenoemde artikel 3.3 (a) wel voor de hand. De curator stelt bovendien zelf dat: “Converse-distributeurs in feite (...) bestelden wat zij maar wilden. De Converse-fabrieken in Azië produceerden vervolgens de schoenen en de Converse-distributeurs konden de schoenen binnen Europa vrij verhandelen. Infinity heeft daar gretig gebruik van gemaakt (en wellicht Sportland ook) maar door Converse werd daar (anders dan het opleggen van een incidentele boete) niet tegen opgetreden.” (…) en ook dat “Converse haar distributeurs niet onder controle had – en dat wist – maar daartegen niet daadwerkelijk optrad.” (…), hetgeen op gespannen voet lijkt te staan met zijn stellingen omtrent het reële gevaar voor marktafscherming. Uit het door de curator aangehaalde artikel 3.3. uit de licentieovereenkomst met Infinity (…) blijkt voorts door de verwijzing naar artikel 4.8 dat verkoop buiten het eigen territorium in bepaalde gevallen juist wel is toegestaan, en wel aan de aangegeven “accounts”. Ook uit artikel 4.6 onder b) van betreffende overeenkomst blijkt deze uitzondering: “except as otherwise precluded in Paragraph 4.8 below, exports or causes to be exported Licensed Articles [onderstreping hof] bearing the Converse Marks outside the Territory without prior written authorisation from Converse”. Artikel 4.8 ziet op levering en export naar Territory Pan Regional Accounts. Uit appendix A (“Definitions”) bij dit contract blijkt wat dit zijn: “Territory Pan Regional Accounts” shall mean pan regional accounts which are based in the Territory and have an outlet in one or more additional countries [onderstreping hof] outside the Territory”'. Hoe verschillende distributeurs / licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige marktafscherming door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet.

Tot slot heeft Converse c.s. er naar het oordeel van het hof terecht op gewezen dat alle beweerdelijk parallel handelende distributeurs reeds genoemd zijn. Dit is door de curator niet weersproken. Nu de bronnen van wie de schoenen volgens de curator afkomstig zijn, reeds zijn geopenbaard, ontvalt ook op deze grond de reden om de bewijslast eventueel om te keren.