Uitspraken

17/02633

mr. G.R.B. van Peursem

26 januari 2018

Conclusie inzake:

FanoFineFood B.V.

(hierna: FFF),

verzoekster tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram

tegen

Levola Hengelo B.V.

(hierna: Levola),

verweerster in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes

Deze zaak is merkenrechtelijke oppositieprocedure, waarin de houder van het Benelux woordmerk HEKSENKAAS bezwaar maakt tegen inschrijving van een Benelux woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS voor soortgelijke waren1. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) heeft de oppositie afgewezen, oordelend dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig niet overeenstemmen en heeft het woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS ingeschreven. Het Haagse hof heeft de beslissing van het Bureau vernietigd en de oppositie alsnog toegewezen. Volgens het hof stemmen de onderscheidende en dominante bestanddelen “heksen” en “witte wieven” begripsmatig overeen en behoren “heksen” en “witte wieven” beide tot de uitzonderlijke categorie bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie. Visueel en auditief is er volgens het hof een geringe overeenstemming. Mede gelet ook op de omstandigheid dat de waren identiek, althans soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig.

In cassatie worden verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof gericht. De motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de betekenis van het begrip “witte wieven”, is volgens mij terecht voorgesteld.

Ik concludeer vandaag ook in twee andere oppositiezaken tussen partijen waarin op basis van het woordmerk HEKSENKAAS oppositie is ingesteld tegen respectievelijk het woordmerk WITTE WIEVENKAAS en een ander woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS2. Ook in die zaken concludeer ik tot vernietiging.

1.1 Op 26 januari 2015 heeft FFF een Benelux-depot (nr. 1303362) verricht van het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS – hierna ook: het teken –

voor de volgende waren in

Het depot is gepubliceerd op 28 januari 2015.

1.2. Op 30 maart 2015 heeft Levola oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Benelux-inschrijving met nummer 884116 van het woordmerk HEKSENKAAS – hierna: het merk –, ingediend op 4 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor de volgende waren in

1.3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (…) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (…)”.

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
(…)

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (…)”.

1.4 Bij beslissing van 11 mei 2016 heeft het Bureau de oppositie (nr 2010777) afgewezen en beslist dat voormeld depot 1303362 wordt ingeschreven, met veroordeling van Levola in de kosten van de oppositie. Ter onderbouwing van de afwijzing van de oppositie heeft het Bureau overwogen dat de tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak niet overeenstemmen, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar en de vergelijking van de waren achterwege wordt gelaten. Het oordeel dat de tekens niet overeenstemmen heeft het Bureau als volgt toegelicht:

“32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van tien letters, HEKSENKAAS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een verpakking, namelijk een pot met doorschijnend deksel. De pot zelf heeft een lichtbruine achtergrond. Daarop staan onderaan, willekeurig verspreid, afbeeldingen van voedingswaren zoals twee bollen knoflook, twee teentjes knoflook, prei, een groen blad en een gevuld wit kopje. Onder deze voedingswaren staat een smalle groene banner met daarin in kleine witte letters de tekst “smeren dippen en koken met kruidendipsaus”. Boven de voedingswaren bevindt zich een groot zwart rechthoekig vlak met daarin in grote witte letters “kruidendipsaus met frisse roomkaas.”

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), zoals het bestreden teken, heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Wat betreft het bestreden teken heeft het woordelement WITTE WIEVENKAAS een grotere impact dan de beeldelementen en de andere woordelementen. Deze laatste zullen immers beschouwd worden als toevoegingen, die louter beschrijvend zijn voor het product in kwestie, en niet als onderscheidende tekens. De grote witte letters van WITTE WIEVENKAAS steken duidelijk af tegen de andere beschrijvende woordelementen die in een veel kleiner lettertype zijn weergegeven en tegen de andere banale figuratieve elementen, zoals bijvoorbeeld de afgebeelde voedingswaren die ingrediënten vormen van het product in de verpakking.

34. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken visueel en auditief niet overeenstemmen, hetgeen overigens ook in confesso is nu opposant hieromtrent geen argumenten aanvoert.

35. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T- 146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zo zal het ingeroepen recht worden opgevat als samenstelling van de elementen HEKSEN en KAAS en het bestreden teken als een samenvoeging van de woorden WITTE WIEVEN en KAAS.

36. Het woordelement KAAS verwijst in beide tekens naar “een zuivelproduct, bereid uit het dik (wrongel) van gestremde melk, in kleur en substantie variërend naar bereidingswijze, mate van rijpheid e.d.”.4 Voor waren zoals kaas en melk- en zuivelproducten beschrijft het dus de soort van de waren in kwestie. Dit element heeft een duidelijke, en ten opzichte van de betreffende waren concrete en beschrijvende betekenis. Hierbij is van belang op te merken dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

37. Het ingeroepen merk bevat bovendien het element HEKSEN. Het woord HEKS verwijst naar iemand die kan toveren, iemand die in staat is (met behulp van de duivel) anderen onheil te berokkenen, een meisje dat bijdehand of schalks is, of nog iemand die werkt met magische krachten in de natuur.5 Het element WITTE WIEVEN in het bestreden teken betekent “(Germ. myth.) witte wijven of wieven, luchtgeesten, vaak als boosaardig beschouwd, ook als wijze vrouwen, bewoonsters van holen en andere schuilhoeken, die zij nu en dan verlaten om geluk, ongeluk of toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en aanwijzingen te geven waar zich ontvreemde of verloren goederen bevinden, witte juffers” (zie ook bijlage 5 van opposant).6 Het Bureau overweegt op grond van het voorgaande dat deze elementen uit merk en teken, in tegenstelling tot wat opposant meent (zie punt 16), een verschillende begripsinhoud hebben. Waar HEKS verwijst naar een persoon aan wie toverkracht wordt toegedicht, verwijst de term WITTE WIEVEN naar geestverschijningen. Dat witte wieven mogelijks met heksen in verband kunnen gebracht worden, zoals opposant aangeeft (zie punt 16), betekent nog niet dat witte wieven heksen zijn en dus dat zij begripsmatig eenzelfde betekenis hebben. Dit wordt immers uitdrukkelijk tegengesproken door de vaststaande precieze betekenis van beide elementen zoals deze blijkt uit het woordenboek. Bovendien oordeelt het Bureau nog dat wie het begrip ‘witte wieven’ kent zal weten dat het niet om heksen gaat en wie het niet kent zal aan het begrip ook geen betekenis toekennen. In relatie tot de waren in de klassen 29 en 30 hebben de elementen HEKSEN en WITTE WIEVEN, in tegenstelling tot het element KAAS, geen betekenis. Dit maakt dat het dominante element van het ingeroepen recht het element HEKSEN is; het dominante woordelement van het betwiste teken is het element WITTE WIEVEN.

38. Het dominante element van het ingeroepen recht en het dominante element in het betwiste teken verschillen van elkaar.

Conclusie

39. Het Bureau besluit dat de tekens zowel op visueel, als op auditief en begripsmatig vlak niet overeenstemmen.”

1.5 Levola heeft het hof Den Haag verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie alsnog toe te wijzen, met veroordeling van FFF in de kosten van beide instanties. Het hof heeft dit verzoek bij beschikking van 28 februari 2017 toegewezen en dit – voor zover in cassatie van belang - als volgt gemotiveerd:

“Overeenstemming?

8. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

9. Het hof is van oordeel dat het bestanddeel WITTE WIEVEN in het teken en het bestanddeel HEKSEN in het merk de meest onderscheidende en dominante bestanddelen zijn waardoor de totaalindrukken van het teken en het merk bij het relevante publiek in overwegende mate worden bepaald, nu

- het element KAAS in het teken en merk voor de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven, kort gezegd en voor zover hier van belang, melk en melkproducten, kaas en kaasproducten en kaassausen, beschrijvend is en op zichzelf geen onderscheidend vermogen bezit;

- het element WITTE WIEVEN respectievelijk HEKSEN bovendien door de plaatsing aan het begin van de woordencombinaties en de lengte meer aandacht zal krijgen dan het – kortere – woord KAAS.

10. De vraag of sprake is van begripsmatige overeenstemming beantwoordt het hof als volgt. FFF heeft niet voldoende gemotiveerd betwist dat het begrip/woord ‘heksen’ in de Benelux in het algemeen aldus wordt begrepen dat daarmee worden aangeduid vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven. Dat volgens een vermelding op Wikipedia (bijlage 3, pagina 2 van Levola in oppositie) heksen ook mannen kunnen zijn, kan, ook gelet op de overige omschrijvingen in woordenboeken en de verdere tekst en afbeeldingen op Wikipedia, die door Levola als bijlage 2 en 3 in oppositie zijn overgelegd, onvoldoende afdoen aan voormelde algemeen gangbare opvatting.

11. Uit de door Levola overgelegde foto’s (bijlagen 9 en 10 van Levola in oppositie), volksverhalen (bijlagen 6 tot en met 8) en omschrijving op Wikipedia (bijlage 4 van Levola in oppositie) leidt het hof af dat ook witte wieven door een deel van het publiek worden gezien als veelal geïsoleerd levende vrouwelijke magische wezen met veelal kwaadaardige bedoelingen, die angst in boezemen en daarmee als een soort heksen. Voor het deel van het relevante publiek dat aan de woorden wit wief de in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal vermelde betekenis hecht van een vaak als boosaardig beschouwde luchtgeest met bovennatuurlijke gaven, waarbij wief verwijst naar het vrouwelijke geslacht, ligt de begripsinhoud zo dicht bij de hiervoor vermelde begripsinhoud van het begrip “heks” dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming: beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie.

12. Aan de stelling van FFF dat een groot deel van het publiek niet bekend is met het begrip ‘witte wieven’ en daaraan (daarom) geen betekenis zal toekennen, gaat het hof voorbij. Voor de vaststelling van begripsmatige overeenstemming is niet vereist dat het gehele relevante publiek op de hoogte is van de betekenis van de in merk en teken gebruikte aanduidingen. Het volstaat dat een substantieel deel van het publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen. Dat een deel van het publiek die betekenis mogelijk niet kent, laat dus onverlet dat sprake kan zijn van begripsmatige overeenstemming. Als FFF heeft bedoeld te bestrijden dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven’, moet die betwisting als onvoldoende onderbouwd worden verworpen in het licht van de stukken waarop Levola haar stelling over de betekenis van het begrip ‘witte wieven’ baseert, mede in aanmerking nemende dat de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument, behoudens bijzondere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld, een betekenis zal hechten aan tot het normale taalgebruik behorende aanduidingen. Daar komt bij dat Levola heeft aangevoerd dat ook als iemand niet bekend is met de bovennatuurlijke, magische kenmerken die de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft, en dat zowel merk en teken – als geheel beschouwd – dus zullen worden begrepen als een kaas die is gemaakt van, voor en/of door een fictief vrouwelijk wezen met een negatieve connotatie. Ook in dat opzicht is sprake van een begripsmatige overeenstemming. Dat heeft FFF niet gemotiveerd weersproken.

13. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat tussen het teken en het merk sprake is van overeenstemming in begripsmatig opzicht.

14. Levola heeft voor het eerst in beroep gesteld dat ook sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht doordat merk en teken eindigen op EN-KAAS. FFF heeft gesteld dat dit rijkelijk tardief is, maar – terecht – niet gesteld dat het hof dit verweer om die reden niet in aanmerking mag nemen. Het Bureau heeft daarover geoordeeld dat merk en teken visueel en auditief niet overeenstemmen. FFF heeft betwist dat sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht (waarbij zij overigens niet heeft gesteld dat sprake is van een (zodanige) verschil in visueel en auditief opzicht dat een eventuele begripsmatige overeenstemming daardoor zou worden gecompenseerd). Slechts die bestanddelen van het merk die te verwaarlozen zijn voor de door het merk opgeroepen totaalindruk mogen bij de overeenstemmingsvraag worden genegeerd. FFF stelt dat het bestanddeel KAAS bij de overeenstemmingsvraag buiten beschouwing moet worden gelaten omdat het beschrijvend is. Juist is dat het woord KAAS hier beschrijvend is. Dat een bestanddeel beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft is echter niet zonder meer voldoende om het bij de vergelijkingsvraag te negeren, vergelijk Hof van Justitie EU 19 maart 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 inz. Mega Brands (rov. 32- 38) en 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 inz. SOLID FLOOR. Het hof is van oordeel dat er, gelet op het in merk en het teken voorkomende element KAAS en de daarvoor voorkomede letters EN (doordat de daarvoor geplaatste woorden meervoudsvormen zijn), die beide met een stomme e-klank worden uitgesproken, sprake is van een geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming. Het hof merkt hierbij op dat er in het algemeen niet snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar indien het enige overeenstemmende element van merk en teken beschrijvend is en de overige elementen van merk en teken niet overeenstemmen – welk geval zich in casu niet voordoet –, maar de vraag naar verwarringsgevaar is een andere dan de overeenstemmingsvraag.

Identieke en soortgelijke waren?

(…)

Verwarringsgevaar?

18. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

19. Gelet op de overeenstemming tussen het teken en het merk en de omstandigheid dat de waren identiek, althans soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar aanwezig. Dit geldt te meer vanwege de uniciteit van het merk, in die zin dat, zoals Levola onbetwist heeft gesteld, in de onderhavige klassen geen andere producten bestonden waarbij als merk een combinatie wordt gebruikt van een beschrijvende aanduiding en een fictief wezen. Dat FFF in haar verweer in de oppositie heeft gesteld dat zodanige merken wel zijn geregistreerd doet daar niet aan af.

20. Het verwarringsgevaar moet naar het oordeel van het hof ook worden aangenomen als wordt uitgegaan van een gemiddeld/ normaal onderscheidend vermogen. Of het merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft en of het bovendien een grote mate van bekendheid geniet, zoals Levola stelt, maar FFF gemotiveerd betwist, kan derhalve in het midden blijven. Dat geldt ook voor de vraag naar het aandachtsniveau, dat volgens Levola laag en volgens FFF gemiddeld/normaal, althans wat lager dan normaal is.

21. Het bovenstaande brengt mee dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en de oppositie alsnog zal worden toegewezen.

22. FFF zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling medegedeeld zich op het punt van de toepassing van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op deze zaak te refereren aan het oordeel van het hof. Het hof oordeelt conform vaste rechtspraak dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie en begroot de kosten in dit geval daarom aan de hand van het liquidatietarief (vergelijk Hof Den Haag 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6017, Four Seasons).”

1.6 FFF heeft bij verzoekschrift van 26 mei 2017 tijdig cassatieberoep ingesteld. Levola heeft een verweerschrift ingediend.