Uitspraken

Art. 9 UMVo geeft de houder van een Uniemerk een verbodsrecht op grond van wat in jargon heet de ‘a- en/of b- en/of c-grond’, te weten art. 9 lid 2 sub a UMVo (gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als het merk), art. 9 lid 2 sub b UMVo (gelijk of met het merk overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, leiden tot verwarringsgevaar) en art. 9 lid 2 sub c UMVo (gelijk of overeenstemmend teken met bekend merk gebruikt voor gelijke, overeenstemmende, of niet-overeenstemmende waren of diensten, waarbij zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (‘kielzog varen’) of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheiden vermogen (‘verwatering’) of de reputatie van het merk (‘reputatieschade’)). Dit uitsluitend recht6 is niet absoluut, omdat de uitoefening daarvan beperkingen kent; art. 14 lid 1 sub b jo. lid 2 UMVo verschaft daarop onder de voorwaarde dat dit strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, een beperking voor onder meer niet-onderscheidende tekens of aanduidingen waarmee (onder andere) een soort, hoedanigheid of ander kenmerk van de waar wordt aangegeven7. Dit geeft uitdrukking aan de zogenoemde ‘Freihaltebedürfnis’, de behoefte van marktdeelnemers om ondanks merkenmonopolies in het economisch verkeer op eerlijke wijze beschrijvende aanduidingen te kunnen gebruiken voor hun producten of diensten8.

Art. 14 UMVo komt pas in beeld als in beginsel sprake is van merkinbreuk op één of meer gronden uit art. 9 UMVo9 en de aangesproken partij zich verweert met een beroep op art. 14 lid 1 UMVo10. Het is aan de rechter om op basis van een volledig onderzoek van de zaak te beoordelen of dit verweer slaagt11. Het gaat erom dat in een concreet geval wordt onderzocht of de derde tekens of aanduidingen gebruikt die verband houden met een van de kenmerken van de door hem verhandelde waar of verrichte dienst. Als dit het geval is, dan valt het gebruik onder de werkingssfeer van art. 14 lid 1 onder b UMVo, maar moet ook nog voldaan zijn aan art. 14 lid 2 UMVo: zodanig gebruik moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (loyaliteitsverplichting)12.

Deze klachten zijn tevergeefs, omdat die van een onjuiste, te strikte maatstaf uitgaan voor de beperking van art. 14 lid 1 sub b UMVo. Waar het om gaat, is dat tekens of aanduiding(en) worden gebruikt die verband houden met of betrekking hebben op een van de kenmerken van de (in dit geval) verhandelde waar: hardloopschoenen met een met stikstof bewerkte zool voor betere schokdemping, voor de beoordeling waarvan de rechter rekening moet houden met de omstandigheden van het geval. Dat een aanduiding op zich meer betekenissen kan hebben, sluit helemaal niet uit dat die aanduiding daardoor niet meer geschikt is om kenmerken van de betreffende waar te beschrijven (zo ook s.t. Brooks 2.3 en 2.12) en dat het publiek hier verboden denkstappen zou moeten zetten in deze context, te weten met stikstofinjecteertechnologie vervaardigde hardloopschoenen, valt niet in te zien. De criteria zijn hiervoor de revue gepasseerd in 3.4 en 3.5 en het hof heeft de beperkingsmaatstaf correct toegepast door in rov. 6.4-6.5 te onderzoeken hoe in deze context (het hof onderstreept die woorden niet voor niets in rov. 6.5) Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt, daarbij aangevend dat deze aanduiding nooit op zichzelf wordt gebruikt, maar altijd in combinatie met andere woorden waarbij steeds wordt uitgelegd hoe Brooks de stikstofinjecteertechnologie toepast bij de betreffende hardloopschoenmodellen waarvoor zij de aanduiding ‘nitro’ gebruikt. Vervolgens is het hof in rov. 6.5 tot het voorlopig oordeel gekomen dat het voor het relevante publiek in die context duidelijk is dat ‘nitro’ als afkorting van nitrogen wordt gebruikt en dat Brooks hiermee verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van haar hardloopschoenen teneinde een optimale schokdemping te krijgen. Daarvoor zijn helemaal geen verboden denkstappen nodig en het hof geeft zo aan dat Brooks zodoende ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van haar hardloopschoenen in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo. Dat ‘nitro’ in een andere context, bij stikstofmotoren, ook ‘flitsend’ of ‘energiek’ kan betekenen, doet daar volgens het voorshandse hofoordeel niet aan af en dat is naar ik meen niet onjuist en goed te volgen. Dat is immers een adequate weerlegging van Puma’s stelling dat hier geen sprake zou zijn van een louter beschrijvende aanduiding door de relevante context te verlaten en stikstofmotoren erbij te halen; het in aanmerking komende publiek voor hardloopschoenen vindt schokdemping van die schoenen belangrijk en is ongetwijfeld niet bezig met brandstof voor stikstofmotoren, een oneigenlijk aspect dat hier deze hardloopschoenenzaak wordt ingefietst. Daar stuiten de klachten al integraal op af.

Voor de striktere maatstaf die Puma hier ingang probeert te doen vinden vind ik ook geen steun in de merkenliteratuur21 of (hoogste) merkenrechtspraak22. Puma verwijst ter onderbouwing naar een aantal uitspraken23 met een hoofdrol voor het arrest Hölterhoff/Freieisleben, al aangehaald, en een hierna te bespreken passage uit Tekst & Commentaar IE24.

De betreffende merken die in Hölterhoff/Freieisleben een rol speelden zagen op bepaalde typen slijpvormen van edelstenen. Het Luxemburgse Hof heeft in die zaak geoordeeld dat een merkhouder zich niet op zijn merkrechten kan beroepen wanneer een derde (in de betreffende zaak was dat een handelaar in edelstenen die deze hetzij zelf sleep, ofwel inkocht bij andere handelaren, en zowel stenen van eigen makelij, als bij derden ingekochte waren verhandelde) in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt dat de waren uit zijn eigen productie afkomstig zijn en hij de betrokken merken uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waren (in dit geval: hetzij rondgeslepen stenen met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen, dan wel vierkant geslepen stenen met een spits toelopend diagonaal kruis), zodat is uitgesloten dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een herkomstaanduiding wordt opgevat25. Een vrij specifieke casus26 en dit arrest spoort in die zin met de nu in cassatie bestreden hofuitspraak dat de portee daarvan ook is dat het vanwege de door het hof beschreven wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert – alleen maar de stikstofinjectiezooltechniek beschrijvend en niet meer dan dat – ook in die context uitgesloten is dat dit teken in het economisch verkeer als herkomstaanduiding van de betreffende hardloopschoenen kan worden gezien27. Anders gezegd: rov. 6.4-6.5 schenden de in subonderdeel 1.1.a. geformuleerde norm die refereert aan Hölterhoff/Freiesleben dan ook niet, maar zijn daar juist mee in lijn, zoals uiteengezet. Dat dit arrest steun zou bieden voor de in subonderdeel 1.1.b uitgewerkte maatstaf, is ten dele te volgen: een voldoende direct en specifiek verband tussen teken of aanduiding en de kenmerken van de waren: ja, zeker en dat daarvan hier sprake is, heeft het hof ook uiteengezet, namelijk met de stikstofinjecteertechniek voor de zolen van de betreffende hardloopschoenen. Maar dat dat zou betekenen dat de consument dat meteen ‘zonder verder nadenken of interpreteren’ zou moeten zien, is niet op dit arrest te baseren. Die notie is afkomstig uit de in de PI in voetnoot 3 geciteerde rechtspraak over de absolute weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub b UMVo, die bovendien niet eenduidig is, zoals die voetnoot ook terecht aangeeft. Volgens Puma (s.t. 1.13) is deze rechtspraak ook relevant voor art. 14 lid 1 sub b UMVo, omdat die laatste bepaling slechts van toepassing zou zijn als sprake is van louter beschrijvend gebruik in de gekwalificeerde zin als bepleit in subonderdeel 1.1.i – waarvan geen sprake zou kunnen zijn als de aanduiding ook nog een andere betekenis kan hebben in een heel ander verband, maar dat uitgangspunt is hiervoor in verwerpende zin besproken, zodat deze vergelijking daar al op strandt. Overigens hoeft het in aanmerking komende publiek bij hardloopschoenen vanwege de door het hof uiteengezette wijze waarop Brooks het teken ‘nitro’ hanteert helemaal niet verder na te denken of te interpreteren wat dit zou betekenen hier, maar is voor dat publiek meteen duidelijk dat dat doelt op stikstofinjecteertechnologie van hardloopschoenzolen om een optimale demping te verkrijgen (in gelijke zin s.t. Brooks 2.7-2.8 en 2.14). Brooks geeft bij s.t. 2.9 terecht aan dat de rechtspraak over absolute weigeringsgrond uit art. 7 lid 2 sub b UMVo niet één op één is door te trekken naar art. 14 lid 1 sub b UMvo. Bij de absolute weigeringstoets gaat het anders dan bij art. 14 lid 1 sub b UMVo om een deels abstracte toets28. Dus de in subonderdeel 1.1.b geformuleerde norm is niet geschonden door het hof.

Ook voor Polyglot (uitleg van de toenmalige inbreukbepaling art. 13A lid 1 Benlux Merkenwet (oud) door het Benelux Gerechtshof) en Route 66 (een toepassing van Polyglot door het hof getoetst door de Hoge Raad) geldt dat die niet zagen op de nu aan de orde zijnde beperking in de uitoefening van het merkenrecht. Wel spoort ook de oplossing in Polyglot dat gebruik van een beschrijvende term als zodanig niet verboden kan worden door de merkhouder, maar wel als het gebruik van die term moet worden gezien als onderscheidingsteken van waren of diensten, dus: als herkomstaanduiding29, met de lijn van het hof in rov. 6.4-6.5 en met Hölterhoff/Freiesleben: beschrijvend hanteren staat vrij, maar het mag niet uitmonden in gebruik ‘als merk’, dus: als herkomstaanduiding.

De verwijzing naar het T&C commentaar van Geerts op art. 2.23 BVIE overtuigt evenmin ter ondersteuning van de stelling dat een term die meerdere betekenissen kan hebben (in verschillende contexten) op voorhand om die reden al is uitgesloten bij toepassing van de beperkingen uit art. 14 UMVo. Puma verwijst hiervoor naar dit commentaar30: “Verdedigd kan worden dat wanneer de gebruiker de beschrijvende aanduiding zo gebruikt dat het als merkgebruik zal worden gepercipieerd, niet meer sprake is van louter beschrijvend gebruik; de merkhouder zou dan ook kunnen stellen, dat gehandeld wordt in strijd met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel”. Dit is lijkt mij iets anders31 en congrueert helemaal met de hiervoor besproken lijnen uit Hölterhoff/Freiesleben en Polyglot. Het hof geeft hier juist gemotiveerd aan dat Brooks het teken of de aanduiding ‘nitro’ helemaal niet ‘als merk’ gebruikt, maar daarentegen als beschrijving van het kenmerk dat in de zool van de betreffende hardloopschoen stikstofinjectietechnologie wordt toegepast om tot een optimale schokdemping te komen. Gebruik van een teken ‘als merk’ wil zeggen: ter onderscheiding van waren of diensten32 en het hof geeft duidelijk aan dat daarvan naar voorlopig oordeel geen sprake is. Ik zie niet hoe uit de geciteerde passage zou moeten volgen dat een term die meerdere betekenissen kan hebben op voorhand is uitgesloten voor de kenmerkbeschrijvingsbeperking onder art. 14 UMVo (of een vergelijkbare bepaling als art. 2.23 BVIE). Subonderdeel 1.1 treft gelet op dit alles geen doel.

De motiveringsklacht uit subonderdeel 1.2 is dat het oordeel in de slotzin van rov. 6.5 dat Brooks de term ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen, ontoereikend is gemotiveerd, omdat dit tegenstrijdig is met de passage uit rov. 6.5 dat aan Puma kan worden toegegeven dat het woord ‘nitro’ door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’33. Als het woord ‘nitro’ óók wordt gebruikt in die betekenis, dan kan de term ‘nitro’ niet tegelijkertijd uitsluitend worden gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen.

Deze klacht is in wezen een gedeeltelijke herhaling van zetten uit subonderdeel 1.1. Voor toepassing van de merkrechtuitoefeningsbeperking dat het teken beschrijvend is voor het kenmerk dat we te maken hebben met stikstofinjectietechniek in de zool, is de in de klacht veronderstelde exclusieve betekenis van de term ‘nitro’ in dié zin (zodat ‘nitro’ niet in een andere context iets anders mag betekenen) geen vereiste, zo is bij de vorige klacht besproken. Het gaat om de context van hardloopschoenzolentechniek, niet die van stikstofmotoren. Van een tegenstrijdig oordeel is helemaal geen sprake en dat hier sprake is van gebruik van ‘nitro’ als kenmerkaanduiding dat voldoet aan art. 14 UMVo is (voor kort geding zeker) bepaald toereikend gemotiveerd. Daar stuit subonderdeel 1.2 dan ook op af.

De motiveringsklacht uit subonderdeel 1.3 is dat wanneer de in subonderdeel 1.1 bedoelde maatstaf niet is miskend, er sprake is van ontoereikende motivering, nu Puma heeft aangevoerd dat het in aanmerking komende publiek de term ‘nitro’, zoals gebruikt door Brooks, niet direct opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) Brooks’ hardloopschoenen, omdat het daarvoor verschillende denkstappen moet zetten34. Het hof heeft dit betoog niet met een voldoende kenbare motivering verworpen, zodat zijn conclusie dat Brooks de term ‘nitro’ gebruikt in overeenstemming met art. 14 lid 1 sub b UMVo, onbegrijpelijk is.

Deze klacht is bij subonderdeel 1.1 ook al verwerpend besproken, omdat hierin sprake is van ‘context-verlating’ die geen steun vindt in het merkenrecht: er is geen sprake van dat het publiek het teken in de hardloopschoenencontext niet direct zou opvatten als een beschrijving van een kenmerk van Brooks’ hardloopschoenen en er hoeven geen verschillende denkstappen te worden gezet daarvoor als binnen de relevante context wordt gebleven. Voor zover de klacht zo moet worden opgevat dat ten onrechte niet expliciet het denkstappen-nemen-verhaal is verworpen, heeft te gelden dat dit betoog in rov. 6.4-6.5 impliciet is verworpen, hetgeen (zeker in kort geding) geen nadere motivering behoefde. Ook subonderdeel 1.3 is tevergeefs voorgesteld.

Subonderdeel 1.4.(a) mist feitelijke grondslag. Het gewraakte oordeel is niet alleen gebaseerd op overwegingen die zien op het gebruik van stikstof tijdens het productieproces. Het hof heeft bepaald ook oog gehad voor het gebruik van stikstof als kenmerk van Brooks’ hardloopschoenen zelf. In het begin van rov. 6.4 wordt overwogen dat Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt in uitingen over haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie. In die uitingen wordt juist deze eigenschap van haar hardloopschoenen onder de aandacht gebracht. Vervolgens overweegt het hof dat Brooks in haar uitingen een verband legt tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk softness) op de (zool van de) hardloopschoen. Het gebruik van stikstof gedurende het productieproces wordt dus door Brooks naar het voorlopig hofoordeel duidelijk in verband gebracht met een kenmerk van de hardloopschoen: een zachtere zool met betere demping.

Ook de klacht van subonderdeel 1.4(b) zie ik geen doel treffen. Dat stikstofinjectie alleen nog niet volstaat, is niet beslissend: dat injectie-aspect in het productieproces leidt ertoe dat de zool zachter wordt en beter dempt. Brooks legt, blijkens rov. 6.4, op dit aspect van de productie de nadruk in haar uitingen waarin zij de term ‘nitro’ gebruikt. Deze klacht is ook te verwerpen op cassatie-techniek, omdat Puma niet verwijst naar vindplaatsen in de gedingstukken waarin zij heeft gesteld dat Brooks ‘nitro’ niet beschrijvend kan gebruiken in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo nu de productie van een zachtere zool meer vergt dan alleen stikstofinjectie. Zij verwijst naar haar plta HB onder 10, maar daarin wordt alleen betwist dat Puma de term ‘nitro’ beschrijvend zou gebruiken en gesteld dat ‘NITRO’ als herkomstteken functioneert en op zichzelf niks beschrijft. Ook de verwijzing naar de plta EA onder 4.2-4.3 van Brooks kan Puma hier niet baten. Hierin heeft Brooks slechts globaal het proces omschreven hoe zij de middenzool met stikstof bewerkt. Subonderdeel 1.4 kan daarmee niet tot cassatie leiden.

Het hof is in rov. 6.4-6.5 volgens subonderdeel 1.5 van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door Brooks’ uiteenlopende gebruik van de term ‘nitro’ niet separaat te beoordelen, maar door alle gebruikswijzen gezamenlijk te beoordelen. Elk gebruik van ‘nitro’ door Brooks had het hof op zijn eigen merites moeten beoordelen, omdat daartussen verschil bestaat37.

De klacht mist feitelijke grondslag. In de bestreden overwegingen heeft het hof wel degelijk oog gehad voor de verschillende door Brooks gebruikte uitingen van de term ‘nitro’. In rov. 6.4 overweegt het immers dat Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt in uitingen over haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie en dat in die uitingen juist deze eigenschap van haar hardloopschoenen (een kenmerk van de waar dus) onder de aandacht wordt gebracht. En uit de overgelegde stukken volgt, aldus het hof, dat Brooks de term ‘nitro’ nooit op zichzelf gebruikt maar steeds in combinatie met andere woorden, waarna verschillende voorbeelden volgen van de wijze waarop Brooks de term ‘nitro’ gebruikt: ‘Nitro-Infused Softness’, ‘Nitro-infuse your run’ en ‘Run on Nitro’. Daarnaast oordeelt het hof aan het slot van rov. 6.4 dat Brooks onweersproken heeft aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstreden aanduidingen gebruikt en dat Brooks voldoende met stukken heeft onderbouwd dat zij, waar zij de term ‘nitro’ gebruikt, steeds een uitleg geeft over die technologie. Dit is geen ‘rechtens onjuiste benadering’, zoals de klacht het formuleert. De voorbeelden uit de klacht: bij ‘Run on Nitro’ zijn ‘meer denkstappen’ nodig dan bij ‘Nitro-Infused Softness’, omdat men niet op stikstof rent, maar op hardloopschoenen voorzien van zolen gemaakt met stikstofinjecteertechnologie – het kan niet tot cassatie leiden; de ‘denkstappen’ zijn bij de bespreking van onderdeel 1 al aan de orde geweest. Voor zover de klacht eist dat elk gebruik van ‘nitro’ op zijn eigen merites moet worden beoordeeld, vindt dat voor de beoordeling van art. 14 lid 1 sub b UMVo geen steun in het recht. Zeker voor kort geding heeft het hof voldoende duidelijk gemaakt waarom het voorshands oordeelt dat in alle uitingen van Brooks sprake is van kenmerkbeschrijving en niet van merkgebruik. De klacht faalt.

Deze rechtsklacht gaat niet op. De vraag wanneer het gebruik van een merk niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel volgens art. 14 lid 2 UMVo is een open norm. Het Hof van Justitie heeft verschillende voorbeelden gegeven, maar het is altijd aan de nationale rechter om op grond van een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden vast te stellen of het gebruik van een merk in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, de loyaliteitsverplichting jegens de legitieme belangen van de merkhouder. Hierbij moeten een aantal aspecten in aanmerking worden genomen, die ook door het hof zijn onderkend en voorop gesteld in rov. 6.341.

Wat opvalt in rov. 6.6 is dat het hof benadrukt dat Puma 1) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert deloyaal gebruik van die aanduiding oplevert gelet op de gerechtvaardigde belangen van Puma als merkhouder. Het hof analyseert dat Puma heeft aangedragen dat er voor Brooks geen noodzaak bestaat om ‘nitro’ te gebruiken en zij een andere keuze had moeten maken, maar overweegt dat 2) ‘noodzaak’ geen voorwaarde is voor gebruik ex art. 14 lid 1 sub b UMVo, onder verwijzing naar rov. 6.3. Ook de stelling dat het publiek kan menen dat Puma en Brooks economisch verbonden zijn door bijvoorbeeld een licentie acht het hof 3) onvoldoende onderbouwd in rov. 6.6. Als verdere elementen voor afwijzing van Puma’s claim van deloyaal gebruik van ‘nitro’ geeft het hof aan 4) dat Brooks onweersproken heeft gesteld marktleider te zijn voor hardloopschoenen en dus geen suggestie van een commerciële band met Puma wil of nodig heeft en 5) bij haar reclame-uitingen met ‘nitro’ ook steeds haar eigen merk Brooks gebruikt. Dan volgt in rov. 6.6 de passage 6) dat Brooks er onderbouwd met producties op heeft gewezen dat Puma de aanduiding ‘nitro’ in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend gebruikt (in combinatie met haar merk Puma) en 7) het feit dat dat in hoofdletters gebeurt dat niet anders maakt. Aldus is de deloyaliteitsclaim van Puma afgedaan op het niet voldoen aan de (kortgeding-)stelplicht zijdens Puma (elementen 1), 3), 4), 5), 6)), terwijl elementen 2) en 7) een nadere voorlopige beoordeling behelzen. Hieruit volgt ook al dat het hof voor kort geding ampel werk heeft gemaakt van de loyaliteitstoets en daarbij niet gehouden was ambtshalve de in de klacht opgeworpen punten expliciet mee te nemen.

Ik lees hierin niet (evenmin als Brooks, zie s.t. 2.30) dat de A-G betoogt dat de rechter bij de eerlijke gebruiken-toets altijd moet toetsen aan de door het subonderdeel aangedragen aspecten (a) t/m (c). Deze punten komen ook niet terug in het arrest Gerolsteiner Brunnen/Putsch zelf en ook niet in de latere rechtspraak van het Hof van Justitie die betrekking heeft op art. 14 lid 2 UMVo44. Waar het volgens de A-G om gaat bij de loyaliteitstoets is de concrete omstandigheden en wederzijdse belangen van de betrokken partijen en dit betreft een individuele toets. Zij vervolgt dan ook in punt 68-70 met aangeven dat het er in wezen om gaat om te kijken of het gebruik van de aanduiding opschuift richting gebruik ‘als merk’, dus niet om de plaats van herkomst (de betreffende bron) aan te geven, maar om te suggereren dat de mineraalwaterproducten in verband zijn te brengen met een bepaalde onderneming. Die toets heeft het hof in onze zaak ook aangelegd.

In haar s.t. 2.6-2.7 verwijst Puma verder nog naar het Anheuscher-Busch-arrest45 en een artikel van Anemaet46, maar ook die verschaffen geen overtuigende onderbouwing voor hetgeen de rechtsklacht aandraagt. Anheuscher-Busch ging om de vraag wanneer een met een merk overeenstemmende handelsnaam wordt gebruikt overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel47. Ten aanzien van die specifieke vraag oordeelde het Hof, onder andere, dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen (kielzog varen heet dat in merkenrechtjargon)48. Het Hof heeft hierin niet geoordeeld dat altijd bij iedere eerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het merk een zekere bekendheid geniet waaruit een derde voordeel zou kunnen halen. Deze eis komt, als gezegd, ook niet terug in andere rechtspraak van het Hof van Justitie49. Ook in het artikel van Anemaet lees ik niet dat uit de rechtspraak van het Hof zou volgen dat de rechter altijd de door het subonderdeel aangedragen aspecten moet meewegen in de eerlijke gebruiken-toets. Zij betoogt dat de rechter een meer empirische benadering zou moeten uitvoeren bij de eerlijke gebruiken-toetst op basis waarvan wordt gekeken naar de inspanningen die derden hebben verricht om schade aan het merk te voorkomen en of consumenten het potentieel inbreukmakende gebruik anders waarnemen vanwege deze inspanningen50. Puma verwijst ook niet naar specifieke pagina’s waarin de door haar aan Anemaet toegeschreven opvatting te vinden is.

Omdat Puma deze stellingen niet heeft betrokken in het kader van art. 14 lid 2 UMVo, hoefde het hof hier niet op te responderen bij zijn toepassing van die bepaling. Daarnaast missen deze stellingen, in de context waarin zij wel zijn ingenomen, belang voor het uiteindelijke oordeel van het hof dat Brooks zich kan beroepen op de beperking van art. 14 lid 1 sub b UMVo (in gelijke zin s.t. Brooks 2.35). Bij deze stand van zaken was het hof immers niet gehouden om te onderzoeken of sprake was van een merkinbreuk, of Puma zich op geldige merken beroept ondanks de door Brooks aanhangig gemaakte nietigheidsacties bij EUIPO en ook niet of het merk ‘NITRO’ onderscheidend vermogen heeft. De tegenwerping van Puma bij Repliek 10 dat het hof dit op grond van art. 25 Rv ambtshalve had moeten aanvullen in het kader van de loyaliteitstoets lijkt mij onjuist en bovendien een tardieve klacht die niet in de PI voorkomt.

Ten overvloede merk ik op dat het hof heeft gerespondeerd op de stellingen die Puma wel in het kader van art. 14 lid 2 UMVo heeft ingenomen (zo ook s.t. Brooks 2.34). Puma heeft gesteld dat het gebruik van Brooks van de term ‘nitro’ niet kwalificeert als ‘eerlijk gebruik’, omdat (i) voor Brooks geen enkele noodzaak bestaat een teken te gebruiken dat identiek is aan de Merken, ter onderscheiding van identieke waren (mvg 67) en (ii) het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn zodat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hen bestaat (mvg 68-71). Op deze stellingen is het hof in rov. 6.6 ingegaan. ‘Noodzaak’ is, aldus het hof met een verwijzing naar het kader in rov. 6.3, geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in art. 14 lid 1 sub b UMVo. En stelling (ii) heeft Puma onvoldoende onderbouwd, zeker in het licht van de onweersproken stelling van Brooks dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij geldt ook dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term ‘nitro’ voorkomt steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt en dat Puma de term ‘nitro’ zelf ook in een aantal gevallen beschrijvend (en in combinatie met het merk Puma) gebruikt.

In dit een en ander vindt subonderdeel 2.2 zijn Waterloo.

Met subonderdeel 2.3 voert Puma nog een motiveringsklacht aan tegen rov. 6.6, omdat daarin aan essentiële stellingen van Puma zijn gepasseerd. Puma heeft gemotiveerd gesteld dat Brooks door haar gebruik van ‘nitro’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan de Merken56. Deze stelling is, gezien het kader in rov. 6.357, voor de toepassing van art. 14 lid 2 UMVo essentieel omdat zij, indien gegrond, dwingt tot de conclusie dat Brooks’ gebruik van de term ‘nitro’ niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De stelling dat Brooks door haar gebruik van ‘nitro’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan de Merken is in de aangegeven vindplaatsen niet betrokken in het kader van de eerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo. Zij maakt deel uit van een betoog dat sprake is van een merkinbreuk op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo. Mvg 73-74 staan alleen onder het kopje “Geen beschrijvend gebruik want: geen eerlijk gebruik”, maar in deze randnummers wordt op geen enkele wijze aangesloten bij, of verwezen naar, art. 14 lid 2 UMVo (zo ook s.t. Brooks 2.38 2e gedachtestreepje, 2e alinea). Integendeel: ook hier worden de stellingen ingenomen in het kader van een betoog dat sprake is van merkinbreuk op grond van art. 9 lid sub c UMVo. Er zijn dan ook geen essentiële stellingen gepasseerd in de door de klacht bedoelde zin. De klacht faalt dus bij gebrek aan feitelijke grondslag.