Uitspraken

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

de stichting

STICHTING NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 29 februari 2012,

advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam,

de stichting

STICHTING NEDERLANDS SYMFONIEORKEST, voorheen Stichting Orkest van het Oosten,

gevestigd te Enschede,

gedaagde,

advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 26 maart 2012 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van eiseres: [persoon 1], directeur, met mr. Bakers.

Aan de zijde van gedaagde: [persoon 2], directeur, en [persoon 3], manager, met mr. De Boer.

2. De feiten

2.1. Eiseres bestaat uit het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest en is op 24 april 1963 opgericht. Zij is gevestigd te Amsterdam. Sinds 1985 voert eiseres als handelsnaam het Nederlands Philharmonisch Orkest. Eiseres maakt onder haar naam tevens gebruik van de afkorting ‘NedPho’.

In het buitenland bedient eiseres zich van de naam ‘the Netherlands Philharmonic Orchestra’.

2.2. Eiseres is houdster van de volgende Benelux merkregistraties:

• het woordmerk ‘NedPho’, met inschrijfnummer 0776698, van 17 augustus 2005, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 voor onder meer ‘Magnetische gegevensdragers, reclame en het uitvoeren van muziek door een orkest’;

• het woordmerk ‘NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST’, met inschrijfnummer 0157478, van 29 december 1987, voor waren en diensten in klasse 41 voor ‘het uitvoeren van muziek’.

2.3. Gedaagde, voorheen genaamd Stichting Orkest van het Oosten, is op 7 juli 1994 opgericht en gevestigd in Enschede. Bij e-mailbericht van 19 oktober 2011 heeft gedaagde in een algemene mailing aan haar muzikale collega’s onder meer het volgende medegedeeld: ‘In het kader van deze ambitie hebben wij gekozen voor het veranderen van onze naam in ‘Nederlands Symfonieorkest’ (met als ondertitel ‘het orkest van het oosten’) In het buitenland en op de internationale cd-markt opereert ons orkest als jaren onder de naam Netherlands Symphony Orchestra (based in Enschede, Overijssel).’

Daarnaast heeft zij haar naamswijziging via een persbericht bekend gemaakt.

Op 13 februari 2012 heeft gedaagde haar naam statutair gewijzigd in Stichting Nederlands Symfonieorkest met als ondertitel ‘het orkest van het oosten’.

Gedaagde maakte onder haar nieuwe naam tevens gebruik van de afkorting ‘NedSo’.

2.4. Bij brief van 25 november 2011 van haar directeur heeft eiseres bij gedaagde bezwaar gemaakt tegen de naamswijziging van gedaagde en de door gedaagde gebruikte afkorting ‘NedSo’ en heeft eiseres verzocht om van de naamswijziging (en het gebruik van de afkorting NedSo) af te zien.

Eiseres heeft daarbij onder meer verwezen naar tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken.

2.5. Bij brief van 30 november 2011 van haar directeur heeft gedaagde aan eiseres laten weten aan haar in de brief van 25 november 2011 vermelde verzoek niet te zullen voldoen.

Daarop heeft eiseres gedaagde bij brief van 7 december 2011 gesommeerd het gebruik van ‘Nederlands Symfonieorkest’ en ‘NedSo’ te staken en gestaakt te houden, primair op grond van de in 1996 tussen partijen gemaakte afspraken en subsidiair op grond van de merk- en handelsnaamrechten van eiseres.

Gedaagde heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

2.6. In het kader van de tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken heeft eiseres drie brieven in het geding gebracht met, voor zover hier relevant, na te melden inhoud.

In een faxbericht van 4 oktober 1996 heeft (de toenmalige directeur van) eiseres aan (de toenmalige directeur van) gedaagde geschreven:

‘Ik verneem uit de krant, dat je orkest (…) gaat toeren in Amerika. (…)

Jammer vind ik het, dat je de naam Netherlands Symphony Orchestra daarbij wilt gaan gebruiken. Die lijkt natuurlijk verdacht veel op Netherlands Philharmonic Orchestra, waar wij mee op reis gaan.’

Daarop is vervolgens bij brief van 6 december 1996 als volgt gereageerd:

‘Op 4 oktober j.l. ontving ik je fax met betrekking tot onze buitenlandse naamgeving.

Hierover zou ik een paar opmerkingen willen maken:

- De naam wordt uitsluitend gebruikt in het buitenland en dat zijn dus die sporadische momenten in het bestaan van het Orkest van het Oosten, waarop onze eigen naam een verkeerde indruk zou wekken;

- de naam is zodanig gekozen, dat er geen zelfde naam in het Nederlandse orkestenbestel voorkomt. Wij hebben dus terdege rekening gehouden met mogelijke verdubbeling;

- ik besef dat er natuurlijk onderdelen in voorkomen, die ook in de namen van andere orkesten bestaan, dat is onontkoombaar.

(…)

Naar aanleiding van jouw opmerking heb ik natuurlijk nagedacht hoe e.e.a. op te lossen. Onderstaand vind je een oplossing op een aantal punten, afwijkend van de mogelijk met jullie conflicterende naam:

1. aan de naam hebben wij toegevoegd Enschede.

Derhalve wordt de complete naam dus nu The Netherlands Symfonie Orchestra “based in”Enschede;

2. de naam is vervat in een logovorm, die afgeleid is van onze eigen Orkest van het Oostenlogo, derhalve is een optimaal onderscheid gegarandeerd;

3. de naam wordt uitsluitend gebruikt in het buitenland. In het Nederlandse taalgebied blijven wij met plezier onze eigen naam voeren.’

Ten slotte heeft eiseres een brief van 14 januari 1997 in het geding gebracht waarin (de directeur van) gedaagde aan (de directeur van) eiseres het volgende heeft geschreven: ‘Tijdens het concert van ons orkest in de Beurs van Berlage op 8 januari j.l. fluisterde je mij in het kort toe met betrekking tot de Engelse naamgeving van ons orkest, het er maar bij te laten.

Graag wil ik je danken voor je plooibare opstelling.

Ik kan je verzekeren, dat onze naam uitsluitend gebruikt wordt op die momenten in het buitenland waarop de naam van het Orkest van het Oosten niet gehanteerd kan worden.’

3.1. Eiseres vordert, samengevat, op straffe van dwangsommen gedaagde te gebieden:

Primair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis haar onrechtmatig handelen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonieorkest’ en ieder daarmee overeenstemmende uiting, en haar verplichtingen onder de met eiseres gemaakte afspraken na te komen.

Subsidiair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam www.nedso.nl, alsmede ieder ander gebruik van het teken ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonie Orkest’ dan wel daarmee overeenstemmende tekens.

Eiseres heeft ten slotte gevorderd om gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten en om de termijn waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig zal dienen te maken te bepalen op zes maanden.

3.2. Eiseres heeft daartoe primair gesteld dat op basis van de in 1996 tussen partijen gemaakte afspraken, zoals weergegeven in de overgelegde brieven, het gedaagde wel is toegestaan om in het buitenland de naam Netherlands Symphony Orchestra te gebruiken maar dat het haar niet is toegestaan om in het Nederlands taalgebied de naam Nederlands Symfonieorkest te voeren. Deze afspraken zijn voor onbepaalde tijd aangegaan en zijn nimmer ongedaan gemaakt, beëindigd of opgezegd zodat ze nog steeds gelden. Het feit dat gedaagde al meerdere jaren in het buitenland uitvoeringen verzorgt onder de naam Netherlands Symphony Orchestra rechtvaardigt volgens eiseres niet de naamswijziging in Nederland. De indertijd expliciet gedane toezegging dat de naam Netherlands Symphony Orchestra uitsluitend in het buitenland en dus sporadisch zou worden gebruikt en dat gedaagde in het Nederlands taalgebied haar eigen naam (het Orkest van het Oosten) zou blijven gebruiken heeft ertoe geleid dat eiseres geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de Engelse benaming. Door thans in het Nederlands taalgebied de naam het Nederlands Symfonieorkest te gaan voeren schendt gedaagde de met eiseres gemaakte afspraken en daarmee handelt zij onrechtmatig jegens eiseres.

Subsidiair heeft eiseres zich op het standpunt gesteld dat gedaagde met het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest en de afkorting NedSo inbreuk maakt op de merkrechten (artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE) en handelnaamrechten van eiseres. Eiseres heeft allereerst gesteld dat de door gedaagde gebruikte naam en afkorting (Nederlands Symfonieorkest en NedSo) zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht in sterke mate overeenstemt met de oudere merkrechten van eiseres. Daarnaast leidt het gebruik van de naam en afkorting door gedaagde, gelet op de gelijksoortigheid van de aangeboden diensten en de specifieke kring waarbinnen die diensten worden aangeboden, volgens eiseres tot verwarring. Ten slotte heeft eiseres in dit verband gesteld dat gedaagde met het gebruik van haar nieuwe naam en afkorting aanhaakt bij de bekendheid van eiseres waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van eiseres.

Eiseres heeft zich verder beroepen op haar oudere handelsnaamrechten. In dit verband heeft zij gesteld dat door het gebruik van de nieuwe naam en afkorting van gedaagde zowel directe als indirecte verwarring te duchten is.

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.3. Eiseres vraagt met haar primaire vordering nakoming van volgens haar in 1996 tussen partijen gemaakte afspraken.

Deze vordering kan alleen worden toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van eiseres zal volgen, bijvoorbeeld als gedaagde een kennelijk ongegrond verweer voert, en indien van eiseres niet kan worden gevergd dat zij de uitslag van de bodemprocedure afwacht.

Partijen verschillen van mening over de vraag of uit de gevoerde correspondentie uit 1996/1997, zoals deze gedeeltelijk onder 2.6 staat weergegeven, kan worden geconcludeerd dat tussen partijen is afgesproken dat gedaagde nooit de naam Nederlands Symfonieorkest in Nederland zou gaan gebruiken. Volgens eiseres is dat het geval. Volgens gedaagde moet de correspondentie uitsluitend worden gezien als een collegiaal overleg tussen de toenmalige directeuren van partijen. Als er al sprake is van een bindende afspraak heeft die volgens gedaagde uitsluitend betrekking op het gebruik van de Engelse benaming Netherlands Symphony Orchestra in het buitenland.

Vooropgesteld wordt dat uit de overgelegde correspondentie kan worden afgeleid dat bij eiseres in 1996 al de zorg bestond over het gebruik van Netherlands Symphony Orchestra door gedaagde in het buitenland. Nadat de toenmalige directeur van eiseres haar zorg bij gedaagde had neergelegd is daarop een reactie gekomen die kort gezegd inhield dat gedaagde uitsluitend de Engelse benaming Netherlands Symphony Orchestra in het buitenland zou gaan gebruiken en dat zij haar naam het Orkest van het Oosten in het Nederlands taalgebied zou blijven voeren. Vervolgens heeft de toenmalige directeur van gedaagde, ter bevestiging van een tijdens een concert door de toenmalige directeur van eiseres gedane mededeling, de brief van 14 januari 1997 geschreven. Nu op die brief kennelijk geen reactie meer is gekomen van eiseres en gedaagde de Engelse benaming vanaf toen ook in het buitenland is gaan voeren kan worden geconcludeerd dat eiseres met het gebruik van de Engelse benaming in het buitenland op de wijze die gedaagde voorstond verder geen probleem meer had.

De vraag is of uit de correspondentie tevens kan worden begrepen dat tussen partijen was afgesproken dat gedaagde nimmer de Nederlandse benaming Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken.

Uit de wederzijdse standpunten blijkt dat partijen de correspondentie op dit punt elk in verschillende zin hebben opgevat. Ter beantwoording van de vraag welke opvat¬ting de juiste is, komt het aan op de zin die par¬tijen in de gege¬ven om¬stan¬dig¬he¬den over en weer rede¬lij¬kerwijs mochten toe¬ken¬nen aan hetgeen in de correspondentie staat verwoord en waarvan nako¬ming wordt gevorderd en op het¬geen zij te dien aanzien rede¬lij¬ker¬wijs van el¬kaar moch¬ten ver¬wach¬ten.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan op dit punt zonder nader onderzoek naar de feiten, waaronder het horen van getuigen, geen uitsluitsel worden gegeven. Een kort geding leent zich echter niet voor een dergelijk onderzoek. Voorshands kan er dan ook niet van worden uitgegaan dat de opvatting van eiseres, dat zij ervan mocht uitgaan dat gedaagde nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken, de juiste is. Daar komt nog bij dat, als de opvatting van eiseres al juist is, het nog maar de vraag is of gedaagde redelijkerwijs nog aan die afspraak kan worden gehouden, nu inmiddels ruim 15 jaar zijn verstreken en gedaagde een ontwikkeling doormaakt waarbij zij zich niet meer uitsluitend op het Oosten richt maar zich binnen Nederland meer uitbreidt. Bovendien brengt zij in Nederland cd’s uit onder de naam Netherlands Symphony Orchestra.

Gelet op het voorgaande is de primaire vordering tot nakoming van de gemaakte afspraken niet toewijsbaar.

4.6. Met betrekking tot het merk ‘Nederlands Philharmonisch Orkest’ is de voorzieningenrechter van oordeel dat ‘Philharmonisch’ het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel in dat merk is en dat aan de overige bestanddelen geen onderscheidend vermogen toekomt. Aan ‘Nederlands’ niet omdat daarmee uitsluitend de afkomst wordt aangeduid en aan ‘Orkest’ niet omdat daarmee uitsluitend wordt verwezen naar de activiteiten die worden ontplooid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat nu het meest dominerende bestanddeel van het merk Nederlands Philharmonisch Orkest in de naam Nederlands Symfonieorkest van gedaagde niet voorkomt en het visueel en auditief ook niet overeenstemt met Symfonieorkest, het meest dominerende bestanddeel in het teken van gedaagde, voorshands niet kan worden gezegd dat de totaalindrukken van Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Symfonieorkest zodanig overeenstemmen dat gevaar voor verwarring zal optreden. Dat er uitsluitend enige begripsmatige overeenstemming bestaat is onvoldoende om van een overeenstemmend teken te spreken. Eiseres heeft ook niet met concrete voorbeelden het verwarringsgevaar aangetoond. De door haar in het geding gebrachte publicatie in het Dagblad De Stentor van 24 februari 2012 waarin per vergissing de naam Nederlands Philharmonisch Orkest is gebruikt met de toevoeging (voormalig Orkest van het Oosten) is daartoe onvoldoende. Ook de mededeling van de directeur van gedaagde in het NRC Handelsblad van 23 februari 2012 ‘dat de verwarring beperkt zal blijven’ toont geen verwarringsgevaar aan.

Daarnaast is de voorzieningenrechter met gedaagde van oordeel dat de gemiddeld geïnformeerde consument van klassieke concerten ervan op de hoogte is dat een Philharmonisch- en Symfonieorkest vaak naast elkaar bestaan, hetgeen over de gehele wereld ook het geval is zoals blijkt uit de opsomming die gedaagde ter zitting heeft gegeven (waaronder Berliner Philharmoniker-Berliner Symphoniker, London Philharmonic Orchestra-London Symphony Orchestra en New York Philharmonic Orchestra-New York Symphony Orchestra). Ten slotte is in dit kader van belang dat gedaagde waar mogelijk als ondertitel van Nederlands Symfonieorkest ‘het orkest van het oosten’ gebruikt.

Van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE is derhalve geen sprake.

4.7. Voor het aannemen van een inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 sub c BVIE moet net als bij artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE sprake zijn van een teken dat overeenstemt met het merk van eiseres wat hier gelet op hetgeen hiervoor is overwogen naar het oordeel van de voorzieningenrechter met betrekking tot het merk Nederlands Philharmonisch Orkest niet het geval is. Daarnaast is ook een vereiste dat sprake is van een bekend merk en dat door het gebruik zonder geldige reden van het teken door de inbreukmaker ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Zoals hiervoor onder 4.4 reeds is overwogen kan voorshands niet worden uitgesloten dat het merk Nederlands Philharmonisch Orkest bekendheid geniet in de Benelux, maar gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden voor het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest heeft omdat zij de Engelse benaming reeds jaren in het buitenland gebruikt en onder deze naam ook cd’s op de Nederlands markt brengt. Daarnaast heeft gedaagde aannemelijk gemaakt dat de naam beter dan ‘het Orkest van het Oosten’ aansluit bij de ontwikkeling die zij thans doormaakt waaronder een uitbreiding van haar werkgebied. Verder heeft eiseres niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van het teken Nederlands Symfonieorkest door gedaagde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres.

Ook een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt derhalve niet aangenomen.

4.8. Voor een geslaagd beroep op het handelsnaamrecht moet allereerst de vraag worden beantwoord of eiseres kan worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet. Daarvoor is nodig dat zij op commerciële wijze deelneemt aan het economische verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en zij als min of meer blijvend georganiseerd verband naar buiten toe optreedt. Eiseres moet daarbij regelmatig en duurzaam onder de namen Nederlands Philharmonisch Orkest en NedPho aan het verkeer deelnemen en als zodanig bij het publiek bekend staan.

Gelet op de stukken die eiseres onder productie 17 en verder in het geding heeft gebracht kan daarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter vanuit worden gegaan.

4.9. Op grond van artikel 5 Hn is het verboden om een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd of daarvan slechts in geringe mate afwijkt zodat in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt gedaagde met haar handelsnaam Nederlands Symfonieorkest zodanig af van de handelsnaam Nederlands Philharmonisch Orkest van eiseres dat geen verwarring is te duchten.

Zoals hiervoor onder 4.6 reeds overwogen heeft eiseres ook onvoldoende met concrete voorbeelden het verwarringsgevaar aangetoond. Ook heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt dat, zoals zij stelt, het gevaar bestaat dat door het relevante publiek verondersteld zal worden dat het Nederlands Symfonieorkest verbonden is of deel uitmaakt van dezelfde organisatie als het Nederlands Phiharmonisch Orkest. Het enkele feit dat gedaagde nu net als eiseres ook ‘Nederlands’ in haar naam draagt is daarvoor onvoldoende.

Gedaagde maakt met haar naam Nederlands Symfonieorkest derhalve evenmin inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres.

4.10. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres.

Met betrekking tot deze afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Gedaagde heeft weliswaar aangevoerd dat eiseres geen belang bij haar vordering heeft omdat zij reeds heeft toegezegd voortaan in plaats van de afkorting NedSo de afkorting NedSym te gebruiken, maar in het feit dat tot op de zitting nog onduidelijkheid bestond over het al dan niet naast elkaar bestaan van de afkorting NedSo en NedSym ziet de voorzieningenrechter aanleiding het verbod in het dictum op te nemen. Onder dat verbod wordt tevens begrepen het gebruik van de domeinnaam www.nedso.nl. Weliswaar is ter zitting gebleken dat deze site inmiddels buiten gebruik is, maar daarmee is niet gezegd dat dat ook zo blijft. Aan het verbod zal echter geen dwangsom worden verbonden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter