Uitspraken

Nu het hier een procedure betreft tussen partijen gevestigd in verschillende staten dient de rechtbank eerst haar (internationale) bevoegdheid vast te stellen. De dagvaarding dateert van vóór 10 januari 2015, zodat in gevolge artikel 66 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikte EEX-Vo) die Verordening, hoewel inwerking getreden, niet van toepassing is. Van toepassing is mitsdien de Verordening (EG) 44/2001 (EEX-Vo).

Partijen zijn verschenen en hebben de bevoegdheid van de rechtbank niet betwist. Ingevolge artikel 24 EEX-Vo is de rechtbank daarom bevoegd, aangezien in de onderhavige zaak geen vorderingen aan de orde zijn, die op grond van artikel 22 EEX-Vo behoren tot de exclusieve bevoegdheid van een daar genoemde rechter.

Voor zover de vorderingen in conventie en reconventie hun grondslag vinden in de in r.o. 2.5 genoemde overeenkomsten zal de rechtbank daarop Nederlands recht toepassen. Al die overeenkomsten bevatten immers, onderscheidenlijk in artikel 13.1 ASPA, artikel 5 DoAP en artikel 15.1 PA een rechtskeuzebepaling voor Nederlands recht. Geen van partijen heeft betoogd dat een ander recht zou moeten worden toegepast en partijen zijn in hun processtukken (kennelijk) ook uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht.

Voor zover door OraSure aan haar vorderingen een onrechtmatig handelen van Utermöhlen ten grondslag is gelegd zal de rechtbank eveneens Nederlands recht toepassen. Partijen hebben zich ook daarover niet uitgelaten en zijn in de processtukken van de toepasselijkheid van Nederlands recht uitgegaan. De hier toepasselijke Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) bepaalt in artikel 4:

“1. Tenzij in deze verordening anders bepaald, is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.

2. Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, en degene die schade lijdt, beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing.

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.”

Naar het oordeel van de rechtbank is de aard van de gestelde onrechtmatige daad zo nauw samenhangend met de in r.o. 2.5 genoemde overeenkomsten, waarin de rechtskeuzebepaling voor Nederlands recht is opgenomen, dat sprake is van een zo nauwe band met Nederland dat op grond daarvan ook op de onrechtmatige daad Nederlands recht moet worden toegepast.

in conventie voorts

wanprestatie c.q. onrechtmatig handelen met betrekking tot de klantgegevens

OraSure verwijt Utermöhlen in de eerste plaats dat Utermöhlen nog tijdens de looptijd van de PA haar afnemers heeft aangeschreven om deze te bewegen in plaats van de producten van OraSure, de producten van Utermöhlen af te nemen en daarmee in strijd heeft gehandeld met artikel 11.1 van de ASPA.

Daartoe stelt OraSure dat Utermöhlen in maart 2014 per email verschillende van haar afnemers heeft benaderd. Bij brief van 11 december 2013 heeft Utermöhlen aan OraSure als volgt geschreven:

“Nevertheless Utermöhlen is willing to continue this way of working with OraSure until 1 April 2014. Since the Production Agreement was terminated on 1 September 2013 OraSure effectively enjoys a notice period from the expiration date of the Production Agreement until the 1st of April. This is a period of seven months.”

OraSure is, zo begrijpt de rechtbank haar standpunt, van mening dat de PA daardoor nog van kracht was tot 1 april 2014, zodat Utermöhlen nog gebonden was aan artikel 11.1 (iii) van de ASPA.

De rechtbank deelt dat standpunt niet. Anders dan OraSure is de rechtbank van oordeel dat uit de brief van 11 december 2013 niet kan worden afgeleid dat de PA verlengd is tot 1 april 2014, maar slechts dat Utermöhlen aan OraSure bericht dat OraSure nog tot 1 april 2014 de facto van de voortzetting van de productie kan profiteren.

In de tweede plaats verwijt OraSure Utermöhlen dat zij de vertrouwelijke informatie bestaande uit de klantgegevens die zij in haar hoedanigheid van contractspartner van OraSure heeft verkregen heeft gebruikt voor de marketing van haar eigen product.

Utermöhlen heeft daartegen aangevoerd dat zij geen gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijk aan haar door OraSure ter beschikking gestelde informatie, maar dat zij de gegevens van de afnemers van OraSure op de openbare website van OraSure kon vinden en overigens als een belangrijke speler op het gebied van de medische hulpmiddelen met de markt en met de daarin opererende afnemers bekend is.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis van de stellingen van partijen niet als vaststaand worden aangenomen dat Utermöhlen slechts doordat zij uit haar contractuele relatie met OraSure kon beschikken over de adresgegevens, in staat is geweest de afnemers te benaderen. OraSure heeft immers onvoldoende gemotiveerd betwist dat de gegevens van haar distributeurs op haar website openbaar waren gemaakt en dat Utermöhlen deze gegevens daaraan heeft kunnen ontlenen, terwijl ook overigens niet aannemelijk is dat de adresgegevens van groothandelaren in medische hulpmiddelen als vertrouwelijke informatie zouden kunnen worden aangemerkt en bij een professionele partij als Utermöhlen niet bekend zouden zijn.

Evenmin kan, naar het oordeel van de rechtbank, worden aangenomen dat de prijzen waarvoor OraSure de Histofreezer-producten aanbood als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt, althans dat Utermöhlen bij het doen van haar offertes gebruik heeft gemaakt van kennis omtrent individuele prijsverschillen of kortingen die OraSure bij de verschillende afnemers hanteerde. Uit de door OraSure overgelegde emailcorrespondentie van Utermöhlen met enkele afnemers komt veeleer naar voren dat de door Utermöhlen aangeboden prijzen niet per klant verschillen en derhalve niet zijn afgestemd op grond van bij Utermöhlen bekende gegevens ten aanzien van de door OraSure ten aanzien van de betreffende afnemers gebruikte tarieven en kortingen.

Artikel 11.1 sub i van de ASPA bevat een non-concurrentiebeding. Dat non-concurrentiebeding is in tijd beperkt tot 5 jaar na het sluiten van de overeenkomst. Nu de ASPA in 1998 tot stand is gekomen kan die bepaling thans geen rol meer spelen.

De artikelen 11.1 sub ii en sub iii van de ASPA hebben eveneens een concurrentiebeperkend effect, maar die artikelen zijn niet in tijdsduur beperkt. In artikel 10.1 sub (i) van de PA wordt overtreding van artikel 11 van de ASPA aangemerkt als een geval van “Gross Default”.

De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of de verwijzing in de PA naar artikel 11 van de ASPA tot gevolg heeft dat in de PA een concurrentiebeperkende voorwaarde is opgenomen.

Anders dan Utermöhlen is de rechtbank van oordeel dat de drie overeenkomsten genoemd in r.o. 2.5 niet afzonderlijk moeten worden beschouwd, maar een samenhangend geheel vormen. Dat blijkt ook uit de omstandigheid dat in de consideransen van de verschillende, op de zelfde dag gesloten, overeenkomsten over en weer wordt verwezen.

De verwijzing in de PA naar artikel 11 van de ASPA heeft dan ook tot gevolg dat overtredingen van de betreffende bepalingen van de ASPA die op grond van artikel 10 van PA zijn aangemerkt als “Gross Default” ook een overtreding vormen van de PA.

De bepaling van artikel 11.1 sub i ASPA is, zoals hiervoor al opgemerkt, beperkt in de tijd.

Ten aanzien van de concurrentiebeperkende bepalingen van de artikelen 11.1 sub ii en sub iii van de ASPA is geen beperking in tijd opgenomen.

Utermöhlen heeft aangevoerd dat die bepalingen, om die reden, in strijd komen met Europees en nationaal mededingingsrecht, dat aan een in de tijd onbegrensde non-concurrentieverplichting in de weg zou staan.

Die stelling kan hier onbeoordeeld blijven, omdat de PA geen voorziening bevat die bewerkstelligt dat deze bepalingen ook na afloop van de overeenkomst nog doorwerken.

Zoals hiervoor in r.o. 5.3 is overwogen is de rechtbank van oordeel dat na afloop van Amendment 4, in september 2013, de PA niet verder is verlengd. Door OraSure is niet gesteld dat Utermöhlen vóór die datum klanten van OraSure heeft benaderd.

ongeoorloofd gebruik van knowhow

De stelling die OraSure voorts aan haar vordering ten grondslag legt, is dat Utermöhlen voor de productie van de Cryo Professional gebruik heeft gemaakt van aan OraSure toebehorende knowhow en dat de overeenkomsten een dergelijk gebruik verbieden.

Daartoe heeft OraSure gemotiveerd gesteld dat voor de productie van de hulpmiddelen, in het bijzonder voor de productie van de holle wattenstaaf en de schuimtip, bijzondere kennis noodzakelijk is, die niet aan de octrooibeschrijving kan worden ontleend. Zonder die wetenschap zou het niet mogelijk zijn een goed werkzaam product te produceren.

Daarbij is, naar de stellingen van OraSure, niet van belang of die kennis op andere wijze kan worden verkregen, omdat de vraag wat knowhow is in de zin van de overeenkomsten wordt bepaald door de definitie van knowhow in die overeenkomsten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan OraSure niet worden gevolgd in haar stelling dat niet van belang is of de kennis op andere wijze kan worden verkregen gezien de definitie van knowhow in die overeenkomsten.

Knowhow is in artikel 2 van de DoAP gedefinieerd als:

“[…] all information, data, techniques, procedures, experimental results, redesigns, renewals, extensions and other secret proprietary knowledge, including but not limited to Patents and Patent Applications […]”,

Die definitie geeft een opsomming die eindigt met de woorden “and other secret proprietary knowledge”. Daaruit kan redelijkerwijze niet anders worden afgeleid dan dat de opsomming die daaraan voorafgaat een opsomming is van een aantal vormen van “secret proprietary knowledge” en dat de definitie beoogt ook andere vormen van dergelijke informatie onder haar bereik te brengen. Dat betekent dat informatie die niet als “secret proprietary knowledge” kan worden aangemerkt niet onder die definitie van knowhow valt.

Kennis die niet (langer) geheim is, valt daar daarom niet onder. Dat volgt ook uit het feit dat hoewel in de definitie ook het octrooi als zodanig wordt genoemd, zelfs OraSure niet stelt dat het octrooi, hoewel het niet langer geldig is, omdat het in de definitie staat, onder het begrip knowhow zou moeten vallen en Utermöhlen de in het octrooi vervatte kennis niet zou mogen gebruiken.

Een door OraSure voorgestane ruime uitleg van het begrip knowhow in de overeenkomsten die ook niet geheime, makkelijk te achterhalen kennis daaronder zou scharen, zou ook tot het ongerijmde resultaat leiden dat, na afloop van het octrooi, ieder willekeurige derde het geoctrooieerde hulpmiddel met gebruikmaking van die niet geheime kennis op de markt zou mogen brengen, met uitzondering van Utermöhlen. Dat zou tot een niet gerechtvaardigde inperking van de mogelijkheden van Utermöhlen ten opzichten van alle andere marktdeelnemers leiden.

De vraag die vervolgens beantwoord moet worden, is of de productie van de hulpmiddelen al dan niet zonder geheime bij Utermöhlen aanwezige, maar aan OraSure toebehorende kennis (knowhow) mogelijk is. Zowel OraSure als Utermöhlen hebben verklaringen en stukken in het geding gebracht waaruit zou moeten zijn af te leiden dat die vraag positief onderscheidenlijk negatief dient te worden beantwoord.

De rechtbank acht zich niet in staat zelf, zonder deskundige voorlichtin,g over die vraag te oordelen.

De rechtbank is daarom voornemens de benoeming van een deskundige te bevelen.

De zaak zal naar de rol worden verwezen, opdat partijen zich, na onderling overleg gelijktijdig en bij voorkeur eensluidend, kunnen uitlaten over aantal, na(a)m(en) en hoedanigheid van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige te stellen vragen.

De rechtbank is voorshands van oordeel dat met de benoeming van één deskundige, bijvoorbeeld een octrooigemachtigde, kan worden volstaan en dat aan de deskundige de volgende vragen dient te worden voorgelegd:

“Is het voor de productie van de Cryo Professional door Utermöhlen noodzakelijk dat zij beschikt over kennis die niet kan worden ontleend aan het octrooischrift of andere openbare bronnen dan wel door een goed ingevoerde vakman betrekkelijk eenvoudig uit de bestudering van de Histofreezer-producten en uit de stand van de techniek kan worden afgeleid?”

Het auteursrecht

Voor zover de vorderingen van OraSure er op zijn gegrond dat Utermöhlen inbreuk maakt op het auteursrecht van OraSure, door bij de productie gebruik te maken van werken waarvan het auteursrecht toekomt aan OraSure, kunnen die vorderingen niet slagen, omdat een dergelijk gebruik - dat overigens door Utermöhlen wordt betwist - geen inbreuk op het auteursrecht oplevert.

De rechtbank merkt daarbij op dat een product dat wordt vervaardigd aan de hand van een beschrijving die auteursrechtelijk is beschermd niet kan worden aangemerkt als een verveelvoudiging van dat werk. Een dergelijke productiebeschrijving kan, indien de beschrijving oorspronkelijk is en een voldoende eigen karakter heeft, een werk in auteursrechtelijke zin zijn. Echter, dat werk betreft de vorm en bewoordingen waarin de beschrijving is vervat, maar niet de materiele inhoud van de beschrijving.

ten aanzien van de provisionele vordering

Derhalve moet worden beoordeeld of een afweging van de materiële belangen van partijen de gevorderde ordemaatregel rechtvaardigt.

Voor toewijzing van een ingrijpende voorziening als de onderhavige waarbij gevorderd wordt aan Utermöhlen, op straffe van een dwangsom, een verbod op te leggen haar producten te leveren, is noodzakelijk dat reeds thans voorshands voldoende aannemelijk is dat in de hoofdzaak de vorderingen van OraSure zodanig zullen worden toegewezen dat Utermöhlen niet meer is toegestaan de Cryo Professional aan te beiden en te leveren.

Zoals hiervoor in conventie is overwogen stranden de vorderingen van OraSure voor zover gebaseerd op de in r.o.’s 3.2.1 en 3.2.3 genoemde gronden.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de in r.o. 3.2.2 genoemde grond zal de rechtbank een deskundige benoemen. Dat betekent dat voorshands nog geenszins voldoende zekerheid bestaat dat te zijner tijd de vorderingen (of een deel daarvan) zullen worden toegewezen.

In die omstandigheden en alles tegen elkaar afwegend, dienen de belangen die Utermöhlen heeft bij voortzetting van de levering van haar producten boven de belangen van OraSure bij staking daarvan te prevaleren.

De provisionele vordering zal worden afgewezen.

OraSure zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de provisionele voorziening worden veroordeeld.

Nu ten aanzien van de provisionele voorziening van de zijde van Utermöhlen geen afzonderlijke processtukken zijn genomen of proceshandelingen zijn verricht en de beoordeling van de provisionele vordering bovendien nauw samenhangt met de beoordeling van de vorderingen in conventie, worden die kosten aan de zijde van Utermöhlen tot op heden begroot op nihil.

in reconventie voorts

Inbreuk op de exclusiviteitsclausule

Artikel 2.1 van de PA bepaalt dat er ten aanzien van de in de bijlage bij die overeenkomst (Exihibit 1) vermelde producten exclusiviteit bestaat. Na verlening van de PA gold daarvoor de lijst van Amendment 3, geciteerd in r.o. 2.12.

Utermöhlen stelt dat OraSure gedurende de looptijd van de PA (naar de rechtbank begrijpt gedurende de verlenging overeenkomstig Amendment 4) door OraSure producten van het type H-60 en H-505 (bussen van 170 ml met onderscheidenlijk 60 schuimtips (30 × 2 mm en 30 × 5 mm) en 50 schuimtips (á 5 mm)) op de markt zijn gebracht, die door derden zijn geproduceerd, althans producten van het type H-30 (busje van 80 mm met 30 schuimtips).

OraSure betwist dat zij door derden geproduceerde busjes met 170 ml op de markt heeft gebracht en stelt dat de door haar in het verkeer gebrachte 80 ml busjes geen Products in de zin van de PA zijn, omdat deze niet overeenstemmen met de H-30. De door OraSure op de markt gebrachte 80 ml busjes worden namelijk aangeboden in een verpakking met twee busjes, met een ander samenstelling van schuimtips en onder andere productaanduiding.

Het meest verstrekkende verweer van OraSure is dat van “Gross Default” in de zin van artikel 10.1 sub ii van de PA geen sprake is, omdat niet is voldaan aan het vereiste dat Utermöhlen aan OraSure een termijn van dertig dagen heeft gegeven om het verzuim te herstellen.

Utermöhlen stelt daartegenover echter dat een dergelijke ingebrekestelling niet nodig is om tot “Gross Default” te komen, omdat nakoming van de exclusiviteitsverplichting reeds blijvend onmogelijk is geworden.

Partijen hebben in artikel 10.1 van de PA (zoals aangepast bij Amendment 1) onderscheid gemaakt tussen onder (i) de niet nakoming van de bepalingen in de artikelen 7, 9 en 16.7 van de PA en 11 van de ASPA enerzijds en onder (ii) die van de overige bepalingen van de PA anderzijds. Niet nakoming van de onder (i) genoemde bepalingen levert, zonder ingebrekestelling en zonder dat een termijn dient te worden gesteld “Gross Default” op van de wederpartij. In de onder (ii) genoemde gevallen is pas sprake van “Gross Default” als de wederpartij in gebreke is gesteld en een termijn van 30 dagen voor herstel heeft gekregen. Aan de omstandigheid dat er sprake is van “Gross Default” hebben partijen bijzondere gevolgen, in het bijzonder de verbeurte van een boete, verbonden en het stond hen vrij voor het intreden van die bijzondere gevolgen ook bijzondere vereisten te stellen.

Dat betekent echter ook dat indien aan die vereisten niet is voldaan, “Gross Default” met de daaraan verboden gevolgen niet intreedt.

Vast staat dat het door Utermöhlen aan OraSure gemaakte verwijt behoort tot de in artikel 10.1 sub (ii) van de PA bedoelde gevallen, en dat Utermöhlen OraSure niet in gebreke heeft gesteld noch een termijn voor herstel heeft gegeven. Van “Gross Default” in de zin van de PA is daarom geen sprake, zodat de vorderingen van Utermöhlen genoemd in r.o. 4.1.5 bij eindvonnis zullen worden afgewezen.

Voor zover OraSure heeft willen betogen dat van wanprestatie in het geheel geen sprake kan zijn, omdat aan de voorwaarden voor “Gross Default” niet is voldaan kan zij niet worden gevolgd.

De omstandigheden dat geen “Gross Default” intreedt, met de daaraan verboden bijzondere gevolgen, hoeft er immers niet aan in de weg te staan dat een gewone wanprestatie kan worden gepleegd. Aan een dergelijke wanprestatie zijn dan de normale gevolgen van een toerekenbare niet nakoming verbonden, nu de overeenkomsten niet anders inhouden.

Utermöhlen heeft niet betwist dat de verlenging van de PA is beëindigd door het bereiken van de minimumafnameverplichting.

Zonder nadere toelichting, die Utermöhlen niet heeft gegeven, in niet zonder meer duidelijk dat Utermöhlen enige schade zou hebben geleden indien OraSure de exclusiviteitsbepaling zou hebben geschonden, maar desondanks de volledige minimumafname heeft afgenomen. Indien OraSure de beweerdelijk buiten Utermöhlen om geproduceerde producten van Utermöhlen zou hebben afgenomen, zou dat er immers slechts in hebben geresulteerd dat de minimumafnameverplichting wellicht iets eerder zou zijn bereikt, maar niet dat Utermöhlen meer producten zou hebben afgezet. Op welke wijze Utermöhlen dan toch schade zou hebben geleden heeft zij niet toegelicht.

Nu aldus moet worden aangenomen dat Utermöhlen geen schade heeft geleden, heeft zij bij haar vorderingen genoemd in r.o.’s 4.1.1 tot en met 4.1.4 geen rechtens te respecteren belang, zodat ook die vorderingen bij eindvonnis zullen worden afgewezen.

De beslagen