Uitspraken

Partijen zijn het erover eens dat bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 van het octrooi kan worden uitgegaan van US 589 als meest nabije stand van de techniek.

De stelling van [A] dat conclusie 1 zich onderscheidt van de stand van de techniek door het kenmerk dat de samenstelling tramadol en acetaminofen bevat in een gewichtsverhouding van ongeveer 1:1 tot 1:1600 kan niet worden aanvaard. Onweersproken is dat de in voorbeeld 23 van US 589 eerstgenoemde stof tramadol betreft en de laatstgenoemde stof acetaminofen. Het voorbeeld openbaart aldus een samenstelling bestaande uit onder meer 25 mg. tramadol en 250 mg. acetaminofen. Dit is een verhouding van 1:10. Deze gewichtsverhouding valt in het geclaimde bereik zodat conclusie 1 zich in dat opzicht niet onderscheidt van de stand van de techniek. Het onderscheidende kenmerk is daarom – zoals Mylan terecht aanvoert – dat de samenstelling uitsluitend tramadol en acetaminofen omvat. De samenstelling van voorbeeld 23 omvat daarnaast namelijk twee andere stoffen.

In het octrooi zijn geen aanwijzingen te vinden dat dit onderscheidende kenmerk bijdraagt aan het geconstateerde synergistische (superadditieve) effect en het (daardoor verder) verminderen van ongewenste bijwerkingen (vergelijk met name de hiervoor geciteerde paragrafen 7 en 8 van de beschrijving). Er is geen reden aan te nemen dat het synergistisch effect zich niet evenzeer voordoet in de samenstelling van voorbeeld 23. Ook [A] erkent bij haar verweer tegen toegevoegde materie in de conclusie van antwoord onder randnummer 141 dat niets in het octrooi er op wijst dat er een technische reden bestaat om toevoeging van andere werkzame stoffen dan tramadol en acetaminofen te vermijden. Ter zitting heeft zij desgevraagd verduidelijkt dat met het weglaten van andere werkzame stoffen interactierisico’s worden beperkt, aldus dat wordt voorkomen dat deze stoffen een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de pijnstillende werking van de combinatie tramadol en acetaminofen. Dat de in de samenstelling van US 589 aanwezige overige stoffen daadwerkelijk afbreuk doen aan de pijnstillende werking van de combinatie van tramadol en acetaminofen blijkt echter uit niets.

Het objectieve technische probleem uitgaande van US 589 is dus niet het voorzien in een verbeterde pijnstillende werking van de samenstelling, maar slechts het verschaffen van een alternatief voor de door US 589 geopenbaarde samenstelling met behoud van de pijnstillende werking.

Van de gemiddelde vakman die op zoek is naar een dergelijk alternatief mag verwacht worden dat hij zal onderzoeken welke alternatieven mogelijk al zijn gevonden. Daarvoor zal hij te rade gaan bij documenten die zich bezighouden met hetzelfde probleem, de toepassing van geneesmiddelen voor de bestrijding van ernstige pijn. De rechtbank ziet zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in waarom de gemiddelde vakman daarbij geen publicaties zou raadplegen die zich richten op pijnbestrijding bij medische specialismen waarin regelmatig ernstige pijn wordt bestreden. De rechtbank acht dan ook aannemelijk dat de gemiddelde vakman onder meer Ganzer in zijn beschouwingen zou betrekken, dat zich immers evenals het octrooi bezighoudt met bestrijding van ernstige pijn. De gemiddelde vakman zou Ganzer niet terzijde schuiven alleen omdat het artikel specifiek ziet op pijn door tumoren in het hoofd- en halsgebied.

Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en tramal succesvol kan worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. De rechtbank acht aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar alternatief te vinden voor de samenstelling van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de maatregelen van conclusie 1. Dat alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid.

Daaraan doet niet af dat Ganzer ook andere combinaties dan die van ben-u-ron en tramal openbaart zoals ben-u-ron en MST of Truxal. Mogelijk leiden die tot andere voor de hand liggende alternatieven, maar dat maakt de maatregelen van conclusie 1 nog altijd niet meer dan de keuze uit één van de voor de hand liggende alternatieven. Een keuze uit een van deze alternatieven kan niet als inventief worden aangemerkt.3

Daaraan doet evenmin af dat Ganzer de gemiddelde vakman niet zou wijzen in de richting van een fixed dose combinatie of zelfs van een fixed dose combinatie weg zou wijzen omdat hem die al wordt geleerd door voorbeeld 23 van US 589.

De gemotiveerde stelling van Mylan dat de afhankelijke volgconclusies 2 tot en met 12 geen maatregelen toevoegen die alsnog leiden tot inventieve materie, is door [A] niet bestreden, zodat daarvan is uit te gaan.

Het voorgaande leidt er toe dat ABC 300152 nietig dient te worden verklaard. Vernietiging van EP 709 moet echter worden afgewezen omdat de geldigheidsduur al is verstreken en een belang van Mylan bij vernietiging van het vervallen octrooi door haar niet is gesteld en evenmin is gebleken. Aan de gevorderde voorlopige voorziening wordt niet toegekomen nu een eindbeslissing wordt gegeven.

[A] wordt als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

[A] bestrijdt de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. met beroep op de beslissing in de zogenaamde Bericapzaak4. Mylan meent dat die beslissing ziet op de vraag in een administratieve procedure in hoeverre bepaalde documenten in acht mogen worden genomen maar niet op de vraag of in het licht van de Handhavingsrichtlijn5een volledige proceskostenveroordeling toepassing vindt in een nietigheidsprocedure. Zij wijst er voorts met verwijzing naar de beslissing van het Gerechtshof Den Haag van 26 februari 2013 (Danisco / Novosymes) op dat [A] tijdens onderhandelingen voorafgaand aan de procedure zou hebben geëist dat Mylan tijdens de onderhandelingen niet op de markt zou komen met een mogelijk inbreukmakend product, dat [A] de geldigheid van het octrooi heeft verdedigd en niet kenbaar heeft gemaakt het octrooi niet jegens Mylan te zullen handhaven. Volgens Mylan bestond er derhalve een concrete dreiging van handhaving van het octrooi in welk geval artikel 1019h Rv kan worden toegepast omdat dan in een procedure als de onderhavige sprake is van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

Mylan stelt voorts dat grote publieke belangen zijn gemoeid bij de toetsing van octrooien en bepleit dat om die reden, ook al zou artikel 1019h Rv niet van toepassing worden geacht, de proceskosten niet aan de hand van het liquidatietarief berekend zouden moeten worden. Zo toch van dit tarief wordt uitgegaan, dan zou volgens Mylan tarief VIII van toepassing zijn. Mylan maakt, ook bij toepassing van het liquidatietarief, aanspraak op vergoeding van de gebruikelijke verschotten en op de kosten van de door haar ingeschakelde deskundigen en tolken/vertalers op de voet van artikel 239 Rv.

Anders dan Mylan meent is de Bericapbeslissing relevant omdat daaruit is af te leiden dat bepalingen in de Handhavingsrichtlijn – en daarmee artikel 1019h Rv dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn beoogt te implementeren – niet van toepassing zijn op nietigheidsprocedures zoals die in de Bericapzaak aan de orde zijn.

Het beroep van Mylan op het aangehaalde arrest van het Gerechtshof Den Haag gaat niet op, alleen al omdat uit de door Mylan genoemde omstandigheden geen voldoende concrete dreiging van handhaving van het octrooi is af te leiden. Ook het feit dat [A] in onderhandelingen als voorwaarde heeft gesteld dat Mylan gedurende de onderhandelingen niet met een mogelijk inbreukmakend product op de markt zou komen, beschouwt de rechtbank niet als een handeling waaruit een concrete dreiging van handhaving blijkt. In onderhandelingen kunnen immers allerlei gedragingen van de andere partij gevraagd worden, ongeacht de vraag of een partij voornemens is die gedragingen ook buiten een onderhandeling te eisen van de andere partij. [A] stelt zich daarom terecht op het standpunt dat artikel 1019h Rv in deze procedure niet van toepassing is omdat het een zuivere nietigheidsactie betreft.

De proceskosten zullen derhalve worden berekend aan de hand van het liquidatietarief. De rechtbank ziet geen reden om dit tarief los te laten gezien de grote belangen van partijen en derden bij het resultaat van de procedure. Omdat de vorderingen geacht moeten worden geen bepaalde waarde te hebben, wordt tarief II toegepast. Het salaris van de advocaat bedraagt dan volgens dit tarief drie punten x € 452 = € 1.356. Dit bedrag is te vermeerderen met de kosten van de dagvaarding (€ 76,17 exclusief B.T.W.) en van het betaalde griffierecht (€ 575). De door Mylan opgegeven kosten van deskundigen en tolken/vertalers komen niet voor vergoeding in aanmerking op grond van artikel 239 Rv, omdat zij niet zijn aan te merken als verschotten. Die kosten kunnen overigens evenmin worden vergoed op grond van artikel 6:96 lid 2 BW omdat een verplichting tot schadevergoeding aan de kant van [A] ontbreekt.