Uitspraken

De rechtbank is internationaal bevoegd om van de vorderingen van Sabinsa kennis te nemen op grond van artikel 4 EEX II-Vo2, omdat P.K. Benelux in Nederland is gevestigd. De rechtbank is internationaal bevoegd om van alle vorderingen van P.K. Benelux kennis te nemen op grond van de artikelen 8 lid 3 en 24 lid 4 EEX II-Vo, omdat de verklaring voor recht die in reconventie is gevorderd samenhangt met het geschil in conventie en de voorwaardelijk gevorderde vernietiging betrekking heeft op een voor Nederland geldend octrooi.

Sabinsa stelt dat het P.K. Benelux product een extract is dat piperine bevat en dat het product aldus aan het kenmerk ‘an extract containing piperine’ in conclusie 1 voldoet Sabinsa stelt niet dat het P.K. Benelux product voldoet aan het (alternatieve) kenmerk dat het ‘synthetic piperine’ bevat P.K. Benelux verweert zich tegen de inbreuk onder meer door aan te voeren dat het P.K. Benelux Product geen ‘extract containing piperine’ in de zin van conclusie bevat.

Conclusie 1, een werkwijzeconclusie die in de Swiss-type vorm is opgesteld, vereist dat bij de vervaardiging van ‘a composition’ een ‘extract containing piperine’ wordt gebruikt, niet dat het eindproduct een dergelijk extract bevat. In zoverre lijkt de discussie tussen partijen niet geheel toegespitst op de conclusietekst. Gezien de stellingen en verweren van partijen begrijpt de rechtbank echter dat zij er beide vanuit gaan dat genoemd extract aanwezig moet zijn in het eindproduct (het rechtstreeks verkregen voortbrengsel) als dat extract bij de vervaardiging van de geclaimde samenstelling wordt gebruikt. De rechtbank zal deze aanname van partijen als uitgangspunt nemen bij de beoordeling van de inbreuk.

Het P.K. Benelux product wordt vervaardigd door aan een extract van cranberry gemalen zwarte peper toe te voegen. Zwarte peper bevat 5 tot 9 % piperine. Volgens Sabinsa beantwoordt het P.K. Benelux product daarmee aan het kenmerk ‘an extract containing piperine’. P.K. Benelux bestrijdt dat en voert daartoe aan dat de gemiddelde vakman de conclusies zo zou begrijpen, dat met het kenmerk “an extract containing piperine” een extract van peper dat piperine bevat wordt bedoeld. Een extract van cranberry waaraan gemalen zwarte peper is toegevoegd, valt volgens P.K. Benelux buiten de beschermingsomvang van het octrooi.

De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt op grond van artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Daarbij dient, op grond van artikel 1 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV (hierna ook: het Protocol), het midden te worden gehouden tussen een uitleg die de beschermingsomvang uitsluitend bepaalt aan de hand van de letterlijke tekst van de conclusies en een uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen en waarbij de bescherming zich uitstrekt tot datgene wat de octrooihouder volgens de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman) heeft willen beschermen. Artikel 1 van het Protocol vereist voorts dat zowel een redelijke bescherming van de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Gebrek aan duidelijkheid voor de vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, werkt in beginsel ten nadele van de octrooihouder3.

Tussen partijen in deze zaak is niet in geschil dat de vakman die het octrooi leest, een onderzoeker op het gebied van de voedingsmiddelenleer is, die over de grenzen van zijn vakgebied heen kijkt naar processen die relevant zijn voor farmaceutische (en cosmetische) producten.

De vakman leest in conclusie 1 dat voor de vervaardiging van een samenstelling (‘a composition’) een extract wordt gebruikt dat piperine bevat, dan wel synthetisch piperine. In randnummer [0029] leest de vakman dat piperine kan worden verkregen als een extract van de vrucht van piper nigrum (zwarte peper), en dat de geclaimde samenstellingen kunnen worden vervaardigd met een extract van (de vrucht van) piper longum (‘This compound may be obtained as an extract from the fruit of piper nigrum comprising at least 98% piperine. Alternatively, the compositions may be prepared from an extract of the fruit of piper longum’- onderstreping Rb.). Uit [0029] zal de vakman derhalve opmaken dat in de conclusies met ‘an extract containing piperine’ bedoeld is een extract van peper dat piperine bevat en niet een extract van iets anders dat piperine bevat (omdat het eraan is toegevoegd). Dat het hierbij gaat om een extract met een hoog percentage piperine begrijpt de vakman uit de hierboven geciteerde tekst (‘comprising at least 98% piperine’), welk begrip strookt met het alternatief dat conclusie 1 biedt in de vorm van synthetisch piperine. Immers, niet in geschil is dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis ermee bekend is dat synthetisch piperine een hoge zuiverheidsgraad heeft. In randnummer [0032] is bovendien vermeld dat de werkzame stof vervaardigd kan worden ‘by a process which produces piperine of a purity greater than 98%’. De vakman leest in randnummer [0031] dat zwarte peper slechts ongeveer 5-9% piperine bevat. In randnummer [0052] van het octrooi leest de vakman bovendien dat de piperine in de uitvinding verkregen kan worden volgens de werkwijze beschreven in voorbeeld 14 of volgens de methoden uit de stand van de techniek of middels synthese. Door P.K. Benelux is ter zitting onweersproken gesteld dat de vakman op de prioriteitsdatum bekend was met de in de producties 27 en 29 van P.K. Benelux beschreven extractiemethoden voor de verkrijging van piperine. Hij zal deze passage dus zo opvatten dat methoden worden bedoeld waarbij piperine uit peperkorrels wordt geëxtraheerd. Ook voorbeeld 14 beschrijft een extractiemethode. De voorbeelden 1 tot en met 11 van het octrooi beschrijven ook allemaal een samenstelling waaraan milligrammen piperine zijn toegevoegd, wat de vakman zal opvatten als het gebruik van hoogzuivere piperine.

In de context van de hiervoor opgesomde passages van de beschrijving zal de vakman het kenmerk extract containing piperine in conclusie 1 dan ook opvatten als een extract van peper dat (een hoog percentage) piperine bevat. Deze uitleg wordt bevestigd door het gegeven dat de octrooiaanvrager in de beschrijving ook piperine bevattende samenstellingen in niet-geëxtraheerde vorm openbaart. In randnummer [0031] wordt immers beschreven dat zwarte peper 5 tot 9% piperine bevat. Desalniettemin is peper als zodanig niet in de conclusies en de beschrijving als alternatief genoemd voor synthetisch of geëxtraheerd piperine. Hieruit zal de vakman begrijpen dat de octrooiaanvrager niet de bedoeling heeft gehad ook een samenstelling bevattende (gemalen) zwarte peper (met een relatief laag piperinegehalte) te claimen. De aanvrager heeft die vorm immers wel onderkend maar kennelijk niet willen beschermen.

Sabinsa wijst er ter ondersteuning van haar lezing van conclusie 1 op dat in [0052] extracten van verschillende planten worden beschreven. Bij die beschrijving is echter vermeld dat het gaat om voedingssupplementen ‘which may be included in the compositions manufactured according to the use of the present invention’. De vakman zal dit deel van de beschrijving dus opvatten als betrekking hebbend op het kenmerk ‘for the manufacture of a composition’ en niet op ‘extract containing piperine’. Een nadere uiteenzetting over de overige stoffen die aan de samenstelling toegevoegd moeten worden ontbreekt ook in de rest van de beschrijving, zodat het octrooi geen enkele beschrijving daarvan zou bevatten als de lezing van Sabinsa juist zou zijn.

Voor zover er gelet op het voorgaande bij de vakman nog twijfel zou zijn over de uitleg van ‘an extract containing piperine’, geldt bovendien nog dat die onduidelijkheid in de conclusies ten nadele van de octrooihouder werkt. De voor derden vereiste rechtszekerheid brengt mee dat derden de onduidelijkheid in de conclusies in de (beperktere) zin mogen lezen die P.K. Benelux bepleit.

In de onderhavige zaak is overigens nog op te merken dat Sabinsa aanvankelijk heeft betoogd dat gemalen zwarte peper beantwoordt aan het kenmerk ‘extract containing piperine’, stellende dat het malen van peper een vorm van extractie van piperine is, zodat gemalen peper een extract van peper zou zijn dat piperine bevat. Pas bij pleidooi heeft Sabinsa bepleit dat met ‘extract’ in conclusie 1 geen extract van piperine maar een extract van iets anders is of kan zijn bedoeld (in casu een extract van cranberry - dat piperine bevat). Dat zij deze visie pas zo laat in de procedure is gaan bepleiten, draagt niet bij aan de overtuigingskracht van de thans door haar bepleite uitleg van de conclusie. Zelf had zij die uitleg blijkbaar ook niet onmiddellijk in het vizier.

Voor zover Sabinsa subsidiair nog het standpunt handhaaft dat het poeder van gemalen peperkorrels aangemerkt moet worden als een extract van peper (dat piperine bevat), kan dit haar niet baten. Ter motivering van haar standpunt heeft Sabinsa betoogd dat de vakman extractie zal opvatten als het losmaken van piperine door het vermalen of verpulveren van zwarte peperkorrels. Met P.K. Benelux is de rechtbank van oordeel dat, zelfs als extract in die zin zou worden opgevat, er bij het malen van peperkorrels geen (voldoende zuiver) piperine wordt losgemaakt als bedoeld in het octrooi. Gemalen peper vormt nog altijd een mengsel van piperine met andere bestanddelen, waarbij nog een vervolgstap nodig is om de piperine te scheiden van de overige bestanddelen. De gemiddelde vakman zal extractie op grond van zijn algemene vakkennis in eerste instantie opvatten als een chemische scheiding met behulp van een oplosmiddel. Dit wordt ook bevestigd door voorbeeld 14 bij het octrooi, waarin een dergelijke extractie wordt beschreven. Het vergt evenwel (veel) te veel fantasie van de gemiddelde vakman om onder extractie thans zelfs het enkele vermalen van peper te verstaan. Aan het kenmerk ‘extract’ wordt derhalve niet voldaan bij gebruik van gemalen zwarte peper. Dat de vakman zou begrijpen dat het niet uitmaakt of hij piperine in hoge zuiverheid of gemalen peper gebruikt, zolang hij maar een hoeveelheid aan de samenstelling toevoegt die voldoende piperine bevat, kan op dezelfde gronden als hiervoor genoemd niet tot een ander oordeel leiden.

De slotsom is dat het P.K. Benelux product niet beantwoordt aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 868 en de volgconclusies 2, 6, 7 en 8, omdat het niet ‘an extract containing piperine’ is of bevat, dan wel dat een dergelijk extract bij de vervaardiging van het product niet gebruikt is (vergelijk r.o. 4.3). P.K. Benelux maakt met het verhandelen van het P.K. Benelux product dus geen inbreuk op het octrooi. De vorderingen van Sabinsa in conventie stuiten daarop af.

Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of Sabinsa vorderingsgerechtigd is krachtens een volmacht van de octrooihouder om op eigen naam op te treden. Zelfs als dat zo is, zijn haar vorderingen immers niet toewijsbaar.

In reconventie vordert P.K. Benelux een verklaring voor recht van geen inbreuk. Gelet op het feit dat de vorderingen in conventie niet toegewezen zullen worden op materiële gronden, ziet de rechtbank niet in welk belang P.K. Benelux nog heeft bij die vordering. Toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht stuit daar op af.

Partijen zijn het er over eens dat Sabinsa niet krachtens lastgeving optreedt in deze procedure. Aan de voorwaarde voor de tweede reconventionele vordering van P.K. Benelux is derhalve niet voldaan, zodat de rechtbank niet toekomt aan de beoordeling van die vordering.

Sabinsa zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. P.K. Benelux heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Partijen hebben verklaard dat zij het er over eens zijn dat de redelijke en evenredige kosten van P.K. Benelux in deze procedure € 100.000,- bedragen, waarbij zij het aan de rechtbank overlaten welk deel aan de conventie en welk deel aan de reconventie wordt toegedeeld. Omdat de stellingen van partijen in reconventie materieel gelijk zijn aan haar stellingen in conventie, deelt de rechtbank 100% van de kosten toe aan de conventie, zodat Sabinsa in conventie wordt veroordeeld in de proceskosten van P.K. Benelux ter hoogte van € 100.000,-.4 De over de proceskostenveroordeling in conventie door P.K. Benelux gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar op de wijze zoals in het dictum bepaald.

P.K. Benelux zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld, welke kosten worden begroot op nihil gelet op hetgeen in 4.17 is overwogen.