Uitspraken

Voor zover de vorderingen van Puma zijn gegrond op inbreuk op haar Uniemerken, is deze rechtbank bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen, omdat Sporttrading is gevestigd in Nederland. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie (artikel 126 lid 1 sub a UMVo).

Voor zover de vorderingen van Puma zijn gebaseerd op inbreuk op het Beneluxmerk, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 1 van het BVIE omdat de gestelde inbreukmakende handelingen mede in het arrondissement Den Haag hebben plaatsgevonden. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux.

De rechtbank zal eerst ingaan op de stelling van Puma dat de boxershorts geen originele Puma boxershorts zijn, hetgeen door Sporttrading wordt betwist.

Puma baseert haar stelling dat de boxershorts namaak zijn op het volgende. Puma heeft een van de boxershorts die door de Noorse advocaat van Puma bij een Europris winkel zijn gekocht laten opsturen naar Stichd . Uit het door Stichd verrichte onderzoek blijkt dat de boxershorts namaak zijn omdat:

1. De boxershorts zijn voorzien van onjuiste uiterlijke en veiligheidskenmerken;

2. De boxershorts (deels) zijn voorzien van een onjuiste (want gedateerde) kleurcodering;

3. De combinatie van het productnummer en de geproduceerde aantallen niet klopt .

Ter zitting heeft Puma exemplaren van de boxershorts meegenomen die volgens haar ook deel uitmaakten van de testaankoop door haar Noorse advocaat. Op de zitting heeft een medewerker van Stichd het label van deze boxershort gescand met een app die dat label kan herkennen op echtheidskenmerken. Het resultaat van deze scan was dat de ter zitting meegebrachte boxershort namaak was.

Sporttrading betwist dat de boxershorts die door Stichd zijn onderzocht en ter zitting zijn getoond daadwerkelijk in juli 2021 in een winkel van Europris zijn aangekocht.

De rechtbank oordeelt in dit verband als volgt. De stelplicht en, in geval van onderbouwde betwisting, de bewijslast ten aanzien van de vraag of de boxershorts die door Stichd zijn onderzocht en ter zitting zijn getoond, daadwerkelijk van Europris afkomstig zijn, rusten op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv op Puma .

Puma heeft in dit verband de eerder genoemde mail van de Noorse advocaat in het geding gebracht en de aan die mail gehechte foto’s. Aan die mail (of de foto’s) kan echter niet worden afgezien waar de gefotografeerde boxershorts zijn gekocht. Echter, ook indien moet worden aangenomen dat de boxershorts waarop de mail van de Noorse advocaat betrekking heeft, daadwerkelijk zijn gekocht in een Europris winkel, zijn er geen stukken in het geding gebracht op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de boxershorts die door Stichd zijn onderzocht (of die ter zitting zijn getoond) ook dezelfde zijn als die in de Europris winkel zijn gekocht. Puma stelt dit allemaal wel, maar levert geen stukken aan die haar stelling onderbouwen. Puma heeft op dit punt ook geen nader bewijs aangeboden. Omdat op Puma ter zake de bewijslast rust, had het op haar weg gelegen hierover voldoende gespecificeerd bewijs aan te bieden. Nu zij dat heeft nagelaten, komt de rechtbank niet toe aan nadere bewijslevering op dit punt, zodat niet is komen vast te staan dat de boxershorts die Stichd heeft onderzocht en die ter zitting zijn getoond afkomstig zijn van Europris . Dit betekent dat ook niet is komen vast te staan dat de door Sporttrading aan Europris geleverde boxershorts namaak zijn.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat de boxershorts die Europris van Sporttrading heeft gekocht met toestemming van Puma in de EER in het verkeer zijn gebracht. Deze vraag komt hierna aan de orde.

Sporttrading beroept zich erop dat de merkrechten van Puma zijn “uitgeput” omdat de boxershorts afkomstig zijn van Stichd en dus met toestemming van Puma in de EER in het verkeer zijn gebracht.

De in artikel 15 lid 1 UMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE neergelegde uitputtingsregel is een uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder. Hoofdregel is dat degene die zich op uitputting beroept, moet bewijzen dat aan de voorwaarden om dit aan te nemen, wordt voldaan. Dit bewijs moet zien op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. Niet voldoende is dat eenzelfde type product door de merkhouder binnen de EER op de markt wordt gebracht, nu de merkhouder ten aanzien van ieder individueel product het recht heeft om de eerste verhandeling binnen de EER te controleren en zijn merkrecht te verzilveren. Eveneens is onvoldoende dat de verkoper stelt of bewijst dat hij de goederen heeft betrokken van een derde binnen de EER; de verkoper heeft de verplichting om de gehele verkoopketen terug te leiden naar een eerste verkoop binnen de EER door of met toestemming van de merkhouder.

Sporttrading voert aan dat uit haar administratie blijkt dat de boxershorts die zij aan Europris heeft verkocht, afkomstig zijn van Stichd , de licentieneemster van Puma . Zij overlegt in dit verband facturen met betrekking tot de levering van in totaal 21.250 2-packs Puma boxershorts door de Duitse vennootschap GTS Trading Gmbh (hierna: GTS Trading ) aan Sporttrading in de periode tussen 19 juli 2019 en 8 februari 2020. Ook legt zij facturen over met betrekking tot de levering door Stichd aan GTS Trading van (onder meer) 61.182 stuks “ Puma Basic Boxer 2P” in de periode tussen 16 januari 2018 en 4 februari 2020. Sporttrading stelt dat de boxershorts die zij aan Europris heeft geleverd, behoorden tot de partij die – via GTS Trading – afkomstig zijn van Stichd .

Om haar stelling te staven heeft Sporttrading een onderzoek laten doen door een financieel deskundige, de heer [Naam] (hierna: [Naam] ). Uit dat onderzoek blijkt volgens Sporttrading dat het inderdaad om dezelfde, van Stichd afkomstige, boxershorts gaat. Daartoe zijn, blijkens het rapport van [Naam] , de volgende omstandigheden redengevend:

• -

  De aantallen (per kleur) zoals die blijken uit de facturenstroom sluiten op elkaar aan;

• -

  Uit de “enterprise resource planning” (ERP) software van Sporttrading blijkt dat Sporttrading dit soort boxershorts sinds 2014 alleen bij GTS Trading heeft ingekocht;

• -

  Uit de ERP software – en onderliggende facturen – blijkt dat in totaal 21.216 boxershorts zijn verkocht aan Europris en derden;

• -

  Uit de ERP software blijkt dat er geen boxershorts meer in voorraad zijn.

Puma , op haar beurt, betwist dat met de facturen die Sporttrading heeft overgelegd, wordt aangetoond dat de boxershorts afkomstig zijn van Stichd . Volgens Puma kan het verband tussen de overgelegde facturen en de daadwerkelijk geleverde boxershorts niet worden vastgesteld. Bovendien blijkt uit de facturen dat de prijs die Stichd aan GTS Trading in rekening heeft gebracht, hoger ligt dan de prijs die GTS Trading aan Sporttrading in rekening heeft gebracht.

De rechtbank oordeelt hierover als volgt. Uit de facturen kan als zodanig niet met een redelijke mate van zekerheid worden afgeleid dat de boxershorts die Europris van Sporttrading heeft gekocht, daadwerkelijk van Stichd afkomstig zijn. Uit de facturen van Stichd aan GTS Trading , blijkt dat Stichd ruim 61.000 van dit type boxershorts aan GTS Trading heeft geleverd. Uit de facturen van GTS Trading aan Sporttrading , blijkt weliswaar dat GTS Trading 21.000 van dit type boxershorts aan Sporttrading heeft verkocht, echter blijkt daaruit niet dat deze 21.000 boxershorts behoorden tot de partij van 61.000 boxershorts die Stichd aan GTS Trading heeft geleverd. Het enkele feit dat het, gezien de aantallen en kleurtypes mogelijk is dat het om dezelfde boxershorts gaat, is onvoldoende om vast te stellen dat het daadwerkelijk dezelfde partij betreft.

Hetzelfde probleem doet zich voor bij de levering door Sporttrading aan Europris . Ook al kunnen de geleverde aantallen en kleurtypes matchen met de aantallen en kleurtypes die Sporttrading bij GTS Trading heeft ingekocht, op basis van de facturen kan niet worden vastgesteld of de aan Europris verkochte boxershorts daadwerkelijk tot de partij behoorden die door GTS Trading aan Sporttrading is geleverd.

Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of de overige stukken die Sporttrading naar voren heeft gebracht, waaronder de bevindingen van [Naam] , de stelling van Sporttrading voldoende ondersteunen. Het gaat dan specifiek om het volgende:

1. De verklaring van de belastingadviseur/boekhouder van GTS Trading inhoudende dat er over de jaren 2014 tot en met 2021 geen facturen in de boekhouding zijn met betrekking tot Puma producten anders dan van Stichd / Dobotex ;

2. De bevinding van [Naam] dat uit het ERP systeem van Sporttrading blijkt dat Sporttrading in de periode 2014-2021 dit type boxershorts alleen bij GTS Trading heeft ingekocht;

3. De bevinding van [Naam] dat de voorraadadministratie en vrachtdocumentatie aansluiten op de in- en verkoopgegevens met betrekking tot de boxershorts;

4. De verklaringen van de financieel directeur van Sporttrading waarin staat dat uit het ERP systeem van Sporttrading blijkt dat de boxershorts die zij aan Europris heeft geleverd afkomstig zijn van GTS Trading en dat Sporttrading dergelijke boxershorts nooit bij een andere partij dan GTS Trading heeft ingekocht;

5. De verklaring van de CEO van Dynamics Logistics B.V. (hierna; Dynamic Logistics ), een logistieke dienstverlener, waarin staat dat Dynamics Logistics de voor Europris bestemde boxershorts op 8 oktober 2020 heeft ingenomen en op 16 oktober 2020 heeft afgegeven aan Vos Transport.

Deze omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om vast te stellen dat de boxershorts afkomstig zijn van Stichd . De verklaring van de CEO van Dynamics Logistics bevat geen informatie over de herkomst van de boxershorts die op 8 oktober 2020 in ontvangst zijn genomen. Voor zowel de bevindingen van [Naam] als de verklaringen van de financieel directeur van Sporttrading geldt dat zij uitgaan van de juistheid en de volledigheid van de administratie van Sporttrading . De verklaring van de boekhouder van GTS Trading gaat uit van de volledigheid en juistheid van de administratie van GTS Trading .

Voor zover een partij moedwillig handelt in inbreukmakende goederen, is het relatief eenvoudig dat buiten de administratie te houden, dan wel dat op zo een wijze in de administratie te verwerken dat het niet herleidbaar is naar bepaalde merken, bijvoorbeeld door de goederen onder een andere naam in de administratie op te nemen. De rechtbank heeft weliswaar geen aanwijzingen dat GTS Trading , dan wel Sporttrading moedwillig hebben gehandeld in inbreukmakende Puma boxershorts of een onjuiste administratie hebben gevoerd, echter de hiervoor genoemde mogelijkheid maakt dat alleen de eigen administratie van een partij die moet bewijzen dat de goederen met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht onvoldoende is om dat bewijs te leveren. Dat is mogelijk anders indien er aanvullend bewijs is waarmee de juistheid van die administratie op objectieve wijze kan worden geverifieerd of indien er ander aanvullend bewijs is op basis waarvan kan worden vastgesteld dat het om rechtmatig in de EER in het verkeer gebrachte goederen gaat. Dergelijk aanvullend bewijs is niet aangeleverd en ook niet aangeboden. Sporttrading heeft slechts een algemeen bewijsaanbod gedaan om “al haar stellingen te bewijzen” zodat de rechtbank aan dat bewijsaanbod, als onvoldoende gespecificeerd, voorbij zal gaan.

Het voorgaande betekent dat het uitputtingsverweer niet slaagt en dat met het verhandelen van de boxershorts inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Puma als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE en artikel 9 lid 2 sub a UMVo.

De rechtbank zal hierna de vorderingen van Puma bespreken.

Nu is vastgesteld dat Sporttrading inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Puma , ligt de verbodsvordering voor toewijzing gereed. Dat Sporttrading geen Puma boxershorts meer op voorraad zou hebben, maakt, anders dan Sporttrading betoogt, niet dat Puma geen belang heeft bij een verbod. Puma heeft er immers belang bij dat Sporttrading zich in de toekomst onthoudt van het inkopen en verhandelen van Puma producten die zonder toestemming van Puma in de EER in het verkeer zijn gebracht.

Sporttrading heeft gesteld dat haar afnemers de betreffende boxershorts niet meer op voorraad hebben, zodat Sporttrading geen belang heeft bij een recall. Puma heeft niet betwist dat er geen voorraad meer aanwezig is bij de afnemers van Sporttrading en daarmee haar belang bij een recall onvoldoende gesteld. Deze vordering zal worden afgewezen.

Sporttrading betoogt dat Puma geen belang meer heeft bij de gevorderde opgave, nu zij (inmiddels) alle informatie al heeft ontvangen. Nu Sporttrading er niet in is geslaagd aan te tonen dat de boxershorts daadwerkelijk afkomstig zijn van Stichd , zal de gevorderde opgave worden bevolen, met uitzondering van de opgave van de brutowinst, dat laatste om de redenen die hierna met betrekking tot de vordering tot winstafdracht zullen worden uiteengezet.

Als prikkel tot nakoming zal de rechtbank aan het stakingsbevel en aan de opgaveverplichting, een dwangsom verbinden. De rechtbank ziet geen aanleiding om, zoals Sporttrading heeft bepleit, de gevorderde dwangsom te matigen en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen een lager maximum te verbinden dan Puma vordert.

Puma vordert schadevergoeding, dan wel – zulks ter keuze van Puma - winstafdracht. Een vordering tot winstafdracht is alleen toewijsbaar indien vast komt te staan dat Sporttrading te kwader trouw (dat wil zeggen, moedwillig) heeft gehandeld. Voor het toewijzen van schadevergoeding is vereist dat de inbreuk aan Sporttrading kan worden toegerekend.

De vordering tot afdracht van de winst zal worden afgewezen, nu niet is komen vast te staan dat Sporttrading moedwillig, en dus te kwader trouw, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Puma . Op Puma rust de bewijslast en het bewijsrisico dat Sporttrading te kwader trouw heeft gehandeld en zij heeft daartoe niet meer gesteld dan dat Sporttrading onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van de boxershorts. Onvoldoende onderzoek doen levert echter nog geen moedwillig handelen op. Het enkele feit dat uit de door Sporttrading overgelegde stukken niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de boxershorts afkomstig zijn van Stichd , brengt ook niet mee dat aangenomen moet worden dat Sporttrading moedwillig heeft gehandeld. Dat Sporttrading te kwader trouw heeft gehandeld, is dus niet vast komen te staan.

Dat wil echter nog niet zeggen dat de inbreuk haar niet kan worden toegerekend. In dit verband is relevant of Sporttrading zich er in voldoende mate van heeft vergewist of het hier om boxershorts ging die met toestemming van Puma in de EER in het verkeer zijn gebracht. Daarbij gaat het met name om onderzoek dat Sporttrading heeft gedaan bij de aankoop van de boxershorts en niet om informatie en stukken die zij daarover achteraf heeft opgevraagd. Sporttrading heeft in dit verband weliswaar gesteld dat zij zich voorafgaande aan de inkoop van de Puma boxershorts ervan heeft vergewist dat het hier originele, met toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer gebrachte, Puma boxershorts betreft, echter zij heeft die stelling echter op geen enkele wijze onderbouwd. In de door Puma overgelegde e-mails tussen Sporttrading en GTS Trading die betrekking hadden op de bestelling bij GTS Trading wordt alleen gesproken over prijzen en hoeveelheden. Uit geen enkel stuk blijkt dat Sporttrading navraag heeft gedaan naar de herkomst van de boxershorts of bewijs daaromtrent heeft gevraagd. Het enkele feit dat Sporttrading een garantie heeft bedongen bij GTS trading dat “ the goods on this invoices are original and European goods, free to sell in Europe ” brengt nog niet mee dat zij in dit verband voldoende onderzoek heeft gedaan.

Bij deze stand van zaken moet de inbreuk aan Sporttrading worden toegerekend, zodat zij gehouden is de schade die Puma dientengevolge heeft geleden te vergoeden.

Puma heeft verzocht de zaak naar de schadestaat te verwijzen. Daarvoor is nodig dat Puma de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden voldoende aannemelijk maakt. Nu vast is komen te staan dat Sporttrading inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Puma , is die mogelijkheid voldoende aannemelijk. De rechtbank zal Sporttrading derhalve veroordelen tot vergoeding van de door Puma geleden schade, nader op te maken bij staat.

Sporttrading zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Puma worden veroordeeld. Puma maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. Deze zaak betreft naar het oordeel van de rechtbank een normale zaak waarvoor het maximale tarief € 17.500,- bedraagt overeenkomstig de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in IE -zaken (versie april 2017).

In het door Puma overgelegde proceskostenoverzicht wordt een bedrag van
€ 31.038,40 vermeld dat een optelsom is van een achttal facturen en de geschatte tijdsbesteding voor het voorbereiden en bijwonen van de mondelinge behandeling. Daarachter zijn de betreffende facturen gehecht, met bijlagen die zien op diverse “disbursements”. Ten aanzien van een drietal facturen, is een bedrag in mindering gebracht onder de vermelding “minus juridische/proceskosten ter zake niet van toepassing”.

In de Indicatietarieven in IE -zaken – voor een ieder te raadplegen op www.rechtspraak.nl – staat het volgende vermeld ten aanzien van de informatie die moet worden aangeleverd in het kader van een artikel 1019h-vordering:.

Uit het door Sporttrading overgelegde proceskostenoverzicht kan de rechtbank niet opmaken welke van de gevorderde kosten zien op het honorarium van de advocaat, welke kosten zien op verschotten en welke kosten zien op de gelegde beslagen. Het is niet aan de rechtbank om in de bijlagen bij het proceskostenoverzicht naar deze informatie op zoek te gaan.

Omdat bij dit onderwerp niet is stilgestaan ter zitting, zal de rechtbank Puma in de gelegenheid stellen alsnog een deugdelijk proceskostenoverzicht in het geding te brengen en zal de zaak, voor zover dit ziet op de gevorderde proceskosten, worden aangehouden.