RECHTBANK Den Haag
Zaaknummer: C/09/640481 / HA RK 22-531
Beschikking van 1 maart 2024
NGCM VT B.V.,
te Drunen,
verzoeker,
hierna te noemen: NGCM,
advocaat: mr. K.C.M. van der Meule te ‘s-Hertogenbosch,
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT,
te Delft,
verweerder,
hierna te noemen: TU Delft,
advocaat mr. H.H.L. Klingenberg te Amsterdam.
1 De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het verzoekschrift van NGCM van 29 december 2022 met producties 01 tot en met 08;
- het verweerschrift met een verzoek tot het voeren van verweer tijdens een mondelinge behandeling, tevens houdende gronden voor verweer ingekomen op 26 januari 2023;
- de brief van 9 maart 2023 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;
- de mondelinge behandeling van 15 juni 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.
1.2.
De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft, als gepland, plaatsgevonden op 15 juni 2023. Verschenen zijn:
- -
de heer [naam 1] , directeur van NGCM, vergezeld van de advocaat voornoemd, en mr. S.P.A.C. Elsendoorn, advocaat te ’s-Hertogenbosch;
- -
de heer [naam 2] , hoofd I.E. van TU Delft en mevrouw [naam 3] , legal counsel van TU Delft, vergezeld van de advocaat voornoemd, en mr. J.R. Minneboo, advocaat te Amsterdam.
Na afloop van de mondelinge behandeling is de beslissing aangehouden wegens onderhandelingen van partijen over een schikking. Op 31 januari 2024 hebben partijen laten weten er niet uit te zijn gekomen en een beschikking gevraagd.
2 De achtergrond
2.1.
TU Delft heeft op 3 oktober 2013 een aanvrage ingediend voor een Nederlands octrooi met de titel “Biobased membrane”. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 20112542 .
2.2.
Er is een (internationaal) onderzoek verricht naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de aanvrage als bedoeld in art. 32 ROW.1 In het rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek van 9 juli 2014 is opgenomen dat alle conclusies van de aanvrage als niet nieuw of niet inventief worden beschouwd ten opzichte van een document uit de stand van de techniek aangeduid als US 4 316 833 A. Dit rapport is door Octrooicentrum Nederland (“OCNL”) aan de TU Delft gecommuniceerd op 25 juli 2014, zoals blijkt uit het openbare register en besproken tijdens de mondelinge behandeling.
2.3.
Voor TU Delft vormde dit rapport geen aanleiding om de aanvrage in te trekken of te wijzigen. Het (registratie)octrooi is vervolgens verleend op 7 april 2015 aan TU Delft conform de aanvrage en met hetzelfde nummer 20112542 (hierna: “het octrooi”). Het Octrooi ziet onder meer op een biologisch membraan voor betonbehandeling, omvattende een bio-afbreekbaar polymeer. Het afbreekbare polymeer kan worden verkregen uit algen, maar ook uit slibkorrels (sludge). Het octrooi ziet zowel op zogenoemde sludge-based als op non-sludge based membranen en toepassingen daarvan.
2.4.
Met inroeping van de prioriteit van het octrooi heeft TU Delft een Europese octrooiaanvrage ingediend. Om tegemoet te komen aan de geldigheidsbezwaren van het Europees Octrooi Bureau (EOB) is die aanvrage beperkt door indiening van een A2 versie van de aanvrage op 10 augustus 2016 (de datum blijkt uit het openbare register van het EOB). Na de beperking vallen non-sludge membranen en toepassingen daarvan niet langer onder de bescherming van de Europese aanvrage. Het Europese octrooi is op de A2-aanvrage verleend op 1 december 2021 met nummer EP 3052223, getiteld: Composition for forming a biobased membrane, method of application to surfaces and use thereof voor uitsluitend de op sludge betrekking hebbende membranen en toepassing.
2.5.
NGCM produceert en levert innovatieve, milieuvriendelijke, nabehandelingsproducten voor de bouw, in het bijzonder ook producten voor de behandeling van beton om de levensduur van een constructie te verlengen.
2.6.
Door NGCM en TU Delft is op 22 juni 2016 een licentieovereenkomst getekend met betrekking tot het octrooi, waarbij aan NGCM een exclusieve licentie is verleend voor de exploitatie van het octrooi in Nederland. NGCM was alleen geïnteresseerd in de non-sludge-based toepassingen uitgaande van algen/alginaat (hierna: de Toepassing). Dat wist TU Delft. Die toepassing werkte nog niet optimaal vanwege schimmelvorming binnen twee dagen na het fabriceren van het product, waardoor die niet goed commercieel toepasbaar was. Partijen spraken daarom ook af om samen te werken bij het vinden van een oplossing voor dit probleem.
2.7.
Bij het afsluiten van de licentieovereenkomst had NGCM geen (juridische of technische) ondersteuning.
2.8.
In art. 3 van de licentieovereenkomst is onder andere het volgende opgenomen:
2.9.
NGCM is geheel, althans voor een belangrijk deel, voor wat betreft het leveren van oplossingen voor het beschermen van beton (‘curing’) gestructureerd rondom de Toepassing. Zij heeft daarvoor, vertrouwend op haar exclusieve licentie en het vinden van een oplossing voor de schimmelvorming, aanzienlijke investeringen gedaan. De Toepassing werkte ten tijde van het aangaan van de licentieovereenkomst zoals gezegd in de praktijk nog niet.
2.10.
Na het sluiten van licentieovereenkomst heeft NGCM aan TU Delft de in art. 3.1 van de licentieovereenkomst genoemde aanvangsvergoeding betaald (€ 5.000,-). NGCM en wetenschappers van TU Delft zijn verder gaan samenwerken om te trachten een oplossing te vinden voor het in datzelfde artikellid bedoelde probleem van schimmelvorming. Dat heeft niet tot een oplossing geleid. Door NGCM is nog een of twee maal € 5.000,- aan TU Delft betaald. TU Delft heeft verder betalingen gevorderd van de in art. 3.2 van de licentieovereenkomst genoemde jaarlijkse vaste vergoeding vanaf 2018. Die bedragen zijn door NGCM niet voldaan. Zij stelt de betaling te hebben opgeschort omdat de Toepassing nog steeds niet commercieel toepasbaar is (gelet op het niet opgeloste probleem van schimmelvorming) en in een later stadium ook vanwege geruchten die haar bereikten dat het octrooi niet geldig zou zijn. TU Delft heeft NGCM in gebreke gesteld. Tijdens de mondelinge behandeling heeft TU Delft gemeld dat het openstaande bedrag aan licentievergoedingen volgens haar berekening op dat moment € 208.000,- bedroeg (inclusief rente naar de rechtbank aanneemt). De licentieovereenkomst is inmiddels ontbonden zonder tussenkomst van de rechter.
2.11.
NGCM gebruikt de Toepassing nog steeds (voor zover mogelijk). De alternatieve sludge-toepassing is voor NGCM geen optie vanwege de kosten verbonden aan het daarvoor benodigde kaumera (een grondstof) dat alleen bij derden verkrijgbaar is en (ook) niet geschikt is voor beton-curing vanwege de stank.
2.12.
Tussen NGCM en TU Delft is in 2021 op verschillende momenten overlegd, telefonisch en via Teams. Deelnemers aan die gesprekken waren onder meer de heer [naam 1] van NGCM en zijn advocaat, en van de kant van TU Delft de heer [naam 4] (woordvoerder), professor [naam 5] (een van de uitvinders) en de heer [naam 6] (octrooigemachtigde). Van delen van die gesprekken heeft NGCM een transcript gemaakt en als bijlage bij het verzoekschrift gevoegd. Uit het transcript blijkt niet wie aan het woord is. Wel is duidelijk dat in de hieronder weergegeven passages iemand namens TU Delft spreekt:
“(…) Even heel duidelijk, je kan dat allemaal gewoon blijven doen. (…) op basis van het huidige product waarin je dus, nou, eigenlijk geen bescherming hebt in Europa in ieder geval, in Nederland nog wel enigszins (….)
het is nog […] onze prioriteit[s]aanvrage. Daar wordt alles gewoon beschermd. Het is natuurlijk, [naam 7] , ik wil daar wel eerlijk over zijn, heeft beperkte waarde omdat volgens mij in de praktijk als een ander bedrijf [hetzelfde?] zou gaan gebruiken dan maken ze wel inbreuk op het Nederlandse octrooi maar dan zullen zij naar het Europese examinatierapport kunnen verwijzen en zeggen van ja maar, eh, Europese examiners hebben gezegd eh dat dit deeltje niet beschermd kan worden, ehm, maar het is dus niet zomaar toegestaan, nog steeds niet, om dat te doen in Nederland [23 februari 2021]
(…) jouw voorstel zou zijn dat we de licentie aan de TU teruggeven, want die is alleen maar geschikt voor kaumera. Ja. (…)” [15 december]
2.13.
NGCM heeft op 5 december 2022 bij OCNL advies aangevraagd betreffende de geldigheid van het octrooi, op de voet van art. 84 ROW. Er is een mondelinge behandeling geweest. Het uitbrengen van het advies van OCNL is op verzoek van NGCM aangehouden in verband met de in 1.2 bedoelde schikkingsonderhandelingen. Inmiddels is OCNL verzocht om het advies uit te brengen.
3 Het verzoek en het verweer
3.1.
Het verzoek strekt tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. NGCM voert daartoe, samengevat weergegeven en voor zover de rechtbank begrijpt en hier van belang, aan dat zij verschillende personen wil horen die kunnen verklaren dan wel bevestigen:
- -
dat het NGCM vrijstaat om de zogenoemde non-sludge techniek toe te toepassen;
- -
dat TU Delft heeft verklaard dat het octrooi voor wat betreft de Toepassing (de non-sludge techniek) nietig moet worden geacht wegens gebrek aan nieuwheid c.q. inventiviteit [verzoekschrift randnummers 1, 13 en 15].
Zij wil in ieder geval als getuige oproepen een advocaat (mr. Dohmen, BG.legal), de heer [naam 4] , werknemer c.q. woordvoerder van TU Delft, prof. [naam 5] , professor bij TU Delft en uitvinder van het octrooi, de heer [naam 6] , octrooigemachtigde van TU Delft, de heer [naam 1] , directeur van NGCM alsmede zijn echtgenote.
3.2.
NGCM overweegt een gerechtelijke procedure tegen TU Delft aan te spannen, deels omdat TU Delft eerder heeft aangekondigd NGCM in rechte te willen betrekken met als inzet het staken van de Toepassing en het verkrijgen van betaling van de licentievergoeding.
De vorderingen in de door NGCM voorgenomen procedure zouden, naar de rechtbank begrijpt, zien op de geldigheid van het octrooi, de financiële afwikkeling van de licentieovereenkomst en een schadevergoeding. NGCM weet echter nog niet exact wat voor type vorderingen ze gaat instellen; zij wil juist inschatten wat haar positie is, na het horen van de getuigen zoals verzocht.
3.3.
TU Delft voert verweer strekkende tot afwijzing van het verzoek. Het verweer zal hierna, voor zover nodig, worden besproken.
4 De beoordeling
4.1.
De rechtbank stelt voorop dat een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor toewijsbaar is in de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten. Uitgangspunt daarbij is dat de feiten die verzoeker wil bewijzen en de omstandigheden waarover hij bewijs wil vergaren relevant moeten zijn in die zin dat zij tot een beslissing in de zaak kunnen leiden. De verzoeker tot een voorlopig getuigenverhoor dient voorts, ingevolge art. 187 lid 3, aanhef en onder a en b, Rv2, in zijn verzoekschrift de aard en het beloop van de vordering te vermelden, alsmede de feiten of rechten die hij wil bewijzen. Dit dient hij te doen op zodanige wijze dat voor de rechter die op het verzoek moet beslissen, voor de rechter voor wie het verhoor gehouden zal worden, en voor de wederpartij, voldoende duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. Niet is vereist dat de verzoeker al in het verzoekschrift nauwkeurig aangeeft welke feiten en stellingen hij aan zijn voorgenomen vordering ten grondslag wil leggen en omtrent welke feiten hij getuigen wil doen horen. Evenmin hoeft de verzoeker zich uit te laten over de precieze aard van de in te stellen vordering en, in voorkomend geval, de omvang van de geleden schade. Een voorlopig getuigenverhoor kan juist mede ertoe dienen degene die daarom verzoekt, in staat te stellen te beoordelen of het zinvol is een voorgenomen vordering in te stellen.3 In de procedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ligt dan ook niet de toewijsbaarheid van de in het verzoekschrift aangeduide vordering ter toetsing voor.
4.2.
Op grond van vaste rechtspraak kan een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, dat overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, worden afgewezen als van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt (art. 3:13 BW4), op de grond dat het verzoek in strijd is met een goede procesorde, of omdat het afstuit op een ander, door de rechtbank zwaarwichtig geoordeeld, bezwaar. Ook geldt bij de beoordeling van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor de algemene in artikel 3:303 BW neergelegde belangregel, die meebrengt dat het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor moet worden afgewezen indien de verzoeker bij toewijzing daarvan onvoldoende belang heeft.5
4.3.
NGCM legt aan haar verzoek ten grondslag dat het voorlopig getuigenverhoor van belang is om uitspraken van TU Delft te verifiëren, te weten dat het octrooi voor wat betreft de non-sludge Toepassing niet geldig is en dat het NGCM (mitsdien) vrijstaat om de Toepassing te gebruiken. Dat acht zij relevant voor de beoordeling van het geschil en voor een mogelijk in te stellen vordering tegen TU Delft.
4.4.
Het verweer van TU Delft dat het verzoek moet worden afgewezen wegens gebrek aan belang, omdat het onaannemelijk is dat het horen van getuigen zal leiden tot vaststelling van de geldigheid en de beschermingsomvang van het octrooi, slaagt. De verklaring van de getuigen - voor zover zij al iets kunnen verklaren omtrent de geldigheid en de beschermingsomvang van het octrooi - kan niet tot de door verzoeker beoogde vaststelling leiden. Een oordeel over de (on)geldigheid van een verleend octrooi is voorbehouden aan de rechter in het kader van een daartoe wettelijk vastgelegde procedure. OCNL zal op verzoek van NGCM op korte termijn over de geldigheid van het octrooi adviseren. Dat advies zal een aanwijzing vormen over de geldigheid van het octrooi, op basis waarvan NGCM zo nodig een procedure kan aanspannen om het octrooi geheel of gedeeltelijk nietig te laten verklaren door de rechter, waarbij zij dat advies moet inbrengen (art. 76.1 jo art. 75.1 en 3 ROW). De definitieve beslissing over de geldigheid en de beschermingsomvang van het octrooi kan (in eerste aanleg) uitsluitend door de rechtbank Den Haag worden gegeven. Niet valt in te zien dat een verklaring van of namens de octrooihouder of andere getuigen over wat ze hebben gezegd over de geldigheid, in dit geval een rol kan spelen bij de juridische beoordeling van de geldigheid en de beschermingsomvang van het octrooi door de rechtbank.
4.5.
NGCM heeft in het verzoek ook aangevoerd dat zij met het voorlopig getuigenverhoor duidelijkheid wil verkrijgen over de vraag of zij de non-sludge techniek uit het octrooi (nog) mag toepassen. Daarbij heeft zij geen belang omdat zij al beschikt over verklaringen van (betrokkenen van) TU Delft waaruit blijkt dat zij het in het octrooi onder bescherming gestelde voor wat betreft de voor haar relevante non-sludge toepassing, vrijelijk mag gebruiken. Tijdens de mondelinge behandeling heeft TU Delft dit, met verwijzing naar (het transcript van) de tussen partijen gevoerde gesprekken (zie 2.12), bevestigd. NGCM heeft derhalve ook geen belang bij toewijzing van het verzoek met betrekking tot deze vraag.
4.6.
Voor zover de rechtbank begrijpt, heeft NGCM tijdens de mondelinge behandeling nog bedoeld aan te voeren dat zij met het horen van getuigen ook een antwoord wil krijgen op de vraag of TU Delft ten tijde van het afsluiten van de licentieovereenkomst ervan op de hoogte was dat het octrooi voor wat betreft de non-sludge toepassing nietig of zeer zwak was. De rechtbank gaat hieraan voorbij. NGCM heeft toegelicht dat zij dit van belang acht om te kunnen inschatten of zij een vordering zal gaan instellen tegen TU Delft om de investeringen die NGCM vergeefs heeft gemaakt, vergoed te krijgen. Wat daar ook van zij, deze vraag maakte geen deel uit van het verzoekschrift, zodat dit niet voldoet aan de formele vereisten voor toewijzing van art. 187 lid 3 Rv. Voor TU Delft noch de rechtbank was duidelijk dat dit deel uitmaakte van het verzoek. NGCM heeft die uitbreiding van gronden ook niet op schrift gesteld. Ten overvloede: zelfs als deze vraag wel onderdeel zou uitmaken van het verzoekschrift, is maar zeer de vraag of NGCM bij het horen van getuigen daaromtrent wel voldoende belang heeft, gelet op hetgeen blijkt uit de hiervoor weergegeven gang van zaken (zie onder meer r.o. 2.2 en 2.3).
4.7.
De slotsom van het voorgaande is dat rechtbank het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor zal afwijzen omdat NGCM geen belang heeft bij het horen van getuigen over de in het verzoekschrift genoemde te bewijzen feiten en rechten.
4.8.
NGCM zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Gelet op het feit dat TU Delft slechts beknopt schriftelijk verweer heeft gevoerd, begroot de rechtbank de kosten aan de zijde van TU Delft tot op heden – volgens het toepasselijke liquidatietarief –op € 1.597,-, waarvan € 921,- aan salaris van de advocaten (1,5 punten – 0,5 punt voor het ‘verweerschrift’ en een punt voor de mondelingen behandeling – x € 614,-) en € 676,- aan griffierecht. Uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling is niet verzocht.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
