Uitspraken

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  de dagvaarding van 17 april 2023;

• -

  de akte overlegging producties EP1 t/m EP5;

• -

  de incidentele conclusie tot schorsing en zekerheidstelling met producties GP1 t/m GP21;

• -

  de incidentele conclusie van antwoord met producties EP6 en EP7.

Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

Multi Access is houdster van de volgende merkregistraties:

1. het op 19 april 2012 onder nummer 010414068 voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30, 32, 33 en 35 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 1 of “068”):

2. het op 24 juli 2014 onder nummer 010413904 voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30, 32, 33 en 35 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 2 of “904”):

3. het op 3 december 2009 onder nummer 008293631 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 3 of “631”):

4. het op 1 december 2009 onder nummer 008293714 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 4 of “714”):

5. het op 15 maart 2012 onder nummer 010386911 voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30, 32 en 35 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 5 of “911”):

6. het op 23 maart 2015 onder nummer 013496989 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 6 of “989”):

7. het op 23 maart 2015 onder nummer 013497052 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 7 of “052”):

8. het op 25 mei 2016 onder nummer 015040934 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: Beeldmerk 8 of “934”):

9. het op 1 december 2009 onder nummer 008293599 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniewoordmerk: “ WANG LAO JI ” (hierna ook “599”);

10. het op 23 maart 2015 onder nummer 013496906 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniewoordmerk: “ WANG LAO JI ” (hierna ook “906”);

11. het op 1 december 2009 onder nummer 008293755 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniewoordmerk: “ WONG LO KAT ” (hierna ook “755”);

12. het op 23 maart 2015 onder nummer 013497102 voor waren in de klassen 5, 30 en 32 ingeschreven Uniewoordmerk: “ WONG LO KAT ” (hierna ook “102”).

1. Beeldmerk 1 (068): Bij beslissing van 13 december 2022 heeft het EUIPO de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep tegen deze beslissing is in behandeling.

2. Beeldmerk 2 (904): De rechtbank heeft de zaak met zaaknummers C/09/584592, C/09/578381 en C/09/578120 onder meer voor wat betreft beeldmerk 2 op verzoek van dan wel in overleg met partijen aangehouden in afwachting van de lopende nietigheidsprocedures bij het EUIPO ten aanzien van de andere tien Uniemerken.

3. Beeldmerk 3 (631): Bij beslissing van 12 december 2022 is de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep daartegen is in behandeling.

4. Beeldmerk 4 (714): Bij beslissing van 12 december 2022 is de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep daartegen is in behandeling.

5. Beeldmerk 5 (911): Bij beslissing van 12 december 2022 is de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep daartegen is in behandeling.

6. Beeldmerk 6 (989): Bij beslissing van 12 december 2022 is de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep daartegen is in behandeling.

7. Beeldmerk 7 (052): Bij beslissing van 15 december 2022 is de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep daartegen is in behandeling.

8. Beeldmerk 8 (934): Bij definitieve beslissing van 31 juli 2023 heeft het EUIPO het merk nietig verklaard.

9. Woordmerk WANG LAO JI (599): De rechtbank heeft de zaak met zaaknummers C/09/584592, C/09/578381 en C/09/578120 onder meer voor wat betreft woordmerk 599 op verzoek van dan wel in overleg met partijen aangehouden in afwachting van de lopende nietigheidsprocedures bij het EUIPO ten aanzien van de andere tien Uniemerken.

10. Woordmerk WANG LAO JI (906): Bij beslissing van 13 december 2022 is de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Het hoger beroep daartegen is in behandeling.

11. Woordmerk WONG LO KAT (755): Bij definitieve beslissing van 16 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO de bestreden beslissing gedeeltelijk vernietigd. Als gevolg van deze beslissing blijft het merk ingeschreven voor waren in de klasse 5 (Chinese kruiden, ook voor medische doeleinden), klasse 30 (thee en kruidenthee gerelateerde producten, thee en kruidenthee dranken) en klasse 32 (preparaten voor het maken van alcoholvrije dranken).

12. Woordmerk WONG LO KAT (102): Bij definitieve beslissing van 20 december 2022 heeft de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO het beroep tegen de nietigverklaring van het merk afgewezen.

Op 13 maart 2023 heeft de douane in Rotterdam 54.432 blikjes kruidenthee met daarop tekens die (nagenoeg) gelijk zijn aan de merken geschorst van vrijgave dan wel vastgehouden. Deze goederen zijn afkomstig uit Hongkong en geadresseerd aan Madrid International Food Trade .

Multi Access legt aan haar vorderingen – zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang – ten grondslag dat Madrid International Food Trade inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a en b UMVo 3 door kruidenthee te importeren, verhandelen en/of aan te bieden onder gebruikmaking van tekens die (nagenoeg) gelijk zijn aan de merken, waarvoor Multi Access geen toestemming heeft verleend. Daarnaast handelt Madrid International Food Trade onrechtmatig jegens Multi Access door inbreukmakende producten te importeren, in het verkeer te brengen en aan te bieden, terwijl zij weet dat het geen authentieke kruidenthee van Multi Access betreft. Als gevolg van dit inbreukmakend en onrechtmatig handelen lijdt Multi Access schade, die Madrid International Food Trade dient te vergoeden.

Madrid International Food Trade vordert in dit incident dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat definitief is beslist over de geldigheid van de door Multi Access ingeroepen Uniemerken in de nietigheidsprocedures bij het EUIPO en ten aanzien van de vorderingen in reconventie in de gevoegde bodemprocedures (met zaaknummers C/09/584592, C/09/578381 en C/09/578120), met veroordeling van Multi Access in de proceskosten van dit incident in de zin van artikel 1019h Rv.

Madrid International Food Trade legt hieraan ten grondslag dat onderhavige procedure volledig afhankelijk is van de geldigheid van de Uniemerken waartegen nietigheidsprocedures bij het EUIPO zijn ingesteld dan wel waartegen reconventionele vorderingen tot nietigverklaring zijn ingesteld in voornoemde bodemprocedure(s). Om onverenigbare beslissingen te vermijden en ten behoeve van een efficiënte rechtsgang is het aangewezen dat de vorderingen pas worden behandeld, nadat een definitieve beslissing over de merken is genomen. Madrid International Food Trade acht een partiële schorsing niet aangewezen, omdat de sterke samenhang tussen de verschillende Uniemerken waarop de vorderingen zijn gebaseerd, gelijktijdige behandeling en berechting vraagt.

Multi Access voert verweer strekkende primair tot afwijzing van de incidentele vordering, met veroordeling van Madrid International Food Trade in de proceskosten van het incident in de zin van artikel 1019h Rv, en subsidiair tot gedeeltelijke toewijzing, waarbij de behandeling alleen wordt voortgezet ten aanzien van de drie onbestreden Uniemerken (beeldmerk 2 (904), woordmerk WANG LAO JI (599) en woordmerk WONG LO KAT (755)), waarbij de veroordeling in de proceskosten van het incident worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Madrid International Food Trade vordert in dit incident dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, Multi Access op grond van artikel 224 lid 1 Rv beveelt binnen twee weken na dit incidentele vonnis zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld, welk bedrag wordt bepaald op € 40.000,-, door middel van een onherroepelijk afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijk garantievoorwaarden of door storting op de Nederlandse derdengeldenrekening van de advocaat van Multi Access met als voorwaarde dat het gestorte bedrag bij het eindigen van de hoofdzaak onmiddellijk zal worden vrijgegeven, met veroordeling van Multi Access in de proceskosten van dit incident in de zin van artikel 1019h Rv.

Madrid International Food Trade legt hieraan ten grondslag dat Multi Access geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft en er geen activa van Multi Access in Nederland bekend zijn. Madrid International Food Trade acht het niet aannemelijk dat Multi Access vrijwillig aan een proceskostenveroordeling zal voldoen.

Multi Access voert verweer strekkende primair tot afwijzing van de incidentele vordering, met veroordeling van Madrid International Food Trade in de proceskosten van het incident in de zin van artikel 1019h Rv, en subsidiair tot gedeeltelijke toewijzing van de zekerheidstelling tot een bedrag van € 17.500,-, te stellen binnen een termijn van zes weken, waarbij de veroordeling in de proceskosten van het incident worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak, voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.