Uitspraken

Voor zover de vorderingen van Sisley zijn gegrond op inbreuk op haar Uniemerk, is de rechtbank op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Sisley met deze grondslag, omdat B. Futurist gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

Voor zover de vorderingen van Sisley zijn gebaseerd op inbreuk op haar internationale merkregistraties met gelding in de Benelux, is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat B. Futurist gevestigd is in Den Haag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux.

Voor hetgeen aan de overige vorderingen van Sisley ten grondslag is gelegd, geldt dat de rechtbank al bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

Sisley stelt dat B. Futurist inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en beroept zich ten aanzien van haar Uniemerk op artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo. De rechtbank stelt vast dat deze bepalingen uit het UMVo inhoudelijk overeenstemmen met artikel 2.20 lid 2 onder a, b en c BVIE. Bij de bespreking van de merkinbreukvordering zal de rechtbank daarom, voor de leesbaarheid, in beginsel alleen de bepalingen uit de UMVo aanhalen en niet ook de gelijkluidende bepalingen van het BVIE. De BVIE-bepalingen worden alleen aangehaald als dat nuttig of nodig is.

Op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo (de ‘a-grond’) is de houder van een merk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

Artikel 9 lid 3 sub b UMVo bepaalt dat krachtens artikel 9 lid 2 UMVo onder meer het aanbieden van waren kan worden verboden.

Sisley stelt dat B. Futurist – zonder toestemming van Sisley – in Duitsland en Nederland (zie 2.6 en 2.11) producten heeft aangeboden, voorzien van één of meerdere tekens gelijk aan de Sisley-merken en dat zij aldus inbreuk heeft gemaakt op die merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo. Sisley verhandelt haar producten immers door middel van een selectief distributiestelsel, waartoe B. Futurist niet behoort. Sisley heeft B. Futurist ook niet op andere wijze toestemming verleend om producten voorzien van tekens gelijk aan haar Sisley-merken aan te bieden of op andere wijze in het economische verkeer te gebruiken.

B. Futurist betwist niet dat (i) zij de massa-aanbieding van 16 maart 2023 heeft verzonden aan de Duitse wederverkoper van Sisley-producten (zie 2.6) en de massa-aanbieding van 13 mei 2023 aan de Nederlandse handelsrelatie (zie 2.11), (ii) zij in ieder van die massa-aanbiedingen producten heeft aangeboden onder de Sisley-merken voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven en (iii) met deze aanbiedingen een commercieel doel werd nagestreefd. Zij betwist echter wel dat de massa-aanbiedingen als merkinbreukmakend kunnen worden aangemerkt, nu Sisley niet duidelijk heeft gemaakt of de aanbiedingen betrekking hebben gehad op niet-authentieke Sisley-producten dan wel niet niet-uitgeputte Sisley-producten. Hierdoor schiet Sisley tekort in haar stelplicht en kan er aldus van merkinbreuk geen sprake zijn, aldus B. Futurist.

De rechtbank volgt B. Futurist niet in haar standpunt dat Sisley tekortgeschoten is in haar stelplicht. Sisley beroept zich op artikel 9 lid 2 sub a in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo en het is dan aan Sisley om voldoende feiten naar voren te brengen waaruit blijkt dat sprake is van een situatie als bedoeld in die artikelen. Dat heeft zij gedaan, door erop te wijzen dat B. Futurist in de massa-aanbiedingen tekens heeft gebruikt in het economisch verkeer gelijk aan de Sisley-merken voor waren waarvoor die merken zijn ingeschreven, terwijl Sisley B. Futurist hiertoe geen toestemming heeft gegeven. Hiermee heeft zij voldaan aan de op haar rustende stelplicht ter zake.

Anders dan B. Futurist betoogt, rust op Sisley in het kader van haar stelplicht geen verplichting duidelijk te maken dat de massa-aanbiedingen betrekking hebben op niet-authentieke dan wel niet niet-uitgeputte – en dus merkinbreukmakende – producten. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo vereist dit niet. Het is aan B. Futurist om een verweer te voeren dat de producten die zijn aangeboden niet-merkinbreukmakend zijn, namelijk omdat de merkrechten op die producten zijn uitgeput in de zin artikel 15 lid 1 UMVo – zoals zij in deze procedure (uiteindelijk) ook heeft gedaan, zie hierna onder 4.12 e.v. Een discussie over het merkinbreukmakende karakter van de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten vindt aldus plaats in het kader van dat verweer.

Nu B. Futurist de stellingen van Sisley voor het overige niet heeft betwist, staat als niet weersproken vast dat B. Futurist met (het versturen van) de massa-aanbiedingen in de Europese Unie en de Benelux tekens gelijk aan de Sisley-merken in het economisch verkeer heeft gebruikt voor waren waarvoor die merken zijn ingeschreven, terwijl Sisley daarvoor geen toestemming heeft gegeven. In zoverre staat vast dat zich de situatie als beschreven in artikel 9 lid 2 onder a in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE in verbinding met artikel 2.20 lid 3 sub b BVIE voordoet. Dat betekent dat Sisley in beginsel gerechtigd is B. Futurist het gebruik van de Sisley-merken te verbieden, tenzij sprake is van uitputting.

B. Futurist heeft zich ter zitting voor het eerst op het standpunt gesteld dat Sisley zich niet kan verzetten tegen het hierboven beschreven gebruik, omdat de producten die B. Futurist ter verkoop heeft aangeboden producten betreffen waarop de merkrechten van Sisley zijn uitgeput in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo. Uit dat artikel volgt dat een Uniemerk de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan (door derden) te verbieden voor waren die onder dat merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht; de rechten van de merkhouder zijn ten aanzien van die waren ‘uitgeput’.

In deze procedure twisten partijen in het bijzonder over de vraag wie de stelplicht en bewijslast van de (vermeende) uitputting draagt. B. Futurist meent dat de bewijslast bij Sisley dient te liggen en verwijst hiervoor naar jurisprudentie van het HvJEU7 en artikel 21 Rv. De rechtbank overweegt daarover het volgende.

De stelling van B. Futurist dat de merkrechten waarop Sisley zich beroept zijn uitgeput is een bevrijdend verweer. Volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv rusten de stelplicht en de bewijslast ter zake op B. Futurist. Het HvJEU heeft in het arrest Van Doren/Lifestyle8 geoordeeld dat een dergelijke bewijsregel in overeenstemming is met het Europese (merken)recht. Het oordeelde verder dat de vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen echter tot een wijziging van deze bewijsregel kunnen nopen. Het HvJEU heeft daarom een bijzondere bewijsregel geformuleerd: wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij de voorwaarden voor deze uitputting zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien de merkhouder dat bewijs levert, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.9

In zijn arrest van 18 januari 2024 (zaak C-367/21, HP/Senetic, ECLI:EU:C:2024:61) heeft het HvJEU zijn rechtspraak (zoals hiervoor aangehaald) verder geconcretiseerd door te oordelen dat een omkering van de bewijslast aangewezen is in de omstandigheden dat:

1. de merkhouder een selectief distributienetwerk exploiteert in het kader waarvan de van de betreffende merken voorziene waren geen etiketten dragen aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren;

2. de merkhouder weigert deze informatie aan derden mee te delen; en

3. de leveranciers van de wegens (vermeende) merkinbreuk aangesproken handelaar niet geneigd zijn om hun eigen bevoorradingsbronnen te onthullen.

Ter onderbouwing van haar standpunt dat de stelplicht en de bewijslast ter zake in dit geval op Sisley (moeten) rusten, heeft B. Futurist betoogd dat sprake is van een situatie als bedoeld in het HP/Senetic-arrest, nu in de onderhavige situatie dezelfde omstandigheden spelen als in dat arrest aan de orde. Sisley betwist dat, met name dat zij zou weigeren om informatie met derden – waaronder B. Futurist – te delen over de doelmarkt van specifieke producten.

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat (i) Sisley een selectief distributienetwerk exploiteert en (ii) de doelmarkt van Sisley-producten niet kan worden geïdentificeerd aan de hand van de etiketten van die producten. In zoverre is sprake van dezelfde omstandigheden als genoemd in 1) hiervoor van het HP/Senetic-arrest.

Vervolgens is de vraag of Sisley weigert deze informatie met derden (zoals B. Futurist) te delen – de omstandigheid als bedoeld in 2) hiervoor. Dit is de rechtbank niet gebleken. Allereerst geldt dat tussen partijen vaststaat dat B. Futurist met betrekking tot de in de massa-aanbiedingen aangeboden Sisley-producten niet aan Sisley heeft gevraagd om informatie over de doelmarkt van die producten. Hieruit kan dus niet volgen dat Sisley het delen van die informatie heeft geweigerd. Verder kan dit naar het oordeel van de rechtbank niet volgen uit de informatieverzoeken die B. Futurist aan Sisley in de periode van 2 t/m 13 januari 2025 heeft gedaan, waarop door Sisley niet inhoudelijk is gereageerd. Sisley heeft zich ter zitting bereid verklaard om informatie over de doelmarkt van specifieke producten met (derden als) B. Futurist te delen. Dat zij op dat moment (30 januari 2025) niet op de informatieverzoeken van B. Futurist had gereageerd heeft zij – op voor de rechtbank niet onredelijke gronden – verklaard door erop te wijzen dat Sisley eerst voor haarzelf duidelijk moest hebben welke informatie (zoals foto’s van de betreffende producten) zij nodig heeft om adequaat op dergelijke verzoeken te kunnen reageren en dat een en ander afstemming vereiste met meerdere personen, waarvan er in de relevante periode een aantal met vakantie waren (waaronder ook de advocaat van Sisley). Sisley heeft vervolgens toegezegd om na de zitting aan B. Futurist aan te geven welke informatie zij nodig heeft om op de verzoeken te kunnen reageren. Uit een en ander volgt naar het oordeel van de rechtbank geen weigerachtige houding van de zijde van Sisley.

Uit het voorgaande volgt dat geen sprake is van dezelfde omstandigheden als in het HP/Senetic-arrest. B. Futurist heeft voor het overige geen omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer zij de voorwaarden voor deze uitputting zelf moet bewijzen. Gelet daarop is omkering van de bewijslast op grond van de jurisprudentie van het HvJEU naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde.

De rechtbank komt vervolgens aan bij de vraag of aanleiding bestaat voor een omkering van de bewijslast vanwege een schending van artikel 21 Rv door Sisley.

Volgens B. Futurist is de schending van artikel 21 Rv van de zijde van Sisley erin gelegen dat Sisley in het verzoekschrift tot beslaglegging en in de onderhavige procedure heeft gelogen over de mate waarin en de wijze waarop zij kan bewijzen wat de plaats van eerste verhandeling is van haar producten. In het verzoekschrift (zie 2.14 hiervoor) heeft Sisley gesteld dat zij de plaats van eerste verhandeling van haar producten kan vaststellen aan de hand van de batchnummers van haar producten. In de onderhavige procedure heeft Sisley (in randnummer 37 van de conclusie van antwoord in reconventie) een vergelijkbaar standpunt ingenomen. Tijdens de mondelinge behandeling van de executie-kortgedingprocedure (zie 2.20 hiervoor) is echter gebleken dat batchcodes niet voldoende zijn om de plaats van eerste verhandeling van de Sisley-producten vast te stellen. Hiermee heeft Sisley artikel 21 Rv geschonden, aldus steeds B. Futurist.

Sisley erkent dat zij in het verzoekschrift tot beslaglegging een onjuist standpunt heeft ingenomen over de informatie die is af te leiden uit de batchnummers. Volgens Sisley kan uit de batchnummers wel volgen of een product namaak is of niet, maar kan zij op basis van alleen een batchnummer niet vaststellen of een product binnen of buiten de EER op de markt is gebracht, zoals zij in die procedure wel heeft gesteld. Voor dat laatste is de gehele verpakking van belang, aldus Sisley.

De rechtbank oordeelt als volgt. Artikel 21 Rv voorziet in de verplichting om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Het gaat daarbij om de beslissing die rechtbank in deze procedure moet nemen en (dus) om de feiten die Sisley in deze procedure heeft aangevoerd. Stellingen die zij in het kader van een andere procedure (zoals in het verzoekschriftprocedure tot het leggen van conservatoir beslag) heeft ingenomen zijn niet van belang. In deze onderhavige procedure heeft Sisley niet het standpunt ingenomen dat zij de plaats van eerste verhandeling kan vaststellen op basis van alleen het batchnummer. In randnummer 37 van de conclusie van antwoord in reconventie, waarnaar B. Futurist heeft verwezen, heeft Sisley stellingen ingenomen over de wijze waarop zij kan vaststellen of sprake is van namaak-producten, en dus niet wat de plaats van eerste verhandeling van haar producten is. Van een leugen van Sisley in deze procedure is de rechtbank dus niet gebleken. Reeds om deze reden faalt het beroep van Sisley op artikel 21 Rv, nog daargelaten of (informatie over) de wijze waarop Sisley kan bewijzen wat de plaats van eerste verhandeling is van haar producten van belang is voor de beslissing die de rechtbank in deze procedure moet nemen.

Nu Sisley artikel 21 Rv niet heeft geschonden, bestaat voor een omkering van de bewijslast ter zake van uitputting vanwege een schending van dat artikel geen aanleiding.

De vraag die dan ter beantwoording resteert, is of B. Futurist is geslaagd in het bewijs van uitputting.

B. Futurist voert daartoe aan dat alle producten van Sisley met haar toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht in de EER, nu de fabrieken van Sisley in Frankrijk staan en zij wereldwijd haar producten vanuit daar aanbiedt en levert. Uit de door Sisley overgelegde facturen aan door haar erkende wederverkopers van 2023 en 2024 (productie EP24) volgt dat Sisley binnen de Benelux met behulp van Sisley Nederland B.V. aan haar wederverkopers levert volgens Incoterm ‘Delivered at Place’ Gondrand (de logistiek dienstverlener van Douglas). Het is B. Futurist onduidelijk onder welke voorwaarden en op welke leveringsplaats Sisley levert aan zowel Sisley Nederland B.V. als aan distributeurs buiten de EER. Volgens B. Futurist is het echter zeer aannemelijk dat ook bij deze levering de eerste verhandeling reeds in de EER plaatsvindt. Hierdoor zijn alle verhandelde Sisley-producten prima facie uitgeput, aldus B. Futurist.

Sisley betwist dat de producten die B. Futurist in de massa-aanbiedingen heeft aangeboden met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank oordeelt als volgt. B. Futurist heeft geen stellingen ingenomen met betrekking tot specifiek de producten die in de massa-aanbiedingen zijn aangeboden, in het bijzonder dat deze producten voor het eerst door Sisley in de EER in de handel zijn gebracht. Dat had wel op haar weg gelegen. Het enkele feit dat de fabrieken van Sisley in Frankrijk staan en dat zij vanuit daar haar producten wereldwijd aanbiedt en levert betekent niet dat alle producten van Sisley – en dus ook de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten – voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht. Dit kan ook niet worden afgeleid uit facturen van Sisley aan haar wederverkopers in Nederland, waarvan niet is gebleken dat die in enig verband staan tot de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten. Een en ander leidt ertoe dat B. Futurist er niet in is geslaagd om aan te tonen dat de producten die B. Futurist in de massa-aanbiedingen heeft aangeboden, zijn uitgeput.

De slotsom uit het voorgaande luidt dat B. Futurist geen succesvol beroep toekomt op de in de artikel 15 lid 1 UMVo neergelegde uitputtingsregel. Daarmee staat vast dat B. Futurist met (het versturen van) de massa-aanbiedingen inbreuk heeft gemaakt op de Sisley-merken (zie hiervoor onder 4.11). De rechtbank zal daarom het onder A. gevorderde inbreukverbod toewijzen, enerzijds op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo voor zover het inbreuk op het SISLEY-Uniemerk betreft (beperkt tot het grondgebied van de Europese Unie) en anderzijds op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE voor zover het inbreuk op de SISLEY-internationale merkregistraties met gelding in de Benelux betreft (beperkt tot het grondgebied van de Benelux). Het inbreukverbod zal worden beperkt tot de Sisley-merken, nu de vordering voor zover het betreft “merken of namen die in overwegende mate lijken op” de Sisley-merken te onbepaald en niet onderbouwd is. De gevorderde dwangsom zal als prikkel tot nakoming van de veroordeling worden toegewezen, maar zal worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum.

Nu de rechtbank van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk ‘sub a’, behoeven de overige door Sisley aangevoerde grondslagen (merkinbreuk ‘sub b’ respectievelijk ‘sub c’, wanprestatie en onrechtmatige daad) geen bespreking.

Sisley vordert in het kader van haar vordering B. op grond van artikel 843a Rv in verbinding met artikel 1019a Rv afschrift van en inzage in diverse bescheiden van B. Futurist. Sisley heeft haar vordering – voor wat betreft (het type) documenten waarin zij inzage vordert – gewijzigd bij akte tot wijziging tekst dagvaarding en grondslag van 30 januari 2025, en ter zitting nogmaals. Tegen deze laatste eiswijziging heeft B. Futurist bezwaar gemaakt vanwege strijd met de goede procesorde. De rechtbank zal in het midden laten of deze eiswijziging ter zitting is toegestaan, nu de rechtbank van oordeel is dat Sisley geen rechtmatig belang heeft bij haar 843a-vordering. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Artikel 843a Rv biedt een zelfstandige grondslag voor een vordering tot inzage aan degene die daarbij een rechtmatig belang heeft. De toewijsbaarheid daarvan is, met name ter voorkoming van zogenaamde fishing expeditions, aan de in lid 1 van art. 843a Rv neergelegde (vier) voorwaarden gebonden. Op grond van dit artikellid kan degene die daarbij (a) rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van (b) bepaalde bescheiden (c) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is, (d) van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.

De eiser moet een rechtmatig belang bij inzage, uittreksel of afschrift hebben. Het moet daarbij gaan om een concreet belang. De enkele interesse in bescheiden is onvoldoende.

De rechtbank oordeelt als volgt. Sisley stelt een rechtmatig belang te hebben bij inzage in verband met de (verdere) onderbouwing van (i) haar merkinbreukvordering en (ii) haar schade. Ten aanzien van (i) geldt dat Sisley enkel nog (rechtmatig) belang kan hebben bij inzage in de verzochte documenten voor een eventueel hoger beroep, nu de rechtbank in deze procedure (reeds) tot het oordeel is gekomen dat sprake is van merkinbreuk. Ten aanzien van (ii) ligt dit anders, nu de rechtbank de schadevergoedingsvordering zal toewijzen en de procedure zal verwijzen naar de schadestaat (zie 4.41 hierna). Van belang daarbij is echter dat Sisley – naast de inzagevordering op grond van artikel 843a Rv – een vordering heeft ingesteld tot informatieverstrekking op grond van (artikel 130 lid 2 UMVo in verbinding met) artikel 2.22 lid 4 BVIE (vordering C. van Sisley). Ook deze vordering heeft zij onderbouwd met het standpunt dat zij de gevorderde informatie nodig heeft om volledig geïnformeerd te worden over de merkinbreuk en ter vaststelling van haar schade. Aangezien de rechtbank de vordering C. hierna zal toewijzen, zal Sisley als gevolg daarvan al een grote hoeveelheid informatie verkrijgen waarmee zij haar merkinbreukvordering (voor een eventueel hoger beroep) en haar schade verder zal kunnen onderbouwen. Hierdoor valt voor de rechtbank niet in te zien welk rechtmatig belang Sisley nog heeft bij toewijzing van de inzagevordering op grond van artikel 843a Rv. Sisley heeft dit ook niet duidelijk gemaakt; sterker nog, zij heeft zelf aangegeven dat de vordering C. betrekking heeft op meer gegevens dan de inzagevordering. Gezien het voorgaande zal de rechtbank de inzagevordering onder B. afwijzen vanwege gebrek aan rechtmatig belang.

Nu merkinbreuk is vastgesteld, is de gevorderde opgaveverplichting (vordering C.), zoals hiervoor onder 4.34 overwogen, toewijsbaar op grond van (artikel 130 lid 2 UMVo in verbinding met) artikel 2.22 lid 4 BVIE. Uit de stellingen van Sisley blijkt dat de opgave onder meer bedoeld is om de schade vast te stellen. Dat B. Futurist Sisley-producten met de massa-aanbiedingen heeft aangeboden is niet in geschil. Als gevolg hiervan zijn mogelijk ook Sisley-producten verhandeld, waardoor Sisley (mogelijk) schade heeft geleden. Daarmee heeft Sisley ook een belang bij de opgave ter vaststelling van de (omvang van) die schade. De rechtbank gaat voorbij aan het in dat verband gevoerde verweer van B. Futurist dat een opgave disproportioneel is. Het – door de wetgever erkende – belang bij het verkrijgen van informatie omtrent de merkinbreuk en de schade weegt naar het oordeel van de rechtbank zwaarder dan het door B. Futurist genoemde belang van geheimhouding van haar bronnen.

Wel zal de rechtbank de opgave als volgt beperken. Ten eerste zal de opgave worden beperkt tot de producten die inbreuk maken; artikel 2.22 lid 4 BVIE voorziet immers slechts in een wettelijke basis voor het verstrekken van informatie over “goederen waarmee inbreuk is gepleegd”. Aangezien de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat B. Futurist merkinbreuk heeft gepleegd door het versturen van de massa-aanbiedingen, gelden slechts de daarbij aangeboden producten als zodanig. Aan deze producten, te weten de producten met één of meerdere van de Sisley-merken die zijn aangeboden bij de massa-aanbiedingen, zal hierna en in het dictum worden gerefereerd als de ‘Inbreukmakende Producten’. Ten tweede zal de rechtbank de aanvangsdatum van de periode waarover opgave moet worden gedaan bepalen op 1 januari 2023, de eerste dag van het jaar waarin de eerste inbreuk is geconstateerd. Ten derde zal de opgave worden beperkt tot de Europese Unie dan wel de Benelux. Ten slotte zal de rechtbank het gevorderde onder (b) van vordering C. beperken tot de nettowinst die B. Futurist met de verkoop van de Inbreukmakende Producten heeft gemaakt, nu deze informatie (mogelijk) relevant is voor het vaststellen van enige schadevergoeding van Sisley (zie onder 4.41 hierna). Voor de rechtbank valt zonder nadere onderbouwing van Sisley niet in te zien welk belang Sisley heeft bij de overige door haar onder (b) verzochte informatie, zodat zij de vordering op dit punt zal afwijzen. Ook zal het onder (b) gevorderde worden afgewezen voor zover het ziet op berekening van de nettowinst volgens de “variabele kostprijsberekeningsmethode”, nu deze nettowinst volgens jurisprudentie berekend dient te worden aan de hand van de verkoopprijs na aftrek van de aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop van de desbetreffende producten.10

Om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen, zal de onder D. gevorderde recall en afgifte ter vernietiging worden toegewezen voor zover dit ziet op de verhandelde Inbreukmakende Producten. De rechtbank gaat voorbij aan het argument van B. Futurist dat de aanwezigheid van een resterende voorraad bij haar professionele afnemers onwaarschijnlijk is omdat de aanbiedingen dateren van maart 2023 althans mei 2024. Het enkele tijdsverloop is op zichzelf onvoldoende om aan te kunnen nemen dat geen sprake is van een resterende voorraad bij de betreffende afnemers.

De gevorderde afgifte ter vernietiging van Sisley-producten en brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal (vorderingen E. en F.) zal eveneens worden toegewezen, zij het dat dit (om dezelfde reden als hiervoor) zal worden beperkt tot de Inbreukmakende Producten althans brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal die bij de massa-aanbiedingen zijn gebruikt. Het feit dat het conservatoir beslag tot afgifte van de voorraad van Sisley-producten van 12 juli 2024 geen doel heeft getroffen is op zichzelf geen reden om de gevorderde afgifte van de voorraad van Inbreukmakende Producten af te wijzen. Indien B. Futurist geen voorraad van dergelijk soort producten heeft, hoeft zij ook niets af te geven en zal zij hiervan dus ook geen hinder ondervinden.

Oplegging van de gevorderde dwangsommen als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. De vordering zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum. De rechtbank ziet daarnaast aanleiding om onderscheid te maken tussen de dwangsommen ten aanzien van het in strijd handelen met de opgaveverplichting enerzijds en de recall en de afgifte ter vernietiging anderzijds.

Sisley heeft winstafdracht gevorderd (vordering G.). Een vordering tot winstafdracht kan overeenkomstig de artikelen 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 4 BVIE worden toegewezen, tenzij de rechtbank van oordeel is dat het merkgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht11. In het onderhavige geval heeft Sisley niets gesteld over kwade trouw en is het verweer van B. Futurist, bestaande uit de gemotiveerde betwisting van merkinbreuk en het uitputtingsverweer niet aan te merken als bij voorbaat kansloos. Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat B. Futurist niet te kwader trouw merkinbreuk heeft gepleegd. De onder G gevorderde winstafdracht zal daarom worden afgewezen.

Sisley heeft verzocht de zaak naar de schadestaat te verwijzen. Daarvoor is nodig dat Sisley de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden voldoende aannemelijk maakt. Nu vast is komen te staan dat B. Futurist inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Sisley, is die mogelijkheid voldoende aannemelijk. De rechtbank zal B. Futurist derhalve veroordelen tot vergoeding van de door Sisley geleden schade, nader op te maken bij staat.

B. Futurist heeft reconventionele vorderingen ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie oordeelt dat de exhibitievordering van Sisley zal worden afgewezen. Uit de beslissing in conventie vloeit voort dat deze voorwaarde is vervuld, zodat de rechtbank de vordering in reconventie inhoudelijk zal beoordelen.

B. Futurist vordert onder I. dat het conservatoir bewijs- en afgiftebeslag wordt opgeheven en doet daarbij een beroep op artikel 705 lid 2 Rv. Op grond van dat artikel wordt een conservatoir beslag onder meer opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht.

Uit het oordeel in conventie volgt dat niet summierlijk gebleken is van de ondeugdelijkheid van het door Sisley ingeroepen recht. Integendeel; er is gebleken van de deugdelijkheid van het door Sisley ingeroepen recht, nu de rechtbank heeft geoordeeld dat het versturen van de massa-aanbiedingen heeft geleid tot merkinbreuk. De vordering tot opheffing van het beslag wordt daarom afgewezen.

Het beroep van B. Futurist op artikel 21 Rv vanwege het onjuiste standpunt van Sisley in het verzoekschrift tot beslaglegging (zie 4.21 hiervoor), leidt niet tot een andere conclusie. Hoewel Sisley heeft erkend in het betreffende verzoekschrift een onjuist standpunt te hebben ingenomen over de informatie die is af te leiden uit de batchnummers op de producten (zie 4.22 hiervoor), ziet de rechtbank niet in hoeverre die informatie beslissend is geweest voor de beslissing van de voorzieningenrechter tot het verlenen van het conservatoir bewijs- en afgiftebeslag. B. Futurist heeft dat ook niet duidelijk gemaakt. Daarbij komt dat Sisley ter zitting heeft uitgelegd dat (in plaats van louter de batchcode) de gehele verpakking van het product van belang is om te kunnen vaststellen of een product binnen of buiten de EER op de markt is gebracht, zodat het verlof tot het leggen van bewijs- en afgiftebeslag ook in dat geval ook zou zijn verleend. Naar het oordeel van de rechtbank is B. Futurist door de onjuiste verklaring van Sisley dan ook niet in haar belangen geschaad.

B. Futurist vordert onder II. een verklaring voor recht dat Sisley (i) onrechtmatig heeft gehandeld door het leggen van het beslag en (ii) aansprakelijk is voor de schade die B. Futurist hierdoor heeft geleden. Onder III. vordert zij een schadevergoeding. Voor beide vorderingen doet zij een beroep op artikel 1019g Rv. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid van een schadevergoeding voor degene die door een beslagmaatregel als hier aan de orde is getroffen, indien het beslag ten onrechte is gelegd of het beslag is opgeheven.

Nu de rechtbank van oordeel is dat het beslag rechtmatig is gelegd en zij het beslag niet zal opheffen, komt B. Futurist geen beroep toe op artikel 1019g Rv. De vorderingen onder II. en III. liggen daarom voor afwijzing gereed.

B. Futurist zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten van Sisley. Sisley maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen hebben gesteld dat 80% van de door partijen gemaakte proceskosten ziet op het IE-deel en 20% op het niet-IE-deel. De rechtbank zal bij de begroting van de proceskosten daarom deze percentages aanhouden.

Sisley heeft specificaties van haar proceskosten (exclusief BTW) van in totaal € 39.600,98 overgelegd, waarvan € 31.742,- aan salaris advocaat en € 7.858,98 aan verschotten (in verband met het leggen van beslag). Van het bedrag aan advocaatkosten van Sisley van € 31.742 is 80% en dus € 25.393,60 toerekenbaar aan het IE-deel.

De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt, gelet op het relevante feitencomplex en de grondslagen van de vorderingen, naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie ‘normale bodemzaak’ met een maximumtarief van € 20.000,-. Het bedrag aan advocaatkosten van Sisley dat toerekenbaar is aan het IE-deel (€ 25.393,60) overstijgt dit bedrag van € 20.000,-. Hierdoor is een bedrag van € 20.000,- toewijsbaar voor het IE-deel.

Voor het niet-IE-deel van de zaak zal de rechtbank voor het vaststellen van de advocaatkosten van Sisley het liquidatietarief gebruiken. Dit betekent dat een bedrag van (20% x € 2.456,-12 =) € 491,20 zal worden toegekend. Het totale toegewezen bedrag aan advocaatkosten (voor het IE-deel en het niet-IE-deel) bedraagt aldus € 20.491,20.

Het bedrag aan advocaatkosten wordt verhoogd met de betaalde verschotten van € 7.858,98, het griffierecht van € 688,- en de dagvaardingskosten van € 112,37. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2024: € 178,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,-) en de explootkosten van betekening toegekend.

De totale proceskosten aan de zijde van Sisley worden aldus begroot op € 29.328,55.