Uitspraken

De voorzieningenrechter is ex art. 4.6 lid 1 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen voor zover die gestoeld zijn op het merkenrecht. Connect stelt namelijk dat merkinbreuk mede op het internet plaatsvindt. Dat schept bevoegdheid voor de voorzieningenrechter omdat internet wereldwijd te raadplegen is en dus ook in het arrondissement van de rechtbank Gelderland, waardoor ook sprake is van gestelde inbreuk in dit arrondissement. In verband daarmee is de voorzieningenrechter tevens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen voor zover daaraan handelsnaaminbreuk ten grondslag is gelegd, dan wel een onrechtmatige daad, omdat ook daarvan gesteld is dat het op internet plaatsvindt.

Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde schendingen en onrechtmatige daad een voortdurend karakter hebben. Het beroep dat ConAct in dit verband heeft gedaan op rechtsverwerking en verjaring gaat reeds niet op omdat niet aannemelijk is geworden dat Connect al jaren met het bestaan van ConAct bekend was. ConAct heeft namelijk niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken dat haar onderneming pas tamelijk recent is gegroeid en zij daardoor naamsbekendheid heeft gekregen.

Volgens ConAct is het beginsel van hoor en wederhoor geschonden omdat Connect in haar ter zitting overgelegde pleitnota meer jurisprudentie aanhaalt en uitgebreider ingaat op de juridische standpunten dan in de dagvaarding. Dat verweer faalt. Het is eigen aan een kort geding dat ter zitting in aanvulling op de dagvaarding de standpunten verder worden uitgediept en met jurisprudentie onderbouwd.

Daarmee wordt toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen. Die zal hieronder, voor zover nodig, worden gegeven.

Connect stelt dat ConAct met de tekens ConAct en ConAct Uitzendbureau inbreuk maakt op het woordmerk CONNECT.

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. In dat kader wordt het volgende overwogen.

Behalve dat er sprake moet zijn van identieke diensten, is voor een geslaagd beroep op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE ook vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van Connect en de tekens ConAct en ConAct Uitzendbureau, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk en de tekens (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dient de onderscheidingskracht van – in dit geval – het woordmerk CONNECT in aanmerking te worden genomen (vergelijk HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker,
HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick).

Met betrekking tot het onderscheidend vermogen overweegt de voorzieningenrechter dat het woordmerk CONNECT niet louter beschrijvend is voor de diensten waarvoor het is ingeschreven, te weten – kort gezegd – uitzenddiensten. Dat het woordmerk CONNECT in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.11 lid 1 onder b BVIE). Uit de inschrijving volgt dan ook dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Niettemin kan het merk als een zwak merk worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord connect is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als verbinden of in verband brengen, dat – onweersproken – veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche.

Ter beoordeling van de overeenstemming van merk en teken heeft verder te gelden dat het publiek een merk gewoonlijk waarneemt als één geheel en niet let op de verschillende details ervan (zie bijvoorbeeld het hiervoor reeds genoemde arrest Puma/Sabèl). Daarbij worden de dominerende en onderscheidende kenmerken het gemakkelijkst onthouden. Bovendien wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan (GvEA van 7 september 2006, zaak T-133/05, PAM-PAM).

In dat kader wordt overwogen dat in dit geval het merk en de tekens auditief en begripsmatig overeenstemmen. Het is niet aannemelijk dat daar waar in de uitzendbranche connect onweersproken wordt opgevat als een Engels woord en als zodanig wordt uitgesproken, het teken ConAct, zoals ConAct heeft aangevoerd, door het relevante publiek van opdrachtgevers en werkzoekenden wordt opgevat als een woord afkomstig uit het Latijn en daarom door hen wordt uitgesproken met een a-klank, in plaats van een e-klank, zoals het geval is indien het woord ConAct wordt opgevat als een Engels woord. Dat is vooral niet geloofwaardig waar het de werkzoekenden betreft die zich bij ConAct inschrijven.
Die hebben volgens ConAct niet of nauwelijks opleiding gehad en zullen dus doorgaans niet vertrouwd zijn met Latijn en dikwijls, omdat het buitenlanders zijn, wel enigszins met het Engels. Het gebruik van het woord uitzendbureau door ConAct doet aan het vorenstaande niet af. Daar zal geen nadruk op liggen nu buitenlandse werkzoekenden die zich in Nederland willen inschrijven bij een uitzendbureau, ook als zij de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, wel zullen weten dat de term uitzendbureau in het Nederlands een beschrijvende aanduiding is voor het type organisatie waarbij zij zich willen inschrijven. Gelet op het vorenstaande is ook niet aannemelijk dat aan de tekens ConAct of ConAct uitzendbureau een ander begrip zal worden toegekend dan aan het Engelse connect, dus verbinden en samenbrengen. Dat past immers in de context van een uitzendbureau.

In visueel opzicht verschillen het merk en de tekens wel enigszins van elkaar, maar liggen zij toch dicht tegen elkaar aan omdat hun dominante bestanddelen slechts een licht van elkaar afwijkende spelling en lettergebruik hebben. Zoals uit het vorenstaande volgt maakt de toevoeging van het louter beschrijvende element uitzendbureau dat niet anders.
En ook niet het gebruik van een streep tussen de delen Con en Act in het logo van ConAct. Die streep is dusdanig smal en bijna verticaal geplaatst dat die niet tot een wezenlijk ander beeld leidt.

Nu aldus het merk en de tekens globaal beoordeeld dezelfde totaalindruk maken, komt de voorzieningenrechter dan ook tot het oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden en de opdrachtgevers, verwarring kan ontstaan.

Zo zij het woordmerk CONNECT al niet met de tekens ConAct en ConAct Uitzendbureau zullen verwarren, wordt in ieder geval de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woordmerk CONNECT en de tekens ConAct en ConAct Uitzendbureau.

Uit het vorenstaande volgt dan ook genoegzaam dat ConAct in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van Connect op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan dan ook onbesproken blijven.

Gelet op artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw) is een handelsnaam de naam waaronder men feitelijk handelt, dus de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Dat Connect de handelsnaam Connect als zodanig voert of heeft gevoerd, is door Connect onvoldoende aannemelijk gemaakt. Wel is uit de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting voldoende gebleken dat Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau de namen zijn die naar het publiek toe worden gebruikt als aanduiding van de onderneming. Bij de beoordeling of er sprake is van inbreuk zal dan ook worden uitgegaan van deze twee handelsnamen.

Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

Niet in geschil is verder dat Connect de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau eerder voerde dan ConAct gebruik is gaan maken van de namen ConAct en ConAct Uitzendbureau. Zoals uit het vorenstaande volgt wijken deze namen, gelet op hun dominerende en kenmerkende bestanddelen maar in geringe mate van elkaar af. Vraag is of daardoor, in verband met de aard van de ondernemingen van partijen en de plaats waar die gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnamen van Connect voldoende onderscheidend vermogen hebben.

Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is echter dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wel bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden Connect en (Technisch) Uitzendbureau in relatie tot de door Connect aangeboden diensten, niet gaat om een louter beschrijvende aanduiding.

Omdat beide ondernemingen, zoals is overwogen, identieke diensten aanbieden, te weten uitzenddiensten, is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Verder zijn de ondernemingen weliswaar niet in dezelfde plaats actief, maar wel op relatief korte afstand van elkaar. Connect is onder meer gevestigd in Rotterdam, terwijl ConAct onder meer in Maasland en Vlaardingen is gevestigd. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet.

Gelet op het vorenstaande is er dan ook gevaar voor verwarring te duchten.
Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen de ondernemingen van Connect en ConAct. Dit leidt tot de conclusie dat de genoemde handelsnamen van ConAct in strijd zijn met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

In dat kader oordeelt de voorzieningenrechter dat de domeinnaam van ConAct als handelsnaam kan worden aangemerkt. Behoudens de toevoeging .nl waaraan geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend, is de domeinnaam van ConAct namelijk identiek aan de genoemde handelsnamen die zij voert. Daaraan doet het voorvoegsel uzb niet af, nu het relevante publiek, dat juist op zoek is naar een Nederlands uitzendbureau,
dit voorvoegsel wel zal opvatten als een afkorting voor uitzendbureau. Voluit geschreven wordt de toevoeging uitzendbureau ook gebruikt in één van de handelsnamen van ConAct.
Verder heeft te gelden – en dat is niet in geschil – dat op deze site, net als op de site(s) van Connect, informatie wordt verstrekt over aangeboden uitzenddiensten. En die zijn, zoals is overwogen, als identiek te beschouwen.

Mede gelet op hetgeen hiervóór is overwogen ten aanzien van de handelsnamen van partijen, is daarom ook door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam www.uzbconact.nl bij het publiek verwarring te duchten tussen de onderneming van Connect en die van ConAct. Ook de domeinnaam www.uzbconact.nl is dus in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Dan heeft nog te gelden dat het op grond van artikel 5a Hnw verboden is een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat ContAct ook in strijd handelt met artikel 5a Hnw.

Nu op grond van het vorenstaande de primaire vorderingen zullen worden toegewezen, zulks op de wijze als hierna volgt, waarbij de dwangsom zal worden beperkt,
behoeft de subsidiaire vordering en haar grondslag – onrechtmatige daad – geen verdere beoordeling.

In verband met het bepaalde in art. 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden stellen na het wijzen van dit vonnis.

ConAct zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Met inachtneming van het bepaalde van art. 1019h Rv zullen de kosten aan de zijde van Connect worden begroot op:

• -

  dagvaarding €  84,21

• -

  griffierecht 589,00

• -

  salaris advocaat 6.000,00

Totaal €  6.673,21