Uitspraken

De territoriale bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van Bigfoot, voor zover die zijn gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Voor het overige ontleent de voorzieningenrechter (eveneens) (internationale) bevoegdheid aan de vestigingsplaats van Ayanmo op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Verordening.

Nog afgezien van hetgeen hierna onder 4.15 wordt overwogen, vloeit het spoedeisend belang in voldoende mate voort uit de stellingen van Bigfoot.

Bigfoot vordert in de eerste plaats – kort gezegd – veroordeling van Ayanmo tot het overdragen van de Benelux-merken aan Bigfoot en het staken en gestaakt houden van het gebruik van die merken. Zij baseert deze vorderingen primair op artikel 2.20ter BVIE en artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (UvP). Volgens Bigfoot heeft zij op grond van deze bepalingen als merkhouder de bevoegdheid op te treden tegen gemachtigden of vertegenwoordigers, zoals (ex-)distributeurs, die zonder toestemming op eigen naam het merk van de merkhouder in de Benelux registreren of hebben geregistreerd. In dit verband dienen zowel [naam eigenaar eenmanszaak] als Ayanmo als partij bij de distributieovereenkomst te worden gezien, als gevolg waarvan beiden ook als vertegenwoordiger/gemachtigde kwalificeren en onder genoemde bepalingen vallen, aldus Bigfoot.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat aan artikel 6septies UvP geen zelfstandige betekenis (meer) toekomt, nu de daarin gegeven regeling inmiddels is geïmplementeerd in artikel 2.20ter BVIE. De voorzieningenrechter zal daarom verder uitgaan van laatstgenoemd artikel, dat bepaalt dat, wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, de houder gerechtigd is zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger en/of de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen.

Het is op zichzelf juist dat Ayanmo strikt genomen geen gemachtigde, vertegenwoordiger of distributeur is van Bigfoot in de zin van artikel 2.20ter BVIE. De distributieovereenkomst is immers gesloten tussen Bigfoot en [naam eenmanszaak] . Als Ayanmo een willekeurige derde zou zijn geweest had genoemd artikel dan ook niet tegen haar kunnen worden ingeroepen, in ieder geval niet voor zover het de onderhavige Benelux-merken betreft. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in deze zaak echter geen sprake van een willekeurige derde. Ayanmo was zeer nauw betrokken bij de distributieovereenkomst. Zo hebben de bestuurders van Ayanmo, Caesar, Apollo & Snuf B.V. en Prominent Cars B.V., de distributieovereenkomst mede ondertekend (zie 2.5 en 2.6). Ter zitting is namens Ayanmo verklaard dat deze bestuurders dit hebben gedaan om te benadrukken dat zij in het kader van de uitvoering van de distributieovereenkomst zouden gaan investeren. Verder heeft Ayanmo – en niet [naam eenmanszaak] – ter uitvoering van het bepaalde onder b van de ‘Obligations of the Second Party’ in de distributieovereenkomst (zie 2.4), de entiteit die de overeenkomst feitelijk moest gaan uitvoeren opgericht als dochtervennootschap (Mayvinci Europe). Ten slotte heeft Ayanmo betrekkelijk snel na het sluiten van de distributieovereenkomst de Benelux-merken gedeponeerd (zie 2.7).

Met inachtneming van het voorgaande en gelet op het feit dat Ayanmo niet heeft weersproken dat zij de Benelux-merken zonder toestemming en wetenschap van Bigfoot op haar naam heeft geregistreerd, ligt het gevorderde onder 3.1 sub A tot en met C voor toewijzing gereed. Overigens heeft Ayanmo voor de zitting het staken en gestaakt houden van de Benelux-merken ook reeds onvoorwaardelijk toegezegd (zie 2.11) en heeft zij tijdens de zitting verklaard onvoorwaardelijk bereid te zijn die merken aan Bigfoot over te dragen. Aangezien de partijen over de gevolgen hiervan voor het onderhavige kort geding geen overeenstemming hebben bereikt, doet dit niet af aan de toewijsbaarheid van de hiervoor bedoelde vorderingen.

In de dagvaarding stelt Bigfoot verder dat zij Mayvinci al sinds 2014 als handelsnaam gebruikt in onder andere Nederland en dat zij ook met een beroep op haar handelsnaam op grond van artikel 6:162 BW kan opkomen tegen het gebruik van de Benelux-merken door Ayanmo. Met inachtneming van het voorgaande gaat de voorzieningenrechter hier bij gebrek aan belang aan voorbij. Bovendien heeft Bigfoot geen specifieke vordering ingesteld die op het handelsnaamrecht is gebaseerd.

Bigfoot vordert nog wel een veroordeling van Ayanmo tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Bigfoot. Volgens Bigfoot komen haar logo en het woord Mayvinci voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, aangezien deze een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker bezitten. Het gebruik van het logo waarvoor Ayanmo een Benelux-beeldmerk heeft verkregen, vormt een inbreuk op de auteursrechten van Bigfoot, nu dit logo een nagenoeg identieke kopie betreft van het oorspronkelijke logo van Bigfoot.

Ayanmo betwist dat Bigfoot auteursrechthebbende is op het Mayvinci-logo. Het is onduidelijk wie het logo heeft ontworpen en waar en wanneer het logo voor het eerst openbaar is gemaakt. Bigfoot heeft hierover niets gesteld. Daarmee kan een beroep van Bigfoot op artikel 8 Aw evenmin slagen, aldus Ayanmo.

De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. In de eerste plaats heeft Ayanmo niet gemotiveerd betwist dat het logo en het woord Mayvinci werken zijn die een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen, en dus dat zij voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Voorts blijkt uit de door Bigfoot in het geding gebrachte stukken dat zowel het logo als het woord Mayvinci op de website van Bigfoot openbaar is gemaakt, zonder dat daarbij enige natuurlijke persoon als maker ervan is vermeld. Ayanmo heeft bovendien op geen enkele wijze gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat iemand anders dan Bigfoot het logo en het woord Mayvinci heeft ontworpen/bedacht. Ten slotte is gesteld noch gebleken dat deze openbaarmaking op de website van Bigfoot onrechtmatig was. Aldus komt het auteursrecht op het logo en het woord Mayvinci op grond van artikel 8 Aw toe aan Bigfoot.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Bigfoot ook belang bij toewijzing van deze vordering naast toewijzing van de merkenrechtelijke vorderingen, omdat in theorie de mogelijkheid bestaat dat Ayanmo het logo en het woord Mayvinci voor andersoortige doeleinden wil gaan gebruiken. Het gevorderde onder 3.1 sub D zal derhalve worden toegewezen.

De gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als hierna te melden.

De voorzieningenrechter zal de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

Met betrekking tot de proceskosten overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Vast staat dat Ayanmo in ieder geval niet voor de zitting aan Bigfoot kenbaar heeft gemaakt dat zij onvoorwaardelijk wil overgaan tot zowel het overdragen van de Benelux-merken aan Bigfoot als het staken en gestaakt houden van het gebruik van die merken. Ayanmo voert in dit verband aan dat Bigfoot geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering tot overdracht van de Benelux-merken, nu Ayanmo reeds heeft verklaard bereid te zijn het gebruik van die merken te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter gaat hieraan echter voorbij. In een situatie als deze, waarin de distributierelatie tussen partijen is geëindigd, heeft Bigfoot er groot belang bij dat zij met het oog op de afzet van haar producten in (onder meer) Nederland en het vinden van een nieuwe distributeur zelf weer houder wordt van de door Ayanmo gedeponeerde Benelux-merken. Dit bekent dat Ayanmo voorafgaand aan de zitting niet (volledig) heeft voldaan aan datgene wat door Bigfoot terecht werd verlangd. Aldus kan niet worden geoordeeld dat Bigfoot ten onrechte dit kort geding aanhangig heeft gemaakt. Nu de mondelinge behandeling hiervan ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en – zoals uit het voorgaande blijkt – de vorderingen van Bigfoot voor toewijzing gereed liggen omdat zij voldoende grondslag hebben, heeft Ayanmo te gelden als de in het ongelijk gestelde partij.

Aan het eerste verweer gaat de voorzieningenrechter met verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 4.15 is overwogen voorbij. Voor het overige overweegt de voorzieningenrechter dat het hier niet gaat om een bijzonder complex IE-kort geding. Bovendien zijn de vorderingen van Bigfoot voor een deel gebaseerd op ‘niet-IE gronden’ zoals het schenden van contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad. Gelet op een en ander acht de voorzieningenrechter enige matiging van de in rekening gebrachte kosten op zijn plaats, hetgeen aanleiding geeft om de totale kosten te bepalen op het maximale bedrag dat in de IE-indicatietarieven met betrekking tot een kort geding met gemiddelde complexiteit wordt genoemd, te weten € 15.000,00. Dit bedrag komt de voorzieningenrechter in deze procedure redelijk en evenredig voor. Met inachtneming hiervan worden de kosten aan de zijde van Bigfoot tot op heden begroot op:

- dagvaarding € 104,81

- griffierecht € 639,00

- salaris advocaat € 15.000,00

Totaal € 15.743,81

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.