Uitspraken

De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende voort uit de aard daarvan.

Cito c.s. vorderen allereerst staking van het gebruik van de tekens ‘CitoMateriaal’, ‘Cito Materiaal’ en/of ‘CitoMateriaal.nl’, en/of daarmee overeenstemmende tekens. Cito c.s. stellen dat zij rechthebbenden zijn van diverse woord- en beeldmerken met daarin het woord CITO en dat Smartie c.s. door het gebruik van de hiervoor bedoelde tekens daarop inbreuk maken. Nu zij die inbreuk niet vrijwillig willen staken, dienen zij daartoe volgens Cito c.s. in dit kort geding te worden veroordeeld.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vooropgesteld wordt dat de Benelux woord- en beeldmerken van Cito c.s. geldige merken zijn, nu Smartie c.s. de nietigheid daarvan niet hebben ingeroepen. Het woord CITO, dat in alle merken van Cito c.s. terugkomt, is daarnaast niet zuiver beschrijvend voor de diensten en waren waarvoor de merken zijn geregistreerd, te weten (onder meer) leermiddelen en onderwijsmateriaal en test- en toetsmateriaal. Dit betekent dat op het onderhavige geschil het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) van toepassing is. Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend merkrecht iedere derde die niet zijn instemming daartoe heeft verregen, het gebruik van een of meerdere tekens te verbieden wanneer die tekens gelijk zijn aan de merken en in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Geconstateerd moet worden dat de woord- en beeldmerken van Cito c.s. niet exact gelijk zijn aan de tekens die Smartie c.s. gebruikt. Hoewel de merken en de tekens in het economisch verkeer wel voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt, kan niet worden geoordeeld dat Smartie c.s. inbreuk maken op grond van sub a. Dat kan wel ten aanzien van de gestelde inbreuk op grond van sub b van hetzelfde artikel. Voor het aannemen van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien de merken en de tekens, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen het merk en het teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dient de onderscheidingskracht van - in dit geval - de merken van Cito c.s. in aanmerking te worden genomen.1 Ter beoordeling van de overeenstemming van merk en teken heeft te gelden dat het publiek een merk gewoonlijk waarneemt als één geheel en niet let op de verschillende details ervan.2 Daarbij worden de dominerende en onderscheidende kenmerken het gemakkelijkst onthouden. Bovendien wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan.3

Nu sub b van artikel 2.20 lid 1 BVIE reeds tot toewijzing van de vordering leidt, behoeven de overige door Cito c.s. aangevoerde gronden waarop een eventuele merkinbreuk zou kunnen worden gebaseerd geen bespreking meer.

Cito c.s. vorderen voorts veroordeling van Smartie c.s. tot het staken en gestaakt houden van het voeren van de handelsnamen CitoMateriaal, Cito Materiaal en/of CitoMateriaal.nl en/of namen die daarvan slechts in geringe mate verschillen of daarmee overeenstemmende namen. Cito c.s. leggen aan deze vordering ten grondslag dat Stichting Cito vanaf 1998 en Cito B.V. vanaf 2005 de handelsnaam Cito voeren en dat Stichting CitoMateriaal en vervolgens de VOF CitoMateriaal en CitoMateriaal B.V. op een later moment, te weten voor het eerst op 3 oktober 2016, nagenoeg dezelfde (voornoemde) handelsnaam zijn gaan voeren. Volgens Cito c.s. is dat gebruik strijdig met de Handelsnaamwet (Hnw), reden waarom Smartie c.s. dat gebruik dienen te staken en gestaakt dienen te houden.

Artikel 5 Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Tussen partijen staat vast dat Cito c.s. de handelsnaam Cito eerder voerden dan dat Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. gebruik is gaan maken van de handelsnaam CitoMateriaal en de hiervoor weergegeven varianten daarop. Cito c.s. zijn daarmee gestart in 1998 respectievelijk 2005, terwijl Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. eerst in 2016 zijn gestart met het gebruik van de naam CitoMateriaal. Zoals ook hiervoor in het kader van de merkinbreuk is geoordeeld, is er sprake van grote visuele en auditieve overeenstemming bij het gebruik van de handelsnamen van partijen, gelet op hun dominerende en kenmerkende bestanddeel (Cito). Daarbij heeft ook nog te gelden dat aan het onderscheidend vermogen in het kader van het handelsnaamrecht lage eisen worden gesteld. In beginsel komt iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking. De grens van bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt wel bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Voorshands is aannemelijk dat het bij de handelsnamen Cito en CitoMateriaal en de daarop gebruikte varianten, in relatie tot de door hen aangeboden waren en diensten, niet gaat om een louter beschrijvende aanduiding. De naam Cito is voorshands geoordeeld niet beschrijvend voor (oefen)toetsmateriaal voor alle eindtoetsen in het basisonderwijs.

Omdat de ondernemingen van partijen (in overwegende mate) dezelfde soort diensten en waren aanbieden, te weten (oefen)toetsmateriaal voor de eindtoetsen van groep 3 tot en met 8 in het basisonderwijs, is de aard van de ondernemingen nauw verwant. Daarnaast zijn partijen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van (een) website(s) op internet en worden de door hen aangeboden waren en diensten ook in heel Nederland afgenomen, zodat hun fysieke vestigingsplaats in dit kader irrelevant is. Nu de ondernemingen zich allen richten op scholen en ouders of verzorgers van schoolgaande kinderne in het basisonderwijs, is ook het (doel)publiek van de ondernemingen dezelfde, althans overlappend. Bij deze stand van zaken is het gevaar dat (potentiële) klanten, althans het (doel)publiek, in verwarring raakt voorshands geoordeeld groot. Daadwerkelijke verwarring heeft zich zoals hiervoor onder 4.5. al vermeld in ten minste één geval ook al voorgedaan, hetgeen zich heeft geuit in een e-mailbericht van een door VOF CitoMateriaal benaderde basisschool die aan Cito c.s. vraagt of de door haar ontvangen promotie van CitoMateriaal al dan niet van Cito c.s. afkomstig was. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat het onderscheid tussen de (diensten en) waren van Cito c.s. en CitoMateriaal door het relevante publiek niet (goed) te maken is. Smartie c.s. hebben bovendien ook ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam CitoMateriaal niet betwist daarmee inbreuk te hebben gemaakt op het handelsnaamrecht van Cito c.s. Hun verweer in het kader van deze procedure is ook ten aanzien van de handelsnaam gericht op het gebruik van de naam Smartie, maar die naam maakt geen deel uit van de (verbods)vordering van Cito c.s. op dit punt. Op basis van dit alles moet worden aangenomen dat (ook) sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw, zodat aannemelijk is dat aan de eisen voor handelsnaaminbreuk is voldaan. Dit leidt ertoe dat de vordering strekkende tot staking van die inbreuk zal worden toegewezen op de in het dictum vermelde wijze omdat het verbod, zoals dat door Cito c.s. is gevorderd, te ruim is geformuleerd.

Cito c.s. stellen zich voorts op het standpunt dat het door Cito B.V. ontwikkelde toetsmateriaal auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat Smartie c.s. daarop met het door hen op de markt gebrachte toetsmateriaal inbreuk maken. In het kader van het onderhavige geschil is van belang dat, om als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw te kunnen worden aangemerkt, het voortbrengsel in kwestie oorspronkelijk moet zijn, dat wil zeggen niet ontleend mag zijn aan een ander werk, en een eigen intellectuele schepping zijn van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. Het moet met andere woorden gaan om een voortbrengsel met een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ die de ‘persoonlijke stempel van de maker’ draagt, welk criterium op hetzelfde neerkomt als de volgens het Europese Hof van Justitie benodigde ‘eigen intellectuele schepping’ als verwoord in het Infopaq 1-arrest4 en in het latere Cofemel-arrest5. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet6. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen7. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze8. Verder geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Het gaat erom of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is, dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode9. Daarbij is niet vereist dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt10.

Cito c.s. claimen auteursrecht op het toetsmateriaal dat zij voor de Cito-eindtoetsen heeft ontwikkeld. Het betreft vragen over verschillende onderwerpen, zoals taal en rekenen, voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Cito c.s. hebben ter onderbouwing van het bestaan van het ingeroepen auteursrecht en de vermeende inbreuk daarop door Smartie c.s. in dit kort geding honderden toetsvragen overgelegd en een aantal vergelijkingen gemaakt met het toetsmateriaal dat Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. op de markt brengen, althans brachten, zonder in de dagvaarding aan te geven waar de genoemde voorbeelden zijn terug te vinden. Dit maakt op zich een beoordeling van de gestelde auteursrechtrechtelijke bescherming en de inbreuk in dit kort geding al moeilijk. Ter zitting zijn van een paar voorbeelden wel de vindplaatsen in de producties genoemd, maar ook daarbij is onvoldoende duidelijk gemaakt van welke concrete producten de voorbeelden afkomstig zijn en van wie van hen welk werk is. Cito c.s. hebben meer in het bijzonder nagelaten te specificeren waarom de door hen genoemde voorbeelden als werk in de zin van artikel 10 Aw dienen te worden beschouwd. Zij hebben niet per werk onderbouwd wat maakt dat het om een voortbrengsel met een eigen oorspronkelijk karakter gaat die de persoonlijke stempel van de maker draagt. Gelet op het gemotiveerde en uitvoerige verweer van Smartie c.s., dat er kort gezegd op neerkomt dat van enige auteursrechtelijke bescherming van werken van Cito c.s noch van inbreuk sprake is, had dit wel op hun weg gelegen. Cito c.s. hebben echter volstaan met de algemene stelling dat er creatieve keuzes ter zake de vermeende Cito-werken zijn gemaakt en dat het nergens aan ontleend is, maar dat is in het licht van het voorgaande onvoldoende. Bij gebreke van een afdoende onderbouwing, kan in het kader van dit kort geding dan ook niet worden aangenomen dat sprake is van beschermde werken noch van enige inbreuk op die werken door Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. Daarom zal de vordering strekkende tot staking van dat vermeende handelen op dit moment worden afgewezen.

Voor een meer algemene veroordeling van Smartie c.s. om zich te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Cito c.s. bestaat gelet op al het voorgaande op dit moment geen grond. Cito c.s. hebben onvoldoende onderbouwd en concreet gemaakt waarop dit handelen, naast de hiervoor reeds behandelde (vermeende) IE-inbreuken, zou zien. Aanvullende omstandigheden zijn niet gesteld. Daarom zal deze vordering worden afgewezen.

Cito c.s. vorderen voorts veroordeling van Smartie c.s. om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam ‘citomateriaal.nl’ wordt doorgehaald in het register van SIDN, waarvan bewijs dient te worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. Nu reeds is geoordeeld dat Smartie c.s. met het gebruik van de naam en het teken CitoMateriaal en de daarop bestaande varianten inbreuk maken op de merk- en handelsnaamrechten van Cito c.s. en dat gebruik dienen te staken, dienen Smartie c.s. ook het gebruik van de gelijknamige website te staken en gestaakt te houden. Smartie c.s. hebben in dat verband aangevoerd dat zij de website www.citomateriaal.nl reeds offline hebben gehaald en dat die website aldus al enige maanden niet meer wordt gebruikt. Ter onderbouwing daarvan hebben zij als productie 9 een afdruk overgelegd van de website, waarop de vermelding ‘Page Not Found’ staat vermeld. Omdat daaruit nog niet blijkt dat de domeinnaam ook werkelijk is doorgehaald in het register van SIDN, zal de vordering strekkende daartoe, bij gebrek aan betwisting van de gehoudenheid daartoe, worden toegewezen als gevorderd.

De volgende vordering van Cito c.s. strekt tot veroordeling van Smartie c.s. om, binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, te bewerkstelligen dat de registratie of inschrijving van de handelsnaam “CitoMateriaal”, “Cito Materiaal” en “CitoMateriaal.nl” en het internetadres info@citomateriaal.nl in het register van de Kamer van Koophandel worden doorgehaald dan wel verwijderd, waarvan bewijs dient te worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. Geconstateerd moet worden dat de voormalige vennootschap CitoMateriaal B.V. haar handelsnaam op 31 maart 2022 heeft gewijzigd in Smartie B.V. Vanaf die datum wordt de onderneming niet langer onder de naam CitoMateriaal of enige variant daarop geëxploiteerd. Verder blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat daarin op 25 mei 2022 is geregistreerd dat de ontbonden Stichting CitoMateriaal is opgehouden te bestaan met ingang van 15 mei 2022. Uit voornoemd handelsregister blijkt verder dat de VOF CitoMateriaal op 31 maart 2022 is ontbonden en de onderneming met ingang van die datum is voortgezet door Smartie B.V. Nu op dit moment geen ondernemingen (meer) actief zijn die de handelsnaam CitoMateriaal of enige variant daarop voeren, bestaat geen belang (meer) bij toewijzing van deze vordering van Cito c.s. Voldoende aannemelijk is geworden dat ook het e-mailadres info@citomateriaal.nl sindsdien niet langer in gebruik is, in welk verband verder wordt verwezen naar hetgeen hiervoor over de domeinnaam www.citomateriaal.nl is overwogen. Daarom zal deze vordering van Cito c.s. worden afgewezen.

Cito c.s. vorderen voorts veroordeling van Smartie c.s. om te bewerkstelligen dat alle social media accounts, gebruikersnamen en gerelateerde content van CitoMateriaal worden verwijderd, waarvan bewijs dient te worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. De voorzieningenrechter is gelet op de hiervoor aangenomen merk- en handelsnaaminbreuk van oordeel dat voldoende aanleiding bestaat het gebruik van voornoemde accounts met de naam CitoMateriaal te verbieden. Smartie c.s. hebben in reactie op deze vordering aangevoerd dat zij alle accounts van CitoMateriaal hebben verwijderd, zodat daarop ook geen gebruikersnamen en/of content van CitoMateriaal meer te zien is. Als productie 9 hebben zij ter onderbouwing daarvan afdrukken van de (voormalige) Facebook-, Twitter- en Instagrampagina overgelegd waarop te zien is dat de term “CitoMateriaal” geen hits oplevert. Op basis van deze afdrukken is voldoende aannemelijk dat Smartie c.s. reeds aan deze vordering van Cito c.s. hebben voldaan, zodat ook deze vordering vanwege gebrek aan belang zal worden afgewezen.

Nu gelet op het voorgaande geen aanleiding bestaat te vrezen dat Smartie c.s., voor zover dat nog niet is gebeurd, aan de veroordeling tot doorhaling van de domeinnaam www.citomateriaal.nl zullen voldoen, zal de gevorderde machtiging om dit vonnis in te plaats te laten treden van de wilsverklaring van Smartie c.s. tot het geven van de opdracht tot doorhaling eveneens worden afgewezen. Voor het overige bestaat er geen belang bij de machtiging nu Smartie c.s. al hebben voldaan aan het gevorderde.

Op grond van de hiervoor reeds aangenomen merk- en handelsnaaminbreuken zal de vordering van Cito c.s. strekkende tot veroordeling van Smartie c.s. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke verklaring af te leggen waarin volledige opgave wordt gedaan van kort gezegd (i) het totaal aantal exemplaren van uitgaves waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of de hiervoor reeds genoemde varianten daarop is aangebracht dat door Smartie c.s. is ingekocht en/of door hen of anderen is vervaardigd, (ii) het totaal aantal exemplaren dat zij daarvan hebben verkocht en/of anderszins hebben geleverd, (iii) het totaal aantal exemplaren dat zij daarvan in voorraad houden of laten houden, (iv) de met de verhandeling van de hiervoor onder (i) tot en met (iii) bedoelde uitgaven behaalde omzet en bruto- en nettowinst met specificatie en (v) de volledige naam- en adresgegevens met telefoonnummer en web- en e-mailadressen van alle bij het aanbieden en/of anderszins gebruiken van de hiervoor bedoelde exemplaren betrokken derden, eveneens worden toegewezen. Overigens is ook niet, althans niet voldoende gemotiveerd, betwist dat Smartie c.s. hiertoe gehouden zijn.

Cito c.s. vorderen verder veroordeling van Smartie c.s. om aan alle hiervoor onder 4.17. bedoelde afnemers en derden met wie zij hebben gecorrespondeerd onder de naam CitoMateriaal.nl en/of enige hiervoor bedoelde variant daarop, per e-mail vanaf het adres contact@smartie.nl een bericht te zenden waarin (kort gezegd) staat dat zij zonder toestemming van Cito c.s. onder de naam CitoMateriaal.nl toetsmateriaal hebben aangeboden, verkocht en geleverd en dat zij die activiteiten op last van de rechter dienen te staken. Gelet op de aangenomen merk- en handelsnaaminbreuken en de verwarring die zich op basis van dat inbreukmakend handelen werkelijk heeft voorgedaan, bestaat voldoende grond voor en belang bij toewijzing van deze rectificatievordering. Ten minste één door VOF CitoMateriaal per e-mail benaderde basisschool heeft immers aan Cito c.s. gevraagd of die e-mail al dan niet van hen afkomstig was. Nu niet is betwist dat ook met anderen dan afnemers is gecorrespondeerd onder voornoemde naam, zal de rectificatie zich ook tot die betrokken derden moeten richten. Daarom zal deze vordering van Cito c.s. worden toegewezen als na te melden.

De vordering van Cito c.s. die ziet op afgifte van alle originele werken van Cito B.V. die Smartie c.s. onder zich hebben zal worden afgewezen. In het kader van dit kort geding is niet gebleken dat Smartie c.s. deze werken op onrechtmatige wijze hebben verkregen en/of met gebruikmaking van die werken onrechtmatig jegens Cito c.s. hebben gehandeld of handelen, zodat geen grond bestaat voor toewijzing van deze vordering.

De door Cito c.s. gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv gematigd worden toegewezen als na te melden.

De termijn waarbinnen Cito c.s. op de voet van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dienen te maken zal worden bepaald op zes maanden na betekening van dit vonnis.

Smartie B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cito c.s. maken aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Cito c.s. hebben de door hen gevorderde kosten op zichzelf voldoende gespecificeerd, maar de verschuldigdheid van deze kosten wordt door Smartie B.V. weersproken. Voor de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten zal aansluiting worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Gelet op al het voorgaande kwalificeert de zaak als een normaal kort geding waarvoor een maximum geldt van € 15.000,00 (exclusief verschotten). Dat in deze zaak sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat van het indicatietarief moet worden afgeweken, acht de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd. Daarom zullen de proceskosten tot op heden worden begroot op:

• -

  griffierecht € 676,00

• -

  salaris advocaat € 15.000,00

Totaal € 15.676,00

De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.