Uitspraken

De kern van het geschil tussen partijen betreft het antwoord op de vraag of Böcker door het gebruik van het logo inbreuk maakt op de merkrechten van Alp Lift met betrekking tot de door haar in het Benelux Merkenregister gedeponeerde woord- en beeldmerken.

Böcker betwist op zich niet dat Alp Lift merkrechten heeft met betrekking tot de door haar gedeponeerde woord- en beeldmerken. Zij stelt zich weliswaar op het standpunt dat de merken te kwader trouw zijn gedeponeerd althans dat de inschrijving van het woordmerk ALP (inschrijvingsnummer 0426754) is vervallen, maar erkent dat de vordering tot het aantasten van de geldigheid van deze merken is verjaard.

Wel handhaaft Böcker haar stelling dat zij in een bodemprocedure de merken van Alp Lift nietig kan laten verklaren op grond van het bepaalde in artikel 2.4 sub e BVIE, aangezien sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een beroep op nietigheid op grond van artikel 2.4 sub e BVIE moet worden gedaan binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van inschrijving. Die termijn is ruimschoots verstreken. De termijn van vijf jaar geldt alleen dan niet, indien het betreffende merk te kwader trouw is gedeponeerd (artikel 2.28 lid 3 BVIE). Gelet op het feit dat Alpas, de voorganger van Alp Lift als distributeur van de in opdracht van de Böcker-groep vervaardigde liften, in 1987 van de directeur van de groep toestemming heeft gekregen voor het deponeren van het teken ALP-LIFT (zie productie 7 van Böcker), acht de voorzieningenrechter het niet waarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Alp Lift de merken te kwader trouw heeft gedeponeerd. Afgezien daarvan heeft Böcker ook niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de merken ten tijde van het deponeren daarvan al bekende merken waren in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Dit betekent dat de merken van Alp Lift vooralsnog voor geldig moeten worden gehouden.

De voorzieningenrechter kan Böcker evenmin volgen in haar betoog dat de merkrechten van Alp Lift zouden zijn uitgeput door het feit dat Böcker Duitsland de betreffende liften in andere landen dan de Benelux en Frankrijk in het verkeer mag brengen onder haar eigen ALP LIFT merken. Uitputting van het merkenrecht van Alp Lift kan zich immers alleen voordoen bij liften en hoogwerkers die rechtmatig met toestemming van Alp Lift in de Benelux (of Frankrijk) op de markt zijn gebracht.

Vervolgens dient beoordeeld te worden of Böcker door het gebruik van het logo inbreuk maakt op de merkrechten van Alp Lift. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is sprake van schending van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, nu het kenmerkende bestanddeel van het logo van Böcker bestaat uit de woorden ALP en LIFT en deze woorden auditief en begripsmatig volledig overeenstemmen met het woordmerk ALP LIFT van Alp Lift. Ook in visuele zin is er sprake van een grote mate van overeenstemming. Gelet op deze grote mate van overeenstemming en de door Alp Lift overgelegde verklaringen van (voormalige) klanten van Alp Lift acht de voorzieningenrechter in hoge mate aannemelijk dat door het gebruik van het logo door Böcker bij het publiek verwarring is ontstaan.

De stelling van Böcker dat het gebruik van het logo niet aangemerkt kan worden als gebruik van de merken van Alp Lift, kan de voorzieningenrechter niet volgen. Door het gebruik van het logo wordt immers in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat ertoe strekt om de waren en diensten van een andere onderneming te onderscheiden. Daarmee is sprake van gebruik van een teken als merk.

Böcker zou door het gebruik van het logo alleen dan geen inbreuk maken op de merkrechten van Alp Lift, indien zij daarvoor toestemming zou hebben verkregen van Alp Lift als merkhouder (conform de aanhef van lid 1 van artikel 2.20 BVIE). Van een dergelijke toestemming is evenwel niets gebleken. In ieder geval kan uit de door partij gesloten vaststellingsovereenkomst een dergelijke toestemming niet worden afgeleid. In de artikelen 5 en 6 bevestigt Böcker expliciet dat zij zich zal onthouden van het gebruik van de woord- en beeldmerken van Alp Lift. Uit de omstandigheid dat in artikel 3 is bepaald dat partijen in “open commerciële concurrentie” met elkaar staan en dat Alp Lift zich conform artikel 7 zal onthouden van gebruik van het logo van Böcker buiten de verkoop van van Niehues afgenomen liften, kan een dergelijke toestemming niet worden afgeleid met betrekking tot de verkoop van de door Niehues geproduceerde ALP-liften in de Benelux en Frankrijk. Uit artikel 3 van de vaststellingsovereenkomst volgt - anders dan Böcker stelt - alleen dat het Böcker vrijstaat om de door Niehues geproduceerde ALP-liften in de Benelux te verkopen, maar dat reikt - in het licht van de artikelen 5 en 6 - niet zo ver dat zij dat mag doen onder de benaming ALP LIFT, dat onderdeel uitmaakt van de merken van Alp Lift.
Gelet op het feit dat het logo in hoge mate overeenstemt met het woordmerk ALP LIFT van Alp Lift noopte het bepaalde in artikel 5 van de vaststellingsovereenkomst ertoe om - indien partijen daadwerkelijk zouden hebben beoogd om gebruik van het logo door Böcker toe te staan in de Benelux en Frankrijk - dit uitdrukkelijk in de vaststellingsovereenkomst te bepalen. Daarvan is evenwel geen sprake.

Dit betekent dat Böcker door het gebruik van het logo inbreuk maakt op de rechten van Alp Lift met betrekking tot het woordmerk ALP LIFT.

Volgens Böcker zijn alle rechtsvorderingen met betrekking tot deze inbreuk evenwel verjaard op grond van de algemene verjaringstermijn van artikel 3:306 BW.

Met deze stelling miskent Böcker evenwel dat deze termijn begint te lopen bij elke inbreuk op het merkrecht van Alp Lift, zodat de vorderingen ten aanzien van de door Alp Lift in de onderhavige procedure aan de orde gestelde inbreuken niet verjaard kunnen zijn.

Van misbruik van bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:13 BW, strijd met de redelijkheid en billijkheid of onrechtmatig handelen door Alp Lift door zich te beroepen op haar merkrechten, is - anders dan Böcker stelt - geen sprake. De merkrechten van Alp Lift moeten in ieder geval in het kader van dit kort geding als geldig worden aangemerkt en Alp Lift heeft een gerechtvaardigd belang bij het handhaven van deze merkrechten, namelijk het voorkomen van het gevaar van verwarring in de markt. De omstandigheid dat de Böcker-groep toestemming heeft gegeven voor de registratie van de betreffende merken “als een extra zekerheid voor de distributeur om haar merken in Nederland steviger neer te zetten”, doet hieraan niet af. De Böcker-groep had er immers niet voor hoeven kiezen om de registratie door de distributeur te laten verrichten, maar had de merken ook op eigen naam in het Benelux Merkenregister kunnen registreren. Nu zij heeft toegelaten dat de (toenmalige) distributeur tot het deponeren van de merken is overgegaan, kan zij Alp Lift niet verwijten van haar rechten met betrekking tot deze merken gebruik te maken.

De omstandigheid dat (Alp Lift weet dat) het logo van Böcker standaard in enkele liften en hoogwerkers afkomstig van producent Niehues wordt gestanst en daarmee een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de betreffende producten, maakt het voorgaande niet anders. Door toestemming te verlenen tot het deponeren door haar distributeur van het met het logo overeenstemmende woordmerk ALP LIFT had de Böcker-groep zich moeten realiseren dat daarmee het gebruik van dit logo door haar voor de Beneluxmarkt zou zijn afgesneden en dat zij het productieproces daarop zou moeten (laten) aanpassen. Indien zij na opzegging van de distributieovereenkomst gebruik van het logo voor de Beneluxmarkt had willen voortzetten, had zij dit in de vaststellingsovereenkomst moeten bedingen. Dat heeft zij echter niet gedaan.

Nu Böcker heeft erkend dat zij het logo in Nederland heeft gebruikt voor haar onderneming en de daarvan afkomstige liften en hoogwerkers, staat vast dat zij daarmee inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Alp Lift met betrekking tot haar woordmerk ALP LIFT. Gelet hierop is het gevorderde bevel om verdere inbreuk op de merkrechten van Alp Lift te staken en gestaakt te houden toewijsbaar. De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na betekening van het onderhavige vonnis. De voorzieningen-rechter ziet wel aanleiding om Böcker een termijn te geven om ervoor zorg te dragen dat er in de Benelux en Frankrijk geen inbreuk meer op deze merkrechten wordt gemaakt. Daarbij zal evenwel niet uitgegaan worden van een periode van zes maanden, zoals Böcker wenst, omdat Böcker zich al eerder heeft moeten realiseren dat zij met het gebruik van het logo inbreuk maakte op de merkrechten van Alp Lift. Voorts zal de gevorderde dwangsom worden gematigd op de wijze als in het dictum is aangegeven.

Ter onderbouwing van haar vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van het doen van onrechtmatige uitlatingen heeft Alp Lift aangevoerd dat Böcker in de afgelopen maanden in diverse uitingen, zoals een persbericht in het vakblad Verticaal, in een op de Bouwbeurs in Utrecht uitgereikte brochure en in haar mailings aan klanten, feitelijk onjuiste mededelingen heeft gedaan, waarmee zij heeft gesuggereerd dat de onder de naam ALP LIFT verkochte liften en hoogwerkers voortaan enkel door Böcker zullen worden verkocht, althans dat de activiteiten van Alp Lift in Nederland worden voortgezet door Böcker, althans dat Alp Lift niet langer actief zal zijn op de Nederlandse markt. Met deze mededelingen zaait zij verwarring onder klanten van Alp Lift en profiteert zij op onrechtmatige wijze van de door Alp Lift in Nederland opgebouwde goodwill, aldus Alp Lift.

Ten aanzien van het door Alp Lift als productie 6 overgelegde persbericht in vakblad Verticaal van RENTIT (zie onder 2.10) overweegt de voorzieningenrechter dat het opnemen van het logo daarin ten onrechte suggereert dat Böcker in Nederland liften en hoogwerkers op de markt mag brengen onder de naam ALP LIFT, of zelfs dat Böcker Alp Lift in zijn geheel heeft overgenomen. Ook indien het zo is dat het betreffende artikel geen advertentie maar een artikel van de redactie van het vakblad betreft, moet de opname daarbij van het logo met de tekst ALP LIFT aan Böcker worden toegerekend, aangezien Böcker dit logo ook in Nederland is gaan gebruiken en daarmee in de markt heeft gesuggereerd dat zij daartoe gerechtigd was.

Gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van het doen van onrechtmatige uitlatingen in beginsel toewijsbaar. Wel zal het begrip “onrechtmatige uitlatingen” worden verduidelijkt en zal de gevorderde dwangsom worden beperkt op de wijze als in het dictum is bepaald. Ook de gevorderde rectificaties zullen op grond van het voorgaande worden toegewezen.

Böcker heeft niet onderbouwd waarom geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad (althans uitvoerbaarverklaring onder voorwaarde van zekerheidstelling) zou moeten plaatsvinden, zodat de voorzieningenrechter het verzoek van Böcker op dit punt passeert.

Böcker zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Alp Lift heeft gevorderd dat deze kosten worden begroot op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv, en wel in die zin dat 75% van de totale gemaakte kosten wordt toegerekend aan de IE-grondslag van de onderhavige zaak. Böcker stelt zich op het standpunt dat hooguit 25% betrekking heeft op handhaving van rechten van intellectuele eigendom.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de volledige door Alp Lift gemaakte kosten in de eerste plaats moeten worden verdeeld over de conventie en de reconventie. Nu partijen over deze verdeling niets naar voren hebben gebracht, zal de voorzieningenrechter daarvan zelf een schatting maken en de volledige gemaakte kosten voor 10% relateren aan de reconventie.

De overige 90% dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor 60% te worden toegerekend aan de handhaving van intellectuele eigendom, nu ook een deel van de zaak betrekking heeft op onrechtmatige uitlatingen waarbij de handhaving van rechten van intellectuele eigendom slechts zijdelings een rol speelt. Voor het overige zal de voorzieningenrechter het liquidatietarief toepassen.

De voorzieningenrechter deelt niet de kritiek van Böcker dat de kostenspecificatie van Alp Lift onduidelijk is althans dat er teveel uren in rekening zijn gebracht. Nu het totale bedrag aan kosten inclusief BTW (€ 13.262,91+ € 2.375,84 + € 323,98 = € 15.962,73) het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding nauwelijks overstijgt, ziet de voorzieningenrechter geen noodzaak voor matiging.

De kosten aan de zijde van Alp Lift worden in het licht van het voorgaande als volgt begroot:

• -

  dagvaarding €  84,25

• -

  griffierecht 589,00

• -

  salaris advocaat 8.800,67 (€ 15.962,73x90%x60%) + (€452,-- x 40%)

Totaal €  9.473,92

Ter onderbouwing van haar reconventionele vorderingen heeft Böcker aangevoerd dat zij, mede gelet op haar merk- en auteursrechten met betrekking tot het logo, gerechtigd is het logo te gebruiken.

Zoals in conventie reeds is overwogen, maakt Böcker door gebruik van het logo inbreuk op het woordmerk ALP LIFT van Alp Lift. Gelet hierop kan Alp Lift niet veroordeeld worden om te gedogen dat Böcker het logo inschrijft bij het BBIE en daartegen geen oppositie te voeren, dan wel om ander gebruik van het logo toe te staan. De reconventionele vorderingen moeten ook worden afgewezen.