Uitspraken

Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (hierna: BVIE) dient, alvorens op de inhoud van het geschil wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu Double Dutch is gevestigd te Wormerveer en [gedaagde sub 2] woont in [plaats] is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Hoewel de onthoudingsverklaring op zich niet gezien kan worden als een gerechtelijke erkenning, zoals aanvankelijk door HVA is betoogd, geeft dit samen met het gegeven dat de bewuste domeinnamen op naam van [gedaagde sub 2] staan geregistreerd een duidelijke aanwijzing dat “privé en zakelijk” bij [gedaagde sub 2] niet duidelijk gescheiden zijn. Dat leidt tot de conclusie dat de gestelde inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van HVA niet alleen aan Double Dutch, als uitbater van het café in Zeist toegerekend dienen te worden, maar voorshands ook aan [gedaagde sub 2] zelf. Het verweer wordt daarom verworpen.

Door [gedaagden] is betoogd dat HVA, na de afgegeven onthoudingsverklaring, geen belang meer heeft bij handhaving van haar vorderingen. Voor zover het HVA uitsluitend om een proceskostenveroordeling te doen is, heeft zij daarbij onvoldoende spoedeisend belang, aldus [gedaagden] Door HVA is betoogd dat zij liever een vonnis wenst, versterkt met een dwangsom, dan de boetebepaling in de onthoudingsverklaring, omdat een veroordeling tot betaling van een dwangsom haar een executoriale titel en daarmee meer ruimte biedt. In dat verband heeft zij erop gewezen dat eerder door [gedaagden] was verklaard dat zij een naamswijziging (van ‘de Heren’ naar ‘de ’s Heren’) reeds hadden doorgevoerd maar dat bij een bezoek aan het café in Zeist bleek dat er nog helemaal niets was gewijzigd. Nu men bovendien lange tijd niet bereid was de inbreuk te staken, heeft zij belang bij een proceskostenveroordeling voor haar werkelijk gemaakte kosten, aldus HVA.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat HVA, ondanks de getekende onthoudingsverklaring, voldoende belang bij haar vordering heeft. HVA wenst een executoriale titel te verkrijgen en een proceskostenveroordeling. [gedaagde sub 2] was bekend met het bestaan van HVA en de door haar gevoerde onderneming uit hoofde van zijn glazenleveranties aan HVA en heeft ervoor gekozen een (nagenoeg) identieke naam te gaan voeren voor gelijksoortige waren voor zijn nieuwe café in Zeist. HVA had en heeft voldoende belang om daartegen op te treden. Voor zover het geschil inmiddels beperkt zou zijn tot de proceskosten kan evenmin worden geoordeeld dat HVA onvoldoende spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Deze vordering vloeit immers voort uit een maandenlang voortslepend conflict dat uiteindelijk door HVA in de vorm van een kort geding aan de rechter is voorgelegd en waar pas na het uitbrengen van de dagvaarding beweging in is gekomen. Een vordering uit hoofde van inbreuk op een merk is naar zijn aard spoedeisend en naar het oordeel van de voorzieningenrechter behoeft voor een (resterende) vordering uit hoofde van proceskosten in een dergelijk geval geen afzonderlijk spoedeisend belang te worden gesteld of te bestaan.

HVA is houdster van het Benelux merk ‘DE HEEREN VAN AEMSTEL’. Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 eerste lid BVIE geeft een ingeschreven merk de houder van het merk een uitsluitend recht en de merkhouder kan op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken verbieden in een aantal in de wet genoemde situaties.

Artikel 2.20 eerste lid sub a BVIE: Door HVA is betoogd dat [gedaagden] gebruik maken van een teken dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten, zoals bedoeld in genoemd artikel, omdat het hier gaat om verschillen die in zijn geheel beschouwd dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Door [gedaagden] is betoogd dat haar handelsnaam en het merk van HVA niet identiek zijn - en de verschillen ook niet onbeduidend zijn - nu haar handelsnaam ‘De Heren van Amstel’ wordt voorafgegaan door Grand Café en er ook sprake is van een andere schrijfwijze voor Heren en Amstel.

Dit verweer slaagt. Gelet op de andere schrijfwijze van ‘De Heren van Amstel’ en van de voorgestelde wijziging ‘De ’s Heren van Amstel’ ten opzichte van het merk van HVA kan niet worden geoordeeld dat de verschillen tussen het door [gedaagden] gebruikte teken en het merk van HVA zodanig onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen.

Artikel 2.20 eerste lid sub b BVIE: Onder dit artikelonderdeel is het voor een merkhouder mogelijk gemaakt tegen inbreuk op zijn merk op te treden wanneer het inbreukmakende teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren en er bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Door HVA is gesteld dat het teken dat [gedaagden] gebruikt visueel, auditief en begripsmatig gelijkenis vertoont met haar merk. Zowel auditief als begripsmatig bestaan er geen verschillen tussen het merk en de tekens en het visuele verschil is in deze van ondergeschikt belang. Bovendien wordt het teken gebruikt voor identieke diensten als waarvoor het merk is ingeschreven en wordt gebruikt. Door dit gebruik bestaat bij het publiek verwarringsgevaar. Dit verwarringsgevaar heeft zich ook al verwezenlijkt doordat Heineken de inlogcodes bestemd voor [gedaagden] via internet per abuis aan HVA heeft doen toekomen, aldus HVA.

[gedaagden] heeft erkend dat er een zekere mate van overeenstemming is tussen de door haar gebruikte handelsnamen en het merk. Zij heeft echter benadrukt dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, aangezien de bedrijfsformules van beide cafés significant verschillend zijn, gelet op de inrichting, de doelgroep, de wijze van exploitatie van de ondernemingen en de uitstraling van de websites. Ook de geografische afstand tussen beide ondernemingen staat aan het ontstaan van verwarringsgevaar in de weg, aldus [gedaagden]

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het merk en het teken zijn auditief en begripsmatig gelijk. Verder zijn de verschillen in de schrijfwijze van het karakteristieke element van de handelsnaam en van het merk gering (‘Heren’ dan wel ‘’s Heren’ in plaats van ‘Heeren’ en ‘Amstel’ in plaats van ‘Aemstel’) zodat rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument zouden kunnen ontsnappen. Nu zowel het merk als het teken bovendien worden gebruikt voor het uitbaten van een café waar in de avonduren veelal livemuziek ten gehore gebracht wordt en waar de mogelijkheid aan klanten worden geboden zelf iets te zingen, wordt voorts geoordeeld dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde diensten en waren als het merk. Door [gedaagden] is nog betoogd dat er geen gevaar voor verwarring bestaat omdat [gedaagden] haar onderneming drijft in Zeist en HVA in Amsterdam, maar de voorzieningenrechter is van oordeel dat HVA voldoende aannemelijk gemaakt heeft dat zij niet alleen lokale bekendheid heeft maar ook deels landelijke bekendheid als gevolg van de opname in het verleden van de eerste commercials van Amstel van de drie vrienden en de opname van de (eerste) televisie-uitzendingen van het programma De Heeren van Amstel Live in haar etablissement. Bovendien is door [gedaagden] niet weersproken dat veel bekende artiesten HVA kiezen voor hun cd-presentaties en try-outs, hetgeen ook voor veel (landelijke) publiciteit zorgt. Daarbij komt dat [gedaagden] in de publiciteit rond de opening van haar café ook duidelijk bij de hiervoor genoemde bekendheid heeft willen aanhaken door te verwijzen naar de commercials van Amstel over de drie vrienden, zoals hiervoor onder 2.5 is weergegeven. Double Dutch wordt dus niet gevolgd in haar ontkenning van verwarringsgevaar bij het publiek. Juist door de publiciteit rond de opening van het café in Zeist kan de suggestie zijn gewekt dat er enige connectie bestaat tussen haar en HVA. Ook de omstandigheid dat inlogcodes voor het café in Zeist door Heineken per e-mail zijn toegestuurd aan HVA maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat er verwarringsgevaar bestaat. Weliswaar is door [gedaagden] aangevoerd dat zij aan deze stelling van HVA geen geloof hecht omdat zij niet om inlogcodes verzocht heeft, maar [gedaagden] heeft haar verweer onvoldoende onderbouwd.

Door [gedaagden] is nog betoogd dat eventuele verwatering van het merk van HVA niet het gevolg is van haar gebruik van het teken, maar van de omstandigheid dat HVA niet tegen alle inbreukplegers consequent optreedt. Door HVA is in dat verband opgemerkt dat van de cafés met een gelijkluidende naam het café in Arnhem al vóór het depot van haar merk de naam voerde, zodat zij een ouder recht hebben en dat de cafés in Breskens en Venray al gesloten zijn. Het café in Mallorca valt buiten het werkingsgebied van het Benelux merkendepot, zodat HVA daartegen niet op kan treden. De voorzieningenrechter overweegt dat onvoldoende aannemelijk geworden is dat er geen sprake is van verwateringsgevaar door het gebruik van het teken door [gedaagden] voor gelijksoortige diensten en waren.

De vordering tot het staken van de inbreuk op het merk kan derhalve worden toegewezen, evenals de vordering tot staken van het gebruik van overeenstemmende namen als handelsnaam.

Door HVA is gevorderd dat [gedaagden] worden veroordeeld de profielen op Facebook ‘De S Heren van Amstel’ en ‘De ’s Heren van Amstel’ zodanig te doen aanpassen dat niet langer sprake is van inbreuk op haar merk. Door [gedaagden] is ter zitting betoogd dat de gewraakte profielen op Facebook niet langer bereikbaar zijn. Zij heeft daarbij een print overgelegd van een pagina waaruit blijkt dat deze link niet meer beschikbaar is. Nu niet ten aanzien van alle profielen voldoende aannemelijk geworden is dat [gedaagden] de gevraagde maatregelen al hebben genomen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de gevorderde voorziening toe te wijzen.

De vordering ten aanzien van de gewraakte domeinnamen is bij gebreke van betwisting eveneens toewijsbaar.

Door HVA is betoogd dat zij [gedaagden] al sinds eind november 2013 aanschrijft om de inbreuk te staken, maar dat men daartoe niet bereid was. Gelet op die houding was het nodig om onder meer veel producties over te leggen ter onderbouwing van haar stellingen, zodat niet kan worden geoordeeld dat het in casu een IE-kort geding van eenvoudige aard betreft. Zij heeft gevorderd dat haar volledige proceskosten worden toegewezen. Door [gedaagden] is betwist dat het hier geen eenvoudig IE-kort geding betreft.