Uitspraken

Als meest verstrekkende verweer heeft TSO Techniek aangevoerd dat Technical Support Oosterhout niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in haar vorderingen wegens schending van de waarheidsplicht als bedoeld in artikel 21 Rv. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat Technical Support Oosterhout het ten onrechte doet voorkomen alsof zij al vanaf 1999 landelijk actief is onder de naam TSO en alsof TSO Noord spoedig na de aandelenverkoop stoppen en geen toestemming zou hebben om na deze aandelenverkoop het naamsbestanddeel TSO nog te gebruiken.

De rechtbank overweegt dat, zoals blijkt uit hetgeen hierna zal worden overwogen, voldoende is komen vast te staan dat Technical Support Oosterhout reeds vóór 2001 de handelsnaam TSO voerde en dat het voor de beoordeling van de vorderingen niet relevant is of zij dit vanaf 2000 of vanaf 1999 deed en of zij dit in heel Nederland of enkel in het zuiden van Nederland deed. Voorts overweegt de rechtbank dat het enkele feit dat, zoals hierna zal worden overwogen, niet is komen vast te staan dat TSO Noord spoedig na voormelde aandelenverkoop zou stoppen en geen toestemming had om na de aandelenverkoop het naamsbestanddeel TSO nog te gebruiken, nog niet de conclusie rechtvaardigt dat Technical Support Oosterhout de rechtbank op dit punt welbewust heeft voorgelogen. Hetgeen TSO Techniek hiertoe heeft aangevoerd, levert derhalve geen grond op om Technical Support Oosterhout op grond van artikel 21 Rv niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen.

De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of Technical Support Oosterhout oudere handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de afkorting TSO dan TSO Techniek en om die reden het gebruik door Technical Support Oosterhout van de afkorting TSO en het beeldmerk TSO kan verbieden. De rechtbank overweegt ter zake als volgt.

Voormelde feiten, in onderling verband en samenhang beschouwd, rechtvaardigen de conclusie dat Technical Support Oosterhout reeds vóór 2001 meer dan incidenteel met de naam TSO deelnam aan het economisch verkeer en (ook) deze naam derhalve als handelsnaam gebruikte. Nu TSO Noord eerst in 2001 actief is geworden en derhalve pas vanaf toen de handelsnaam TSO Noord is gaan gebruiken, is het handelsnaamrecht van Technical Support Oosterhout op de naam TSO ouder dan die van TSO Techniek, die de intellectuele eigendomsrechten van TSO Noord heeft overgenomen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan in het midden blijven of de jongere handelsnaam TSO Techniek en het beeldmerk TSO zoveel op de oudere handelsnaam TSO lijken dat daardoor, in verband met de aard van de door Technical Support Oosterhout en TSO Techniek gedreven ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Ook indien namelijk veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van het standpunt van Technical Support Oosterhout dat van een dergelijk verwarringsgevaar sprake is, leidt dit, zoals blijkt uit hetgeen hierna zal worden overwogen, niet tot toewijzing van vorderingen sub I, III en IV.

Niet in geschil is dat TSO Noord sinds 2001 (onder meer in haar handelsnaam) gebruik heeft gemaakt van de afkorting TSO, de handelsnaam van Technical Support Oosterhout. Technical Support Oosterhout heeft gesteld dat TSO Noord daarvoor toestemming (een stilzwijgende licentie) van haar had gekregen, toen TSO Noord nog een zustervennootschap van haar was. Nu ook TSO Techniek zich (subsidiair) op het standpunt heeft gesteld dat TSO Noord toestemming had voor het gebruik van deze handelsnaam, gaat de rechtbank er in het navolgende vanuit dat Technical Support Oosterhout aan TSO Noord een licentie heeft verstrekt voor het gebruik van deze handelsnaam.

Niet gebleken is dat nadien door Technical Support Oosterhout aan TSO Noord kenbaar is gemaakt dat de licentie werd ingetrokken. Zo is in juni 2009, derhalve ruim een jaar na de aandelenverkoop, een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen onder meer Technical Support Oosterhout en TSO Noord. Als Technical Support Oosterhout de toestemming alsnog had willen intrekken, had het in de rede gelegen dat zij dit punt had meegenomen in de schikkingsonderhandelingen en ter zake een afspraak had laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst, hetgeen zij niet heeft gedaan.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat TSO Noord ook na de aandelenverkoop op basis van de door Technical Support Oosterhout aan haar verstrekte licentie de handelsnaam TSO heeft gebruikt en mocht gebruiken. Uit het feit dat TSO Noord (onder meer) haar handelsnamen en domeinnamen heeft overgedragen aan TSO Techniek vloeit voort dat zij deze licentie ook aan TSO Techniek heeft overgedragen. Naar het oordeel van de rechtbank impliceren de aan TSO Techniek gerichte sommaties van Technical Support Oosterhout tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het woord TSO een intrekking van deze licentie. De rechtbank begrijpt het verweer van TSO Techniek op dit punt aldus dat zij (onder meer) aanvoert dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door de licentie in te trekken. De rechtbank volgt haar in dit verweer en overweegt hiertoe als volgt.

Artikel 3:13 lid 2 BW bepaalt dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

Gesteld noch gebleken is dat tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord is overeengekomen dat de licentie niet, in verbinding met de door TSO Noord gedreven onderneming, overdraagbaar zou zijn. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de licentie door TSO Noord aan TSO Techniek. TSO Techniek heeft onbetwist gesteld dat het intrekken van deze licentie zeer nadelige financiële gevolgen voor haar heeft, omdat dit haar noopt tot een naamswijziging met alle kosten van dien en het de investeringen die zij heeft gedaan waardeloos maakt. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Technical Support Oosterhout dat zij daar tegenover stelt dat zij belang heeft bij intrekking van de licentie, omdat er gevaar voor verwarring bestaat tussen haar handelsnamen en domeinnamen en de handelsnaam, domeinnaam en het beeldmerk van TSO Techniek, welk gevaar zich volgens haar ook reeds heeft verwezenlijkt. De rechtbank is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat en waarom dit gestelde gevaar thans groter is dan toen TSO Noord na de aandelenverkoop de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO gebruikte. Waar Technical Support Oosterhout destijds in het gestelde verwarringsgevaar geen aanleiding heeft gezien de licentie in te trekken, valt niet in te zien waarom dit gestelde gevaar thans zo zwaar zou moeten wegen dat het afgewogen tegen het belang van TSO Techniek de intrekking van de licentie in redelijkheid rechtvaardigt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Technical Support Oosterhout, gezien de onevenredigheid tussen haar belang bij intrekking van de licentie en het belang van TSO Techniek dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot intrekking van de licentie heeft kunnen komen.

Slotsom is dat Technical Support Oosterhout in het kader van de onderhavige procedure TSO Techniek niet kan tegenwerpen dat zij zonder toestemming gebruik maakt van haar handelsnaam TSO. Hieruit volgt dat vordering sub I dient te worden afgewezen. De daarop voortbordurende vorderingen sub III en IV tot het overdragen van de domeinnaam en het beeldmerk treffen hetzelfde lot.

Nu vordering sub VII voortborduurt op de vorderingen sub I t/m IV zal ook deze vordering worden afgewezen.

Wat partijen in de eerste plaats verdeeld houdt, is de vraag of TSO Techniek Technical Support Oosterhout het gebruik van het beeldmerk TSO kan verbieden. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank stelt vast dat het beeldmerk TSO in 2000 door Technical Support Oosterhout is geregistreerd en in 2005 op naam is gezet van haar bestuurder [directeur] Management en Beheer. Voor zover Technical Support Oosterhout aanvoert dat [directeur] Management en Beheer niet gerechtigd zou zijn om het beeldmerk vervolgens aan een ander over te dragen, wordt zij hierin niet gevolgd. Een dergelijke verbod volgt namelijk niet uit de wet en Technical Support Oosterhout heeft niet aangevoerd laat staan onderbouwd dat zij met [directeur] Management en Beheer is overeengekomen dat het beeldmerk niet mocht worden overgedragen.

Ook heeft Technical Support Oosterhout tegenover de betwisting door TSO Techniek haar verweer dat RNT Beheer er bij de koop van de aandelen in Technical Support Oosterhout vanuit mocht gaan dat de merkregistratie onderdeel uitmaakte van de koop onvoldoende onderbouwd. De koopovereenkomst bevat namelijk geen expliciete afspraak tot overdracht van de merkregistratie en niet valt in te zien waarom de overdracht van de aandelen een overdracht van het beeldmerk zou impliceren. TSO Noord, dat ook gebruik maakte van het beeldmerk, bleef immers in handen van de merkgerechtigde en zoals hiervoor in r.o. 4.8 is overwogen, is niet komen vast te staan dat er ten tijde van de aandelenverkoop vanuit kon worden gegaan dat TSO Noord zou stoppen met haar werkzaamheden. Bovendien heeft Technical Support Oosterhout niet gesteld waarom haar verwachtingen bij de aandelenverkoop TSO Techniek regarderen. TSO Techniek was immers geen partij bij die aandelenverkoop.

De rechtbank volgt Technical Support Oosterhout evenmin in haar verweer dat zij eenieder die het beeldmerk TSO gebruikt dit gebruik op basis van haar handelsnaamrechten, die ouder zijn dan de merkregistratie, kan verbieden. Waar Technical Support Oosterhout, toen zij beide intellectuele eigendomsrechten in handen had, er zelf voor heeft gekozen haar merkrecht ter zake van het beeldmerk TSO over te dragen, gaat het niet aan dat zij vervolgens het gebruik van dat beeldmerk door een ander zou kunnen verbieden met een beroep op haar oudere handelsnaamrechten.

Onweersproken is dat Technical Support Oosterhout na de overdracht van het beeldmerk TSO aan [directeur] Management en Beheer het beeldmerk is blijven gebruiken. Nu [directeur] Management en Beheer gerechtigd was tot het beeldmerk en zij als bestuurder van Technical Support Oosterhout heeft bewerkstelligd dat Technical Support Oosterhout het beeldmerk is blijven gebruiken, gaat de rechtbank ervan uit dat zij aan Technical Support Oosterhout een licentie heeft verleend voor het gebruik van het beeldmerk TSO.

Naar het oordeel van de rechtbank is TSO Techniek niet gebonden aan deze licentieovereenkomst tussen Technical Support Oosterhout en [directeur] Management en Beheer, nu TSO Techniek geen rechtsopvolger onder algemene titel is van [directeur] Management en Beheer en niet gebleken is dat [directeur] Management en Beheer en TSO Techniek zijn overeengekomen dat TSO Techniek de rechten en verplichtingen van [directeur] Management en Beheer uit de licentieovereenkomst zou overnemen. Nu evenmin gesteld noch gebleken is dat TSO Techniek na de overdracht van het merkrecht aan haar in 2010 Technical Support Oosterhout een licentie heeft verleend voor het gebruik van het beeldmerk TSO, dient geconcludeerd te worden dat Technical Support Oosterhout sinds deze overdracht het beeldmerk heeft gebruikt zonder te beschikken over een licentie daarvoor.

De rechtbank begrijpt het verweer van Technical Support Oosterhout aldus dat zij onder meer aanvoert dat TSO Techniek misbruikt maakt van recht door thans te vorderen dat Technical Support Oosterhout wordt bevolen het gebruik van het beeldmerk TSO te staken. Voor zover het verweer anders moet worden begrepen zal de rechtbank onder aanvulling van rechtsgronden beoordelen of sprake is van misbruik van recht in vorenbedoelde zin.

Technical Support Oosterhout heeft aangevoerd dat zij belang heeft bij gebruik van het beeldmerk TSO in verband met de voortzetting van haar onderneming. TSO Techniek heeft dit betwist. De rechtbank overweegt dat Technical Support Oosterhout tegenover deze betwisting onvoldoende heeft onderbouwd dat haar onderneming niet kan worden voortgezet zonder het gebruik van het beeldmerk. Echter, gelet op het feit dat Technical Support Oosterhout in 2001 zelf het merk heeft geregistreerd en sindsdien het beeldmerk TSO heeft gebruikt en zij derhalve degene is geweest die mede de goodwill van het beeldmerk heeft opgebouwd, acht de rechtbank het evident dat, net zoals het intrekken van de licentie voor het gebruik van de handelsnaam TSO voor TSO Techniek zeer nadelige financiële gevolgen zou hebben, het verbieden van het gebruik van het beeldmerk TSO voor Technical Support Oosterhout zeer nadelige financiële consequenties zou hebben.

TSO Techniek heeft ter comparitie verklaard dat zij geen last heeft van Technical Support Oosterhout, waaruit de rechtbank afleidt dat zij geen last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Dit oordeel vindt steun in het feit dat niet gebleken is dat zij zich in de periode tussen december 2010, het moment waarop zij als rechthebbende op het merk in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven, en haar brief van 12 februari 2014 heeft verzet tegen het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TSO Techniek mede gelet hierop onvoldoende onderbouwd gesteld waarom zij thans belang heeft bij uitoefening van haar recht om het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te verbieden. Haar stelling dat de manier waarop Technical Support Oosterhout tekeer gaat en in rechte vordert dat het beeldmerk TSO wordt overgedragen haar heeft doen besluiten een verbod te vorderen, doet vermoeden dat de vordering enkel is ingesteld, omdat Technical Support Oosterhout haar heeft gedagvaard. De rechtbank acht dit "belang" in geen verhouding staan tot het belang van Technical Support Oosterhout bij voortzetting van het gebruik van het beeldmerk TSO. De rechtbank is daarom van oordeel dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door thans een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te vorderen. Hierop stuit deze vordering af.

Ten aanzien van de vordering om Technical Support Oosterhout te bevelen het woordmerk TSO over te dragen aan TSO Techniek overweegt de rechtbank dat wil deze vordering kunnen worden toegewezen, vast dient komen te staan dat Technical Support Oosterhout met het woordmerk TSO inbreuk maakt op het beeldmerk van TSO Techniek.

Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE geeft het ingeschreven merk de houder het uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publieke verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie met het merk.

TSO Techniek heeft zich in haar verweer tegen de vorderingen in conventie op het standpunt gesteld dat haar gebruik van het beeldmerk TSO niet het gevaar oplevert dat het relevante publiek de handelsnaam TSO van Technical Support Oosterhout zal verwarren met dit beeldmerk. Het is volgens haar eerder het gebruik van hetzelfde beeldmerk dat gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren dan enkel het gebruik van het naamsbestanddeel TSO. Gezien dit standpunt gaat de rechtbank ervan uit dat, nu het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout gelijk is aan haar handelsnaam en enkel bestaat uit het naamsbestanddeel TSO, er ook in de visie van TSO Techniek geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE tussen het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout en het beeldmerk TSO van TSO Techniek. Reeds hierop strandt de vordering van TSO Techniek.

Daar komt nog bij dat het recht van Technical Support Oosterhout op de handelsnaam TSO ouder is dan het recht van TSO Techniek op het beeldmerk TSO. Zelfs al zou er derhalve wel gevaar voor verwarring te duchten zijn tussen de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO, kan TSO Techniek Technical Support Oosterhout het gebruik van de handelsnaam niet verbieden (vergelijk HR 20 november 2009, NJ 2009,583). Waar het woordmerk TSO gelijk is aan deze handelsnaam, kan TSO Techniek naar het oordeel van de rechtbank evenmin het gebruik van dit woordmerk verbieden. Dit heeft de advocaat van TSO Techniek zelf ook met zoveel woorden erkend ter comparitie, waar hij heeft verklaard:

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van TSO Techniek zullen worden afgewezen.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie ziet de rechtbank, nu beide partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld zijn te beschouwen, aanleiding om de proceskosten - zowel in conventie als in reconventie - te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.