Uitspraken

in conventie voorts

WSB is van mening dat zij niets meer aan AOMB verschuldigd is. Zij stelt een vordering te hebben op AOMB, omdat zij facturen heeft voldaan, waarvan zij (thans) de verschuldigdheid betwist. WSB wenst deze vordering te verrekenen met de vordering van AOMB. WSB deelt de betwisting van de facturen in in vier categorieën. Zij voert daaromtrent het volgende aan.

Categorie 1 betreft alle facturen die te maken hebben met het splitsen van de aanvraag in twee aanvragen, als gevolg van het eerder gegeven onjuiste advies.

Categorie 2 betreft alle facturen die te maken hebben met overige herstelwerkzaamheden ter verwijdering van [naam 2] als octrooigerechtigde, waaronder gesprekken van [naam 3] met [naam 2] over deze kwestie. AOMB zou deze kosten eerst voor eigen rekening nemen en heeft een groot deel daarvan oorspronkelijk niet gefactureerd. Dit is in december 2012 afgesproken tussen [directeur gedaagde] en de heer [naam 4] . WSB verwijst naar de e-mailcorrespondentie tussen [directeur gedaagde] en [naam 3] van 26 en 27 december 2012, die is gevoegd als bijlage 0,25 bij de klacht tegen [naam 3] bij de RvT. [directeur gedaagde] schrijft daarin op 26 december 2012: “Ik heb nog een creditnota tegoed inzake de werkzaamheden m.b.t. [naam 2] .” Volgens WSB kan deze opening alleen terugverwijzen naar een eerder gemaakte afspraak daaromtrent. [naam 3] heeft in zijn antwoordmail van 27 december 2012 een voorstel voor een creditnota gestuurd. Dit voorstel was beperkt tot de kosten in de Verenigde Staten na de indiening. Omdat dat veel te laag was, heeft [directeur gedaagde] deze creditnota geweigerd, maar dat er recht was op een creditnota m.b.t. de kwestie van [naam 2] ligt daarmee wel voldoende vast. Toen AOMB de diensten aan WSB staakte, heeft zij alsnog vier facturen gestuurd die alleen te maken hebben met herstelwerkzaamheden ter verwijdering van [naam 2] als octrooigerechtigde, alle van 12 april 2013.

Categorie 3 betreft facturen die onduidelijk zijn en/of niet gespecificeerd. Hierover heeft WSB meerdere keren geklaagd. Onder deze facturen bevindt zich een factuur van € 609,05, gefactureerd op 4 februari 2013 (factuur 95060718). Dit bedrag is begrepen in het bedrag van € 7.003,15 dat WSB na 2 mei 2013 heeft voldaan terzake de taksen. Deze taks heeft betrekking op de dispenser, die allang ingetrokken had moeten zijn. [directeur gedaagde] had eind 2010 aan [naam 3] laten weten dat, als het [naam 3] zou helpen bij het vinden van een oplossing, de dispenseruitvinding wat hem betreft mocht komen te vervallen. WSB hoefde er dus geen rekening meer mee te houden dat nog taksen voor de dispenser in rekening zouden worden gebracht.

Categorie 4 betreft facturen ter zake indiening, waarvoor echter een totaalbedrag van

€ 73.500,00 exclusief BTW was overeengekomen, welk bedrag al was gefactureerd en betaald. Het betreft een nota in verband de Russische octrooiaanvraag en een factuur met betrekking tot de Indiase octrooiaanvraag. Beide facturen dateren van vóór de door AOMB verzonden voorschotnota’s voor de verleningsfase en hebben dus betrekking op de indieningsfase. Uit de door AOMB bij akte overlegging productie overgelegde correspondentie van 11 mei 2011 volgt dat de inhoudelijke beoordeling van de octrooiaanvraag nog niet is gedaan, terwijl dat de eerste stap is die gezet wordt, nadat een octrooi is aangevraagd. Dit bewijst dat de door WSB bestreden facturen van 7 respectievelijk 11 oktober 2010 wel degelijk met de indieningsfase te maken hadden. De brief van de Russische octrooiagent van 15 juni 2010, waarin alleen maar wordt meegedeeld dat een “request for substantive examination” binnen drie jaar na de datum van de internationale aanvraag moet worden ingediend bewijst ook niets van de stelling van AOMB. Uit de brief van de Indiase octrooiagent van 19 mei 2011 volgt dat op 11 oktober 2010 (de datum van de bestreden factuur) de verleningsfase nog niet was ingetreden.

WSB heeft deze facturen destijds betaald in de veronderstelling dat het de verleningsfase betrof, doch naar nu is gebleken ten onrechte en onverschuldigd.

WSB stelt voorts dat zij een voorschot heeft betaald van € 3.500,00, welk voorschot nooit is verrekend. Blijkens de factuur die AOMB als productie 5 bij conclusie van antwoord in reconventie heeft overgelegd is daarmee een voorschotnota van 11 mei 2007 verrekend, dus niet het voorschot dat in de opdrachtbrief van 16 maart 2007 is gevraagd. Productie 5 kan dus niet gelden als bewijs dat dat voorschot is verrekend. WSB betwist dat het voorschot is verrekend. AOMB vroeg wel vaker op deze manier voorschotten, om zo de BTW niet te hoeven voorschieten. AOMB verwijst naar een brief van AOMB aan WSB van 22 maart 2008, waarin hetzelfde gebeurt (bijlage 2 bij de Aanvullingen van AOMB in de klachtprocedure bij de RvT van 17 april 2014). WSB heeft drie voorschotten van € 3.500,00 betaald. WSB wil het niet verrekende bedrag van € 3.500,00 alsnog verrekenen met de openstaande facturen.

AOMB voert aan dat een groot deel van de betwiste facturen reeds door WSB is voldaan. AOMB betwist dat sprake is van een onjuist advies/tekortkoming en voert aan dat WSB de overige facturen onverkort dient te voldoen.

AOMB betwist dat zou zijn afgesproken dat zij de werkzaamheden in categorie 2 voor eigen rekening zou nemen. Alle facturen van 12 april 2013 hebben betrekking op openstaand onder handen werk. AOMB heeft al op 18 maart 2013 aangekondigd dat zij deze werkzaamheden zou factureren. AOMB betwist bovendien dat deze facturen betrekking hebben op werkzaamheden aangaande de “reparatie inzake [naam 2] ”.

AOMB is van mening dat de facturen in categorie 3 voldoende zijn gespecificeerd. Zij wijst erop dat uit de facturen zelf voldoende blijkt waarop de gefactureerde kosten betrekking hebben en dat overigens bij veel facturen een begeleidende brief zit. AOMB brengt de door WSB terzake verstrekte opdracht die ten grondslag ligt aan de factuur met nummer 95060718, als productie 9 bij conclusie van antwoord in reconventie in het geding. AOMB kan de inhoud van het betoog van WSB waarom de taks ten onrechte zou zijn gefactureerd niet volgen. Als WSB wil dat een octrooiaanvraag komt te vervallen, dient zij daartoe expliciet opdracht te geven. Het is niet aan AOMB om te besluiten of WSB wel of niet met een octrooi stopt.

De twee facturen in categorie 4 met betrekking tot de Russische en de Indiase octrooiaanvraag hebben volgens AOMB betrekking op het indienen van stukken in de verleningsprocedure. Deze facturen hebben geen betrekking op de indieningsfase. Daarvoor is inderdaad een vast bedrag afgesproken en door WSB betaald. Dat AOMB tweemaal eerder een (kleine) factuur heeft verzonden voor werkzaamheden terzake van het Russische en het Indiase octrooi, betekent vanzelfsprekend niet dat iedere volgende factuur automatisch voor de verleningsfase is bedoeld. AOMB brengt als productie 2 bij akte overlegging productie correspondentie over, waaruit blijkt dat de betreffende werkzaamheden wel degelijk betrekking hadden op de verleningsfase. Bovendien heeft WSB deze facturen allang betaald.

Het in 2007 betaalde voorschot van € 3.500,00 is destijds reeds in mindering gebracht op de factuur van AOMB d.d. 5 juli 2007 met factuurnummer 86215 (productie 5 bij conclusie van antwoord in reconventie). In de brief van 16 maart 2007, waarin om betaling van het voorschot is verzocht is een betalingskenmerk genoemd (224208/424281) (productie H van WSB). Dit betalingskenmerk correspondeert met het relatienummer en het betalingsnummer van bedoelde factuur. AOMB wijst erop dat WSB niet met bijvoorbeeld bankafschriften heeft onderbouwd dat zij begin/medio 2007 meerdere malen een voorschot zou hebben betaald.

in reconventie voorts

met betrekking tot “de facturen”

met betrekking tot de bij NOB te maken kosten

met betrekking tot de gevorderde verklaring voor recht

WSB voert het volgende aan ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van een beroepsfout.

[naam 2] had diverse octrooien bestudeerd die te maken hebben met een ijsdispenser (een apparaat dat ijsblokjes gedoseerd en op het gewenste moment afgeeft aan de gebruiker). Geen van deze octrooien loste het probleem op dat de ijsblokjes na productie (het bevriezen van water) in het opvangreservoir aan elkaar vroren, waardoor gedoseerd afgeven niet meer mogelijk was. [directeur gedaagde] heeft toen een vriesmethode ontwikkeld, waarbij de ijsblokjes tijdens het productieproces door een dunne ijsverbinding aan elkaar gevroren worden doch overigens van elkaar gescheiden blijven, zodat deze eenvoudig losgemaakt kunnen worden en wel op het moment dat deze uitgegeven moeten worden door de dispenser. Deze methode wordt de “matrix-vriesmethode” genoemd. Vervolgens heeft [directeur gedaagde] ook de dispenser ontwikkeld.

Tijdens het eerste gesprek met [naam 3] heeft [directeur gedaagde] aangegeven geen ervaring te hebben met octrooien en octrooiaanvragen. Omdat [naam 2] de probleemstelling ten aanzien van het vastvriezen van ijsblokjes in een dispenser had geïdentificeerd, heeft [directeur gedaagde] [naam 2] bij wijze van eretitel als mede-uitvinder van de dispenser bij [naam 3] gepresenteerd. Deze reden is aan [naam 3] vermeld. Alleen [directeur gedaagde] zou als uitvinder van de matrix-vriesmethode moeten worden vermeld. Ook dat heeft [directeur gedaagde] aan [naam 3] gemeld.

[naam 3] heeft geadviseerd om beide vindingen, te weten de matrix-vriesmethode en de dispenser, in één octrooiaanvraag te combineren om kosten te besparen. Wat [naam 3] niet vertelde en zich wellicht ook niet heeft gerealiseerd, was dat daarmee [naam 2] tevens als mede-uitvinder van de matrix-vriesmethode zou worden geregistreerd. Dat was een belangrijke fout, die later veel consequenties heeft gehad en waarschijnlijk ook in de toekomst nog zal hebben.

De octrooipositie van [naam 2] , in onder andere de Verenigde Staten heeft verstrekkende gevolgen. Zonder toestemming van [naam 2] kan zijn recht op het octrooi niet worden teniet gedaan. In een bericht aan WSB van 15 februari 2012 heeft [naam 2] meegedeeld de toestemming niet te zullen geven, behoudens onder zekere voorwaarden. Het handhaven van [naam 2] als gerechtigde heeft onoverkomelijke bezwaren voor de bedrijfsvoering van WSB en haar dochtervennootschappen. [naam 2] heeft immers het recht om in de betreffende landen licenties uit te geven. Dit betekent dat WSB geen exclusieve licenties kan uitgeven. Verder kan [naam 2] licenties goedkoper aanbieden.

WSB was op basis van het standaard aanvraagformulier van AOMB logischerwijs in de veronderstelling dat zij als de feitelijke aanvrager de eigenaar werd van het octrooi en dat de uitvinders alleen het recht hebben om als zodanig te worden vermeld. Het aanvraagformulier toont duidelijk dat WSB de enige rechthebbende moest worden. Dat was bij de aanvraag de bedoeling van [directeur gedaagde] en ook van [naam 2] .

Het betrof een uitvinding waarvan, indien patenteerbaar, te verwachten viel dat de octrooiaanvraag niet alleen tot Nederland beperkt zou blijven. Op [naam 3] rustte de zorgplicht om beide heren erop te wijzen dat, voor het geval het octrooi ook aangevraagd zou gaan worden in landen waar uitvinders rechten op het octrooi krijgen, de rechten van de (beide) uitvinders aan de aanvrager (WSB) zouden moeten worden overgedragen teneinde de eigendom van het octrooi ook alleen daar terecht te laten komen waar het door partijen bedoeld was. Immers “het behoort tot de standaard kennis van octrooigemachtigden dat de status van uitvinder in verschillende landen verschillend is” (aldus ook de RvT in 5.4.4.), zoals bijvoorbeeld, maar overigens niet alleen, in de VS, waar de uitvinder veel meer rechten heeft dan in Nederland en elders in Europa. Door dit niet te melden is niet alleen reeds sprake van een schending van artikel 4b van de gedragsregels van Octrooigemachtigden (GvO) (zorg, aandacht en deskundigheid) doch tevens een schending van de wettelijke zorgplicht op grond van artikel 7:401 BW.

Het advies van 23 september 2009 was veel te geruststellend. Ook in de jaren daarna heeft [naam 3] [directeur gedaagde] ten onrechte in de veronderstelling gebracht en gelaten dat de zaken nog wel te repareren waren, ook zonder medewerking van [naam 2] .

Voor de splitsing in mei 2009 en ook in september 2009, was [naam 2] in de veronderstelling dat de rechten van het octrooi alleen bij WSB lagen, zoals dat ook de bedoeling van beide heren was. Onderdeel van de splitsing was dat de octrooirechten bij WSB zouden blijven. [naam 2] zou daarom destijds zonder meer een overdrachtsverklaring betekend. Pas veel later, na het ontstaan van een dispuut tussen [naam 2] en [directeur gedaagde] , is [naam 2] geïnformeerd over zijn octrooirechten in bepaalde landen door de registratie als mede-uitvinder en heeft hij een geheel andere positie ingenomen.

AOMB voert het volgende verweer. [directeur gedaagde] en [naam 2] hebben zich uitdrukkelijk samen als uitvinder gepresenteerd. [naam 3] heeft [directeur gedaagde] en [naam 2] meegedeeld dat sprake was van twee afzonderlijke uitvindingen waarvoor afzonderlijke octrooiaanvragen zouden moeten worden ingediend. Omdat [directeur gedaagde] en [naam 2] de kosten voor twee aanvragen te hoog vonden, is besproken dat, om kosten te besparen, beide uitvindingen aanvankelijk in één aanvraag zouden kunnen worden opgenomen. Later zou de aanvraag dan gesplitst kunnen worden in afzonderlijke octrooiaanvragen. De bedoeling hiervan is om beide uitvindingen voordelig te beschermen om deze later af te kunnen splitsen. [naam 3] heeft uitgelegd dat de uitvinder(s) moet(en) worden vermeld. Hij heeft er daarbij op gewezen dat eventuele mede-uitvinders, zoals werknemers, die aan een uitvinding hebben bijgedragen, ook altijd moeten worden vermeld. AOMB is van mening dat geen sprake is van een fout. [naam 3] had op dat moment geen enkele reden om te twijfelen aan het feit dat [directeur gedaagde] en [naam 2] gezamenlijk uitvinderswerkzaamheden hadden verricht. AOMB betwist dat [directeur gedaagde] bij het intakegesprek met zoveel woorden heeft aangegeven dat [naam 2] geen uitvinderswerkzaamheden had verricht en dat hij uitsluitend als een soort eretitel als uitvinder zou worden genoemd. Tot op de dag van vandaag staat nog niet vast wie welke uitvinderswerkzaamheden heeft verricht, zodat ook niet kan worden gezegd dat WSB ten onrechte geen (volledig) octrooi heeft gekregen. [naam 2] heeft in een door hem tegen onder meer [directeur gedaagde] aangespannen procedure aangevoerd dat hij, [naam 2] , ideeën heeft ontwikkeld over het zogenaamde matrix-vriezen en dat hij de door hem vervaardigde technische schetsen bij de octrooiaanvragen heeft gevoegd. Kennelijk is [naam 2] van mening dat hij wel degelijk uitvinderswerkzaamheden heeft verricht. Niet valt in te zien waarom [naam 3] bij deze stand van zaken had kunnen of moeten weten dat [naam 2] niet als uitvinder behoorde te worden vermeld, laat staan dat hij in deze fase had moeten wijzen op de verschillende regimes die voor uitvinders gelden. [naam 3] kon en mocht menen dat [naam 2] mede-uitvinder was. AOMB merkt voorts op dat [naam 2] later zelfstandig een octrooiaanvraag heeft ingediend voor een matrix-vriestechniek en legt deze octrooiaanvraag over als productie 1 bij antwoordconclusie tevens houdende antwoordakte eiswijziging.

Op 22 september 2009 ontving [naam 3] van [directeur gedaagde] een e-mail, waarin deze vraagt of [naam 2] in de toekomst nog rechten kan ontlenen aan zijn vermelding als uitvinder. [naam 3] heeft daarop geantwoord dat in Europa de aanvrager als rechthebbende wordt beschouwd, maar dat in Amerika de uitvinder als aanvrager wordt beschouwd en dat de uitvinders de octrooiaanvraag moeten overdragen aan de rechthebbende. [naam 3] heeft ook aangegeven dat er mogelijkerwijze reparatiemogelijkheden waren, mocht [naam 2] weigeren mee te werken. Het moet ervoor worden gehouden dat, wanneer [naam 3] opvolging had gegeven aan de mail van 23 september 2009, in die zin dat hij bij [naam 2] navraag had gedaan over diens vermelding als uitvinder, [naam 2] ongetwijfeld zou hebben laten weten dat hij wel degelijk als uitvinder vermeld moest worden. Zelfs als geoordeeld wordt dat AOMB op dit punt toerekenbaar tekort is geschoten jegens [directeur gedaagde] , kan niet gezegd worden dat dit tekortschieten schade heeft veroorzaakt.