Uitspraken

Tussen partijen is niet in geschil dat Nederlands recht van toepassing is op hun rechtsverhouding en omdat Toi-Toys is gevestigd in Nederland en in dit arrondissement, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het spoedeisend belang van Seven Towns & Boti c.s. bij hun vorderingen evident is. Zij hebben immers gesteld dat zij schade hebben geleden en nog steeds lijden door de voortdurende inbreuk van Toi-Toys op hun (intellectuele eigendoms)rechten.

Toi-Toys heeft weliswaar aangevoerd dat er nu geen verkoophandelingen door haar en/of Action worden verricht, maar ter zitting is desgevraagd toegelicht dat zij tot dusver geen enkele onderbouwing heeft gegeven over waar en bij wie op dit moment welke hoeveelheid goederen aanwezig is en in zoverre geen gevolg is gegeven aan de sommatie zoals onder rov. 2.9 is verwoord. De mededeling van Action dat Action de verkoop van het product Squishy Factory zal stopzetten totdat op dit geschil is beslist brengt daar geen verandering in. De voortdurende (dreigende) inbreuk voor Seven Toys & Boti c.s. moet bij gebreke van een deugdelijke weerlegging door Toi-Toys als aanwezig worden geacht.

Seven Towns & Boti c.s. hebben het volgende aangevoerd.
Seven Towns is de houder is van alle rechten in zowel de Stuff-A-Loons als in de Squishy Maker. Het in Nederland gevestigde Boti Europe heeft zowel de uiterlijke verschijningsvorm van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker ontworpen. Boti Global heeft een exclusieve licentie op de rechten op beide speelgoedproducten verworven.
Voor deze zaak zijn relevant de exclusieve rechten in de driedimensionale vormgeving van zowel de Squishy Maker als de Stuff-A-Loons. De Stuff-A-Loons en de Squishy Maker gelden als auteursrechtelijk beschermde werken naar Nederlands recht, omdat mevrouw [C] als werkneemster van het in Nederland gevestigde Boti Europe beide ontwerpen heeft gecreëerd (art. 7 Auteurswet (Aw)). Voor zover zij haar werkzaamheden heeft gedelegeerd binnen haar team, geldt dat art. 6 Aw mevrouw [C] als maker aanwijst. In dit verband wijzen zij op de inhoud van de arbeidsovereenkomst tussen Boti Europe en mevrouw [C] . Zij heeft in haar verklaring van 18 oktober 2023 toegelicht dat zij als Head Marketing & Product Development eindverantwoordelijk is voor de ontwikkeling en markering van de verschillende ‘BOTI productlijnen’, waaronder de Stuff-A-Loons en Doctor Squish (Squishy Maker). Ze heeft voorts toegelicht dat zij aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling en het ontwerp van de Stuff-A-Loons en dat zij van daaruit dit product heeft door ontwikkeld tot de Squishy Maker. Mevrouw [C] sluit haar verklaring af met de mededeling dat het product door haar zelf is ontworpen tijdens haar dienstverband bij Boti Europe op basis van haar originele ontwerp van de Stuff-A-Loons.

Volgens Seven Towns & Boti c.s. kwalificeren de driedimensionale vormgeving van zowel de Squishy Maker als de Stuff-A-Loons elk als zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artt. 1 jo. 10 Aw, aangezien de vormgeving van deze producten geldt als eigen intellectuele scheppingen van diens maker of, anders gezegd, eigen oorspronkelijke karakters hebben en het persoonlijke stempel van de maker dragen. Gezien de harmonisering van het werkbegrip, betekent dit dat deze driedimensionale vormgeving kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk in de gehele EU. Voor zover de voorzieningenrechter zou oordelen dat de Squishy Maker een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn dat is gebaseerd op een eerder werk (“de Stuff-A-Loons”), is van belang te benadrukken dat de Squishy Maker een bewerking betreft die zelfstandig voldoet aan de werktoets.

Het geheel van deze elementen is volgens Seven Towns & Boti c.s. naar Nederlands recht aan te merken als zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk. Met het combineren van deze specifieke elementen heeft mevrouw [C] van Boti Europe een originele verschijningsvorm ontworpen die haar creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking brengt door vrije en creatieve keuzes te maken en het product dusdanig vorm gegeven dat het haar persoonlijkheid weerspiegelt. Dat de Squishy Maker enkele functionele kenmerken bezit, doet daar niet aan af. Omdat in 2022 vrijwel geen andere knijpspeelgoedmakers bestonden, is de Squishy Maker volgens Seven Towns & Boti c.s. uitermate origineel. Dat geeft deze vormgeving dan ook een ruime beschermingsomvang. Het is onder meer die originaliteit die leidde tot de verkiezing tot Speelgoed van het Jaar 2022. Als auteursrechthebbende is Seven Towns bevoegd (art. 28 Aw), en als exclusieve licentienemer is Boti bevoegd (art. 28 lid 6 Aw) deze auteursrechten jegens derden te handhaven.

In aanvulling op de auteursrechtelijke bescherming van de Squishy Maker stellen Seven Towns & Boti c.s. dat dit product is beschermd tegen onrechtmatige slaafse nabootsingen ervan. Totdat de Squishy Maker in 2022 op de Nederlandse markt verscheen, bestond dit type product simpelweg nog niet. Gelijksoortige producten waren er daardoor niet, en voor zover dergelijke producten er tegenwoordig al zijn, geldt dat de vormgeving van de Squishy Maker daar duidelijk van afwijkt. Dat maakt dat de Squishy Maker een eigen gezicht op de Nederlandse markt heeft verworven. De erkenning als Speelgoed van het Jaar 2022 is een duidelijke bevestiging van dit eigen gezicht. Deze bescherming tegen slaafse nabootsingen houdt, kort gezegd, in dat derden verplicht zijn alles te doen dat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, nodig en mogelijk is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. In dat geval is sprake van nodeloze verwarring, en dat is een vorm van oneerlijke mededinging.

Seven Towns & Boti c.s. hebben geconstateerd dat in elk geval in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland een doe-het-zelf knijpspeelgoedmaker wordt verkocht onder de naam Squishy Factory, die vrijwel één-op-één gekopieerd blijkt van haar populaire Squishy Maker. Dit product lijkt in elk geval verkocht te worden via filialen van de Nederlandse winkelketen Action. Saillant daarbij is dat dit product op de aankoopbon van Action wordt aangeduid als ‘Squishy maker’, waardoor de intenties duidelijk zijn. Uit een vergelijking volgt dat het om een gekopieerd product gaat, dat bewust zo dicht mogelijk tegen de beschermde vormgeving van de Squishy Maker aanschurkt. Ten eerste valt direct op dat het samenstel tussen de handpomp en de bolvormige houder volledig is overgenomen. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van dezelfde opvallende kleuren, waardoor de gelijkenis onmiskenbaar is. De enige afwijking daarin is een andere afwijkende kleur op de handpomp. De verschillen betreffen slechts details en zijn daardoor verwaarloosbaar. Daarbij valt op dat Toi-Toys geen enkel geheim maakt van haar inspiratiebron. Zelfs ook de kreten “1. Pump it! 2. Fill it! 3. Squish it!” van de verpakking van de Squishy Maker zijn gekopieerd op de verpakking van de Squishy Factory. De vele verwijzingen op de verpakking van de Squishy Factory naar YouTube en TikTok zijn verder evidente verwijzingen naar Doctor Squish. Het eigen product van Toi-Toys kent namelijk geen noemenswaardige bekendheid op die sociale media.

De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop.

Aan het verweer van Toi-Toys dat onduidelijk is gebleven wie van de partijen de auteursrechthebbende is, gaat de voorzieningenrechter voorbij. Uit de onder rov. 2.5 en 2.7 vastgestelde feiten blijkt de onderlinge (rechts)verhouding tussen de eisende partijen. Onder rov. 4.4 en 4.6 is toegelicht welke rol mevrouw [C] als werkneemster van Boti Europe hierin heeft gehad en deze toelichting is voorzien van in deze procedure ingebrachte documentatie waarmee dit wordt gestaafd. Uit de overgelegde documentatie blijkt genoegzaam dat de drie eisende partijen als auteursrechthebbende respectievelijk exclusief licentienemer bevoegd zijn handhavend jegens derden op te treden. Aan uitlatingen van ‘Doctor Squishy’ op Youtube kan voor de beoordeling van dit geschil geen relevante informatie worden ontleend. De voorzieningenrechter acht in dit verband de verklaring van mevrouw [C] relevant, waarin zij aangeeft dat zij in contact kwamen met Doctor Squishy, die de Stuff-A-Loons gebruikte om squishies mee te maken. Mevrouw [C] heeft toegelicht dat zij Doctor Squishy bereid hebben gevonden om in het kader van productpromotie haar naam te verbinden aan het product Squishy Maker.

v. waarbij de handpomp en de houder samen een basis delen, in een paarse kleur, aangevuld met een extra deel waarin verschillende accessoires in doorzichtige buisjes (met kleurige kapjes) in de ronde inkepingen kunnen worden bewaard.”

v. waarbij, net als bij de Stuff-A-Loons, de handpomp en de houder samen een basis delen, maar (in afwijking van de Stuff-A-Loons) in dezelfde felle groene kleur als genoemd onder iii);

vi. en waarbij (in afwijking van de Stuff-A-Loons) het opvallende aanvullende extra deel met accessoires in doorzichtige buisjes is weggelaten.”

Het beroep van Toi-Toys op de technische bepaaldheid van de betrokken producten - die (daarom) geen bescherming opleveren - miskent de hiervoor onder 4.12 genoemde creatieve aspecten. De voorzieningenrechter heeft het in dit verband opmerkelijk gevonden dat namens Toi-Toys tijdens de zitting met droge ogen is betoogd dat zelfs de herkenbare (fel) groene kleur “technisch bepaald” zou zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt Toi-Toys met de verhandeling van het product Squishy Factory wel degelijk inbreuk op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s. omdat auteursrechtelijk beschermde elementen van de vormgeving van de Stuff-A-Loons en de vormgeving en kleurstelling van de Squishy Maker zoals hiervoor onder 4.12 zijn beschreven zijn nagebootst in het product Squishy Factory. Anders dan Seven Towns & Boti c.s. stellen zijn de totaalindrukken van deze producten als gevolg hiervan niet aan te merken als nagenoeg identiek aan elkaar maar is wel degelijk sprake van ongeoorloofd ‘bewerken’ van het originele werken. Het product Squishy Factory geldt daardoor als een ontoelaatbare verveelvoudiging en openbaarmaking van de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker. Daarmee is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Seven Towns & Boti c.s..

Met de verhandeling van het product Squishy Factory zorgt Toi-Toys ook voor verwarring bij de consument met de Stuff-A-Loons en de Squishy Maker. Daarbij gaat het om de onmiskenbare gelijkenis tussen de producten met name met de Squishy Maker, de verstrekte informatie op de verpakking en de verwijzing naar sociale media. Hierdoor heeft Toi-Toys op ontoelaatbare wijze willen meeliften op het succes van een ander. Naast de geconcludeerde inbreuk op de auteursrechten, is de voorzieningenrechter van oordeel dat ook sprake is van slaafse nabootsing door Toi-Toys.

Het voorgaande betekent het volgende voor de door Seven Towns & Boti c.s. ingestelde vorderingen.

Verder hebben Seven Towns & Boti c.s. recht op en (spoedeisend) belang bij de onder B. gevorderde verkrijging van een juiste en volledige opgave van alle in- en verkoopinformatie met betrekking tot het product Squishy Factory (op basis van artt. 28 lid 9 Aw en 6:103 BW). Uit het verloop van de gelegde beslagen en de daaropvolgende prijsverlaging van het product Squishy Factory en het gegeven dat tijdens de zitting is gebleken dat niet is voldaan aan de sommatie volgt ontegenzeggelijk dat het nodig is dat Toi-Toys Seven Towns & Boti c.s. duidelijkheid van zaken biedt door inzage te geven. De voorzieningenrechter is met Seven Towns & Boti c.s. van oordeel dat van Toi-Toys in dit geval mag worden verlangd dat zij haar huisaccountant erbij betrekt om deugdelijkheid van de te verstrekken gegevens te controleren en dat Toi-Toys die informatie aan die huisaccountant verstrekt om een dergelijke controle mogelijk te maken.
De voorzieningenrechter ziet voorshands onvoldoende spoedeisend en zwaarwegend belang aan deze veroordeling toe te voegen dat Toi-Toys deze opgave vergezeld moet laten gaan van schriftelijke verklaring van de gezamenlijk bevoegde directeuren dat deze opgave juist en volledig is op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid van de ondertekenaar.

Seven Towns & Boti c.s. hebben ook recht op en spoedeisend belang bij het terugroepen (vordering onder C.) uit de markt door Toi-Toys van alle door haar verhandelde exemplaren van het product Squishy Factory, voor zover aan professionele afnemers is geleverd (een recall op basis van artt. 28 lid 1 Aw en 6:162 BW). Daartoe behoren in elk geval Action in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Deze recall omvat alle door Toi-Toys in of vanuit geleverde exemplaren van het product Squishy Factory, ongeacht waar deze naar toe zijn vervoerd. Seven Towns & Boti c.s. hebben niet onderbouwd dat er nog aan andere dan de hiervoor genoemde afnemers is geleverd, waardoor de vordering onder B. slechts in zoverre zal worden toegewezen, dat indien uit de opgave van de namen van al degenen aan wie Toi-Toys het product Squishy Factory heeft geleverd of verkocht nog andere afnemers blijken dan de Action in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, ten aanzien van die gebleken afnemers ook een recall geldt.

De onder D. gevorderde ‘bezemactie’ waarbij Seven Towns & Boti c.s. worden gemachtigd om op kosten van Toi-Toys exemplaren in de markt van het product Squishy Factory op te kopen en dat vermeerderd met € 75 per (web)winkel waarin het product werd aangekocht ter dekking van de recall kosten zal worden afgewezen. De wel toe te wijzen vorderingen geven Seven Towns & Boti c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter vooralsnog voldoende houvast om zich ervan te kunnen vergewissen dat geen exemplaren van het product Squishy Factory meer op de markt aanwezig zullen zijn.

Seven Towns & Boti c.s. hebben ook recht op en (spoedeisend) belang bij de vernietiging (met het oog op recycling) van de in voorraad resterende en aan Toi-Toys geretourneerde exemplaren van het product Squishy Factory, op kosten van Toi-Toys (op basis van art. 28 lid 1 Aw en 6:162 BW). De enkele omstandigheid dat vernietiging op zichzelf onomkeerbaar is, is geen beletsel voor toewijzing van deze vordering. Bovendien is ook niet gebleken dat het zinvol is om onderdelen voor hergebruik te behouden. Het is evident dat het hier om een bewerking van het origineel gaat waarbij Toi-Toys moedwillig en onrechtmatig aansluiting zoekt bij het succes van Seven Towns & Boti c.s.. Een bodemprocedure brengt daarin geen verandering. Voor zover Toi-Toys heeft gemeend dat er nog een afweging moet plaatsen tussen enerzijds het belang van Seven Towns & Boti c.s. bij de vernietiging van het product Squishy Factory en anderzijds het algemene belang van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu geldt dat zij dit onvoldoende heeft onderbouwd. Daarbij geldt dat Seven Towns & Boti c.s er blijk van hebben gegeven hiermee rekening te willen houden en bij voorkeur overgaan tot vernietiging van het product Squishy Factory met het oog op recycling.

De onder F. gevorderde dwangsom zal worden toegewezen – naast hetgeen hierover reeds in r.o. 4.16 ten aanzien van de opgelegde geboden in het kader van de vorderingen onder B., C. en E. op de hierna te melden wijze.

De termijn waarbinnen Seven Towns & Boti c.s. op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken, wordt bepaald op zes maanden te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis.

Gelet op hetgeen is overwogen in conventie zal de eis in reconventie die strekt tot het opheffen van de gelegde beslagen worden afgewezen.

Als in de in het ongelijk gestelde partij zal Toi-Toys in de proceskosten van Seven Towns & Boti c.s. in conventie en in reconventie worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal daarbij aansluiten bij de vastgestelde liquidatietarieven en ziet geen aanleiding op Toi-Toys te veroordelen in de door Seven Towns & Boti c.s. gevorderde daadwerkelijke kosten. De voorzieningenrechter zal toewijzen het tarief voor een normaal kort geding volgens de Indicatietarieven in IE-zaken.

De kosten in conventie aan de zijde van Seven Towns & Boti c.s. worden begroot op:

• -

  dagvaarding: € 132,42

• -

  griffierecht: € 676,00

• -

  salaris advocaat: € 15.000,00

Totaal: € 15.808,42